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Marques et noms de domaine
Contrefaçon
Contrefaçon par imitation : quels critères ?
Le 13 décembre 2007, le tribunal de première instance des communautés européenne (TPICE) est venu rappeler et préciser les critères d’appréciation du risque de confusion entre une marque semi-figurative antérieure et une marque verbale postérieure, l’élément verbal commun se caractérisant par son faible caractère distinctif. Le débat principal a porté sur la comparaison entre les signes, les produits en cause étant identiquement visés par les marques en conflit. Pour décider que la marque communautaire verbale PAGESJAUNES.COM imitait la marque française antérieure semi-figurative LES PAGES JAUNES, le TPICE a suivi un raisonnement en plusieurs étapes.
Il rappelle tout d’abord le principe constant selon lequel l’appréciation globale du risque de confusion, portant sur la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Il fait notamment référence à la jurisprudence Matratzen et affirme que « peuvent être considérées comme étant similaires une marque complexe et une autre marque, identique ou présentant une similitude avec l’un des composants de la marque complexe, lorsque celui-ci constitue l’élément dominant dans l’impression d’ensemble produite par la marque complexe » et « que tel est le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci ». Par ailleurs, il considère que compte tenu de la taille des caractères et de sa dimension, l’expression « pages jaunes » constitue l’élément dominant de la marque antérieure et celui que « le public pertinent garde en mémoire » et que le faible caractère distinctif de l’expression « pages jaunes » n’empêche pas nécessairement celle-ci d’être l’élément dominant. Enfin, conformément à une jurisprudence constante, il examine les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes et apprécie globalement le risque de confusion.
L’intérêt principal de l’arrêt porte sur l’analyse du TPICE relative à la prise en compte du faible caractère distinctif de l’élément verbal « PAGES JAUNES ». A cet égard, le TPICE précise que « si le caractère distinctif de la marque doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion » (CJCE Canon C-39/97), « il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation » et que dès lors le risque de confusion peut être caractérisé même si l’élément commun entre les marques n’a qu’un caractère distinctif faible.
Le TPICE souligne que dans le cadre de la comparaison entre les signes, la réflexion doit être axée sur le risque de confusion. Il rejette l’argument selon lequel compte tenu de son caractère distinctif faible, la marque antérieure ne saurait bénéficier par sa nature même que d’une protection réduite, consistant uniquement dans l’interdiction de sa reproduction servile. Selon le TPICE, admettre cette thèse aurait pour « effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif de la marque nationale antérieure auquel serait accordé une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que la marque nationale antérieure, n’est dotée que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète par celle-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en cause ». « Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8 paragraphe 1 sous b) du règlement n°40/94 ».
TPICE 13 décembre 2007 sociétés XENTRAL et PAGES JAUNES SA
La loi sur la lutte contre la contrefaçon et le référé-interdiction en matière de marques
Dans le cadre de la nouvelle loi sur la lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007, le régime des référés en matière de contrefaçon de marque organisé par l’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle (CPI) a été profondément modifié. L’ancien article L.716-6 du CPI organisait une procédure dérogatoire à la procédure de droit commun des référés des articles 808 et 809 du Nouveau code de procédure civile. En vertu de ses dispositions, le juge des référés pouvait uniquement interdire, à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes de contrefaçon de marque ou subordonner la poursuite de ces actes à la constitution de garanties, sous certaines conditions strictement définies et contraignantes, en particulier à la condition qu’une action au fond ait été engagée, préalablement et, à bref délai à compter du jour où le demandeur avait eu connaissance des actes argués de contrefaçon. Le nouvel article L.716-6 du CPI, se rapproche du référé de droit commun et élargit les mesures qu’un juge des référés peut prononcer.
Dorénavant, le juge des référés peut prononcer, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, ainsi que toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre, dès lors que l’atteinte aux droits de marque est vraisemblable ou imminente, selon les éléments de preuve raisonnablement accessibles au demandeur. En particulier, il peut ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés d’être contrefaisants en vue d’empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux ; la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, selon le droit commun, si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement de dommages et intérêts; et, l’interdiction de la poursuite des actes argués de contrefaçon. 4Selon le dernier alinéa de l’article L.716-6 du CPI, « lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits, sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, dans un délai fixé par voie réglementaire ». A défaut, sur simple demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées seront annulées et des dommages et intérêts pourront lui être alloués.
Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007
Paru dans la JTIT n°71/2007
L’usage d’un nom de domaine constitué d’un signe descriptif peut être contrefaisant
Le défaut de caractère arbitraire d’un nom de domaine ne constitue pas une parade absolue à la qualification par les juges du fond d’actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale. C’est à cette conclusion que le titulaire du nom de domaine « annonce-bateau.fr » désignant un site de petites annonces de bateaux d’occasion est vraisemblablement parvenu. En effet, il a été jugé contrefacteur de la marque antérieure semi-figurative ANNONCES DU BATEAU n°03 3 254 800 enregistrée notamment pour des services de transmission d’informations à savoir la publication de bases de données de petites annonces. Sur la contrefaçon de marque, les juges ont plus particulièrement relevé que :
les signes étaient très voisins d’un point de vue phonétique et, identiques sur le plan conceptuel « les deux signes renvoyant expressément à la notion d’annonces relatives à des bateaux » ;
le risque de confusion s’apprécie au regard du public concerné, à savoir en l’espèce l’utilisateur d’internet désireux d’acquérir un bateau d’occasion, était certain « eu égard à l’identité des services désignés, à la quasi identité des signes, et à l’exploitation de la marque dans le même étroit créneau commercial que celui exploité en défense et cela depuis de nombreuses années sur un support papier ».Il ressort de la décision que l’usage ancien et constant depuis 1979 du signe constitutif de la marque antérieure déposée en 2003, dans un secteur concurrentiel limité, a été déterminant dans l’appréciation des juges.
Les faits qui ont motivé la qualification de la concurrence déloyale sont également instructifs : le site accessible à partir du nom de domaine « annonce-bateau.fr » critiqué présentait des ressemblances troublantes avec le titre de la publication papier « annonces du bateau » et avec le site « annoncesbateau.fr » antérieurs : usage de couleurs, de figures et d’un slogan proches, créant un risque de confusion réel. Le titulaire du nom de domaine « annonce-bateau.fr » paraît visiblement avoir cherché à se placer dans le sillage de son concurrent, comportement déloyal qui justifie cette décision.
TGI Paris, 3eme chambre, 3eme section, RG 05/12458, 4 avril 2007
Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI : les marques notoires sont mieux protégées
Il ressort de la décision du 2 octobre 2007 du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI qu’un nom de domaine composé d’une marque notoire à laquelle est accolé le préfixe « www » constitue un enregistrement parasitaire et porte atteinte aux droits de tiers même si ce nom de domaine ne pointe pas vers un site dans le même domaine d’activité que le requérant. Les marques notoires sont donc plus largement protégées sur internet. L’expert a ordonné la radiation du nom de domaine wwwactivia.fr. En effet, l’expert a constaté que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine litigieux portaient atteinte aux droits de la société Compagnie Gervais Danone, requérant dans cette affaire. L’expert fonde cette décision sur le fait que le défendeur a enregistré un nom de domaine reproduisant le terme « activia » alors même que ce terme est l’objet de multiples droits de propriété intellectuelle appartenant au requérant. En outre, la radiation du nom de domaine a été ordonnée car le défendeur a cherché à profiter indûment de la notoriété des marques antérieures du requérant dans la mesure où le nom de domaine était composé des termes « www » accolés au vocable « activia » et que le point manquant peut facilement être omis, par erreur, par les internautes. Enfin, l’expert considère que le fait d’avoir choisi le nom de domaine wwwactivia.fr prouve que le défendeur a cherché à utiliser la notoriété attachée au terme « activia » pour capter à son profit les internautes. L’expert considère qu’un tel comportement est parasitaire.
Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI, 2 octobre 2007
La mention d’une marque sur un site ne suffit pas toujours à caractériser la contrefaçon…
Le titulaire depuis 1981, de la marque « Nutri-Rich » pour désigner des produits cosmétiques a assigné en contrefaçon de marque une société, ainsi que sa filiale, au motif qu’elle a déposé en France en 2001, la marque quasi identique « Nutri-Riche » et qu’elle présente cette même marque en langue française sur son site internet. La société en cause exploite en effet un site internet pour présenter la totalité de ses produits, qu’ils soient à destination de l’Europe, de l’Amérique ou de l’Asie. Toutefois, le masque de beauté dénommé Nutri-Riche est présenté sur le site uniquement sous la mention « Autres pays » et ne fait pas l’objet d’une quelconque exploitation en France. La partie du site à destination de la France ne vise aucun produit sous la marque Nutri-Riche mais seulement sous la dénomination « Nutri Intense ». L’arrêt de cassation du 10 juillet 2007 (1) confirme la position de la Cour d’appel qui a opéré une distinction entre :
l’acte de contrefaçon de marque caractérisé par le seul dépôt en France de la dénomination Nutri-Riche,
l’usage sur internet de cette même marque qui ne saurait « être considéré comme visant le public français et constituer un acte d’exploitation sur le territoire français ».
Cette décision confirme la jurisprudence Hugo Boss (2). Ainsi, la présentation d’une marque identique ou similaire à une marque antérieure protégée en France, sur un site en langue française, n’est pas un acte de contrefaçon si les produits et/ou services ne sont pas fournis sur le territoire français.
Le seul dépôt d’une marque en France constitue déjà un acte de contrefaçon, que la marque soit ou non exploitée sur le territoire français. C’est la raison pour laquelle il est conseillé d’être vigilant dans le choix d’une dénomination et d’effectuer préalablement à tout dépôt auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) des recherches exhaustives afin de vérifier que le signe choisi ne porte pas atteinte à des droits antérieurs :
marque,
nom de domaine,
dénomination sociale,
etc.
Il est préférable :
d'identifier toutes les marques de l’entreprise exploitées sur un site web et de vérifier les modalités d’exploitation selon les pays ;
de mettre en place une stratégie de protection et de défense des signes sur internet ;
de vérifier l’adéquation entre périmètre de protection géographique et exploitation effective d’une marque sur le web
d’être également attentif dans la présentation du site et d’indiquer notamment clairement les zones géographiques de livraison d’un produit.
(1) Cass. com 10 juillet 2007.
(2)Cass. com. 11 janvier 2005.
Paru dans la JTIT n°69/2007
Vista contre Windows Vista : Microsoft assignée en contrefaçon de marque
Le 30 janvier 2007, Microsoft lançait son nouveau système d’exploitation, WINDOWS VISTA. La marque éponyme a été déposée au cours de l’été 2005, auprès de l’OHMI(1) pour désigner, notamment les « logiciels informatiques, à savoir programmes de systèmes d’exploitation ». Une société de production de programmes télévisés, cessionnaire, selon inscription au Registre National des Marques (2), d’une marque française VISTA déposée en 2003, protégée notamment pour les équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs ainsi que les logiciels, a assigné la société américaine en contrefaçon de sa marque. La marque VISTA n’est pas encore exploitée, mais il est prévu qu’elle identifie une chaîne de télévision à vocation généraliste.
Le défaut d’exploitation d’une marque française enregistrée depuis moins de cinq ans ne fait pas obstacle à l’action en contrefaçon. En effet, l’identité ou la similitude des produits s’apprécie par rapport au libellé de la marque et non par rapport aux produits effectivement exploités. L’imitation suppose une similitude visuelle et/ou phonétique et/ou intellectuelle des signes en conflit. L’appréciation du risque de confusion est fondée sur l’impression d’ensemble des signes en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En défense, la société américaine ne pourra pas, dans le cadre d’une action en déchéance de marque, invoquer le défaut d’exploitation de la marque VISTA. En revanche, la société américaine pourrait tenter de démontrer qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en cause, l’élément d’attaque « WINDOWS » de la marque WINDOWS VISTA étant notoire pour désigner des produits et services dans le domaine informatique.
(1)Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) http://oami.europa.eu
(2) Le cessionnaire d’une marque ne peut agir en contrefaçon qu’à compter de l’inscription de la cession au registre national des marques.
Paru dans la JTIT n°66-67/2007 p.5
Le projet de loi de lutte contre la contrefaçon
Un projet de loi de lutte contre la contrefaçon a été présenté, le 7 février 2007, en Conseil des ministres. Il s’inscrit dans le prolongement de la loi dite « Longuet » du 5 février 1994 et des lois du 18 mars 2003 et du 9 mars 2004 et procède à la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Tous les domaines du droit de la propriété industrielle sont concernés : brevets, marques, dessins et modèles, appellations d'origine et indications géographiques, obtentions végétales, puces et semi-conducteurs, propriété littéraire et artistique, droits voisins, droit du producteur des bases de données… Il s’agit, en effet, de renforcer l’arsenal juridique à disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
Le projet de loi vise à faciliter la preuve de la contrefaçon, dont il est rappelé qu’elle s’administre par tous moyens, en créant, notamment, un droit d'information permettant aux autorités judiciaires d'ordonner la communication d'informations sur l'origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle. Il instaure la notion de « contrefaçon à l’échelle commerciale » permettant la mise en place de mesures particulières à l'encontre des contrefacteurs, telles la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers, le blocage de comptes bancaires, le retrait des circuits commerciaux et la destruction des produits contrefaits, ainsi que des matériels ayant servi à leur création ou leur conception, la confiscation au profit de la victime des produits de la contrefaçon. Il contient également des dispositions originales relativement au mode d’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon et propose une alternative au choix de la partie lésée : soit prendre en considération tous les aspects du préjudice, comme le manque à gagner subi par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur, le préjudice moral, soit allouer un forfait, qui ne peut être inférieur au montant des redevances qui auraient été versées au titulaire du droit, en cas d’exploitation autorisée.
On sera attentif aux évolutions de ce texte important, qui pourrait affiner, voire réviser, certains concepts de notre droit de la responsabilité.
Projet de loi de lutte contre la contrefaçon du 7 février 2007
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