Retour sur les travaux d’EUROPOL contre la contrefaçon en 2020

EUROPOL contre la contrefaçon

Les conférences internationales d’Europol sont l’occasion de faire le point sur les actions des autorités répressives européennes.

EUROPOL est une agence européenne de police criminelle basée à La Haye aux Pays-Bas, créée en 1999, qui facilite l’échange de renseignements entre les différentes polices de l’Union Européenne notamment en matière de trafic de stupéfiants, de terrorisme et de criminalité internationale. Le développement de la criminalité interétatique européenne et de la cybercriminalité ont permis d’étendre ses pouvoirs.

EUROPOL a créé l’« Intellectual Property Crime Coordination Center » (IPC3), chargé plus particulièrement de lutter contre la contrefaçon au sein de l’UE. Cet organisme a apporté une contribution significative dans des affaires importantes de violation de propriété intellectuelle.

Les représentants des autorités judiciaires des Etats Membres de l’UE travaillent en étroite collaboration avec des organismes privés. Cette union inédite entre des organismes privés et des autorités publiques se matérialise par plusieurs évènements organisés tous les ans qui rassemblent à la fois des représentants des titulaires de droit et des représentant des Etats ou des autorités judiciaires comme par exemple les conférences « IN OUR SITE (IOS) »  ou « IP CRIME ».

La conférence IN OUR SITE

La conférence annuelle « IN OUR SITE » se tient au siège social d’EUROPOL à La Haye depuis 2012. Elle s’est spécialisée dans la saisie et la désactivation de noms de domaine de sites internet contrefaisants. C’est l’occasion de faire le point sur le nombre de sites internet désactivés par les autorités chaque année.

5 sites ont été désactivés en 2012, 328 en 2013, 690 en 2014, 20520 en 2017 et 33600 en 2018.

Du fait de la pandémie, IOS XI s’est tenue virtuellement les 16 et 17 juillet 2020. Selon EUROPOL, 21910 sites contrefaisant ont été désactivés en 2019 (1). Ces sites concernaient la vente de :

  • 22 614 produits cosmétiques,
  • 22 042 accessoires pour téléphones mobiles,
  • 69 657 flacons de parfum,
  • 8 929 articles vestimentaires,
  • 7 480 boîtes à lessive,
  • 4 800 boîtes de préservatifs.

Des sites désactivés en plus grands nombre

Cet accroissement du nombre de sites impactés démontre que les procédures de désactivation de noms de domaine se sont industrialisées entre les titulaires de droit, les autorités publiques et l’industrie des noms de domaine.

Concrètement les titulaires de droit -en général les mieux informés du nom des sites contrefaisants les plus actifs dans leur domaine-, alimentent les autorités européennes qui se tournent ensuite vers l’industrie des noms de domaine localisée sur tout le territoire européen pour désactiver rapidement les sites contrefaisants. Ce système a des avantages certains quand les administrateurs des sites contrefaisants ne sont pas identifiables ou lorsqu’ils sont identifiés en dehors de l’UE comme en Chine, principal pourvoyeur de contrefaçons au monde.

C’est également l’occasion de partager les expériences et les procédures applicables en Europe pour désactiver les sites contrefaisants.

La conférence IP Crime

Depuis 2017, EUROPOL organise durant 2 jours, en collaboration avec les autorités locales des différents pays ainsi qu’avec la coalition internationale contre la contrefaçon (IACC) une conférence sur les problèmes de contrefaçon rencontrés à travers l’Europe.

La 4e édition s’est tenue de manière totalement virtuelle en novembre 2020. Parmi les grandes tendances de 2020, la Chine reste un pourvoyeur important de produits contrefaits. L’Inde a fait également une percée importante notamment dans la vente de médicaments contrefaits.

Les nouveautés concernent les différents canaux de ventes de contrefaçon qui passent par les marketplaces des réseaux sociaux (Facebook, Snapchat). En effet, les contrefacteurs n’utilisent plus leurs propres sites (probablement désactivés dans IOS) mais plutôt les marketplaces pour élargir leur clientèle.

Contrefaçon et piraterie

Les titulaires de droit surveillent donc la vente de leurs marques sur ces nouvelles plateformes de vente et notifient les annonces contrefaisantes à leurs services « ABUSE » en vue de leur suppression. Cette surveillance demande des moyens importants de la part des marques. Elle nécessite aussi une capacité de réactivité des réseaux sociaux pour être efficace.

L’autre tendance de la dernière conférence d’IP CRIME est la lutte accrue contre le phénomène pirate de l’IPTV.

L’IPTV consiste à accéder à l’ensemble des chaînes de télévision proposées par différentes plateformes de cinéma sans respect de la chronologie des médias (2), ou à des rediffusions sportives et ce, sans avoir à payer pour chaque abonnement. Proposés en dehors de toutes autorisation des chaînes de TV et des producteurs de cinémas, ces abonnements passent par des systèmes mafieux de plus en plus industrialisés. Les abonnements peuvent être souscrits par l’intermédiaire de boîtiers multimédias pré-paramétrés comme des « KODI » qui se connectent à des sites de streaming non autorisés.

EUROPOL a ainsi mené plusieurs raids (3) pour déconnecter des réseaux de streaming pirates très rémunérateurs pour leurs administrateurs (4).

EUROPOL n’a pas encore annoncé la reprise des conférences IOS ou IP CRIMES en présentiel ; mais nul doute que la lutte contre ces phénomènes devrait encore s’accélérer.

Anthony Sitbon Directeur du département Sécurité Lexing Technologies

Notes

(1) Operation in our sites takes down 21 910 websites selling counterfeit goods, Communiqué Europol du 30-11-2020.
(2) La chronologie des médias est issue de la loi 82-652 du 29 juillet 1982 modifiée à plusieurs reprises au fur et à mesure de l’arrivée de nouveaux modes de consommation des vidéos. Cette loi impose le respect d’un délai entre la sortie en salle et la sortie en vidéo à la demande.
(3) Illegal streaming service with over 2 million subscribers worldwide switched off, Communiqué Europol du 10-06-2020.
(4) Illegal streaming service with over 2 million subscribers worldwide switched off, Vidéo Europol du 10-06-2020, pour un exemple vidéo d’un raid de la police espagnole assistée d’EUROPOL.




Le critère de l’usage de la marque dans la vie des affaires

Usage de la marque dans la vie des affaires

L’usage d’une marque dans la vie des affaires peut être caractérisé en l’absence d’exercice d’une activité commerciale à titre professionnel.

La décision de la CJUE du 30 avril 2020

« Une personne n’exerçant pas une activité commerciale à titre professionnel qui réceptionne, met en libre pratique dans un État membre et conserve des produits manifestement non destinés à l’usage privé, qui ont été expédiés à son adresse depuis un pays tiers et sur lesquels une marque, sans le consentement du titulaire, est apposée doit être regardée comme faisant usage de la marque dans la vie des affaires ».

Tel est le sens de la décision C-772/18 rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 30 avril 2020 dans le cadre d’une question préjudicielle introduite par la Cour suprême de Finlande saisie d’une affaire de contrefaçon de marque dont les faits saillants sont les suivants.

En 2011, une personne physique dénommée B dans la décision, domiciliée en Finlande reçoit, un lot de 150 roulements à billes, provenant de Chine. La marque INA protégée au nom d’une autre personne dénommée A, en Finlande, pour des « roulements », est apposée sur chacun des roulements à billes reçus par B. Après dédouanement des produits, B récupère le lot des roulements à billes dans un entrepôt douanier de l’aéroport d’Helsinki-Vantaa en Finlande et le rapporte à son domicile. Quelques semaines plus tard, il remet le lot de roulements à billes à un tiers en vue de sa réexpédition en Russie. En contrepartie de ce service, B reçoit une cartouche de cigarettes et une bouteille de cognac.

La procédure en première instance et en appel

Une procédure pénale est ouverte à l’encontre de B en Finlande par le tribunal de première instance de Helsinki. A, en qualité de titulaire de la marque INA, se joint à l’action pénale pour solliciter des dommages et intérêts (intérêts civils). Le tribunal de première instance de Helsinki relaxe B au motif qu’il ne pouvait pas qualifier l’infraction intentionnelle. Il lui interdit néanmoins de poursuivre ou réitérer de tels comportements et, le condamne à verser des dommages et intérêts à A.

B forme un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Helsinki.

La cour d’appel considère que B n’a pas fait usage de la marque dans la vie des affaires, estimant que l’agissement de B peut être comparé à une activité d’entreposage et de transit, que B n’a pas eu pour objectif de retirer un avantage économique et que la rémunération en nature qu’il a reçue n’est pas corrélée à l’exploitation économique de la marchandise qu’il avait reçue mais est uniquement la contrepartie d’un service d’entreposage de marchandise pour le compte de tiers. La cour d’appel en conclut que la demande en réparation et indemnisation de A n’est pas fondée.

A forme un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour suprême finlandaise qui, alors, saisit la CJUE d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) sur l’interprétation de l’article 5 de la Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

L’interprétation in concreto de la notion de l’usage d’une marque dans la vie des affaires

La directive d’harmonisation 2008/95/CE (1) prévoit à son article 5 que le titulaire d’une marque peut interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire au point d’emporter un risque de confusion avec le signe de la marque, pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

Cet article précise que, dans de telles conditions, le titulaire d’une marque peut décider :

  • d’interdire à un tiers d’apposer le signe de sa marque sur les produits ou leurs conditionnements,
  • d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou
  • d’offrir ou de fournir des services sous le signe, ou bien encore,
  • d’importer ou d’exporter les produits sous le signe.

Une des questions essentielles soulevée par la Cour suprême finlandaise à la CJUE est de savoir si l’article 5 précité peut s’appliquer à la situation dans laquelle une personne utilise une marque exclusivement au profit d’un tiers et ce, en tenant compte de la jurisprudence de la CJUE (2).

Cette dernière prévoit que le propriétaire d’un entrepôt fiscal et douanier qui entrepose pour le compte d’un tiers des produits revêtus d’un signe identique ou similaire à une marque, ne fait pas un usage de la marque dans la vie des affaires.

L’autre question essentielle était de savoir s’il est envisageable de considérer qu’une importation de produits est caractérisée lorsqu’une personne communique son adresse à un revendeur de marchandises, réceptionne des marchandises qu’elle n’a pas commandées et n’a pas d’autre attitude active et, ce en référence à la jurisprudence de la CJUE (3).

Cette dernière prévoit que la mise dans le commerce de produits suppose leur mise en libre pratique au sens de l’article 29 du TFUE, et donc la perception de droits de douane et de taxes d’effet équivalent par l’État membre concerné.

Le dédouanement et la mise en libre pratique caractérisent l’usage d’une marque dans la vie des affaires

La CJUE répond à ces deux questions principales de manière très limpide.

La communication d’une adresse destinée à être le lieu d’expédition de produits, associée au dédouanement de produits et à la mise en libre pratique de ces produits, constituent bien une importation au sens de l’article 5 de la directive 2008/95.

En outre, l’importation et la mise en libre pratique de produits, tels que ceux visés dans l’affaire qui ne sont manifestement pas destinés à un usage privé, sont suffisants pour caractériser un usage de la marque dans la vie des affaires, sans qu’il soit utile de vérifier si, ensuite, ces produits ont été entreposés ou mis dans le commerce dans l’Union européenne ou exportés vers des pays tiers.

Elle souligne à cet égard que si l’expression « usage dans la vie des affaires » « implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (…) », il convient toutefois de vérifier « si les opérations effectuées dépassent, en raison de leur volume, de leur fréquence ou d’autres caractéristiques, la sphère d’une activité privée ».

En effet, dans une telle hypothèse, « celui qui les accomplit se place dans le cadre de la vie des affaires ». Au cas présent, la détention d’un lot de 150 roulements à billes qui sont utilisés dans un cadre industriel, notamment comme pièces de rechange dans les mécanismes de transmission, les générateurs, les moteurs ainsi que pour la construction de ponts et de tramways, ne peut manifestement pas s’inscrire dans le cadre d’un usage à titre privé.

Elle précise enfin qu’est sans importance la valeur de la rémunération de l’importateur en contrepartie de son service d’importateur.

En conclusion

Par cet arrêt, la Cour rappelle que la notion d’usage de la marque dans la vie des affaires permettant de caractériser et de sanctionner une contrefaçon de marque, doit toujours être appréciée au regard des circonstances de l’affaire. Elle ne peut pas être écartée au seul motif que celui qui a utilisé la marque d’un tiers est une personne physique qui a « uniquement » réceptionné, entreposé et renvoyé vers un pays tiers des produits revêtus de cette marque protégée, sans recevoir de réelle contrepartie financière.

Anne-Sophie Cantreau
Lexing Département Propriété Industrielle Conseil

(1) Depuis l’époque des faits, la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 a succédé à cette directive rapprochant les législations des États membres sur les marques.
(2) CJUE C-379/14 du 16 juillet 2015.
(3) CJUE C-405/03 du 18 octobre 2005.




Retour sur l’atteinte à la marque renommée MAISONS DU MONDE

Retour sur l’atteinte à la marque renommée MAISONS DU MONDE

Après neuf ans de saga, la Cour d’appel de Paris retient l’atteinte à la marque renommée MAISONS DU MONDE et annule  la marque TOUT POUR LA MAISON.

Spécialisée dans l’ameublement et la décoration de la maison, la société Maisons du Monde est titulaire de la marque MAISONS DU MONDE, déposée en 1996 pour désigner les produits de décoration et d’ameublement.

Cette marque complexe est composée des éléments verbaux « maisons du monde » en caractères bleus, surmontés de petites maisons stylisées de couleur orange foncé, le tout dans un cartouche orange :

En 2003, la société Gifi dépose une marque semi-figurative TOUT POUR LA MAISON, composée des éléments verbaux « tout pour la maison », surmontés d’une maison stylisée, le tout dans un cartouche orange :

Cette marque est enregistrée pour désigner des services de mise à disposition et présentation aux consommateurs de produits variés – dont des produits d’ameublement et de décoration – en vue de leur vente et de leur achat. La société Gifi l’exploite sur des panneaux publicitaires placés devant ses magasins.

En 2008, ayant constaté ces agissements, la société Maisons du Monde assigne les sociétés Gifi et Gifi Mag, initialement sur le fondement de la contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitaire, demandant en conséquence l’annulation de la marque TOUT POUR LA MAISON. En appel, elle forme également des demandes fondées sur l’atteinte à la marque renommée MAISONS DU MONDE.

Cette assignation est le point de départ d’une véritable saga judiciaire de neuf ans, donnant lieu à deux arrêts de cassation au visa de l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle. L’occasion pour la Cour d’appel de Paris, se prononçant sur renvoi après cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux (1), de rendre un arrêt particulièrement motivé sur l’appréciation de l’atteinte à la marque renommée et des mesures de réparation susceptibles d’être ordonnées (2).

Conditions de l’atteinte à la marque renommée

Pour mémoire, l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui doit être interprété à la lumière de l’article 5, 2 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, prévoit que la reproduction ou l’imitation d’une marque renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Dans cette affaire, la Cour de cassation avait déjà rappelé, dans son premier arrêt du 9 juillet 2013, que le régime de protection s’applique aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires (3). Dans son arrêt du 12 avril 2016, elle rappelle également que le risque de confusion est indifférent dans l’appréciation de l’atteinte à la marque renommée (4).

C’est donc en application de ces deux principes que la cour d’appel fonde son analyse de l’atteinte à la marque renommée MAISONS DU MONDE.

Existence d’un lien avec la marque renommée

Pour ce faire, elle va, en premier lieu, procéder à une analyse des signes en conflit, recherchant, non l’existence d’un risque de confusion mais « d’éléments de ressemblance visuelle, auditive ou conceptuelle » de nature à générer un certain degré de similitude entre les signes conduisant le public à établir un lien entre ceux-ci.

En l’espèce, elle relève que les marques déposées ont en commun le terme « maison », l’adoption d’un fond orange et d’une maison stylisée et renvoient toutes deux à l’univers de la maison. Prenant en considération, selon la terminologie consacrée par la Cour de justice de l’Union européenne, « l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce », elle relève, par ailleurs, que le code couleur orange n’est pas celui habituellement utilisé par la société Gifi. Elle relève également que, si la marque opposée comporte quatre habitats et non un seul, la société Maisons du Monde démontre avoir souvent utilisé la maison seule sur ses produits ou ses étiquettes depuis 2010.

La Cour d’appel de Paris en conclut que la marque TOUT POUR LA MAISON reproduit « des éléments caractéristiques de l’identité propre à la marque renommée MAISONS DU MONDE », indépendamment de l’existence d’un risque de confusion.

L’atteinte à la marque de renommée a pour particularité de dépasser le principe de spécialité pour s’appliquer à des produits et services non similaires. Pour autant, l’existence d’une similarité entre les produits et services constitue un facteur d’appréciation de l’existence d’un lien entre les marques. Au cas d’espèce, la Cour prend en considération ce facteur et conclut que les services de regroupement, de mise à disposition et présentation aux consommateurs visés par la marque TOUT POUR LA MAISON sont similaires par complémentarité aux produits visés par la marque MAISONS DU MONDE.

Il résulte ainsi de l’appréciation globale des facteurs pertinents au cas d’espèce que le public concerné, à savoir le grand public, est conduit à établir un lien entre la marque renommée et la marque postérieure, alors même qu’il ne les confond pas.

Existence d’une atteinte à la marque renommée

La démonstration de l’existence d’un tel lien n’est pas suffisant pour conclure à l’atteinte à la marque renommée. La cour d’appel rappelle ici qu’il convient également d’établir l’existence d’une atteinte à cette marque.

L’atteinte peut être de trois types : un préjudice porté au caractère distinctif de la marque, également appelé « dilution », un préjudice porté à la renommée (ternissement) ou un profit indu tiré de ce caractère distinctif ou de cette renommée.

Les trois types d’atteinte sont retenus en l’espèce.

En premier lieu, elle retient que les sociétés Gifi, spécialisées dans la vente de produits discount de faible qualité, ont tenté de se placer dans le sillage de la marque renommée MAISONS DU MONDE, connue pour son positionnement plus haut de gamme, afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction et de son prestige. Elle conclut ainsi à l’existence d’un profit indu.

Mais elle retient également un préjudice d’atteinte à la renommée de la marque résultant précisément de la différence de gamme entre les produits des deux marques. Le public associant généralement la marque MAISONS DU MONDE à des produits de qualité, alors que les produits GIFI ont plutôt une image « bon marché », elle relève que les agissements des sociétés Gifi engendrent un préjudice d’image constitutif d’une atteinte à la renommée de la marque.

Enfin, elle relève que l’utilisation massive et visible de la marque TOUT POUR LA MAISON risque « à terme de ne plus susciter dans l’esprit du grand public une association immédiate » de la marque renommée MAISONS DU MONDE avec les produits commercialisés sous cette marque. Il y a donc un préjudice porté au caractère distinctif de la marque renommée.

Réparation de l’atteinte à la marque de renommée

La Cour d’appel de Paris prononce, à titre de réparation, des mesures d’interdiction, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts et la publication du dispositif de la décision.

Mais le point intéressant de l’arrêt réside moins dans ces mesures de réparation classiques que dans l’annulation de la marque TOUT POUR LA MAISON.

En effet, l’annulation de la marque n’est pas prononcée ici comme le résultat d’une demande indépendante mais comme mesure réparatrice de l’atteinte à la marque renommée.

Rappelant le principe de réparation intégrale des préjudices, la cour d’appel retient que les règles de la responsabilité civile s’appliquent, nonobstant le régime spécial de protection de la marque de renommée. Dans ce cadre, le juge peut prendre les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte ou prévenir la réalisation ou l’aggravation du préjudice et ordonner une réparation, tant en nature que par équivalent.

Sur la base de ces considérants, la Cour prononce l’annulation de la marque TOUT POUR LA MAISON, retenant que cette annulation « est nécessaire pour empêcher la poursuite » ou prévenir la répétition des atteintes à la marque renommée.

Cette motivation a pour effet d’écarter l’irrecevabilité soulevée par les sociétés Gifi concernant la demande d’annulation de la marque. En effet, celles-ci faisaient valoir que le rejet de la demande d’annulation de la marque par la Cour d’appel de Bordeaux n’avait pas fait l’objet de la cassation partielle intervenue et était donc définitif. La porte reste donc entrouverte pour un nouveau pourvoi.

Virginie Brunot
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) CA Bordeaux, 1e ch. civ. sect. A., 20-10-2014, RG 13/05295, Sté Maisons du Monde c/ Sté Gifi Mag
(2) CA Paris, Pôle 5e ch. 1, 25-4-2017, RG 104/2017, PIBD n°1073 III 439.
(3) Cass. com., 9-7-2013, n°12-21.628, Sté Maisons du Monde c/ Sté Gifi Mag
(4) Cass. com., 12-4-2016, n°14-29.414, Sté Maisons du Monde c/ Sté Gifi Mag




Contrefaçon de marque et signe à titre de méta tag visible

Contrefaçon de marque et signe à titre de méta tag visibleL’utilisation d’un signe à titre de méta tag visible constitue un acte de contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Cas d’utilisation d’un signe à titre de méta tag visible

Dans un jugement du 17 janvier 2017 (1), le Tribunal de grande instance de Lyon condamne pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale une société éditrice d’un site de vente en ligne d’articles de sport.

En l’espèce, le gérant d’une société éditrice d’un site de vente en ligne de matériel outdoor, de randonnée et de survie, est titulaire de la marque Inuka enregistrée en 2011 pour désigner des produits et services des classes 18, 20, 21, 22, 25, 28, 35 et 38 et titulaire du nom de domaine <inuka.com>. Par constat d’huissier, ce dernier fait constater qu’un site concurrent ressort parmi les résultats de requêtes comportant la marque Inuka. En effet, la marque Inuka apparait en tant que mot clé sur le moteur de recherche Google avec des balises titre et description du site concurrent.

La société titulaire de la marque Inuka a alors assigné la société concurrente en action en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et pratique commerciale trompeuse.

Distinction significative entre méta-tags par le critère de visibilité

Les méta tags se définissent comme des balises contenant des informations sur une page d’un site web. Placés dans le code source de la page, les méta tags sont donc invisibles pour l’internaute.

Dans la continuité de la jurisprudence Google Adwords (2), il est rappelé que l’usage d’un signe à titre de méta tag ne peut constituer un acte de contrefaçon dès lors que ce dernier n’est pas visible par le consommateur.

Mais les juges estiment en l’espèce qu’il en va différemment. En effet, le signe apparait dans les balises de titre et de description conçues par la société concurrente, résultats visibles par le consommateur et dont les intitulés ont pour but d’orienter son comportement économique.

Ce critère de visibilité n’a cependant pas toujours été appliqué. Tel a été le cas dans une décision de la Cour de d’appel de Paris ayant jugé que l’usage d’une marque comme méta tag qu’un concurrent a inséré sur son site internet constitue un acte de contrefaçon même si la marque n’est pas visible pour l’internaute (3).

Contrefaçon par reproduction de marque dans des balises visibles

Le tribunal considère donc que cet usage dans la vie des affaires est contrefaisant de la marque Inuka dès lors que le signe est utilisé de manière à le faire apparaitre au sein de résultats visibles par le consommateur et dont les titres utilisés ont pour but d’orienter son comportement économique.

En d’autre terme, cet usage au sein des balises visibles par la société concurrente porte atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque.

A ce titre, le tribunal alloue 20 000 euros de dommages et intérêts à la société demanderesse.
Reproduction déloyale et fautive d’une marque dans les méta tags d’un site tiers.

Le défendeur se trouve également condamné sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire au paiement de 50 000 euros de dommages et intérêts.

Pour rappel, l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 et 1241 du Code civil, suppose l’existence d’un comportement fautif qui :

  • soit vise à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur permettant un détournement de clientèle ;
  • soit est de nature parasitaire consistant à se placer dans le sillage de son concurrent et profiter indument de ses investissements.

Dans cette décision, le tribunal retient un comportement doublement fautif en ce qu’il crée d’une part un risque de confusion dans l’esprit du public et d’autre part témoigne d’un profit indu tiré des investissements d’un concurrent pour bénéficier d’un meilleur référencement sur les moteurs de recherche.

Recommandations quant à l’usage d’un signe à titre de méta tag visible

A l’heure où le référencement d’un site et l’identité numérique sont essentiels, cette décision lance une piqûre de rappel aux professionnels sur les risques de l’utilisation d’une marque, nom commercial, enseigne ou dénomination sociale appartenant à un tiers. En effet si cet usage non autorisé peut favoriser un meilleur référencement, il n’en exclut pas moins une action pour contrefaçon ou concurrence déloyale.

Dans l’hypothèse inverse, il est également primordial de confier à un professionnel la surveillance de ces droits de propriété intellectuelle et engager les poursuites nécessaires pour assurer une protection effective.

Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit des marques

(1) TGI de Lyon, 3e ch. Cab 3C, 17-1-2017.
(2) CJUE 23-3-2010, affaires jointes C-236 à C-238/08 « Google adwords »
(3) CA Paris, 19-3-2014, n° 12/18656, ArtDesign c/ Steelnovel




Contrefaçon de bottes de luxe d’une marque de prêt-à-porter

Contrefaçon de bottes de luxe d’une marque de prêt-à-porterUne marque de prêt-à-porter a été condamnée pour la vente de contrefaçons de bottes de luxe. Le Tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 25 mars 2016, condamné une marque de prêt-à-porter pour avoir vendu en boutique et sur son site internet des bottines contrefaisantes.

Dans cette affaire, une styliste et sa société de vêtements de luxe ont assigné en contrefaçon une marque de prêt-à-porter concernant un modèle de bottes de luxe que celle-ci commercialise dans ses magasins et sur son site internet. Il convient de rappeler que les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure sont considérées comme des œuvres de l’esprit (1).

Les demandeurs ont ainsi formé des demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur en invoquant une atteinte au droit moral d’auteur de la styliste et au droit d’exploitation de sa société, mais également au titre de la contrefaçon du modèle communautaire.

En premier lieu, les juges ont établi la titularité des droits d’auteur et ont à ce titre pu constater que la styliste était l’auteur du modèle de bottines concerné et que sa société était titulaire des droits patrimoniaux sur ce même modèle.

Les juges ont ensuite pu apprécier le caractère original du modèle de bottines en menant une analyse approfondie du modèle litigieux et ont pu considérer que la chaussure « se caractérise extérieurement par des choix et une combinaison qui portent l’empreinte de la personnalité de la styliste » et que la styliste « a fait œuvre de création en association divers éléments du domaine de la chaussure (…), pour en donner sa propre interprétation, son propre parti pris esthétique ».

Ces bottes de luxe étant reconnues comme originales, les juges ont ensuite recherché si le modèle de bottines de la marque de prêt-à-porter contrefaisait effectivement celui de la marque de luxe. Il a ainsi été constaté la reproduction d’un certain nombre de caractéristiques du modèle donnant aux bottines de prêt-à-porter une physionomie et une apparence générale identique à celles copiées.

Les quelques différences soulevées restent des différences de détails, et il convient de rappeler à ce titre que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences.

La contrefaçon de droit d’auteur était donc constituée, tout comme celle du modèle communautaire, selon le même raisonnement.

Le préjudice moral subi par la styliste a été évaluée à 10.000 euros du fait de l’atteinte à son droit de paternité et de la dénaturation par affadissement de sa création.

Concernant l’évaluation du préjudice de la société de vêtements de luxe, les juges ont pris en considération les 294 paires de bottes de luxe vendues en boutique et les 70 par internet, et ont estimé que la marque de prêt-à-porter avait économisé le coût de conception du modèle.

Les juges, après avoir rappelé que « les dommages-intérêts en matière de contrefaçon doivent réparer le préjudice tout en présentant une portée dissuasive », ont, sur un chiffre d’affaires de 37.800 euros, évalué à 20.000 euros le préjudice résultant des contrefaçons du droit d’auteur et du modèle communautaire.

Marie Soulez
Andréa Nehmé
Lexing Propriété Intellectuelle Contentieux

(1) CPI, art. L.112-2, 14°.




Contrefaçon de marque dans une URL : atteinte à la fonction

Contrefaçon de marque dans une URL : atteinte à la fonctionLa jurisprudence a apporté de nouvelles précisions à propos de la contrefaçon de marque dans une URL (1).

La société Un Amour de Tapis-Tapis Pas Cher ayant pour activité le commerce de meubles, de tapis et d’appareils d’éclairage, exploite les marques déposées par son gérant, Monsieur S., à savoir :

  • la marque verbale française UN AMOUR DE TAPIS, déposée pour des produits en classe 27 ;
  • deux marques semi-figuratives « un amour de tapis.com à chaque service son tapis » déposées, l’une en noir et blanc, l’autre en couleur, toutes deux protégées pour des produits et services en classes 27, 39 et 42.

Au mois de mai 2013, la société Un Amour de Tapis-Tapis Pas Cher a, en concertation avec la société WW Euros-Services France, éditrice du site de ventes privées en ligne www.westwing.fr (2), organisé une vente privée de tapis correspondant à ces marques.

Ayant relevé que la société de ventes privées en ligne avait, sans autorisation, organisé une nouvelle vente quelques mois plus tard, la société Un Amour de Tapis-Tapis Pas Cher et Monsieur S. ont assigné la société WW Euros-Services France sur le fondement de la contrefaçon de marque, de la concurrence déloyale et du parasitisme reprochant la reproduction du signe « un amour de tapis » pour désigner des tapis, au sein de l’URL et dans les balises meta du site de la société WW Euros-Services France, ainsi qu’au sein de l’annonce commerciale affichée par le moteur de recherche Bing.

La société WW Euros-Services France invoquait reconventionnellement la nullité des marques opposées, faisant valoir que celles-ci étaient descriptives de la qualité ou de la valeur des produits visés.

Le Tribunal de grande instance de Paris rejetta la demande de nullité des marques semi-figuratives retenant que la distinctivité d’une marque complexe s’apprécie globalement au regard de la combinaison des éléments figuratifs, graphiques et verbaux composant le signe déposé et, qu’au cas d’espèce, la combinaison déposée prise dans son ensemble présente un caractère distinctif au regard des produits et services visés.

S’agissant de la validité de la marque verbale, et après avoir rappelé que la validité d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux doit être appréciée au vu de l’ensemble des éléments la composant, et non pas uniquement en considération de l’un de ces éléments serait-il descriptif, le tribunal a retenu que l’expression « un amour de » au terme « tapis » n’est ni habituelle, ni courante, ni nécessaire pour désigner des produits, tels que les tapis, de sorte que l’expression « un amour de tapis » est distinctive.

Après avoir rejeté les moyens de défense soulevé, le tribunal a procédé à l’analyse de l’existence de la contrefaçon de marque au regard des divers agissements reprochés, à savoir la reproduction des signes protégés à titre de marque au sein de l’URL, dans les balises méta du site, ainsi que dans l’annonce commerciale.

Cette analyse, agissement par agissement, permet d’éclairer la position du tribunal quant à l’appréciation de l’atteinte à la marque sur internet, et notamment la caractérisation d’actes de contrefaçon de marque dans une URL.

Ainsi, concernant la reproduction du signe « un-amour-de-tapis » au sein de l’URL permettant d’accéder à la vente de tapis, le tribunal a estimé qu’il s’agit d’une reproduction à l’identique de la marque verbale, les tirets entre chaque mot constituant « des différences insignifiantes ».

Estimant que la société WW Euros-Services France a choisi de reproduire au sein de l’URL un signe identique à la marque déposée plutôt que des termes génériques tels « vente de tapis », le tribunal en conclut que le signe a été utilisé « à titre de marque pour signaler à l’internaute, d’une part la nature et l’objet de la vente » et « d’autre part, l’origine des tapis qu’elle propose à la vente ».

Il est vrai que la simple adjonction de tirets entre les termes composant la marque est insignifiante et, au demeurant, justifiée par les contraintes techniques inhérentes à la construction d’une URL.

On peut sans doute regretter que le débat n’ait pas davantage porté sur les termes à prendre en considération au titre de la comparaison dans la mesure où l’URL n’était pas constituée des seuls termes « un-amour-de-tapis » mais de la formule plus complexe https://www.westing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique.

De même, le tribunal ne se prononce pas sur la fonction technique de l’URL qui, si elle est visible de l’internaute, n’a pas, en principe, vocation à être lue par ce dernier, contrairement au nom de domaine pris en tant que tel.

Néanmoins, il est vrai qu’au cas d’espèce, l’URL était constituée non pas d’une suite décousue de termes techniques, mais de la phrase « un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique » parfaitement compréhensible de l’internaute donnant ainsi à l’URL, outre sa fonction technique, une fonction « marketing » et pouvant conduire les juges à caractériser des actes de contrefaçon de marque dans une URL.

On peut donc se demander si la contrefaçon aurait été retenue si l’expression « un-amour-de-tapis » avait été « noyée » dans une suite de mots-clés inintelligible, ayant pour seul but d’indexer la page du site.

S’agissant de la reprise du signe au sein des codes source, le tribunal a rejetté la contrefaçon retenant que la reproduction dans des codes source ne constitue pas un usage « pour désigner des produits et services » et n’est « pas accessible à l’internaute ayant saisi la marque sur le moteur de recherche ».

La jurisprudence a en effet tendance à considérer que l’usage d’une marque au sein d’un code source ne peut constituer un acte de contrefaçon dès lors qu’il demeure invisible pour les internautes, donc inapte à générer une confusion dans leur esprit (3).

En revanche, constitue un acte de contrefaçon la reprise de la marque dans le résumé de la page internet (ou « snippet ») apparaissant dans les résultats du moteur de recherche et dans le lien permettant de rediriger les internautes vers la page de présentation des produits.

Si la solution est logique, elle peut sembler sévère. En effet, si la seconde vente a été organisée sans le consentement du propriétaire de la marque, il semble néanmoins que celle-ci portait sur des produits authentiques ayant vraisemblablement fait l’objet d’une mise sur le marché avec l’accord du propriétaire des marques.

Se pose donc la question de l’atteinte effective à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’origine des produits ou services du titulaire de la marque et d’éviter tout risque de confusion avec ceux des tiers.

De même, le litige n’aborde pas la question de l’épuisement des droits attaché à la mise sur le marché des produits marqués par le propriétaire de la marque ou avec son consentement (4).

Il aurait donc été intéressant de connaitre le contenu du contrat conclu lors de la première vente, l’étendue des droits accordés dans ce cadre et le sort réservé aux éventuels invendus.

En l’absence d’une telle pièce, il apparaît délicat de tirer des solutions définitives de ce jugement, lequel montre, une fois de plus que l’appréciation de la contrefaçon de marque dans une URL sur Internet demeure chose délicate, tant en raison du particularisme de chaque affaire que de l’évolution des usages et du comportement de l’internaute.

Virginie Brunot
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) TGI Paris, 3e ch 3e sec, 29-1-2016, M. S. et Sté Un amour de tapis c/ Sté E-Services France.
(2) www.westwing.fr.
(3) CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 28-3-2014, n°13/07517, inpi.fr.
(4) CJUE, 4-11-1997, Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c/ Evora BV, aff. C-337/95, curia.europa.eu.

 

 




La marque SO MAN contrefaite par l’enseigne SO MEN

La marque SO MAN contrefaite par l’enseigne SO MENL’usage d’une enseigne et d’un nom commercial est susceptible de contrefaire une marque antérieure identique ou

similaire.

C’est en ce sens que le Tribunal de grande instance de Nanterre, le 12 novembre 2015, s’est prononcé dans une affaire opposant la marque française antérieure SO MAN enregistrée pour des articles d’habillement à l’enseigne et au nom commercial SO MEN exploités pour désigner une boutique et un fonds de commerce dans le domaine de l’habillement.

Le tribunal a retenu le principe dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 11 septembre 2007 selon lequel « l’usage, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire (…) s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque » (1).

Le tribunal, après avoir relevé que les signes SO MAN et SO MEN présentaient de grandes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles, a décidé que « l’usage de la dénomination SO MEN pour distinguer une boutique dans laquelle sont commercialisés des produits d’habillement masculin et un fonds de commerce de vente de prêt-à-porter, produits désignés dans la marque de la société demanderesse, porte atteinte à la fonction essentielle de celle-ci qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits et services ».

Il justifie sa décision dans les termes suivants « En effet, le consommateur moyen, même en l’absence d’apposition du nom sur les produits en cause, peut associer à une origine commune les articles d’habillement pour hommes vendus dans une boutique dénommée SO MEN, et ce, commercialisés sous la marque SO MAN, le public appréhendant alors le nom de la boutique non seulement comme distinguant l’établissement ou le fonds de commerce, mais aussi comme désignant la provenance des produits qui y sont commercialisés ».

De cette décision, il convient donc de retenir que la contrefaçon de marque est caractérisée non seulement lorsqu’une marque postérieure identique ou similaire est exploitée pour des produits ou services identiques ou similaires, mais également lorsqu’un signe (dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine) autre qu’une marque est susceptible d’être perçu par le consommateur comme indiquant l’origine des produits ou services.

Anne-Sophie Cantreau
Julie Feuvrier-Laforêt
Lexing Droit des marques

(1) CJCE 11-9-2007, Aff. C-17/06, Céline SARL c./ Céline SA, à propos de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques.




Marque : contrefaçon et publicité comparative

Marque : contrefaçon et publicité comparativeUne société de vente sur internet proposait à ses utilisateurs de rentrer le nom de parfums de grandes marques afin de comparer leurs propriétés et de vendre des produits contenant les mêmes composants mais trois fois moins cher, selon elle.

Il s’agit là d’un cas classique de pratique de « tableaux de concordance » ayant, par le passé donné lieu à une jurisprudence abondante, si ce n’est que la pratique est ici mise en œuvre sur internet : Se présentant comme le « libérateur » des grandes fragrances, le site proposait un moteur de recherche référençant de multiples parfums de grandes marques. Le résultat de la requête permettait à l’internaute d’accéder à une fiche de parfum au nom et au flacon différent du produit marqué mais supposé être composé des mêmes ingrédients principaux.

Face au refus, par cette société de supprimer la référence aux marques concernées, les titulaires des marques l’ont assigné sur les fondements de la contrefaçon de marque par reproduction et par substitution, de l’atteinte à la marque de renommée, sur la publicité trompeuse ainsi que sur la concurrence déloyale et parasitaire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris.

Après avoir rappelé la position de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) en la matière, c’est sur le terrain de la contrefaçon que le tribunal fait droit aux demandes des titulaires de marques, par décision en date du 11 avril 2014..

Le tribunal rappelle que la CJUE a estimé que le titulaire d’une marque peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique dans une publicité comparative illicite, même lorsque cet usage ne porte pas atteinte à la fonction d’indication d’origine et que la directive 85/450 du 10 septembre 1984 énonce que les listes comparatives de parfum sont susceptibles d’être qualifiées de publicité comparative dès lors qu’elles identifient explicitement ou implicitement des biens offerts par un concurrent. Par suite, les sociétés demanderesses n’auraient pas été à même de d’interdire l’usage de leurs marques par un tiers si la publicité comparative satisfait toutes les conditions de licéité énoncées par l’article 3 bis de ladite directive.

En l’espèce, le Tribunal de Grande instance relève, en premier lieu, que l’usage des marques a été fait « dans un but publicitaire et non à des fins descriptives » de sorte que la société éditrice du site ne peut se prévaloir de l’exception de « référence nécessaire » pour échapper à l’action en contrefaçon.

Poursuivant son analyse, le tribunal retient qu’il n’existe pas de risque de confusion possible entre les parfums marqués et ceux proposés par le site dans la mesure où, d’une part les noms des produits et leurs flacons sont clairement différents et, d’autre part, le site indique clairement que le produit proposé est un « parfum concurrent ». Néanmoins, la pratique du site conduit l’internaute à identifier le produit proposé « comme une imitation du jus de parfum de grande marque », dont la renommée n’est pas contestée et le système de vente en ligne exclut toute possibilité pour le consommateur de sentir le parfum proposé de sorte que l’acte d’achat repose sur la prétendue ressemblance avec les parfums marqués.

Le tribunal en conclut que les défendeurs ont, par ces agissements, commis des actes de publicité comparative illicite « d’une part en tirant indument profit de la notoriété attachée à une marque de fabrique, d’autre part en présentant ses biens comme des imitations de biens couverts par une marque ».

Ces mêmes agissements sont constitutifs de contrefaçon par reproduction dès lors qu’ils portent atteinte à « la fonction de communication, d’investissement ou de publicité attachée aux marques en cause, laquelle est particulièrement importante s’agissant de marques de grande renommée associées au luxe par le public ».

On sait que la contrefaçon suppose l’atteinte aux fonctions essentielles de la marque et, le plus souvent, à sa fonction d’indication d’origine des produits ou des services offerts. Ce n’est pas le critère retenu ici puisque, de toute évidence, aucune atteinte n’était portée à la fonction d’indication d’origine du produit, l’internaute étant parfaitement informé de ce que le produit proposé n’était pas le produit original mais un produit concurrent.

C’est donc sur la base de l’atteinte aux autres fonctions de la marque et, plus particulièrement, à ses fonctions d’investissements et de publicité, que la contrefaçon peut ici être retenue.

Même si la CJUE rappelle régulièrement que le titulaire de la marque peut opposer ses droits en cas d’atteinte à l’une des fonctions de la marque, « qu’il s’agisse de la fonction essentielle d’indication d’origine du produit ou du service couvert par la marque ou de l’une des autres fonctions de celle-ci, telles que celle consistant à garantir la qualité de ce produit ou de ce service, ou celles de communication, d’investissement ou de publicité », la reconnaissance par les tribunaux français, d’un atteinte à une fonction autre que celle de d’indication d’origine est assez rare pour être soulignée. La décision rendue par le tribunal de grande instance le 11 avril 20114 en constitue un exemple.

Virginie Brunot
Cyrielle Trutt
Lexing Droit Propriété industrielle




Droit des marques et Internet des objets

Droit des marques et Internet des objetsDroit des marques – Et si toutes les demandes d’enregistrement à titre de marque ne concernaient que des objets connectés à l’horizon 2020 ! L’arrivée des objets connectés (IdO) n’est plus un mythe.

Selon les données vertigineuses de l’Idate think tank en économie numérique, l’idO pourrait concerner 80 milliards d’objets connectés dans le monde en 2020.

Dans le cadre spécifique du droit des marques, l’IdO conduit à se demander si demain toutes les marques ne concerneront pas principalement des objets connectés. En tout état de cause, l’évolution vers la connexion généralisée des objets est susceptible d’avoir une incidence sur la stratégie de protection des marques.

La marque, signe « susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale » (1) identifie en dehors du monde de l’IdO, des produits ou services individualisés dans une demande d’enregistrement et ce conformément à la Classification internationale des produits et services de Nice. Ainsi un objet non connecté est référencé dans une seule classe de produits ou services, par exemple, une montre appartient à la seule classe 14.

En revanche la classification n’est pas aussi évidente pour des objets connectés dans la mesure où l’objet n’appartient pas au seul « monde physique » mais se caractérise également par la mise en œuvre de techniques « communicantes » qui lui permettent d’interagir avec d’autres objets et donc in fine de fournir un service au détenteur final de l’objet.

Dans ce contexte, une réflexion doit être menée afin d’identifier clairement le périmètre sectoriel de chaque objet connecté et revendiqué dans une demande d’enregistrement à titre de marque. Cette demande doit-elle être limitée au seul produit « physique » que le consommateur va acquérir, par exemple un vêtement, ou être considéré comme uniquement un produit de traitement et de communication d’informations, soit un vêtement communicant, ou bien encore comme un vecteur de fourniture de services (transmission d’informations, surveillance à distance….) ?

Pour reprendre l’exemple d’une marque pour un vêtement « connecté », en tenant compte de la finalité de ce produit qui pourrait être la surveillance médicale ou encore la prévention des intrusions, la demande d’enregistrement devra-t-elle revendiquer la classe 25 qui regroupe les « Vêtements », la classe 9 qui intègre notamment les « équipements pour le traitement de l’information, les logiciels …. », la classe 38 pour « les services de communication, transmission de messages et d’images assistées par ordinateur…. », la classe 45 qui regroupe les services de « surveillance des alarmes anti-intrusions » ou bien encore la classe 44 pour les services de « télémédecine » ?

Cette problématique a une incidence directe sur la validité de la marque notamment lorsqu’il conviendra de la défendre dans le cadre d’une procédure extra-judicaire ou judicaire ou encore de prouver son exploitation pour chacun des produits et services revendiqués.

Il est d’ores et déjà très probable que la Classification des produits et services de Nice, classification officielle, s’adaptera aux IdO dans un avenir très proche. Le débat est ouvert. Mais sans attendre une éventuelle évolution de la classification actuelle il convient de mener une étude approfondie lors du dépôt d’une marque dans le domaine particulier de l’IdO.

Claudine Salomon
Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques

(1) CPI, Art. L. 711-1




Contrefaçon sur internet : Gucci obtient justice…aux Etats-Unis

contrefaçonContrefaçon sur internet – Un tribunal fédéral du sud de la Floride a alloué au groupe de luxe Gucci, le 16 octobre dernier, la somme record de 144 millions de dollars de dommages et intérêts !

Le groupe Gucci avait déposé une plainte contre trois entités opérant sur des sites internet de nombreux pays, sites qui proposaient à la vente des sacs Gucci, prétendument en solde et qui intégraient pour la plupart le nom Gucci dans leur adresse, copiaient pour certains les campagnes publicitaires, les images des produits, ainsi que certains détails propres aux sites officiels de Gucci.

En plus des dommages et intérêts, le Tribunal fédéral a ordonné le transfert immédiat à la société Gucci US des noms de domaine (ou leur suspension définitive), ainsi que l’interdiction d’utiliser la marque et toute imitation de celle-ci.

Si, malheureusement, l’affaire est classique, le montant de dommages et intérêts l’est moins au regard des sommes généralement attribuées par les tribunaux français. Si, en France, les dommages et intérêts punitifs ne sont pas autorisés, le législateur a pris conscience de la nécessité de renforcer plus encore l’arsenal juridique permettant l’attribution de dommages et intérêts aux victimes de la contrefaçon. En effet, une proposition de loi a été déposée le 30 septembre 2013 au Sénat aux fins de renforcer la lutte contre la contrefaçon. Cette dernière, qui devrait être étudiée en séance publique le 20 novembre prochain, propose de renforcer les dédommagements civils accordés aux victimes de la contrefaçon.

Si la loi du 29 octobre 2007 avait déjà cet objectif, cette proposition de loi propose de renforcer les moyens à la disposition du juge. En l’état actuel du dispositif légal, le juge prend en considération :

  • les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner subi par la victime de la contrefaçon ;
  • les bénéfices réalisés par le contrefacteur ;
  • le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.

Or, la contrefaçon ayant évolué vers une dimension industrialisée, les contrefacteurs semblent désormais disposer d’une capacité de production supérieure au fabricant des produits authentiques, de sorte qu’en dépit des éventuelles condamnations prononcées, ceux-ci retirent encore un avantage économique de la contrefaçon.

Le projet de loi a pour objet de prendre en compte cette évolution et propose, en ce sens, d’ajouter à la liste existante un nouveau critère : celui des éventuelles économies d’investissements du contrefacteur. Le dispositif proposé devrait conduire à une augmentation sensible des dommages et intérêts accordés aux titulaires de droits, étant précisé qu’il serait transposé dans l’ensemble des branches de la propriété intellectuelle (propriété littéraire et artistique, dessins et modèles, brevets, obtentions végétales, marques, indications géographiques).

Affaire à suivre…

Virginie Brunot
Eve Renaud
Lexing Droit Propriété industrielle

Sénat, PLO n° 866 du 30-9-2013




Noms de domaine contrefaisants : Opérations Cyber Monday 3

Opérations Cyber Monday 3Opérations Cyber Monday 3 et Project Transatlantic – Selon les informations communiquées par Europol sur son site le 27 novembre dernier, la première coopération entre les autorités américaines et européennes s’est soldée par un franc-succès : le blocage de 133 noms de domaine renvoyant sur des sites internet proposant à la vente des produits contrefaisants (produits de luxe et informatique notamment).

L’opération, baptisée « Opérations Cyber Monday 3 » du côté américain, est une référence au « Cyber Monday », journée importante de soldes aux Etats-Unis qui suit traditionnellement le week end de Thanksgiving et au cours de laquelle sont enregistrées des ventes record à la suite d’importantes réductions et promotions en ligne (1). En plus du blocage, une personne a été arrêtée, les comptes Paypal utilisés par les contrefacteurs saisis également (pour une somme totale de 175.000 dollars) et un message d’information attend désormais les internautes qui tentent de se rendre sur les sites visés.

Les produits commercialisés avaient été commandés par les autorités afin, grâce à l’aide des titulaires des marques, d’en vérifier l’authenticité. Le constat a sans surprise été celui de faux de qualité inférieure. La dimension internationale du réseau a justifié la mise en place d’une opération conjointe, les noms de domaine ayant été enregistrés sous divers extensions .com, .eu, .be, .dk, .fr, .ro et .uk.

A l’heure où la dématérialisation des échanges s’est installée et où la contrefaçon acquiert nécessairement une dimension internationale à moindre effort grâce à Internet, on ne peut que se féliciter de l’évolution positive des moyens de lutte mis en place. On peut néanmoins regretter les nombreuses interrogations laissées sans réponse à la suite de cette intervention ayant reçu peu d’échos dans les médias. Bien peu d’informations ont en effet filtré sur l’identité des noms de domaine et sites concernés et notamment sur l’existence de site à destination du public français soit à raison de leur extension (.fr), soit à raison de leurs contenus.

De la même manière, il est possible de s’interroger sur le rôle et/ou l’intervention des tiers concernés par une telle opération : titulaires des droits a priori contrefaits, prestataires techniques et notamment hébergeurs. A cet égard, les informations communiquées ne permettent pas de savoir si la contrefaçon alléguée découlait du nom de domaine et/ou des produits commercialisés sur les sites internet, pas plus que la nature et l’identification des droits invoqués au titre de la contrefaçon.

Enfin, une opération d’une telle envergure soulève nécessairement la question de la loi et du droit applicable, non seulement aux opérations de « blocage » menées conjointement par les organisations de plusieurs Etats, mais également et surtout aux suites qui seront données à cette opérations qu’il s’agisse de poursuites judiciaires ou pénales ou bien de recours de la part des propriétaires des sites concernés…

(1) Communiqué de presse Europol sur les Opérations Cyber Monday 3, du 26-11-2012.




Contrefaçon de marque figurative : la lente marche des semelles rouges

marque figurativeContrefaçon de marque figurative : France vs Etats-Unis. Les fameuses chaussures à semelles rouges de Christian Louboutin poursuivent leur chemin en droit des marques et semblent être préférées par les américains comme par les français… Car signe de ralliement entre fashionistas, le célèbre patin est également l’objet de plusieurs marques en deux dimensions revendiquant une protection sur la forme et la couleur du signe déposé.

Contrefaçon de marque figurative : défaut de distinctivité

De nombreuses procédures ont ainsi été intentées par leur titulaire devant les tribunaux français, notamment contre des enseignes grand public telles que Zara ou Eden Shoes, qui, conscientes de leur fort pouvoir d’attractivité sur la gente féminine, avaient commercialisé des chaussures à semelles rouges également.

Fort de la réputation de ses souliers, ainsi que de la protection de la fameuse semelle par un dépôt de marque, Christian Louboutin avait tenté d’obtenir, sur le fondement de la contrefaçon de marque, de l’atteinte à la marque notoire et de la concurrence déloyale et parasitaire, la condamnation de ces enseignes… sans succès, la Cour d’appel de Paris annulant la marque revendiquée pour défaut de distinctivité, considérant que « ni la forme ni la couleur de la semelle litigieuse ne faisaient l’objet d’une représentation graphique lui permettant d’être représentée visuellement ».

Contrefaçon de marque figurative : le signe doit être parfaitement identifiable

Par ailleurs, la très forte notoriété des souliers, loin d’être un atout pour son créateur, a éliminé tout risque de confusion dans l’esprit du public, le consommateur achetant des chaussures à semelles rouges chez Zara ou Eden Shoes étant en mesure de se douter qu’il n’achetait pas des souliers Louboutin… Le pourvoi formé par le chausseur et sa société n’inverseront pas la tendance, la Cour de cassation ayant validé le raisonnement de la Cour d’appel par arrêt du 30 mai dernier.

Pour sévère qu’elle puisse paraître, la décision rappelle que, loin d’être anodine, la reproduction du signe, sur le formulaire de dépôt de la marque, conditionne sa protection. Dès lors, il est indispensable que ce signe soit parfaitement identifiable. Ainsi que le rappelle la Cour, une marque tridimensionnelle ne saurait se définir par un dessin en deux dimensions inapte à rendre compte de la perspective de la forme revendiquée.

Contrefaçon de marque figurative : l’importance des couleurs 

De même, le dépôt d’une marque de couleur ne saurait accorder à son titulaire une protection sur toutes les nuances de cette couleur : on ne saura alors que trop rappeler l’importance d’identifier la couleur revendiquée par la référence à un code couleur précis.

Plus pragmatiques, les Etats-Unis ont, quant à eux, fait preuve d’une plus grande souplesse dans l’appréciation de la validité du signe. Dans une affaire opposant Christian Louboutin à la société Yves Saint Laurent, la Cour d’appel Fédérale des Etats-Unis a, par arrêt du 5 septembre 2012, considéré que la semelle rouge était susceptible de protection à titre de marque, à condition que la semelle rouge contraste avec la couleur du soulier lui-même.

La victoire pour le créateur se savoure, même s’il s’agit, en l’espèce, d’une victoire de principe… la protection de la semelle n’est opposable qu’à l’encontre de chaussures dont la semelle contraste avec la couleur de la chaussure elle-même. Or, en l’espèce, les souliers commercialisés par Yves Saint Laurent étaient… rouges, comme leurs semelles.

Doit-on s’attendre à voir des semelles rouges aux pieds de nombreuses femmes en France ? Le chausseur n’a pas dit son dernier mot. Fort de la spécificité de sa marque, il a tiré les enseignements des décisions rendues. Une nouvelle marque a été déposée cette fois-ci en trois dimensions de la semelle rouge accompagnée d’une description précisant notamment le pantone revendiqué.

Cela lui permettra-t-il de sauvegarder la spécificité qui a fait le succès mondial de ses souliers ? L’affaire est à suivre en tout cas…

US CA 2nd Circ 5-9-2012 n° 11-3303-cv
Cass com 30-5-2012 n° 11-20724




Contrefaçon de marque renommée : la Cour de cassation sanctionne

Contrefaçon de marque renomméeContrefaçon de marque renommée : la Cour de cassation sanctionne. Par son arrêt du 12 juin 2012, la Cour n’a pas clôt le débat opposant depuis quatre ans trois sociétés au sujet de la commercialisation d’un pendentif en forme de scottish-terrier mais précise la notion d’atteinte à la fonction de la marque de renommée.

En l’espèce, le demandeur, spécialisé dans la bijouterie de fantaisie, a fait connaître ses produits sous une marque représentant scottish-terrier stylisé. Ayant relevé la commercialisation par un célèbre cristallier, d’un pendentif représentant un chien stylisé de même race, le premier assigne le second sur le fondement de la contrefaçon de sa marque figurative ;

Dès la première instance, le tribunal retient la contrefaçon de la marque de bijoux par la commercialisation du pendentif, ce dernier créant la même impression d’ensemble que celle de la marque et retenant un risque de confusion d’autant plus important que celle-ci a acquis une grande renommée dans le domaine des bijoux accessoires.

Confirmée en appel, la décision fait l’objet d’un pourvoi en cassation, le cristallier reprochant aux juges du fond notamment d’avoir retenu la contrefaçon de la marque protégée pour des bijoux par un bijou sans rechercher si ce dernier n’était pas utilisé à d’autres fins que celle de distinguer l’origine du produit en question.

Si la Cour casse l’arrêt pour défaut de base légale, aux motifs que ce dernier a retenu la contrefaçon en procédant à une comparaison des seuls dessins sans prendre en considération l’aspect tridimensionnel du pendentif, la matière et les caractéristiques utilisées, elle rejette le moyen tiré de l’absence d’utilisation de l’objet de la contrefaçon à titre de marque.

Elle retient en effet que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision en retenant que « le public associera nécessairement le pendentif à la marque de la société Agatha en raison de sa renommée et du grand degré de similitude existant entre les dessins » et que la vente du bijou par le cristallier « peut faire croire à l’existence d’un lien matériel dans la vie des affaires entre les produits litigieux et le titulaire de la marque ainsi qu’à une origine commune des produits ».

Cette décision peut être rapprochée du jugement rendu le 29 novembre dernier par le tribunal de grande instance de Paris qui avait précisément rejeté la contrefaçon de la marque WESTBURY protégée pour des vêtements par la reprise, sur un vêtement du signe « Westbury Park Bristol » aux motifs que cet usage constituait, non un usage à titre de marque susceptible de constituer un acte de contrefaçon mais un usage à titre décoratif.

La solution de la Cour de cassation eut-elle été la même si la marque au chien n’avait pas été renommée ? Rien n’est moins sûr…

Cass com Agatha Swarovski, 12-6-2012
TGI Paris WESTBURY, 29-11-2011




Marques pharmaceutiques en danger : le médicament générique, unepilule difficile à avaler…

marques pharmaceutiquesLes marques pharmaceutiques sont-elles en danger ? Le médicament générique, une pilule difficile à avaler…

Le gouvernement souhaite renforcer la prescription des médicaments génériques en atténuant, sans doute, l’appréhension des patients face à la modification de la forme et/ou de la couleur desdits médicaments par rapport aux médicaments princeps.

Le législateur a inséré un article L.5121-10-3 au Code la santé publique, aux termes duquel : « le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L.5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L.5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »

Cet article, outre le fait qu’il semble s’appliquer aussi bien à la marque tridimensionnelle ou de couleur qu’à un dessin ou modèle ou encore à un droit d’auteur, est très surprenant. En effet la diffusion d’un médicament générique implique que le brevet du médicament princeps soit tombé dans le domaine public au terme de sa durée légale de protection. Or et plus généralement, il n’en est pas de même de la marque tridimensionnelle ou de couleur protégeant la forme ou la couleur, soit l’apparence du cachet, et dont le droit renouvelé est perpétuel.

La rédaction de cet article tendrait, par conséquent, à calquer « indirectement » la protection des marques tridimensionnelles ou de couleur sur la durée de protection du brevet portant sur le médicament princeps et qui reste temporellement limitée. Une probable jurisprudence passionnante à suivre….

Anne-Sophie Cantreau et Claudine Salomon.




Le droit des marques permet de protéger l’innovation

protéger l'innovationLe droit des marques permet de protéger l’innovation. Par conséquent, l’importance d’une stratégie sur les signes d’identificationd’une entreprise innovante est indiscutable.

Cette stratégie doit être prise dans le cadre plus global de protection du patrimoine immatériel.

En particulier, un capital marque actif et sécurisé permettra à l’entreprise innovante de conclure de solides contrats avec ses partenaires. Il en va ainsi pour des contrats de distribution, à titre exclusif ou non qui permettent en outre de tisser un réseau économique et technologique performant.

Anne-Sophie Cantreau et Claudine Salomon,  » Le droit des marques pour protéger l’innovation « , pour L’Usine Nouvelle, le 29 septembre 2011.




Un guide pratique sur la protection des créations

protection des créationsLa DGCIS sort un guide sur la protection des créations et des inventions, enjeu majeur pour les entreprises.

La globalisation de l’économie et l’essor du commerce en ligne rendent la chasse à la contrefaçon de plus en plus difficile.

Or, la protection des créations et des inventions est un enjeu majeur pour les entreprises qui investissent des sommes importantes dans l’innovation afin de rester concurrentielles.

La contrefaçon, qui consiste en la reproduction ou l’imitation frauduleuse d’un droit de propriété intellectuelle, tel que brevet, marque, dessin et modèle ou droit d’auteur, a des conséquences économiques désastreuses pour les entreprises notamment en termes de perte de chiffres d’affaires, de clientèle ou encore d’image de marque.

Des enjeux de santé publique se greffent également à cette problématique notamment lors de la commercialisation de médicaments, de vêtements ou encore de produits ménagers ou agroalimentaires contrefaits.

Afin de lutter efficacement contre la contrefaçon, des stratégies de protection a priori, par la mise en place de stratégies préventives de protection des droits, et a posteriori, par des actions juridiques ou judiciaires, peuvent être définies.

C’est dans le but de guider les entreprises dans leur démarche de protection de leurs droits de propriété intellectuelle et leur donner les clés permettant de lutter efficacement contre la contrefaçon, que la Direction générale de la compétitivité de l’industrie et des services (DGCIS), direction relevant du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, a publié un guide pratique intitulé « Comment vous protéger des contrefaçons ».

Le cabinet encourage ses clients à prendre connaissance de ces informations en vue de définir des stratégies de protection de leurs droits.

Guide DGCIS, juillet 2011




Nouvelle proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre lacontrefaçon

S’inscrivant dans le droit fil de la première loi de lutte contre la contrefaçon du 29 octobre 2007 et du rapport d’évaluation de ladite loi par Messieurs Béteille et Yung du 9 février dernier, Monsieur le sénateur Béteille a déposé au Sénat, le 17 mai 2011, une nouvelle proposition de loi tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon. Cette proposition s’inscrit donc dans un corpus juridique national et communautaire existant et vise principalement à préciser ou clarifier la loi du 29 octobre 2007, dont l’évaluation avait donné lieu, au début de l’année, à 18 propositions d’améliorations (voir notre brève du 25 février 2011).

Divisée en huit chapitres, la proposition de loi envisage, comme annoncé, de renforcer encore la spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle. Pour mémoire, la loi de 2007 et les décrets d’application subséquents avaient déjà limité la compétence des juridictions civiles en la matière en :

  • transférant aux tribunaux de grande instance les litiges en matière de propriété intellectuelle, dispositions qui existaient déjà en matière de propriété industrielle ;
  • confiant au seul Tribunal de grande instance de Paris les demandes en matière de brevets, supprimant ainsi la compétence de neuf tribunaux de grande instance auparavant compétents en la matière ;
  • limitant à dix tribunaux de grande instance, les litiges en matière de marques, dessins et modèles, indications géographiques et propriété littéraire et artistique.

Le nouveau texte propose de limiter à cinq, le nombre de tribunaux de grande instance compétents en matière de propriété littéraire et artistique, dessins et modèles, marques et indications géographiques. Transposant le principe de la spécialisation à la matière pénale, la proposition de loi envisage la désignation de cinq tribunaux correctionnels exclusivement compétents pour connaître de « l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par le Code de la propriété intellectuelle, autres que ceux qui apparaissent d’une grande ou d’une très grande complexité ».

La loi de 2007 envisageait déjà la réparation des victimes d’actes de contrefaçon par la prise en considération, dans l’évaluation des dommages et intérêt, des « conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ». Estimant ces dispositions insuffisantes pour que la contrefaçon ne demeure pas une « faute lucrative », la proposition de loi envisage de distinguer, dans toutes les branches de la propriété intellectuelle, trois postes de préjudices distincts et cumulatifs, à savoir :

  • la réparation des conséquences économiques négatives subies du fait de la contrefaçon ;
  • la réparation du préjudice moral ;
  • la prise en considération des bénéfices et des économies d’investissements réalisés par le contrefacteur.

Afin de renforcer l’efficacité du droit de la preuve et du droit d’information, dont la mise en œuvre avait suscité certaines interprétations divergentes, la proposition de loi entend préciser que le droit d’information peut être mis en œuvre avant même la décision de condamnation au fond, mettant ainsi fin à l’incertitude résultant de la maladresse de rédaction des articles L521-5 (dessins et modèles), L615-5-2 (brevets), L623-27-2 (obtentions végétales) ou encore L716-7-1 (marques) du Code de la propriété intellectuelle, lesquels visaient les « produits contrefaisant » (et non argués de contrefaçon), ce qui, appliqué à la lettre, supposait la reconnaissance du caractère contrefaisant des produits litigieux avant d’autoriser le recours au droit d’information.

Les articles L331-1-2 (propriété littéraire et artistique) et L722-5 (indications géographiques) visent respectivement les « marchandises et services qui portent atteinte aux droits du demandeur » et les services « portant atteinte à une indication géographique », ce qui laissait également subsister un doute quant au moment de la mise en œuvre du droit à l’information.

Par ailleurs, la proposition précise que la liste des documents ou informations visés par ces articles et susceptibles d’être demandés n’est pas exhaustive. Dans le même ordre, la proposition prévoit que « le juge peut ordonner la production d’éléments de preuve détenus par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon ». La proposition de loi transpose également la proposition 18 du rapport d’information en renforçant les moyens d’action des douanes dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon (art. 30 à 38 de la proposition).

Doc. Sénat n° 525 du 17-5-2011




Réseaux sociaux et marques : prévenir les conflits

La possibilité offerte aux utilisateurs de créer librement des noms d’utilisateur ou usernames sur les réseaux sociaux, tels que Facebook ou Twitter, ouvre également la voie à des reprises non autorisées de marques. Cette pratique constitue un risque que les entreprises doivent intégrer dans leur politique de protection de leur patrimoine marque. Il convient dès lors de s’interroger sur les moyens dont ils disposent pour protéger leurs actifs immatériels.

Anne-Sophie Cantreau pour l’Usine nouvelle, le 14 avril 2011




Un rapport d’évaluation et 18 recommandations pour poursuivre la lutte contre la contrefaçon

Un peu plus de trois ans après son adoption, la loi de lutte contre la contrefaçon, adoptée le 29 octobre 2007, vient de faire l’objet d’un premier bilan par la Commission des lois du Sénat. Le rapport, établi par MM Laurent Béteille, déjà à l’origine du rapport du Sénat sur le projet de loi en 2007 et Richard Yung, fait le point sur les principales nouveautés introduites par cette loi, leur mise en place effective, ainsi que les effets obtenus, le cas échéant. A l’issue de cette évaluation et en introduction du rapport remis au Sénat, les rapporteurs formulent 18 recommandations visant à poursuivre ou renforcer les dispositions initialement adoptées. Petit tour d’horizon de ces principales recommandations…

Poursuivant la spécialisation des magistrats et des juridictions, le rapport propose de plafonner à 4 ou 5 le nombre de tribunaux de grande instance – actuellement au nombre de 10 – appelés à demeurer compétents en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de marques et d’indications géographiques, tandis que seul le Tribunal de grande instance de Paris resterait compétent en matière de contentieux des obtentions végétales, se calquant ainsi sur la réforme introduite en 2007 concernant les contentieux relatifs aux brevets.

Cette spécialisation serait également poursuivie en matière pénale s’agissant de « l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits de contrefaçon commis en France, autres que ceux qui apparaissent d’une grande ou d’une très grande complexité ». L’objectif viserait ainsi à créer, au sein de chacune de ces juridictions, un véritable pôle spécialisé, par la création d’une « chambre mixte de propriété intellectuelle associant magistrats civilistes et pénalistes ».

S’agissant de la réparation du préjudice, celui-ci était l’un des points d’orgue de la loi de 2007. Constatant que, malgré les nouvelles dispositions, l’acte de contrefaçon demeure une « faute lucrative », le rapport propose d’introduire la notion de « restitution des fruits » en matière de contrefaçon, afin de permettre à la victime de la contrefaçon de réclamer la restitution des fruits perçus par le contrefacteur de mauvaise foi.

Autre innovation de la loi de 2007, le « droit d’information » devait permettre au demandeur à l’action en contrefaçon d’obtenir, sous réserve d’empêchement légitime, « la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services ». Ces documents et informations portent alors sur :

  • « a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
  • b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause. »
  • La disposition a connu quelques difficultés de mise en œuvre, notamment sur le point de savoir à quel moment ce droit d’information peut être mis en œuvre. En effet, certaines juridictions, se rattachant à la finalité du droit d’information, à savoir la détermination de « l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants », estiment que le droit d’information suppose la constatation préalable de la matérialité de la contrefaçon, de sorte qu’il ne peut être ordonné avant la décision au fond.

    Pour mettre un terme à ces difficultés d’interprétation, le rapport propose de préciser que « le droit à l’information peut être mis en œuvre avant la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juge des référés ». Le caractère contrefaisant des produits ou services ne serait donc pas une condition de mise en œuvre du droit d’information, une simple atteinte « vraisemblable » apparaissant alors suffisante.

    Afin de renforcer encore l’efficacité de cette disposition, le rapport propose de supprimer la liste des documents et informations susceptibles d’être sollicités dans le cadre du droit d’information.

    Dans le même ordre d’idée, le rapport propose de faciliter la preuve de la contrefaçon en permettant expressément :

  • à l’huissier agissant dans le cadre d’une saisie-contrefaçon de « procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons » ;
  • au juge d’ordonner, indépendamment de la saisie-contrefaçon, « la production d’éléments de preuve détenus par les parties » qui, par définition, n’auraient pas été saisis.
  • Enfin, afin de renforcer les moyens de lutte contre la contrefaçon, notamment sur internet, les rapporteurs proposent de créer un nouveau statut, aux cotés de l’hébergeur et de l’éditeur, à savoir un statut d’« éditeur de services », défini comme l’agent « retirant un avantage économique direct de la consultation des contenus hébergés », auquel se verrait appliqué une obligation de surveillance des contenus hébergés, englobant ainsi les activités de référencement payant des moteurs de recherche qui, depuis les arrêts de la CJUE du 23 mars 2010, se voient quasiment exonérés de responsabilité en matière de contrefaçon par l’achat de mots clés, à raison de leur statut de prestataire technique ne jouant pas « un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données stockées », au sens de la Directive Commerce électronique.

    Selon l’AFP, ce rapport devrait prochainement faire l’objet d’une proposition de loi.

    Doc. Sénat n° 296 du 9 février 2011




    Cybersquatting : les actions judiciaires de la SNCF

    Dans un jugement du 29 octobre 2010, la troisième chambre du Tribunal de grande instance de Paris a alloué la somme de 25 000 euros à la SNCF en réparation du préjudice subi du fait des actes de cybersquatting commis par un de ses anciens stagiaires et ordonné le transfert des noms de domaine litigieux au profit de la SNCF. La SNCF sollicitait la somme totale de 69 000 euros et une publication de la décision dans trois journaux.

    Dans le cadre de son stage obligatoire, un élève de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris avait intégré une des filiales américaines de la SNCF. A l’issue de son stage, la SNCF a découvert que celui-ci avait enregistré les noms de domaine « sncfusa.com » et « eurotgv.org ». Le premier nom de domaine renvoyait à un site sur lequel étaient proposées des offres de voyages dégriffées. La SNCF semble avoir voulu régler en premier lieu le litige à l’amiable. Mais face aux velléités mercantiles de l’étudiant voulant monnayer le rachat des noms de domaine, elle a finalement opté pour la voie judiciaire. La SNCF a fondé ses demandes sur l’atteinte à la marque notoire et à ses noms de domaine, ainsi que sur la violation de la convention de stage la liant à son stagiaire, comprenant une clause de confidentialité et sur des pratiques commerciales trompeuses. L’étudiant s’est défendu en indiquant n’avoir développé aucun site à finalité commerciale et n’avoir reçu aucune recette publicitaire au titre de l’exploitation des noms de domaine.

    Le Tribunal a quant à lui considéré qu’une atteinte avait été portée à la fois aux marques et noms de domaine de la SNCF affirmant que « le simple enregistrement du nom de domaine imitant une marque notoire suffit à engager la responsabilité de son auteur ». De plus, considérant que le fait d’exploiter « même de façon sommaire » un site sur lequel sont proposés à des internautes des tarifs de voyage avantageux participe d’une pratique commerciale « qu’il s’agisse ou non d’un travail habituel », le Tribunal a condamné l’étudiant sur la base des pratiques commerciales trompeuses. Il est intéressant également de relever que le Tribunal a estimé qu’une atteinte avait été porté au nom de domaine de la SNCF « sncf-usa.com », alors même que ce dernier re route vers le site « sncf.com ».

    Si la SNCF a déjà dû se défendre face à des actes de cybersquatting par le passé, c’est la première fois qu’elle fait le choix de la procédure contentieuse. Le fait qu’elle ne saisisse pas les organismes en charge du règlement alternatif des litiges, pourtant plus rapides et moins onéreux, est-elle une nouvelle stratégie de défense lui permettant d’obtenir, en sus du transfert des noms de domaine, réparation du préjudice subi, ou au contraire a-t-elle souhaité obtenir une décision plus retentissante et ainsi faire un exemple ?

    Ce nouvel axe de défense face au cybersquatting sera-t-il suivi par d’autres grands groupes ? A suivre.

    TGI Paris du 29 octobre 2010




    L’usage d’un signe similaire n’est pas contrefaisant

    Aux termes d’une décision du 1er octobre 2010 du tribunal de grande instance de Paris, l’usage d’une expression similaire à une expression antérieure protégée ne serait contrefaisant que dans des limites très strictes. Dans cette affaire, la société de commerce en ligne de vêtements et accessoires de mode Place des Tendances, titulaire de droits antérieurs à titre de marque,nom de domaine, nom commercial et nom de domaine sur l’expression « place des tendances », s’était inquiétée de ce que la société Promod avait réservé des noms de domaine composés avec l’expression « place-des-styles.com » et utilisait cette dernière pour également promouvoir une activité de vente en ligne de vêtements et accessoires.

    Assignée pour actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, la société Promod, en riposte, a notamment développé que la société Place des Tendances ne pouvait interdire l’usage de l’expression « place des styles » que dans l’hypothèse où cet usage est un usage à titre de marque et « affecte la garantie de provenance du produit ou du service du titulaire de la marque ».

    Le tribunal a suivi cette argumentation. Après avoir relevé que la société Promod servait à « identifier une place virtuelle et le site internet qui lui est dédié, exclusivement destinés à présenter à la clientèle des produits vendus sous la marque « Promod »», il a considéré que l’expression « place des styles » n’était pas exploitée à titre de marque, c’est-à-dire pour désigner des vêtements ou des accessoires, et a, en conséquence débouté la société Place des Tendances de ses demandes au titre de la contrefaçon « en l’absence d’atteinte portée à la fonction de garantie de provenance des marques apposées ».

    Cette décision suscite quelques interrogations du côté du juriste en propriété industrielle. En effet, il est de jurisprudence constante qu’un usage d’un signe à titre de nom commercial, de dénomination sociale, d’enseigne, de nom de domaine est susceptible d’être considéré comme un acte contrefaisant d’une marque antérieure, alors même que ces usages ne sont pas des usages à titre de marque. En outre, le code de la propriété intellectuelle prévoit que constitue une contrefaçon l’imitation d’une marque pour des produits ou services identiques ou similaires (L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle). En l’occurrence, une similitude ou une complémentarité entre un service en ligne de présentation de vêtements et accessoires et des vêtements et accessoires aurait pu être reconnue. Il convient néanmoins d’être attentif à une éventuelle confirmation de cette solution jurisprudentielle, qui bouscule l’appréciation habituelle de la contrefaçon de marque.

    TGI Paris, 1er octobre 2010




    Marque : rapport Yves Jego mai 2010

    Propriété industrielle – Contentieux

    Marques

    Faire du Made in France « un instrument de traçabilité au service des consommateurs »

    Répondant à la lettre de mission de Monsieur le Président de la République du 20 octobre 2009, Monsieur le député et ancien Ministre Yves Jégo a remis, le 6 mai dernier, son rapport relatif à la définition d’une nouvelle « marque France ». Les contours de la mission étaient larges. Faisant le constat des insuffisances de l’actuel « made in France » face à la mondialisation des modes de production, l’objectif visé consistait à redéfinir un signe apte à définir et promouvoir l’origine des produits manufacturés, mais également des services offerts, tout en évitant les accusations de protectionnisme que pourrait susciter un tel projet. A l’issue d’une étude de plusieurs mois, associée à l’audition de multiples acteurs économiques, le rapport fait un triple constat plutôt sévère à l’égard du marquage actuel.

    En premier lieu, force est de constater que, ces dernières années, l’origine des produits et leurs conditions de fabrication sont devenus, pour les consommateurs, des critères de choix de plus en plus importants. Or, l’absence de réglementation claire et uniforme en la matière conduit à la multiplication des « labels » et autres pseudo mentions d’origine, dont la fiabilité et la valeur sont très inégales. Il en résulte, pour les consommateurs, un manque de transparence évident.

    En deuxième lieu, le rapport pointe du doigt les faiblesses et la complexité des règles relatives à la détermination de l’origine aux niveaux international et communautaire. L’absence de règles douanières harmonisées, sur le plan international, une réglementation facultative et complexe au niveau communautaire, rendent difficile et incertaine la détermination de l’origine d’un produit, dès lors que celui-ci ne porte pas l’indication de son origine.

    Enfin, en l’absence de signe fédérateur réglementé, les marchés internationaux voient se développer de multiples marquages frauduleux faisant référence, de manière explicite ou non, à une origine française des produits. Cette mention, de nature à induire en erreur les consommateurs, porte également atteinte aux productions nationales, qui ne disposent pas de l’outil de promotion que pourrait constituer, dans certains secteurs, une mention d’origine, reconnue en tant que telle.

    Face à ce constat, le rapport propose dix mesures, de nature à valoriser et à renforcer la traçabilité au service des consommateurs et de l’emploi, à savoir :

    Au niveau communautaire :

  • envisager le rapprochement du régime de lutte contre la fraude sur l’origine des produits à celui de lutte contre la contrefaçon ;
  • développer les actions en faveur d’une réglementation obligatoire du marquage d’origine des produits mis en vente sur le territoire de l’Union européenne ;
  • « conduire une action d’influence » visant à étendre le champ de protection des indications d’origine protégées aux produits non alimentaires ;

    Au niveau national :

  • mettre en place une mention « made in », facultative à trois niveaux, en fonction du pourcentage de valeur ajoutée acquise sur le territoire français ;
  • créer un label fédérateur faisant l’objet d’une certification, dont l’origine serait le principal critère de définition ;
  • utiliser des outils de télécommunication et d’internet pour mettre en place une « carte d’identité des produits », aisément accessible au consommateur ;
  • définir juridiquement les termes « label » et « label officiel » ;
  • corollairement, réglementer le marché de la « labellisation » ;
  • renforcer la qualité de l’information relative aux conditions de fabrication des produits à destination des personnes publiques ;
  • créer une « mission de préfiguration », appelée à réaliser les études complémentaires nécessaires à la mise en place de ces différentes propositions.

    Rapport Yves Jego de mai 2010

    (Mise en ligne Juin 2010)

    Autres brèves

    • Le principe de spécialité
    • (Mise en ligne Décembre 1998)




  • L’indemnisation du préjudice résultant du « parking » de noms de domaine

    Dans cette affaire, deux sociétés exploitant des sites internet proposant l’achat, l’enregistrement et le stockage (parking) de noms de domaine, et une société ayant bénéficié de ces services, ont été mises en cause pour avoir porté atteinte aux signes distinctifs (marque, nom commercial et noms de domaine) d’une autre société exerçant son activité sur internet.

    Entre 2006 et 2009, la victime a fait dresser des procès verbaux de constat sur internet faisant état de l’exploitation de 54 noms de domaines portant atteinte à ses droits. Parmi eux, 7 donnaient accès à des sites concurrents de celui qu’elle exploite, grâce à des liens hypertexte accessibles à partir des noms de domaine parqués. La victime a assigné les trois sociétés pour contrefaçon, usurpation de son nom commercial, de ses noms de domaine et pour faute et actes de négligence. Le demandeur a évalué ses préjudices à 25 000 € par nom de domaine pour 9 d’entre eux (225 000 €) et à 150 000 € pour les 45 autres (3 333 € par nom de domaine), soit une somme totale de 375 000 €. Ces demandes de réparation sont formulées au titre des « agissements relatifs aux noms de domaine », sans précision sur les préjudices effectivement subis ni sur leur formule d’évaluation.

    La décision qualifie l’activité de vente de noms de domaine de service de courtage en ligne du fait des rémunérations perçues sur les transactions réalisées et relève que les pages de « parking » génèrent également des revenus grâce aux liens publicitaires (1). Elle considère que la contrefaçon est démontrée pour 7 noms de domaines « squattés » qui donnent accès à des pages dont les liens publicitaires redirigent vers des sites proposant des produits ou services similaires à ceux de la marque. Le jugement retient également une atteinte au nom commercial et au nom de domaine de la victime.

    Selon le jugement, le préjudice de la victime consiste dans la banalisation de ses signes distinctifs. Ayant constaté que « l’intérêt commercial » de l’exploitation des noms de domaine en cause s’est avéré « minime » et sans fournir d’autres éléments d’appréciation ni qualifier plus précisément les préjudices réparés, la décision accorde au demandeur une indemnisation de 15 000 € par nom de domaine, soit une réparation totale de 105 000 €. Le jugement ordonne également la publication de la décision sur le site « parking » et prononce l’interdiction de la poursuite des agissements.

    Le demandeur obtient une réparation qui ne couvre que 28% du montant de ses demandes, alors qu’il invoquait l’exploitation illicite de 52 noms de domaine, pendant plusieurs années (2006-2009) et qu’il exerce son activité uniquement par l’intermédiaire d’internet. Cependant, celui-ci ne semble pas avoir précisé quelles atteintes patrimoniales ou morales l’exploitation lui avait fait subir, ni justifié de leur ampleur, ni établi le montant de ses demandes selon une formule d’évaluation justifiée. Dans ces conditions, il ne pouvait espérer obtenir une indemnité proche du montant demandé.

    TGI Paris 3e ch. 12-3-2010




    marque : La ratification du traité de Singapour en France

    Marques et noms de domaine

    Traités internationaux

    Ratification du traité de Singapour sur le droit des marques

    La France vient de ratifier le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté à Singapour le 27 mars 2006, sous la direction de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI). Ce traité est actuellement en vigueur dans 11 Etats : Australie, Bulgarie, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, Kirhizistan, Lettonie, République de Modova, Roumanie, Singapour et Suisse. Il entrera en vigueur en Pologne le 2 juillet 2009 et en Estonie le 14 août 2009. Le traité de Singapour révise le traité sur le droit des marques de 1994, qui a harmonisé et simplifié les procédures nationales de dépôt et d’enregistrement des marques en réduisant les formalités exigées par les offices de propriété industrielle. Il contient 32 articles, un règlement d’exécution de 10 règles, ainsi qu’une résolution relative à l’assistance technique pour faciliter sa mise en oeuvre dans les pays en voie de développement et les pays les moins avancés. Le champ d’application de ce traité est relativement large, puisqu’il s’applique aux marques de produits et/ou de services « consistant en des signes qui peuvent être enregistrés en tant que marques » en vertu de la législation de la Partie contractante. En revanche les marques collectives, les marques de certification et les marques de garantie n’entrent pas dans le champ d’application du présent traité. Les principales dispositions portent, notamment, sur les formalités de demande d’enregistrement, de renouvellement, d’inscription de licence de marque, ainsi que sur les relations entre les titulaires de marque et les offices de propriété industrielle.

    Loi n° 2009-582 du 25 mai 2009

    Traité de Singapour du 27 mars 2006

    (Mise en ligne Juin 2009)

    Autres brèves

     

    (Mise en ligne Mars 2009)