Marque de couleur : précisions sur l’enregistrement d’une couleur

marque de couleurBien qu’une couleur ou nuance de couleur puisse, en principe, être déposée à titre de marque, l’appréciation de leur aptitude à constituer une marque valable et de leur caractère distinctif, soulève de nombreuses difficultés rendant difficile leur enregistrement effectif.

Par un arrêt du 27 mars 2019 (1), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue apporter de nouvelles précisions sur l’incidence de la qualification donnée à un signe lors du dépôt de la marque ainsi que sur les conditions de protection de la marque de couleur.

Dans cette affaire, l’Office de la propriété intellectuelle finlandais avait refusé l’enregistrement, d’un signe représentant un bandeau de couleur pour les eaux minérales (classe 32). Le signe, déposé comme « marque de couleur » était décrit de la manière suivante : « les couleurs du signe sont le bleu (PMS 2748, PMS CYAN) et le gris (PMS 877) », et représenté comme ci-dessous :

marque de couleur

Le demandeur produisait, à l’appui de sa demande d’enregistrement une étude de marché destinée à démontrer que le signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage.

L’Office finlandais avait refusé de faire droit à la protection, retenant que la protection d’une couleur par le droit des marques est subordonnée à la démonstration de ce que la couleur en question a acquis un caractère distinctif en raison d’un usage durable et important et qu’au cas d’espèce, l’étude de marché produite établissait la reconnaissance du signe, non au regard des couleurs en tant que telles, mais au regard du bandeau lui-même, c’est-à-dire d’un signe figuratif dont les contours sont définis et déterminés.

Après avoir vu son recours rejeté par le tribunal des affaires économiques, le demandeur a saisi la Cour administrative suprême finlandaise contre la décision rendue.

Cette dernière a décidé de surseoir à statuer et a saisi la CJUE de questions préjudicielles visant à déterminer :

  • si la question de savoir si l’enregistrement de la marque est demandé en tant que marque figurative ou en tant que marque de couleur est pertinente pour apprécier si le signe est susceptible de constituer une marque au sens de la directive 2008/95 ;
  • si la qualification de « marque de couleur » ou « marque figurative » est pertinente pour apprécier le caractère distinctif, la « marque de couleur » présentée sous la forme d’un dessin doit-elle enregistrée conformément à la demande de marque, ou peut-elle être enregistrée en tant que marque figurative ?
  • s’il est possible d’enregistrer une marque représentée par un dessin (marque semi-figurative) en tant que marque de couleur dès lors qu’elle revêt la précision requise pour l’enregistrement d’une marque de couleur, le demandeur doit-il en outre présenter une quelconque preuve ?

Incidence de la qualification donnée pour apprécier si le signe est susceptible de constituer une marque valable

Saisie de la question, la CJUE rappelle, à titre liminaire, que la directive 2008/95 (2) ne fait pas de distinction entre les catégories de marques. A ce titre, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de couleur doivent être les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques.

Pour autant, elle retient que la qualification donnée au signe lors du dépôt – « marque de couleur » en l’espèce ou « marque figurative » – constitue un élément pertinent pour déterminer l’objet et l’étendue de la protection demandée.

Elle constitue donc un critère pertinent pour apprécier si le signe dont la protection est demandée est apte à identifier les produits et/ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à le distinguer de ceux provenant d’autres entreprises au sens de l’article 2 de la Directive.

Incidence de la qualification donnée pour apprécier si le signe est distinctif

La Cour retient que cette qualification constitue également un élément pertinent pour apprécier le caractère distinctif du signe déposé.

Après avoir rappelé que les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les marques de couleur et les marques figuratives, la Cour rappelle que cet examen doit être réalisé « in concreto », c’est-à-dire tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce.

Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même s’agissant d’une marque de couleur ou d’une marque verbale ou figurative.

La qualification de « marque de couleur » implique donc d’appliquer les principes dégagés par la Cour notamment dans son arrêt Libertel du 6 mai 2003 (3) :

  • l’intérêt général doit conduire les Offices à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services similaires ;
  • contrairement à un signe verbal ou figuratif, une couleur ne sera pas nécessairement perçue par le public comme un signe identificateur de l’origine du produit et ne permet donc pas, en elle-même, de distinguer les produits d’une entreprise ;
  • même si une couleur n’a pas ab initio un caractère distinctif, elle peut l’acquérir à la suite de son usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués.

Enfin, la Cour précise qu’il serait contraire à un examen in concreto de ne reconnaître un caractère distinctif à une couleur qu’en raison de son usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués.

Ainsi, les Offices ne doivent pas se contenter d’apprécier l’usage de la couleur mais se doivent notamment de procéder à un examen de la couleur en elle-même, afin de déterminer si elle est susceptible de conférer au signe un caractère distinctif intrinsèque.

Incidence de la contradiction entre signe déposé et qualification donnée lors du dépôt

Enfin, la Cour se prononce sur l’incidence de la contradiction résultant du dépôt d’un signe représentant un dessin en couleur et aux contours délimités en tant que « marque de couleur », c’est-à-dire un signe sans contour.

Retenant que cette contradiction révélait une absence de clarté et de précision de la demande de protection au titre du droit des marques, la Cour conclut au rejet de la demande d’enregistrement qui ne répond pas aux exigences de la Directive.

Le diable se cache souvent dans les détails et il est donc crucial pour le dépôt d’identifier précisément l’objet de sa demande de protection.

La solution, rendue au regard de la directive 2008/95, ne devrait pas être modifiée avec la transposition de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 dans la mesure où cette dernière ne crée pas davantage de catégories de marques et n’opère pas de changement quant à l’appréciation de la notion de distinctivité.

Ainsi, le déposant qui entend revendiquer une protection pour une couleur devra veiller à déposer un signe sans contour et s’assurer que le signe déposé répond aux exigences requises en matière de marque de couleur ; à l’inverse, le déposant qui souhaite revendiquer une protection sur une couleur associée à une forme donnée veillera à qualifier son dépôt de marque figurative et non de marque de couleur.

Virginie Brunot
Amélie Maïo
Lexing Contentieux propriété industrielle

(1) Arrêt CJUE, 27 mars 2019, aff. C 578/17, Oy Hartwall
(2) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (remplacée par la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, laquelle devrait être transposée par ordonnance, au plus tard le 22 novembre prochain, en application l’article 201 de la loi PACTE 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises)
(3) Arrêt CJUE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, Libertel.




Marque tridimensionnelle KitKat® : suite (mais pas fin)

Marque tridimensionnelle KitKat® : suite (mais pas fin)

Nestlé s’apprête à défendre à nouveau le caractère distinctif de sa marque tridimensionnelle KitKat® auprès de la  Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

L’appréciation du caractère distinctif de la marque tridimensionnelle

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (Dir. 2015/2436, art. 4) (1).

S’il s’agit le plus souvent, de mots, logotypes, dessins, chiffres, couleurs… déposés comme marques verbale, figurative ou complexe ; il est également possible de déposer la forme d’un produit ou de son conditionnement, à titre de marque tridimensionnelle.

Une telle protection peut s’avérer particulièrement intéressante. En effet, la marque, contrairement aux dessins et modèles ou au droit d’auteur, indéfiniment renouvelable, est susceptible de protection perpétuelle.

Au titre des conditions de protection de la marque, figure celle de la distinctivité : la marque doit permettre au public d’identifier l’origine des produits et services marqués.

Cette condition appliquée à la marque tridimensionnelle implique que celle-ci ne soit pas exclusivement constituée par une forme ou une autre caractéristique :

  • imposée par la nature même du produit ;
  • nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ;
  • ou encore, donnant une valeur substantielle au produit (Dir. 2015/2436, art. 7, 1°, b).

Le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle est strictement apprécié par les offices et les tribunaux pour deux raisons.

D’une part, la forme seule ne permettra pas toujours au public d’identifier immédiatement le produit. C’est la raison pour laquelle la forme est généralement accompagnée d’un autre signe distinctif.

D’autre part, la protection d’une forme non distinctive à titre de marque tridimensionnelle priverait illégitimement les concurrents en leur permettant de s’approprier un droit privatif opposable aux tiers sur cette forme.

L’acquisition par la marque tridimensionnelle KitKat® d’un caractère distinctif par l’usage

En 2002, la société Nestlé a déposé une marque tridimensionnelle correspondant à la forme de sa gaufrette chocolatée KitKat® auprès de l’EUIPO (anciennement OHMI). Puis en 2010, elle a déposé la même forme à titre de marque après de l’Office britannique.

La société Mondelez UK Holdings & Services (anciennement Cadbury Schweppes) s’est opposée à l’enregistrement de la marque sur le territoire britannique considérant qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.

La CJUE a été amenée à se prononcer dans cette affaire.

Par arrêt du 16 septembre 2015 (2) déjà commenté (3), elle a rappelé le principe selon lequel le droit exclusif et permanent conféré par une marque ne peut servir à conférer au titulaire d’une marque « un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit ».

Néanmoins, la marque tridimensionnelle peut acquérir un caractère distinctif par son usage. Pour cela, deux conditions sont posées par la CJUE :

  • la forme ne doit pas être exclusivement fonctionnelle, puisque dans cette hypothèse, la marque ne peut logiquement devenir distinctive par son usage ;
  • le déposant doit démontrer que le public perçoit le produit ou le service désigné par cette seule marque – c’est-à-dire uniquement la forme déposée, indépendamment de tout usage en association avec un autre signe distinctif – comme provenant d’une entreprise déterminée.

Le cas particulier de la marque tridimensionnelle KitKat® déposée sur le territoire de l’Union européenne

En parallèle, la société Mondelez UK Holdings & Services a sollicité l’annulation de la marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO.

Cette demande a été rejetée, l’EUIPO ayant estimé que la marque tridimensionnelle avait acquis un caractère distinctif en raison de son usage sur le territoire de l’Union européenne.

La société Mondelez UK Holdings & Services a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

Par arrêt du 15 décembre 2016 (4), le Tribunal a annulé la décision de l’EUIPO, au motif que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque tridimensionnelle KitKat® n’est pas prouvée pour l’ensemble du territoire de l’Union, mais pour dix pays seulement.

Mondelez, Nestlé et l’EUIPO ont alors formé un pourvoi devant la CJUE.

Mondelez conteste la décision, le Tribunal ayant admis que la marque tridimensionnelle KitKat® a acquis un caractère distinctif par l’usage dans dix pays de l’Union.

Nestlé et l’EUIPO soutiennent quant à eux que le titulaire d’une marque de l’Union européenne n’a pas à démontrer que cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage dans chacun des États membres pris séparément, en raison du caractère unitaire de la marque et de l’existence d’un marché unique.

Un communiqué de presse de la CJUE du 19 avril 2018 (5) est venu préciser la position de l’avocat général dans cette affaire.

Sur le pourvoi formé par Mondelez, l’avocat général estime que celui-ci est irrecevable et doit être rejeté au regard du règlement de procédure de la CJUE, dans la mesure où le Tribunal a fait droit à sa demande et que Mondelez ne demande pas l’annulation de la décision attaquée.

Sur le pourvoi formé par Nestlé et l’EUIPO, l’avocat général rappelle que le demandeur à l’enregistrement n’a pas à rapporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage pour chaque Etat membre.

Néanmoins, l’avocat général considère qu’il ne peut être fait abstraction de marchés entiers, nationaux ou régionaux : il conviendrait de « tenir compte de l’importance géographique et de la répartition des régions dans lesquelles le caractère distinctif acquis a été établi de manière positive, afin d’assurer que les preuves à partir desquelles l’extrapolation est faite pour l’ensemble de l’Union concernent un échantillon quantitativement et géographiquement représentatif ».

Aussi, la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage sur certains marchés nationaux peut suffire pour couvrir d’autres marchés pour lesquels cette preuve n’est pas rapportée. De même, l’absence de preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage pour un Etat membre, n’exclut pas automatiquement l’acquisition du caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de l’Union européenne.

Enfin et toujours selon l’avocat général, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque n’est pas démontrée si le public pertinent d’une partie de l’Union ne la perçoit pas comme une indication de l’origine commerciale des produits et services désignés.

Au cas d’espèce, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque tridimensionnelle KitKat® n’est prouvée que pour dix pays, à savoir : l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Suède.

L’avocat général relève néanmoins que Nestlé :

  • n’a versé aucun élément établissant que les preuves rapportées pour les dix pays précités vaudraient également pour la Belgique, la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg et le Portugal ;
  • n’a pas confirmé que les preuves rapportées pour les dix pays précités pourraient également servir pour les cinq pays restants.

Dans ces conditions, il n’est, selon lui, pas possible d’extrapoler l’acquisition, par la marque tridimensionnelle KitKat®, d’un caractère distinctif par l’usage dans ces cinq Etats membres.

L’avocat général conclut donc au rejet des pourvois formés par l’ensemble des parties.

Affaire à suivre avec la décision de la CJUE …

Eve Renaud-Chouraqui
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
(2) CJUE, 16-9-2015, aff. C-215/14, Société des Produits Nestlé SA c. Cadbury UK Ltd.
(3) Virginie Brunot, « CJUE et marque tridimensionnelle : protection et limites », 11-11-2015, alain-bensoussan.com.
(4) TUE, 15-12-2016, Mondelez UK Holdings & Services c. EUIPO – Société des produits Nestlé SA.
(5) CJUE, communiqué de presse n° 50/18 du 19-4-2018.




Marques bidimensionnelles et appréciation du caractère distinctif

Marques bidimensionnelles et appréciation du caractère distinctifLa décision de la CJUE du 4 mai 2017 confirme la difficulté à obtenir l’enregistrement des marques bidimensionnelles.

Principe : les marques bidimensionnelles peuvent constituer une marque valable

Le règlement sur la marque de l’Union européenne (2) et la directive rapprochant les législations des Etats membres sur les marques (3) prévoient expressément que « tous les signes (.), notamment (.) les dessins » peuvent constituer des marques (4). Ce même principe est visé à l’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Les directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne rappellent également expressément ce principe dans les termes suivants : « En vertu de l’article 4 du RMUE, peuvent constituer des marques tous les signes, sous réserve de certaines conditions ».

Il est d’ailleurs fréquent qu’un dessin ou logotype soit déposé et enregistré à titre de marque.

Point d’achoppement : le caractère distinctif des marques bidimensionnelles

Toutefois, un signe bidimensionnel ne constitue pas automatiquement une marque valable.

Encore faut-il que le signe respecte l’une des conditions majeures de validité qui est le caractère distinctif. Selon cette notion spécifique au droit des marques, et la jurisprudence constante de la CJUE rappelée dans l’arrêt du 4 mai 2017 « le caractère distinctif d’une marque (…), signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 15 mai 2014, Louis Vuitton Malletier/OHMI, C 97/12 P, non publié, EU:C:2014:324, point 50 et jurisprudence citée) » (1).

Or, si la marque bidimensionnelle représente à plat une forme qui ne s’écarte pas de façon significative des formes habituelles ou des normes du secteur économique ou technique du déposant, elle ne pourra pas prétendre être dotée d’un caractère distinctif lui permettant d’être enregistrée valablement à titre de marque. Ce principe s’applique également aux autres types de signe, tels que les mots ou les formes tridimensionnelles.

L’appréciation concrète du caractère distinctif des marques bidimensionnelles

C’est l’amère leçon qu’a eue le déposant d’une demande d’enregistrement de l’Union européenne d’une marque bidimensionnelle représentant à plat la forme d’un emballage carré muni de bords blancs et gris, sur lequel figure une combinaison de couleurs blanche et bleue représentant une montagne enneigée sur un fond ciel bleu.

Après s’être heurté au refus d’enregistrement par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), il avait formé un recours devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE) qui avait confirmé la décision de l’EUIPO, puis un recours devant la CJUE auprès de laquelle il n’a pas réussi à obtenir un infléchissement des positions précédentes.

Au contraire, la CJUE a approuvé les juges du Tribunal de l’Union européenne d’avoir estimé que ces « différentes couleurs présentent un caractère banal, de telle sorte qu’elles ne seront perçues par le public pertinent que comme des éléments esthétiques ou de présentation, deuxièmement, que l’interprétation selon laquelle l’élément figuratif en question représente une montagne enneigée et un ciel bleu n’est pas évidente pour le consommateur pertinent, troisièmement, qu’il est notoire qu’un tel motif et un ciel bleu figurent fréquemment sur les emballages de produits tels que les produits concernés, quatrièmement, que, s’agissant des couleurs utilisées, la partie blanche pourrait également évoquer le lait, un ingrédient couramment utilisé dans les chocolats et les crèmes glacées, qui est souvent représenté sur les emballages de chocolat et, cinquièmement, que l’ajout d’une image vient naturellement à l’esprit, étant donné que le consommateur est habitué au fait que les éléments colorés soient présents sur les emballages de produits tels que les produits concernés ».

La CJUE retient donc qu’au vu de telles considérations le tribunal a pu conclure « que l’image apposée sur la marque demandée ainsi que les bords gris de l’emballage n’étaient pas de nature à conférer un caractère distinctif à cette marque et que ces éléments risquaient d’être considérés par les consommateurs comme de simples motifs décoratifs, et non comme une indication d’origine ».

Les juges de la CJUE ont considéré que le TUE n’avait pas apprécié le caractère distinctif de cette demande de marque bidimensionnelle au regard de critères non prévus ou trop stricts au regard de sa jurisprudence.

Il ne saurait donc pas assez conseiller aux déposants de toujours vérifier en amont que le signe qu’ils envisagent de déposer à titre de marque respecte le caractère distinctif au regard de la jurisprudence en vigueur, et ce d’autant plus qu’il s’agit d’une marque bidimensionnelle ou tridimensionnelle, la présence de couleurs ou de graphismes n’étant pas en soi suffisante à conférer au signe un tel caractère.

Anne-Sophie Cantreau
Audrey Cuenca
Lexing Droit des marques

(1) CJUE, 4-5-2017, Aff. C‑417/16 P, August Storck KG c./ Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
(2) Règlement UE 207/2009 du 26/2/2009
(3) Directive 2008/95/CE du 22/10/2008
(4) Directive 2008/95/CE du 22/10/2008, art. 2 ; Directive 2015/2436 du 16-12-2015, art. 3 et , Règlement UE 207/2009 du 26/2/2009, art. 4




La marque MEET ME ne séduit pas les juges

La marque MEET ME ne séduit pas les jugesLa marque MEET ME jugée faiblement distinctive par les juges européens malgré ses éléments figuratifs.

Le juge européen confirme la tendance de la jurisprudence restreignant la validité des marques dotées d’un faible caractère distinctif. La décision du Tribunal de l’Union européenne du 24 novembre 2015 relative à la marque MEET ME atteste en effet une tendance observée depuis l’arrêt de ce même tribunal du 17 décembre 2014, dit DELUXE.

Les marques faibles sont les marques constituées d’éléments, le plus souvent des mots ou des expressions, qui décrivent le produit ou le service qu’elles désignent. D’un point de vue marketing, il est en effet souvent estimé plus efficace de retenir une marque qui désigne le produit ou le service ou vante ses qualités.

Or, le droit des marques, par souci d’éviter toute appropriation déloyale d’un droit sur une expression ou un mot nécessaire à l’ensemble des acteurs économiques, refuse d’enregistrer des marques descriptives.

Pour concilier leur politique marketing avec le droit des marques, les titulaires de marque ont pris l’habitude d’ajouter des éléments figuratifs, tels qu’une typographie particulière, des couleurs, un logotype.

Cette stratégie a permis à de nombreuses marques dites faiblement distinctives d’être enregistrées et d’être expressément reconnues valables.

Toutefois, cette stratégie est fragilisée par l’appréciation plus sévère des juges communautaires illustrée par cette récente décision du 24 novembre 2015 se prononçant sur le caractère distinctif de la marque communautaire déposée notamment pour des « services personnels et sociaux d’assistance aux individus destinés à constituer, gérer et élargir leur propre réseau social ». L’OHMI en charge de l’enregistrement des marques communautaires avait rejeté cette demande d’enregistrement au motif que la marque MEET ME n’était pas distinctive.

Les juges communautaires ont confirmé cette décision en relevant notamment que « La combinaison de ces deux mots crée une combinaison de mots conforme aux règles syntaxiques et habituelle en anglais. Les éléments figuratifs de la marque MEET ME demandée, à savoir la couleur bleu ciel, la calligraphie employée, qui n’est nullement fantaisiste comme tente de le faire croire la requérante, l’inversion de la deuxième lettre « e » ou l’absence d’espace entre les éléments verbaux ne permettent pas à la marque demandée de diverger de la simple perception des deux éléments verbaux employés, à savoir « meet » et « me ». Il s’ensuit que la marque demandée ne possède pas d’originalité ou de prégnance, ne nécessite pas un effort, même minimal, d’interprétation ni ne déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent, mais se réduit à un simple message promotionnel ordinaire selon lequel les produits ou services visés par la marque demandée permettent aux consommateurs de se rencontrer ».

Il est donc conseillé aux déposants de marques de ne plus se contenter d’ajouter un élément figuratif à un mot ou une expression descriptive mais de faire preuve davantage d’effort de créativité. A défaut, ils s’exposent à un refus d’enregistrement de marque ou bien à une annulation de leurs marques existantes dites faibles.

Anne-Sophie Cantreau
Julie Feuvrier-Laforêt
Lexing Droit des marques




CJUE et marque tridimensionnelle : protection et limites

CJUE et marque tridimensionnelle : protection et limitesLa CJUE a rappelé que la marque tridimensionnelle ne peut servir à conférer un monopole sur une solution

technique.

Exploitant la barre chocolatée Kit Kat depuis de nombreuses années, la société Nestlé a déposé au Royaume-Uni une marque tridimensionnelle correspondant à la forme du produit, à savoir quatre barres reliées entre elles. La société Cadbury s’étant opposée à l’enregistrement de cette marque, qu’elle considérait comme dépourvue de distinctivité, la Haute Cour de Justice a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles relatives à l’appréciation de la distinctivité d’une marque tridimensionnelle.

L’arrêt du 16 septembre 2015 est l’occasion pour la CJUE de rappeler le principe selon lequel le droit exclusif et permanent conféré par une marque ne peut servir à conférer au titulaire d’une marque « un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit ».

C’est pourquoi, le législateur a entendu écarter de la protection à titre de marque, les signes exclusivement constitués par la forme :

  • imposée par la nature du produit ;
  • nécessaire à l’obtention d’un résultat technique par la nature du produit ;
  • qui donne une valeur substantielle au produit.

Appelée à se prononcer sur la validité d’une marque tridimensionnelle dont trois caractéristiques essentielles sont susceptibles d’entrer dans le champ de ces exclusions, la CJUE énonce que les motifs de refus s’appliquent, non à une caractéristique mais « pleinement à la forme en cause ».

Bien que l’Office des marques britannique ait relevé l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la forme déposée, il avait accepté l’enregistrement retenant que cette forme avait acquis un caractère distinctif par son usage depuis 1935. Comme toute marque, la marque tridimensionnelle est susceptible d’acquérir une distinctivité par l’usage qui en est fait et la perception qu’en a le public.

S’agissant généralement d’un signe ne comportant pas d’élément verbal, la forme est utilisée en association avec d’autres signes distinctifs : la question se pose de savoir si l’usage de la marque tridimensionnelle comme partie d’une marque complexe ou associée à une autre marque – verbale par exemple- constitue un usage susceptible de démontrer la distinctivité du signe et partant, sa validité.

A cette question, la CJUE indique que l’acquisition du caractère distinctif de la marque peut parfaitement être rapportée par un usage du signe tridimensionnel combiné ou associé à un autre signe. Cependant, la CJUE rappelle que la marque a pour fonction essentielle de permettre au consommateur de distinguer sans confusion possible l’origine du produit marqué des produits ayant une autre provenance.

La marque tridimensionnelle n’échappant pas à cette condition, il appartient au demandeur de démontrer que les milieux intéressés perçoivent le produit désigné par la forme déposée comme provenant d’une entreprise déterminée, indépendamment de tout usage en association avec un autre signe.

Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle




Marque : la difficile protection des expressions descriptives

Marque : la difficile protection des expressions descriptivesSelon les dispositions de l’article L.711-2, a) et b) du Code de la propriété intellectuelle, un signe ne peut pas être valablement enregistré en tant que marque s’il est, dans le langage courant ou professionnel, « exclusivement la désignation nécessaire, générique, ou usuelle du produit ou du service » ou encore, s’il peut « servir à désigner une caractéristique du produit ou service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ».

Au visa de cet article, la Cour d’appel de Paris a prononcé le 14 octobre 2014, la nullité partielle de la marque française n° 3 436 367 pour l’ensemble des services des classes 36, 37, 39 et 42 relatifs ou susceptible d’être relatifs au domaine de l’immobilier (1). Cette décision est à mettre en perspective avec celle rendue par le Tribunal de grande instance de Paris le 28 novembre 2013 prononçant la nullité de la marque verbale « vente-privée.com » et souligne la tendance actuelle des juges du fond à mettre un frein au dernier artifice usuel qui permettait à des signes verbaux dépourvus de distinctivité de prétendre, en combinaison avec un élément figuratif, à une protection valable à titre de marque.

La Cour d’appel de Paris a considéré que la combinaison avec les couleurs simples blanche et rouge n’est pas de nature à permettre à la marque dans son ensemble de distinguer les produits ou services visés diffusés sur le marché et qu’elle « est donc, dans ce domaine spécifique, compte tenu de son caractère usuel et descriptif pour cette catégorie de produits et services, dépourvue de caractère distinctif au regard des exigences de l’article L.711-2, a) et b) ».

Cette appréciation d’une marque semi figurative est à notre connaissance une première dans la mesure où jusqu’alors l’élément figuratif a souvent « sauvé » d’une annulation certaine un signe verbal dépourvu de tout caractère distinctif.

Pour autant, le titulaire de la marque en cause pourrait encore tenter de démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. En effet selon l’alinéa c) de l’article L.711-2 du CPI « le caractère distinctif peut (.) être acquis par l’usage ». Pour se prévaloir de ces dispositions, encore faudra-t-il que cet usage ne soit pas contestable et qu’il soit étayé par des preuves pertinentes permettant de démontrer que dans l’esprit du public, le signe a acquis une nouvelle signification et est de ce fait devenu apte à identifier le produit ou service visé par la marque.

Les juges ont refusé de reconnaître un tel usage pour la marque semi-figurative au motif notamment que « les sociétés intimées ne versent aux débats aucun élément significatif (étude, sondage d’opinion…), (.) qu’elles ne donnent aucune précision sur l’importance et la notoriété, en durée et en intensité, de la diffusion du magazine SE LOGER ».

L’attention est donc attirée sur le fait qu’au moment de la demande d’enregistrement le déposant devra être particulièrement vigilant dans le choix des éléments, tant verbaux que figuratifs, qui composeront sa marque sauf à disposer déjà de preuves tangibles que la marque a acquis par l’usage un caractère distinctif en relation avec les produits et services revendiqués, cette preuve restant difficile au regard des dernières décisions précitées.

Anne-Sophie Cantreau
Claudine Salomon
Lexing Droit des marques

(1) CA Paris 14-10-2014, Pôle 5, ch.1 n°13/10534 ; TGI Paris 28-11-2013, 3e ch., 1e sect.




Apple Store ou la définition extensive de la marque…

Apple Store ou la définition extensive de la marqueA travers Apple Store, la société américaine Apple Inc. est connue pour la politique extensive de protection des marques. Connue pour sa politique extensive de protection de ses droits de propriété industrielle tant en matière de brevets – cf. la bataille judiciaire l’opposant à la société Samsung (1) – que de marques, la société américaine Apple Inc. vient de franchir un nouveau pas en obtenant la protection, à titre de marque, de ses boutiques Apple Store.

Titulaire de milliers de marques allant des classiques noms de ses produits – iphone, ipad, icloud, app store… – à leur moindre détails figuratifs – forme de bouton, icones, angles arrondis, etc., la société à la pomme vient en effet d’obtenir de l’USPTO (office américain des marques et brevets), l’enregistrement d’une marque figurative ayant pour objet de protéger « la conception et le design d’un magasin » (2).

La décision d’enregistrement a de quoi surprendre. En effet, si tout signe susceptible de représentation graphique est susceptible de constituer une marque, encore faut-il que ce signe soit apte à remplir sa fonction essentielle, à savoir permettre l’identification d’origine des produits et services visés.

Ainsi, si l’on s’en rapporte à sa définition française, « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :

    a) Les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
    b) Les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
    c) Les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. »

C’est ainsi que, par un arrêt du 11 janvier 2000, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt prononçant la nullité d’une marque portant sur l’agencement d’une parfumerie, rappelant que « la protection à titre de marque de la forme caractéristique d’un bâtiment dans lequel on propose le service désigné au dépôt est légalement possible dès lors que cette forme est précise et arbitraire pour désigner le service en cause » et que tel n’est pas le cas du signe reproduisant « l’intérieur d’un magasin avec de très nombreux éléments, sans qu’on puisse déterminer lesquels d’entre eux seraient distinctifs pour désigner des services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie » (3).

La notion de marque au sens du Lanham Trademark Act américain n’est pas différente. Si celui-ci n’exclut a priori aucun signe, encore faut-il que celui-ci soit susceptible de distinguer les produits du demandeur de la marque de ceux des tiers (4).

Ainsi, au sens du trademark Act, la marque de produit déposée (trademark) comme la marque de service (service mark) peut être constituée de tout mot, nom, symbole ou dispositif, ou toute combinaison de ceux-ci (utilisé par une personne ou qu’une personne entend utiliser dans le commerce) permettant d’identifier et de distinguer les produits ou services du demandeur de ceux des tiers, ainsi que d’en indiquer l’origine (5).

On peut dès lors s’interroger sur l’aptitude de la marque correspondant au concept store de la société Apple à constituer une marque valable pour identifier et distinguer les « services de magasin de vente au détail d’ordinateurs, de logiciels, de périphériques d’ordinateurs, de téléphones portables, de produits électroniques grand public ainsi que des services de démonstration des produits précités ».

La question est délicate, y compris pour l’Office américain des marques, qui n’a fait droit à la demande d’enregistrement qu’après deux refus successifs.

Si le signe désormais protégé fait l’objet d’une description particulièrement longue, celle-ci n’apparaît pas pour autant des plus précises et il y a fort à parier que la validité de cette marque donnera lieu à débat en cas d’action fondée sur cette dernière…

(1) Voir notre article du 12-10-2012
(2) Copie de la marque US85036990, 22-1-2013
(3) Cass. com. 11-1-2000 n° 97-19604
(4) Trademark Act, 15 USC § 1052.
(5) Trademark Act, 15 USC § 1127.




Les marques et le design : l’UE se prononce

les marques et le designL’Union européenne se prononce sur les marques et le design. Pour la première fois, le 6 octobre 2011, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) a appliqué la disposition rarement utilisée du Règlement sur la marque communautaire (RMC) (1) qui exclut de la protection par le droit des marques « les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».

Les marques et le design d’un signe tridimensionnel

Le signe tridimensionnel, objet de l’affaire, est constitué de la forme d’un haut-parleur aux contours ultra-design, qui le distingue fortement des hauts-parleurs existant sur le marché. Forte des caractères non usuel et non strictement dictés par des impératifs techniques, la société Bang & Olufsen avait déposé une demande de marque communautaire constituée de cette forme, comme le permet le règlement précité (2).

Se heurtant au refus formel de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur, mais pugnace, la société Bang & Olufsen saisit le TUE d’un recours en annulation. Sa pugnacité s’est révélée être téméraire, le TPICE a rejeté son recours.

Pour confirmer le refus de l’OHMI, le TUE relève que le design des hauts-parleurs est particulièrement élaboré et que le déposant promeut son produit par ses caractéristiques esthétiques (3), tous éléments qui conduisent le TUE à décider que la forme donne une valeur substantielle aux hauts-parleurs, est déterminante dans la décision d’achat du consommateur et par conséquent entre dans le champ d’application de l’article précité du RMC.

Les marques et le design : un monopole illimité ?

L’exclusion des formes conférant au produit sa valeur substantielle du périmètre de protection par le droit des marques est sous-tendue par l’intérêt général d’éviter que la protection conférée par le droit des marques n’entraîne un monopole potentiellement illimité sur de telles formes (4), dans la mesure où une marque est indéfiniment renouvelable, alors que la protection légale « naturelle » d’une forme est le droit des dessins et modèles qui limite la durée du monopole d’exploitation sur celle-ci à 25 ans.

En conclusion, une forme ne peut être protégée par le droit des marques que si elle présente un caractère distinctif, en particulier non usuel, et non exclusivement dicté par des considérations techniques. Toutefois, sa distinctivité ne devra pas conférer au produit une valeur substantielle, au risque de tomber sous le joug de l’interdiction appliquée par l’arrêt du TUE du 6 octobre 2011. Le curseur semble difficile à appréhender.

C’est sans doute cette difficulté qui explique que, dans son étude « Study on the Overall Functionning of the European Trademark System » (5), le Max Planck Institute propose de supprimer cette cause de refus. Le RMC pourrait donc, à l’avenir, être modifié sur ce point.

(1) Art. 7, paragraphe 1, sous e), iii) du règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) devenu le règlement (CE) 207/2009.
(2) Art. 4 du règlement (CE) n°40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1) devenu le règlement (CE) 207/2009
(3) TUE T-508-08 6-10-2011 Bang et Olufsen c. OHMI, points 73 à 75.
(4) TUE T-508-08 6-10-2011 Bang et Olufsen c. OHMI, point 66.
(5) Max Planck Institute, Study on the Overall Functionning of the European Trademark System, 15 02 2011.




Droit des marques : DIVX est une marque valable

Par un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour d’appel de Paris a reconnu la validité de la marque DivX, venant ainsi récompenser les efforts de son titulaire pour défendre ses droits.

Genèse de l’affaire : la société Demsa, distributeur des produits fabriqués par la sociétés Akai, offrait à la vente des appareils marqués Akai revêtus du logo Divx. Attaquées en contrefaçon de la marque DivX par la société Divx Inc., les sociétés Demsa et Akai ont déplié l’éventail de tous les moyens de droit susceptibles de conduire à l’invalidation de la marque : action en nullité pour défaut de caractère distinctif, action en déchéance pour dégénérescence, action en déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse.

C’était là encore l’occasion pour les juges de se prononcer sur le caractère distinctif d’un signe employé dans le langage de façon si courante pour désigner une technologie innovante que sa protection à titre de marque était susceptible d’être remise en cause.

C’est avec ferveur que la Cour d’appel de Paris rejette l’ensemble des moyens d’invalidation de la marque DivX, relevant notamment, s’agissant de la nullité pour défaut de caractère distinctif, qu’à la date du dépôt, il existait d’autres noms de codecs, et que le signe DivX n’est apposé que sur les produits de la société Divx. En outre, de façon tout à fait classique, la Cour souligne que l’action en déchéance pour dégénérescence ne peut être accueillie au regard des nombreuses diligences accomplies par le titulaire de la marque pour défendre sa marque.

Sur le terrain de la contrefaçon, la Cour d’appel de Paris retient, sans surprise, que l’exception de référence nécessaire prévue par l’article L713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle ne peut être admise au cas d’espèce dans la mesure où non seulement le terme DivX n’est pas générique mais, bien plus, les défenderesses apposaient, sans autorisation de la société DivX Inc., la marque DivX sur leurs produits alors que ceux-ci ne contenait pas le codec de la société DivX.

La Cour d’appel de Paris confirme donc le jugement de première instance, et condamne les sociétés Akai et Demsa à verser à la société Divx Inc. 350 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de contrefaçon.

Cette décision met en lumière l’impérieuse nécessité de défendre ses droits de marque, en agissant de manière systématique contre tout usage non autorisé et susceptible de conduire au glissement de qualification d’un droit de marque vers celle de mot usuel et générique, ce risque étant manifeste lorsqu’une marque est associée à une technologie qui se déploie avec grand succès.

CA Paris 12 janvier 2011 Sté Demsa et Sté Akai c/ Sté Divx




En matière de marques, vanter n’est pas distinguer

 

En matière de marques, vanter n'est pas distinguerLes marques qui louent les mérites des produits ou services qu’elles désignent rencontrent rarement la faveur des 
juges communautaires.

La société France Télécom a très récemment été concernée par cette jurisprudence. Elle avait déposé la demande de marque communautaire UNIQUE pour désigner des produits et des services de télécommunication relevant des classes 9, 35 et 38. La demande en question a été rejetée par la division d’opposition de l’OHMI, puis par la Chambre des recours de ce même office, sur le fondement de l’article 7, § 1, sous b), et § 2 du règlement n° 40/94/CE sur la marque communautaire [devenu article 7, § 1, sous b), et § 2, du règlement n° 207/2009], qui ont estimé que la marque demandée n’avait pas de caractère distinctif dans les parties francophones et anglophones de la Communauté européenne pour les produits et services en cause, en raison de son caractère banal et laudatif.

Le recours de France Télécom devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes ne lui a pas permis de surmonter les deux refus susvisés. Le TPICE analyse le caractère distinctif du signe UNIQUE au regard de la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service marqué. Il qualifie cette fonction d’intérêt général qui sous-tend l’exigence de caractère distinctif d’un signe déposé à titre de marque.

Il est de principe que le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié notamment par rapport aux produits et/ou services désignés par la marque. Or, un signe laudatif n’est généralement pas lié à un type particulier de produit ou de service. Il s’agit d’un terme général. En tant que tel, il n’est donc pas nécessairement descriptif. À cet égard, et au cas d’espèce, pour retenir que le signe UNIQUE est dépourvu de distinctivité, les juges prennent le soin de préciser que la particularité selon laquelle les signes laudatifs ne fournissent pas directement d’information sur la nature des produits et services visés est insuffisante pour lui conférer ce caractère distinctif.

Les signes laudatifs usuels et banals tels qu’UNIQUE ont la particularité intrinsèque de fournir une information promotionnelle, qui ne répond pas la fonction essentielle de la marque. La présente motivation du TPICE conduit à considérer que les signes laudatifs doivent être appréhendés comme intrinsèquement dépourvus de caractère distinctif, ce qui constitue une différence d’appréciation du même tribunal en matière de slogans publicitaires.

TPICE, 7e ch., 23-9-2009, aff. T-396/07

Paru dans la JTIT n°97/2010

(Mise en ligne Février 2010)

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