L’EURid et l’EUIPO renforcent la protection des noms de domaine

l’EURid et l’EUIPOL’EURid et l’EUIPO collaborent pour offrir aux titulaires de marques de l’Union européenne un nouveau service de surveillance de noms de domaine.

Dans le prolongement d’une première lettre de collaboration en 2016, l’EURid, l’association chargée par l’Union européenne de l’enregistrement des noms de domaine internet « .eu », et l’EUIPO, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle chargée de l’enregistrement des marques de l’Union européenne, poursuivent leurs efforts afin de limiter les utilisations frauduleuses des noms de domaine .eu (1).

Le début de la collaboration entre l’EURid et l’EUIPO

En 2016, l’EURid et l’EUIPO avaient formalisé une collaboration permettant de proposer une gamme élargie de services aux demandeurs de marques de l’Union européenne.

Dans ce cadre, les demandeurs se sont vus proposer la possibilité de vérifier si le nom de domaine .eu correspondant à la marque déposée était disponible et de l’enregistrer ensuite auprès des bureaux d’enregistrement accrédités.

L’objectif était clair : faciliter la protection des signes distinctifs afin que les demandeurs de marques disposent de la faculté rapide de réserver le nom de domaine correspondant à la marque dont le dépôt était demandé.

Cependant, la publication anticipée des demandes de dépôt de marques de l’Union européenne a fait augmenter la pratique de cybersquatting de nom de domaine.

Pour précision, le « cybersquatting » consiste en l’enregistrement abusif et/ou spéculatif d’un nom de domaine correspondant à un droit antérieur comme une marque enregistrée, une dénomination sociale ou un patronyme.

Ainsi, l’outil, dévoyé de sa fonction, a permis à des tiers de mauvaise foi d’avoir accès, de manière facilitée, aux demandes de marques de l’Union européenne en cours d’examen et partant, d’avoir une longueur d’avance par rapport aux demandeurs des marques sur la réservation du nom de domaine correspondant.

Cette pratique n’a fait qu’augmenter au fil du temps.

Selon l’OMPI, un nombre record de 3447 plaintes pour cybersquattage, soit une augmentation de 15% par rapport à l’année précédente, a été enregistré en 2018.

Parmi ces plaintes, on retrouve celles déposées par des demandeurs de marques de l’Union européenne, en réaction à la réservation abusive du nom de domaine .eu correspondant à la marque déposée.

Selon l’OMPI, les sites web correspondant sont souvent liés à la vente de contrefaçons, au hameçonnage ou à d’autres activités frauduleuses, ainsi qu’à toutes sortes atteintes aux marques en ligne (2).

Une collaboration renforcée

Devant l’ampleur de ce phénomène, l’EURid et l’OMPI ont décidé de renforcer une nouvelle fois leur collaboration et d’élargir l’éventail des services proposés aux demandeurs de marques de l’Union européenne.

Ainsi et depuis le 18 mai 2019, les titulaires de marques de l’Union européenne disposent de la possibilité de recevoir des alertes dès la demande de réservation d’un nom de domaine reproduisant la marque déposée.

Ces derniers n’ont plus besoin d’effectuer des recherches par eux-mêmes et sont informés rapidement et peuvent prendre des mesures contre cet enregistrement. L’espace en ligne des titulaires devient donc davantage fiable et protecteur.

Parallèlement, ce nouvel outil permettrait de détecter plus rapidement les enregistrements multiples de noms de domaine réalisés de mauvaise foi et partant, d’engager toutes actions utiles.

Eve Renaud-Chouraqui
Sarah Rosenbach
Lexing Concurrence Propriété industrielle contentieux

(1) EUIPO, Post du 20-5-2019
(2) OMPI, Communiqué du 20-3-2019




Combinaison de couleurs : Red Bull voit ses marques annulées

combinaison de couleursLe TUE confirme l’annulation par l’EUIPO de deux marques de l’Union européenne constituées d’une combinaison de couleurs.

Les marques objets du litige

En 2003 puis en 2005, la société Red Bull GmbH dépose une marque de l’Union européenne constituée d’une combinaison de deux couleurs. Ces deux marques sont enregistrées respectivement en 2005 et 2011, pour des boissons énergétiques en classe 32 de la Classification internationale de Nice.

La combinaison des deux couleurs figurant au dépôt de chacune de ces marques est la suivante :

Cette combinaison de couleurs est accompagnée, du code de chacune des couleurs ainsi que de la description suivante (1) :

  • pour la première marque : «la proportion des couleurs est d’environ 50% – 50%» ;
  • pour la seconde marque : «les deux couleurs seront appliquées dans proportions égales et juxtaposées».

La procédure

En septembre 2011, la société polonaise Optimum Mark sp. z.o.o dépose auprès de l’EUIPO une première demande d’annulation totale de la première marque, puis en septembre 2013 une seconde demande d’annulation totale de la seconde marque, aux motifs que (i) les combinaisons de couleurs enregistrées ne satisfont pas aux exigences de représentation (graphique) du signe, telles que précisées par la jurisprudence en interprétation de l’article 4 du règlement n°207/2009 (2) (remplacé aujourd’hui par l’article 4 du règlement n°2017/1001 (3)) et que (ii) les descriptions fournies par Red Bull autoriseraient de nombreuses combinaisons possibles des proportions d’ «environ 50%-50%» (1ere marque) ou n’indiqueraient pas le type d’agencement selon lequel les couleurs devaient être appliquées sur les produits dans la mesure où le terme «juxtaposées» pouvait être compris comme « placées côte à côte» ou «traitées conjointement pour créer un effet de contraste» (2e marque), ce qui les rendaient incomplètes, imprécises et impropres à permettre aux consommateurs de réitérer, «avec certitude», une expérience d’achat.

La division d’annulation de l’EUIPO, puis la chambre de recours de l’EUIPO ont favorablement accueilli les demandes de la société polonaise Optimum Mark sp. z.o.o et ont déclaré nulles les deux marques de l’Union européenne contestées.

Devant le TUE, la société Red Bull n’est pas parvenue à convaincre les juges de la validité de ses marques de l’Union européenne qui sont définitivement invalidées.

L’importance de la représentation des combinaisons de couleurs

La décision du TUE porte sur l’interprétation de l’article 4 du règlement n°207/2009 applicable dans la présente affaire (2). Selon cet article, le signe d’une marque doit être représenté de manière graphique et selon la jurisprudence constante rendue en interprétation de cet article, la représentation graphique doit être claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective et comporter un agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante (4).

Aujourd’hui, et depuis le 1er octobre 2017, l’exigence de représentation graphique est supprimée de l’article 4 du règlement n°2017/1001 (3). En revanche, ce nouvel article 4 précise que le signe doit être «représenté dans le registre des marques de l’Union européenne (ci-après dénommé « registre ») d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires», formule qui synthétise la jurisprudence rendue sous l’empire des anciens règlements 40/94 puis 207/2009.

S’appuyant sur l’arrêt Heidelberger Bauchemie qui a été le premier arrêt de la CJUE à se prononcer sur les conditions de représentation graphique d’une combinaison de couleurs déposée à titre de marque (5), le TUE rappelle ici qu’ «afin de déterminer de manière exacte l’objet de la protection conférée par une marque de l’Union européenne consistant en une combinaison de couleurs en tant que telles, ces dernières doivent être représentées selon un agencement ou un schéma spécifique, associant les couleurs de manière prédéterminée et constante, et ce afin d’empêcher de nombreuses combinaisons différentes de celles qui ne permettraient pas au consommateur d’appréhender et de mémoriser une combinaison particulière».

Le TUE souligne que cette condition est «conforme, premièrement, à la nécessité que la marque puisse remplir sa fonction d’indication d’origine en étant perceptible et reconnaissable par les consommateurs lorsqu’elle est apposée sur les produits, compte tenu du fait que les couleurs sont normalement une simple propriété des choses et sont utilisées généralement pour leur pouvoir attractif ou décoratif, sans véhiculer une signification quelconque, deuxièmement, à l’exigence de sécurité juridique, en ce sens qu’elle permet aux autorités compétentes ainsi qu’aux opérations économiques de connaître avec clarté et, précision la nature des signes constitutifs d’une marque et les droits des tiers, et troisièmement, à l’exigence d’éviter de restreindre indûment la disponibilité des couleurs dans les pratiques commerciales, en créant des monopoles en faveur d’une seule entreprise».

Au regard de ces principes, le TUE a considéré que la représentation graphique des combinaisons de couleurs déposées dans la présente affaire était «une simple juxtaposition de deux ou plusieurs couleurs (.) désignées de manière abstraite et sans contour, autorisant plusieurs combinaisons différentes des deux couleurs» qui ne présentait donc pas les caractères de précision et de constance requises par l’article 4 du règlement 207/2009 (devenu l’article 4 du règlement 2017/1001).

Le TUE a en outre observé que les représentations des marques figurant sur les dépôts de marques présentaient des différences non négligeables avec l’usage réel de la combinaison de couleurs sur les produits de la requérante, «la juxtaposition de deux bandes verticales, l’une de couleur bleue à gauche et l’autre de couleur argent à droit, n’étant aucunement reproduite sur les produits de la requérante».

La nécessité d’une description de la combinaison de couleurs

Le TUE a également examiné les descriptions qui accompagnaient les représentations graphiques des combinaisons de couleurs et considéré qu’elles «n’apportaient pas de précision supplémentaire concernant l’agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante et interdisant plusieurs combinaisons différentes de ces couleurs».

A cet égard, le TUE observe que si la description d’un signe n’est pas une obligation lors du dépôt d’une marque, en revanche, dans certains cas, elle peut être nécessaire, rappelant sur ce point l’arrêt Libertel (6). Tel est le cas «lorsque l’agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante ne ressort pas de la représentation graphique et que cette dernière ne permet donc pas de définir clairement l’objet de la protection».

Le TUE précise également que lorsqu’une description est présente dans une demande d’enregistrement de marque, elle «doit être examinée conjointement avec la représentation» de la marque, elle fait partie intégrante de la représentation de la marque.

Mais, en l’espèce le TUE estime que la description fournie pour chacune des marques est imprécise et ne permet pas de définir un agencement des couleurs prédéterminé et constant «non seulement en raison des proportions différentes entre ces couleurs, mais également en raison de la position différente dans l’espace de ces couleurs présentes dans les mêmes proportions».

Le TUE relève en particulier que le terme de «juxtaposition» retenu par la déposante dans l’une des descriptions de ses marques, ne constitue pas un agencement systématique des couleurs dans la mesure où la juxtaposition des couleurs peut «prendre différentes formes donnant lieu à des images ou à des schémas différents, tous respectant des «proportions d’environ 50% – 50 %» ou d’ «égales proportions» ». En outre, «l’indication des proportions dans la description des marques contestées ajoute uniquement l’information selon laquelle l’occupation de l’espace par les deux couleurs, quelle que soit la forme sous laquelle la juxtaposition se présente, sera telle que chaque couleur en occupera la moitié».

Le TUE ajoute qu’ «il aurait été nécessaire, en l’espèce, de fournir une description expresse de l’agencement systématique associant les couleurs de manière constante et prédéterminée».

La nature intrinsèque particulière des marques constituées de combinaison de couleurs

Cette motivation est à mettre en perspective avec la nature particulière des marques constituées de combinaisons de couleurs, par opposition aux marques plus classiques que sont les mots ou combinaisons des mots.

En effet, le TUE insiste sur le fait que les marques de couleurs qui «ont une capacité intrinsèque limitée (.) à véhiculer une quelconque signification précise et donc à indiquer l’origine commerciale d’un produit ou d’un service». Par conséquent, il est important que «l’objet de la protection conférée par la marque en cause soit défini avec un degré de précision approprié. Les marques de couleur en tant que telle se différencient ainsi d’autres types de marques qui sont, par nature, plus précises et davantage susceptibles de véhiculer une signification. Partant, compte tenu de la nature et des caractéristiques intrinsèques des marques de couleur en tant que telle, l’exigence que l’objet de la protection conférée par de telles marques soit défini avec un degré de précision approprié ne saurait constituer une violation du principe d’égalité».

Ce degré de précision suppose donc pour le juge de l’Union européenne que le signe de la marque qui est composé d’une combinaison de couleurs soit décrit car «les marques de couleur en tant que telle ne sont limitées ni dans l’espace, ni par la forme, contrairement aux marques tridimensionnelles, ni par les contours, à l’inverse des marques figuratives, et elles s’extériorisent de manière visuelle et non pas par des caractères, comme les marques sonores ou verbales. Dans une combinaison de couleurs, le seul emplacement dans l’espace sans contours possible est la juxtaposition selon différents agencements. Les seules précisions qui peuvent être apportées sont ainsi les nuances spécifiques des couleurs concernées et les proportions dans lesquelles elles se présentent les unes des autres. Une telle représentation a pour conséquence un objet de protection conféré par la marque trop vaste, qui se concilie mal avec l’impératif de disponibilité des couleurs et qui doit, par conséquent, être précisé, dès le dépôt de la demande d’enregistrement, en ce qui concerne l’agencement systématique associant les couleurs de manière prédéterminée et constante».

Conclusion

L’arrêt du TUE s’inscrit dans la jurisprudence constante en matière d’appréciation de la représentation d’un signe déposé à titre de marque, initié par l’arrêt Sieckmann (4) et rappelle l’attention toute particulière qui doit être apportée à la représentation des signes déposés à titre de marque et notamment ceux qualifiés de signes non traditionnels. Cette décision est à rapprocher de la Communication commune sur les représentations des nouveaux types de marques publiée le 1er décembre 2017 (7).

Il convient de retenir de cet arrêt qu’une combinaison de couleurs peut être valablement enregistré à titre de marque uniquement si le déposant fournit, lors du dépôt,

  1. les codes couleurs selon un code international reconnu et,
  2. une description permettant d’identifier le seul agencement associant les couleurs de manière prédéterminée et constante.

A cet égard, la décision contient un indice intéressant. En effet, elle relève que la chambre des recours de l’EUIPO aurait statué différemment si la société Red Bull avait décrit, comme elle l’a fait dans son argumentation en défense, de façon expresse que «la représentation graphique de la marque demandée (…) montrait les couleurs bleue à gauche et argent à droite et que celles-ci étaient juxtaposées, à savoir divisées par une ligne centrale verticale dans des proportions égales».

A cet égard, les déposants peuvent également s’inspirer de la marque de l’Union européenne de couleurs n°017694076 qui a été enregistrée par l’EUIPO récemment.

Cette marque qui a été déposée avec le code de chacune des couleurs, ainsi que la description suivante «La marque se compose de cinq rayures alignées à l’horizontale en bleu « CMYK 91, 53, 0, 0 » (similaire à « HKS 39 » ou « Pantone 660 »), blanc « CMYK 0, 0, 0, 0 », rouge « CMYK 0, 90, 86, 0 » (« HKS 22 » ou « Pantone Red 032 »), blanc « CMYK 0, 0, 0, 0 », gris « CMYK 0, 0, 0, 50 ». La rayure bleue et la rayure grise sont séparées chacune de la rayure rouge par une rayure blanche d’une épaisseur de 0,3 fois leur épaisseur. Les rayures présentent un rapport de largeur entre elles (bleu/rouge/gris) de 1,0 ŕ 0,1 ŕ 1,0.» a été acceptée par l’EUIPO (8).

Anne-Sophie Cantreau
Audrey Cuenca
Lexing Propriété industrielle Marques et noms de domaine

(1) TUE 30-11-2017 Aff. T-101/15 et T-102/15, Red Bull – Marques/EUIPO
(2) Règlement (CE) n°207/2009 du 26-2-2009 sur la marque communautaire (abrogé).
(3) Règlement (UE) n°2017/1001 du 14-6-2017 sur la marque de l’Union européenne (JOUE L 154 du 16.6.2017, p. 1–99)
(4) CJUE 12-12-2002, Aff. C-273/00, Sieckmann
(5) CJUE 24-6-2004, Aff. C-49/02, Heidelberger Bauchemie
(6) CJUE 6-5-2003, Aff. C-104/01, Libertel
(7) Communication commune sur les représentations des nouveaux types de marques du 01-12-2017, 10 p.
(8) Extrait des bases de données de l’EUIPO : marque UE n°017694076.




Messi : la renommée du joueur permet l’enregistrement de sa marque

renommée du joueurLe TUE juge que la renommée du joueur MESSI neutralise les similitudes entre sa marque et la marque antérieure MASSI.

Le conflit entre les marques antérieures MASSI et la demande de marque MESSI

En 2011, le joueur de football Lionel Messi a déposé une demande d’enregistrement de la marque de l’Union Européenne reproduite ci-contre devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour désigner notamment des vêtements, des chaussures et des articles de gymnastique et de sport.

Le titulaire de plusieurs marques de l’Union Européenne verbales «MASSI», enregistrées pour des produits identiques et similaires et notamment pour des vêtements, des chaussures, des casques de cyclistes, des tenues de protection et des gants, a formé opposition contre cette demande de marque.

Marque MESSI

Ayant favorablement accueilli cette opposition et l’EUIPO a rejeté la demande de marque de Lionel Messi (1). Ce dernier a alors déposé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par l’EUIPO (2).

L’EUIPO a en effet considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en présence car les éléments dominants des marques en cause («MASSI» / «MESSI») étaient quasiment identiques visuellement et phonétiquement.

En 2016, Lionel Messi a sollicité l’annulation de cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE).

La renommée du joueur neutralise les similitudes visuelles et phonétiques

Par une décision du 26 avril 2018 (3), le Tribunal annule la décision de l’EUIPO.

Le TUE procède à un examen tripartite l’amenant à apprécier les ressemblances entre les signes sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels.

De manière logique, le Tribunal confirme les conclusions de l’EUIPO concernant les similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit.

Sur le plan visuel, le Tribunal considère que même si les signes sont similaires, il est possible de considérer que cette similitude est moyenne au vu des éléments figuratifs présents dans la marque demandée.

Le Tribunal confirme par ailleurs que les signes en conflit sont très similaires phonétiquement.

Cependant, le Tribunal revient sur les conclusions de l’EUIPO sur l’appréciation des similitudes conceptuelles, apportant un éclairage nouveau sur ce point.

L’EUIPO avait en effet conclu qu’une différentiation conceptuelle entre les signes «MESSI» et «MASSI» ne serait opérée, le cas échéant, que par une partie du public, à savoir le public s’intéressant au sport et connaissant donc le footballeur.

Or le Tribunal estime que la renommée du joueur dépasse le domaine du sport :

Le public pertinent est composé des consommateurs moyens de l’Union, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, qui achètent des vêtements, des articles de sport et des dispositifs de protection, il est erroné de considérer que la renommée dont jouit Lionel Messi ne concerne que la partie du public qui s’intéresse au football et au sport en général.

Le Tribunal souligne enfin qu’il convient de tenir compte du fait que les produits visés par les signes en conflit sont, notamment, des articles et des vêtements de sport et qu’il paraît peu vraisemblable qu’un consommateur moyen de ces produits ne connaisse pas Lionel Messi.

Il en conclut qu’une partie significative du public pertinent associera le signe « MESSI » au nom du célèbre footballeur et percevra le signe « MASSI » comme conceptuellement différent.

La décision T-554/14 va plus loin en en concluant à l’absence de confusion entre les signes en conflit, dans la mesure où, selon le Tribunal, leurs différences conceptuelles sont, en l’espèce, suffisamment importantes pour neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques.

La renommée du joueur de football lui permet donc in fine d’enregistrer sa marque.

Anne-Sophie Cantreau
Claire Deramoudt
Lexing Droit des marques

(1) EUIPO, 12-06-2013, B 001938458.
(2) EUIPO, 23-04-2014, R1553/2013-1.
(3) TUE, 26-04-2018, T-554/14.




Les effets du Brexit sur les marques de l’Union européenne

Marques de l’Union européenneLes conséquences du Brexit pour les marques de l’Union européenne et les dessins et modèles communautaires se précisent.

Le Royaume Uni devrait devenir un pays tiers à l’Union européenne à compter du 30 Mars 2019

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni notifiait au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne.

Conformément à l’article 50(3) du Traité de l’Union européenne, les traités de l’Union « cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification » de cet Etat au Conseil européen, sauf si ce dernier, « en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai » (1).

En application de ce texte, le Royaume-Uni devrait donc devenir un Etat tiers à l’Union européenne à compter du 30 mars 2019, minuit (« date de retrait »), même si en l’état actuel des négociations de l’accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, les parties se heurtent à de nombreuses difficultés qui laissent présager que l’obtention d’un accord venant régler les modalités de sortie de l’Union européenne (2) n’interviendra pas avant le délai de deux ans prévu par le Traité.

C’est dans ce contexte de négociations tendues avec le Royaume-Uni, notamment sur les aspects de droit de propriété intellectuelle, que la Commission européenne est venue rappeler, dans un avis paru le 1er décembre 2017 (3) que la législation applicable aux pays membre de l’Union en matière de marques et de dessins et modèles, telles que le Règlement (EU) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne et le Règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires ne s’appliquera plus au Royaume Uni, à défaut d’accord de retrait ratifié sur ces aspects avant la date de retrait.

Conséquences radicales pour les marques de l’Union européenne et les dessins et modèles communautaires

Les conséquences sont radicales.

En effet, en l’absence d’accord de retrait ratifié, les marques de l’Union européenne enregistrées ainsi que les dessins et modèles communautaires enregistrés ou non enregistrés, avant la date de retrait, continueront d’être valables sur le territoire des 27 états membres de l’Union européenne mais ne produiront plus aucun effet sur le territoire du Royaume Uni.

En outre, les demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne et les demandes d’enregistrement de dessins et modèles communautaires en cours d’examen auprès de l’EUIPO à la date de retrait, seront considérées comme déposées sur le territoire de 27 Etats membres, sans couvrir le Royaume-Uni.

Enfin, le 30 mars 2019, les enregistrements internationaux de marques ou de dessins et modèles désignant l’Union européenne continueront à produire leurs effets sur le territoire de l’Union européenne restreint à 27 pays et ils n’auront plus d’effets au Royaume-Uni.

En résumé, à compter de la date de retrait, le périmètre de protection d’une marque de l’Union européenne ou d’un dessin et modèle communautaire sera restreint au territoire des 27 pays restants, à l’exclusion du Royaume-Uni.

Conséquences pour les marques de l’Union européenne qui revendiquent l’ancienneté d’une marque britannique

Les conséquences sont aussi sévères pour les titulaires de marques de l’Union européenne qui ont revendiqué l’ancienneté d’une marque britannique et qui ne l’ont pas renouvelée en tenant compte des effets de l’ancienneté tels qu’organisés par l’article actuel 39 du Règlement (UE) 2017/1001 et déjà prévus dès le règlement 40/94 sur les marques communautaires.

A toutes fins utiles, il est rappelé que tout déposant d’une marque de l’Union européenne peut revendiquer l’ancienneté d’une marque antérieure identique enregistrée dans un Etat membre de l’Union européenne. La revendication d’ancienneté a pour effet que « dans le cas où le titulaire de la marque de l’Union européenne renonce à la marque antérieure ou la laisse s’éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée » (4).

Or, en application des conséquences du Brexit, toutes les revendications d’ancienneté d’une marque britannique cesseront de produire leurs effets à compter de la date de retrait. Cela signifie donc que les titulaires de marques de l’Union européenne revendiquant une ancienneté d’une marque britannique qui n’auraient pas renouvelé leur marque britannique, auront définitivement perdu leurs droits sur cette marque au Royaume-Uni.

Exigence de représentation devant l’EUIPO pour les ressortissants du Royaume Uni

La sortie du Royaume Uni de l’Union européenne a également des incidences sur l’obligation de représentation des « personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’espace économique européen » (5) dans toute procédure prévue par le Règlement (UE) 2017/1001 et par le Règlement (CE) 6/2002 à l’exception de la procédure de dépôt d’une marque de l’Union européenne ou d’un dessin & modèle communautaire.

En pratique, cela signifie qu’un ressortissant du Royaume Uni, personne physique ou morale, pourra déposer lui-même une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou d’un dessin et modèle communautaire sans avoir besoin d’être représenté par un avocat ou un mandataire.

En revanche, pour toute autre procédure, par exemple dans le cadre d’une opposition, le ressortissant UK devra, conformément à l’article 119 du Règlement (UE) 2017/1001, être représenté par un avocat établi sur le territoire de l’Union européenne ou par un mandataire agrée inscrit sur une liste tenue par l’EUIPO.

Brexit : quelle stratégie adopter pour vos marques et vos dessins & modèles ?

Compte tenu de ces effets extrêmement préjudiciables, l’Union européenne tente actuellement de parvenir à un accord pour trouver des solutions à l’ensemble des difficultés liées à la sortie du Royaume-Uni et a publié des propositions en ce sens dès le 20 septembre 2017 (6).

Toutefois, à ce jour, il existe une incertitude sur la conclusion d’un accord.

Aussi, au regard des précisions apportées par la Commission européenne et des effets du Brexit sur les marques de l’Union européenne, les marques internationales désignant l’Union européenne et les dessins et modèles communautaires enregistrés ou non, il est recommandé aux titulaires de tels droits de tenir compte dès à présent du rétrécissement du périmètre de protection territorial de leurs droits de propriété industriel.

En particulier, compte tenu de ce que pour le moment il n’a pas été envisagé un système qui permettrait aux titulaires de droits de l’Union européenne de conserver, via un système de transformation d’une marque de l’Union européenne qui couvrait 28 états en une marque couverte dans 27 états de l’Union ainsi qu’une marque nationale au Royaume Uni enregistrée par défaut à la même date que la marque UE originelle, les titulaires de marques de l’Union européenne s’apprêtent, pour l’instant, à perdre l’antériorité de leur droits sur le territoire du Royaume Uni.

Par conséquent, il est conseillé par sécurité de déposer dès à présent des marques et dessins et modèles nationaux sur le territoire du Royaume Uni afin de limiter les conséquences du Brexit sur les droits de propriété industrielle.

Anne-Sophie Cantreau
Audrey Cuenca
Lexing Propriété industrielle

(1) Traité sur l’Union européenne du 26-10-2012.
(2) Conseil européen, communiqué de presse, 22-05-2017.
(3) Commission européenne, avis du 01-12-2017.
(4) Règlement (EU) 2017/1001 du 14-06-2017 sur la marque de l’Union européenne, article 39.
(5) Règlement (EU) 2017/1001 du 14-06-2017 sur la marque de l’Union européenne, article 119.
(6) Prise de position sur les droits de propriété intellectuelle (y compris les indications géographiques) Commission to UK TF50 (2017) 11/2 du 20-9-2017.




Nullité de la marque : focus sur l’affaire Christian Lacroix

Nullité de la marque : focus sur l’affaire Christian LacroixLa Cour de cassation a apporté des précisions en matière de nullité de la marque dans l’affaire Christian Lacroix.

Les faits

Cette affaire oppose une nouvelle fois un créateur célèbre et son ancienne société au sujet de l’utilisation d’un patronyme devenu marque célèbre.

La société Christian Lacroix a, durant de nombreuses années, collaboré avec le célèbre couturier français, lequel lui a cédé, en 1987, la marque verbale française CHRISTIAN LACROIX n°1 399 703 protégée pour les vêtements, tissus et produits textiles, couvertures de lit et de table et linge de maison. Parallèlement, celui-ci autorisait la société à faire usage de son nom patronymique pour exercer des activités commerciales ainsi que pour déposer ou étendre la protection de la marque CHRISTIAN LACROIX.

En 2008, la société Christian Lacroix dépose une marque verbale communautaire CHRISTIAN LACROIX n°7 237 761 pour désigner les vêtements et les revêtements pour les sols et les murs. Le couturier cesse sa collaboration avec la société en 2009.

En février 2011, la société Christian Lacroix découvre que la société Sicis SRL a conçu une collection de meubles sous la dénomination « Designed by Mr Christian Lacroix », lesquels sont distribués en France par la société Sicis France.

Elle met donc en demeure les sociétés Sicis de cesser toute communication commerciale sous cette dénomination. Ces dernières objectent que la société Christian Lacroix n’est titulaire d’aucune marque couvrant le mobilier en classe 20.

En juin 2011, la société Christian Lacroix dépose la marque communautaire CHRISTIAN LACROIX n°10 014 471 désignant les meubles et fait procéder à une saisie-contrefaçon sur la base de cette demande d’enregistrement. Elle assigne ensuite les sociétés Sicis en contrefaçon de marque et atteinte à la marque de renommée.

Le couturier et la société XCLX, partenaires des sociétés Sicis, interviennent à l’instance et soulèvent la nullité de la marque communautaire CHRISTIAN LACROIX n°7 237 761 et de la marque n°10 014 471.

Le Tribunal de grande instance de Paris (1), puis la Cour d’appel, prononcent la nullité des deux marques (2) et rejettent les demandes formées au titre de la contrefaçon de marque et de l’atteinte à la marque de renommée.

Par arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation valide le raisonnement sur la contrefaçon de marque et l’atteinte à la marque de renommée mais censure l’arrêt de la cour d’appel (3) sur le terrain contractuel.

Cette décision, classique sur le terrain de la contrefaçon de marque, apporte un éclairage intéressant sur l’appréciation de la renommée d’une marque, du dépôt frauduleux et de l’étendue de l’autorisation d’usage d’un patronyme à titre de marque.

Absence de contrefaçon et de renommée

La cour d’appel avait rejeté la demande en contrefaçon de la marque CHRISTIAN LACROIX n°1 399 703 faute de similitude entre les luminaires et meubles commercialisés par Sicis France, qui sont des produits finis aux fonctions précises et utilisables immédiatement, et les tissus et produits textiles visés par la marque, qui constituent des produits intermédiaires destinés à être transformés. N’étant pas destinés à la même clientèle et n’empruntant pas les mêmes canaux de distribution, elle en déduit que les produits en comparaison ne sont ni similaires, ni complémentaires.

De manière assez logique, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel sur ce point.

De manière plus intéressante, elle confirme également le raisonnement de la cour ayant refusé de retenir la renommée de la marque CHRISTIAN LACROIX en retenant l’évolution dans le temps de la perception du signe aux yeux du public.

Rappelant que la renommée de la marque s’apprécie à la date d’exploitation du signe litigieux, c’est-à-dire en l’espèce, en 2011, elle relève que la société Christian Lacroix a cessé ses activités de haute couture et de prêt-à-porter en 2009, au départ du couturier, pour se réorienter vers une activité de gestion de licence de marques principalement concédées à l’étranger, de sorte que celles-ci sont inaptes à démontrer une renommée sur le territoire français.

Elle retient, par ailleurs, que les sondages réalisés en 2014 démontrent que la renommée de la marque était étroitement liée à ses anciennes activités et qu’elle est désormais déclinante. Faute de justification de ses parts de marché ou d’investissements consacrés à la promotion de la marque, la société Christian Lacroix est déboutée de ses demandes fondées sur l’atteinte à la renommée de la marque.

Nullité de la marque et dépôt frauduleux

Conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout), l’enregistrement d’une marque peut être annulé s’il a été effectué frauduleusement. La fraude peut consister à utiliser la marque, non pour identifier l’origine de produits ou de services, mais pour la détourner de sa fonction dans le but de se réserver un accès privilégié à un marché local (7). Il peut s’agir également de vouloir s’approprier le bénéfice d’une action entreprise par un tiers (8).

La cour d’appel avait prononcé la nullité de la marque communautaire CHRISTIAN LACROIX n°10 014 471 déposée pour des produits d’ameublement, postérieurement à la mise en demeure faite aux sociétés Sicis.

En effet, les sociétés Sicis contestaient la mise en demeure en faisant valoir que la société Christian Lacroix ne disposait pas de droit à titre de marque pour désigner des produits d’ameublement, des bougies et des produits d’éclairage. Ce n’est que suite à cette réponse que la société a procédé au dépôt de la marque, dont elle se servira ensuite pour solliciter des mesures de saisie-contrefaçon et fonder son action en contrefaçon.

La cour d’appel retient, au regard de cette chronologie, que le dépôt a été effectué de mauvaise foi et que la société Christian Lacroix ne pouvait prétendre avoir procédé à ce dépôt pour répondre aux besoins d’un licencié, formulés deux ans auparavant.

La Cour de cassation estime que la cour d’appel a pris en considération l’ensemble des circonstances propres au cas d’espèce pour retenir que le dépôt avait été effectué par la société Christian Lacroix de mauvaise foi, dans le but de détourner le droit de marque de sa finalité essentielle.

Elle censure toutefois la décision d’annulation de la marque pour l’ensemble des produits visés à son libellé, retenant l’absence de motivation quant au caractère frauduleux du dépôt pour les produits autres que les meubles (9).

Nullité de la marque et prohibition des engagements perpétuels

L’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle interdit l’adoption d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment au nom patronymique d’un tiers (4).

Pour autant, rien n’interdit au porteur de ce nom d’en autoriser l’usage par voie contractuelle, y compris à titre de marque.

La société Christian Lacroix faisait valoir l’autorisation accordée en 1987 par le couturier d’utiliser son patronyme à des fins commerciales, ainsi que d’étendre la protection du signe à titre de marque sans autorisation préalable. Elle n’avait donc, selon elle, pas à recueillir l’autorisation préalable du couturier pour déposer la marque CHRISTIAN LACROIX n°7 237 761.

Le couturier faisait, quant à lui, valoir l’absence de durée prévue au contrat pour opposer la prohibition des engagements perpétuels prévue par l’article 1780 du Code civil (5), solution retenue par la cour d’appel pour prononcer la nullité de la marque.

La Cour de cassation refuse de valider ce raisonnement et rappelle, aux visas des articles 1134 (6) et 1780 du Code civil, que le contrat à exécution successive, dans lequel aucun terme n’est prévu, n’est pas nul, mais constitue une convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement, à condition de respecter un juste préavis.

Par conséquent, les engagements pris par le couturier à l’égard de la société Christian Lacroix étaient à exécution successive. En considérant que ces engagements se heurtaient à la prohibition des engagements perpétuels, pour en déduire qu’ils étaient nuls et prononcer la nullité de la marque CHRISTIAN LACROIX n° 7 237 761, la cour d’appel a violé les textes précités.

L’affaire étant renvoyée devant la Cour d’appel de Paris autrement composée, il y a fort à parier que la saga Christian Lacroix, qui n’est pas sans rappeler les affaires Ines de La Fressange ou Kenzo, n’est pas terminée.

Virginie Brunot
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) TGI Paris, 10-1-2014, RG 11/12674
(2) CA Paris, 10-10-2014, RG 14/01577
(3) Cass. Com., 8-2-2017, n°14-28232
(4) CPI, art. L.711-4.
(5) C. civ., art. 1780.
(6) C. civ., art. 1134 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10-2-2016)
(7) Cass. com., 23-6-2009, n°07-19.542
(8) TGI Paris, 14-3-2007, RG 06/00016
(9) CPC, art. 455.

 

 




La marque tridimensionnelle Rubik’s Cube n’existe plus

La marque tridimensionnelle Rubik’s Cube n’existe plusLa Cour de Justice de l’Union européenne vient de mettre fin à dix ans de débat judiciaire sur le célèbre cube.

Prise en considération de la fonction technique

L’histoire commence en 1999, lorsque la société britannique Seven Towns, alors titulaire des droits de propriété intellectuelle sur le célèbre jouet, dépose la marque communautaire Rubik’s cube afin de protéger la forme singulière de ce « puzzle à trois dimensions ».

En 2006, un producteur de jouets allemand concurrent, la société Simba Toys, demandait à l’EUIPO d’annuler cette marque tridimensionnelle au motif notamment qu’elle comportait une solution technique consistant dans sa capacité de rotation. Le demandeur arguait qu’une telle solution ne pouvait être protégée qu’au titre du droit des brevets de sorte que le dépôt en tant que marque n’était pas valide.

Débouté par l’EUIPO, le demandeur avait alors saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours visant à annuler la décision de l’EUIPO.

Par un arrêt du 25 novembre 2014, le tribunal rejetait le recours de Simba Toys. Il estimait en effet que les caractéristiques essentielles de la marque Rubik’s cube résidaient non seulement dans la forme cubique du produit, mais également dans la structure en grille matérialisée par des lignes épaisses figurant sur chaque face du cube.

Selon le tribunal, la représentation graphique du cube ainsi réalisée et déposée ne faisait aucune allusion à la capacité de rotation et était insuffisante à la matérialiser visuellement (1).

Face au refus du Tribunal de l’Union européenne, Simba Toys avait alors saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) laquelle a définitivement statué sur le sort de la marque européenne Rubik’s cube par arrêt du 10 novembre 2016.

La Cour a estimé que « les caractéristiques essentielles de la forme cubique » devaient être appréciées « au regard de la fonction technique du produit que cette forme représente ». Elle précise que, au-delà de l’aspect visible des éléments de la représentation de la marque contestée, les éléments non visibles doivent également être pris en considération.

En l’espèce, il importait donc de tenir compte de la capacité de rotation des composants individuels du puzzle à trois dimensions, et ce quand bien même cette dernière n’était pas visible sur la représentation graphique déposée lors de l’enregistrement de la marque Rubik’s cube.

Interprétation de la décision

Pour rappel, la forme ou l’emballage des produits peuvent faire l’objet d’un enregistrement de marque. Les législations française et européenne les reconnaît en effet parmi les signes figuratifs qui peuvent être protégés à ce titre.

Les marques tridimensionnelles doivent répondre non seulement aux règles de validité communes à tous les types de marques simples, mais également à des exigences supplémentaires. L’absence de caractère distinctif et l’existence d’une fonction technique demeurent les motifs de refus les plus fréquents en matière de marques tridimensionnelles (2).

En particulier, la protection de la marque tridimensionnelle est exclue si la forme ou toute autre caractéristique pour laquelle la protection est demandée :

– résulte de la nature des produits;
– donne une valeur substantielle aux produits; ou
– est nécessaire pour obtenir un résultat technique.

En l’espèce, la CJUE a considéré que la forme cubique était nécessaire à l’obtention du résultat technique et ce, même si la représentation graphique de la marque déposée ne faisait pas apparaitre la capacité de rotation des composants.

La Cour semble donc pencher en faveur d’une analyse extensive, au-delà de la simple représentation graphique du signé déposé dans la mesure où elle considère que le tribunal aurait dû « prendre en considération des éléments non visibles sur la représentation graphique de cette forme, tels que la capacité de rotation des composants individuels d’un puzzle à trois dimensions ».

En outre, la CJUE considère que le fait que la marque ait été déposée pour des « puzzles à trois dimensions », sans se limiter auxdits puzzles ayant une capacité de rotation, ne constituait en rien un élément faisant obstacle à la prise en compte de la fonction technique du produit.

Au contraire, la Cour énonce que cela la rendait nécessaire dans la mesure où la demande de marque, formulée en ces termes, était susceptible d’affecter tous les fabricants de puzzles tridimensionnels dont les éléments représentaient la forme d’un cube et de créer un monopole injustifié au profit du déposant.

Des conditions de validité affinées

Cette décision de la CJUE ne va pas sans rappeler celle rendue à l’occasion du conflit opposant la société Nestlé à un de ses concurrents sur la protection de sa célèbre barre chocolatée Kit-Kat (3).

La CJUE avait alors rappelé qu’une marque exclusivement fonctionnelle était nulle et que ce motif de nullité ne pouvait être couvert par l’usage. Elle avait toutefois précisé qu’une marque tridimensionnelle était susceptible de devenir distinctive par l’usage à condition de démontrer que le public est en mesure d’attribuer une origine à la forme en question indépendamment de tout autre signe distinctif (4).

Quel avenir pour le Rubik’s cube ?

Que les fans de Rubik’s cube se rassurent, la célèbre marque ne disparaît pas complètement de la circulation. Elle est toujours protégée, entre autre, à titre de marque verbale un peu partout dans le monde.

Cet arrêt aura donc pour conséquences de permettre aux fabricants de jouets de pouvoir produire et commercialiser des puzzles avec un système rotatif si aucun brevet ne protège celui du célèbre cube.

Ils ne pourront toutefois pas l’appeler « Rubik’s cube » qui reste un signe protégé par le droit des marques et plus généralement au titre des droits de propriété intellectuelle.

En outre, ils ne pourront pas imiter l’assemblage des couleurs du cube mondialement connu, sous peine d’être poursuivis pour concurrence déloyale ou parasitaire.

Anne-Sophie Cantreau
Audrey Cuenca
Lexing Droit des marques

(1) Tribunal (UE), Communiqué n°158/14 du 25-11-2014.
(2) Wipo Magazine, Article de Franck Soutoul et Jean-Philippe Bresson « Les marques tridimensionnelles dans la pratique française et communautaire », 2-2009.
(3) CJUE, 16-9-2015, Aff. C-215/14, Société des Produits Nestlé SA c. Cadbury UK Ltd.
(4) Post du 11-11-2015.




Paquet marque : la réforme du droit des marques un an après

Virginie Brunot et Anne-Sophie CantreauLe cabinet a organisé le 1er février 2017 un petit-déjeuner débat sur le « Paquet marque : la réforme du droit des marques un an après », animé par Virginie Brunot et Anne-Sophie Cantreau.

Quels sont les premiers impacts de la réforme du droit des marques depuis l’adoption du « paquet marques », il y a un an ? Quelles sont les prochaines étapes de la réforme ?

Au niveau européen, le règlement (UE) n°2015/2424 entré en vigueur il y a un an permet d’appréhender les premières conséquences de la réforme en termes de dépôt et de protection des marques.

Au niveau national, l’INPI prépare activement la transposition de la directive n°2015/2437 qui modifiera le régime des marques françaises, en lançant consultation publique sur les incidences de cette réforme.

Les premiers retours d’expérience au niveau européen et l’actualité nationale sont l’occasion d’échanger sur ces deux réformes et d’évoquer ensemble leur impact sur la politique de protection des marques au sein de l’entreprise :

  • quelles sont les nouvelles pratiques de l’EUIPO concernant la protection des nouveaux signes protégeables ?
  • quelles précautions prendre pour définir un périmètre de protection efficace ?
  • comment envisager l’introduction d’une marque européenne de certification ?
  • comment se déroulent les nouvelles procédures en nullité et en déchéance de marque devant l’EUIPO ?
  • Comment l’INPI appréhende-t-il la mise en place de ces procédures au niveau national ?
  • comment anticiper la réforme pour optimiser la protection et la défense de sa marque ?

Telles sont quelques-unes des questions qui ont été abordées lors de ce petit-déjeuner débat qui a eu lieu dans nos locaux, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris.




Marques de l’UE : l’ article 28 du règlement (UE) n°2015/2424

l'article 28 Le règlement (UE) 2015/2424 et la période transitoire de régularisation de l’ article 28, réforme le droit des marques de l’Union Européenne.

L’ article 28 et l’arrêt IP Translator

Entré en vigueur le 23 mars 2016, le nouveau règlement (UE) n°2015/2424 (1), renforce et précise l’exigence de clarté et de précision du libellé des produits et services tout en aménageant une période de régularisation qui expirera définitivement le 24 septembre 2016.

Consacrant les principes posés par l’arrêt IP Translator de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 juin 2012 en matière d’interprétation d’un libellé de produits et services de marque (2) , il prévoit les trois principes suivants :

  • les produits et services, pour lesquels la protection de la marque est demandée, doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque ;
  • l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la Classification internationale de Nice est autorisée pour autant qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise ;
  • l’interprétation des termes généraux, y compris les indications générales des intitulés de classes de la Classification internationale de Nice (3), sera réalisée au regard du sens littéral des mots employés.

Evolution de l’interprétation d’un libellé de produits et services

Cet article s’inscrit dans le cadre d’une évolution d’interprétation des indications générales des intitulés de classes de la Classification internationale de Nice, initiée avec la communication n°4/03 du président de l’OHMI du 16 juin 2003 (4). Selon cette communication, si le dépôt d’une marque utilisait l’intitulé intégral et général d’une classe de la Classification de Nice, il était supposé que l’enregistrement de la marque couvrait l’ensemble des produits ou services inclus dans cette classe. Sur la base de cette communication, beaucoup de marques communautaires ont été déposées en utilisant les indications intégrales et générales des intitulés des classes de la Classification internationale de Nice.

Suite à l’arrêt IP Translator, l’OHMI avait publié une nouvelle communication le 20 juin 2012 (5) qui indiquait que « le demandeur d’une marque qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produit ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande d’enregistrement vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services ». Dans cette dernière hypothèse, le demandeur devait préciser quels produits ou services relevant de cette classe étaient visés.

Aujourd’hui, au regard du nouveau règlement (UE) n°2015/2424, les indications générales des intitulés des classes doivent être interprétés dans leur sens littéral. Il est donc désormais acquis que l’usage d’une indication générale de l’intitulé d’une classe ne couvre pas les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière.

Régularisation des marques anciennes jusqu’au 24 septembre 2016

Se pose donc la question du sort des marques communautaires, désormais dénommées marques de l’Union européennes, déposées avant l’entrée en vigueur de ce nouveau règlement sur le fondement de l’avis n°4/03 précité : comment interpréter la portée de leur protection si elles ont été enregistrées avec toutes les indications générales d’une ou plusieurs classes de la classification des produits et services de la Classification internationale de Nice ?

L’ article 28 (8) du nouveau règlement (UE) n°2015/2424 organise à une période transitoire de régularisation pour les titulaires des marques communautaires, ou d’enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, déposées avant le 22 juin 2012 et enregistrées avant le 23 mars 2013 avec les indications générales des intitulés entiers des classes de la Classification internationale de Nice.

Durant cette période transitoire de régularisation de six mois, qui expirera le 24 septembre 2016, les titulaires des marques précitées pourront déposer une déclaration auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (anciennement l’OHMI) dans laquelle ils pourront préciser les produits ou services qu’ils ont voulu viser au-delà de l’indication générale de l’intitulé entier de la classe.

Ces produits ou services devront figurer sur la liste alphabétique de la classe de la Classification internationale de Nice, dans l’édition en vigueur à la date du dépôt de la demande de marque.

A défaut de déposer une déclaration, les marques de l’Union européenne ou les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne déposées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l’intitulé général entier d’une classe de la Classification internationale de Nice, seront réputées ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l’intitulé de la classe concernée.

Modalités de régularisation des marques anciennes de l’Union européenne

Les modalités pratiques de cette déclaration ont été précisées par la Communication du Président de l’OHMI n°1/2016 du 8 février 2016 (6). L’EUIPO a notamment mis à la disposition des titulaires des marques concernées par la déclaration de l’ article 28(8) un formulaire en ligne spécifique (7). Cette communication contient une Annexe incluant une liste non exhaustive de produits et services qui ne sont pas clairement couverts par le sens littéral des indications générales des intitulés de classes de la Classification internationale de Nice (4) .

L’EUIPO a également publié une FAQ (5) .

Dans la mesure où les titulaires des marques précitées ne seront pas informés individuellement par l’EUIPO de la possibilité de déposer une déclaration, il convient d’être extrêmement vigilant et de prendre dès à présent attache avec son conseil juridique en matière de marques sur ce point et déterminer avec lui la nécessité ou non de déposer une telle déclaration.

Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques

(1) Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n°2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n°2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JOUE L 341 du 24-12-2015 p.21).
(2) CJUE, 19 juin 2012, Aff. C/307-10, Chartered Institute of Patent Attorneys c/ Registrar of Trademarks.
(3) Classification internationale de Nice.
(4) La communication n°4/03 du président de l’OHMI du 16 juin 2003 a été abrogée par la communication du 20 juin 2012.
(5) Communication n°2/12 du président de l’office du 20 juin 2012.
(6) Communication n°1/2016 du Président de l’OHMI du 8 février 2016 .
(7) Formulaire en ligne.
(8) Liste non exhaustive de produits et services non couverts par le sens littéral des indications générales des intitulés de classes de la Classification internationale de Nice.
(9) FAQ sur la question de la déclaration de l’ article 28 (8) du règlement (UE) n°2015/2424.




Enforcement Database : surveillance douanière des marques

Enforcement Database : surveillance douanière des marquesL’ Enforcement Database (EDB) va permettre d’améliorer l’échange d’informations en matière de surveillance douanière.

L’ Enforcement Database est un nouvel outil mis en place par l’OHMI dans le but de renforcer la protection des droits de propriété intellectuelle (droits d’auteur, marques, dessins et modèles) grâce à une coopération entre titulaires de droits et services répressifs.

Plus concrètement, il s’agit de créer une base de données, facilement accessible et gratuite, alimentée par les titulaires de droits, qui mettent à disposition des services répressifs des informations précises sur leurs produits.

Une base de données, oui, mais dans quel but ?

Le but de cette base de données est de constituer un registre d’informations précises sur les produits authentiques accessible aux services répressifs des pays de l’Union européenne dans leur propre langue.

Les services des douanes pourront ainsi reconnaître plus facilement les contrefaçons grâce aux informations et détails fournis par les titulaires de droits eux-mêmes. La surveillance douanière aux frontières s’en trouvera ainsi renforcée.

Les avantages de cet outil sont multiples.

Pour les entreprises titulaires de droit de propriété intellectuelle, l’ Enforcement Database (EDB) permet de générer automatiquement une demande d’intervention douanière directement depuis leur compte utilisateur. De plus, la base de données étant interactive, titulaires de droits et services de police coopèrent ensembles à la protection des droits de propriété intellectuelle.

L’ Enforcement Database permet ainsi aux utilisateurs d’être informés des cas suspects détectés par les services répressifs mais également d’alerter ces mêmes services en cas de suspicion de contrefaçon de leurs produits.

Les représentants des titulaires de droits de propriété intellectuelle (avocats, CPI) peuvent également y voir une utilité particulière. Disposant des mêmes prérogatives que les titulaires, cet outil leur permet également de gérer l’ensemble de leurs clients enregistrés dans la base à l’aide d’un mot de passe unique.

Que l’on ne s’y trompe pas en revanche, si l’ Enforcement Database (EDB) permet une amélioration et une optimisation de la surveillance de la contrefaçon aux frontières, elle ne remplace pas pour autant les procédures douanières en vigueur.

Elle permet simplement la mise en place d’une relation interactive, directe, entre titulaires de droits et services douaniers.

Anne-Sophie Cantreau
Audrey Cuenca
Lexing Droit des marques

NB : Le 23 mars 2016, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) change de nom et devient l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).




La marque MEET ME ne séduit pas les juges

La marque MEET ME ne séduit pas les jugesLa marque MEET ME jugée faiblement distinctive par les juges européens malgré ses éléments figuratifs.

Le juge européen confirme la tendance de la jurisprudence restreignant la validité des marques dotées d’un faible caractère distinctif. La décision du Tribunal de l’Union européenne du 24 novembre 2015 relative à la marque MEET ME atteste en effet une tendance observée depuis l’arrêt de ce même tribunal du 17 décembre 2014, dit DELUXE.

Les marques faibles sont les marques constituées d’éléments, le plus souvent des mots ou des expressions, qui décrivent le produit ou le service qu’elles désignent. D’un point de vue marketing, il est en effet souvent estimé plus efficace de retenir une marque qui désigne le produit ou le service ou vante ses qualités.

Or, le droit des marques, par souci d’éviter toute appropriation déloyale d’un droit sur une expression ou un mot nécessaire à l’ensemble des acteurs économiques, refuse d’enregistrer des marques descriptives.

Pour concilier leur politique marketing avec le droit des marques, les titulaires de marque ont pris l’habitude d’ajouter des éléments figuratifs, tels qu’une typographie particulière, des couleurs, un logotype.

Cette stratégie a permis à de nombreuses marques dites faiblement distinctives d’être enregistrées et d’être expressément reconnues valables.

Toutefois, cette stratégie est fragilisée par l’appréciation plus sévère des juges communautaires illustrée par cette récente décision du 24 novembre 2015 se prononçant sur le caractère distinctif de la marque communautaire déposée notamment pour des « services personnels et sociaux d’assistance aux individus destinés à constituer, gérer et élargir leur propre réseau social ». L’OHMI en charge de l’enregistrement des marques communautaires avait rejeté cette demande d’enregistrement au motif que la marque MEET ME n’était pas distinctive.

Les juges communautaires ont confirmé cette décision en relevant notamment que « La combinaison de ces deux mots crée une combinaison de mots conforme aux règles syntaxiques et habituelle en anglais. Les éléments figuratifs de la marque MEET ME demandée, à savoir la couleur bleu ciel, la calligraphie employée, qui n’est nullement fantaisiste comme tente de le faire croire la requérante, l’inversion de la deuxième lettre « e » ou l’absence d’espace entre les éléments verbaux ne permettent pas à la marque demandée de diverger de la simple perception des deux éléments verbaux employés, à savoir « meet » et « me ». Il s’ensuit que la marque demandée ne possède pas d’originalité ou de prégnance, ne nécessite pas un effort, même minimal, d’interprétation ni ne déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent, mais se réduit à un simple message promotionnel ordinaire selon lequel les produits ou services visés par la marque demandée permettent aux consommateurs de se rencontrer ».

Il est donc conseillé aux déposants de marques de ne plus se contenter d’ajouter un élément figuratif à un mot ou une expression descriptive mais de faire preuve davantage d’effort de créativité. A défaut, ils s’exposent à un refus d’enregistrement de marque ou bien à une annulation de leurs marques existantes dites faibles.

Anne-Sophie Cantreau
Julie Feuvrier-Laforêt
Lexing Droit des marques




Marque communautaire : recevabilité d’une action en contrefaçon

Quelles sont les conditions de recevabilité d’une action en contrefaçon intentée par le titulaire d’une marque française contre une marque communautaire postérieure ?

Action en contrefaçon : conditions de recevabilité

Par arrêt du 10 juillet 2012 , la Cour de cassation est venue préciser les conditions de recevabilité dans ce cas particulier.

En l’espèce, la société KCC, spécialisée dans le commerce de gros de produits électroniques, avait déposé en 2000, auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, la marque française « DENVER ».

Un peu plus à l’Est, une société de droit danois Inter Sales, ayant pour objet l’importation et la commercialisation de matériel électronique, avait, de son côté, commencé la vente de ses produits dans divers pays européens, dont la France, sous la dénomination « Denver », dénomination qu’elle n’a déposé à titre de marque qu’en 2003 soit postérieurement à la marque française de la société KCC. Le choc des dénominations identiques ne s’est pas fait attendre plus longtemps et une action en contrefaçon a été intentée par la société KCC sur le fondement de sa marque française « DENVER ».

En défense, la société Inter Sales a fait valoir qu’elle bénéficiait d’une marque communautaire « DENVER », déposée en 2003. Elle prétendait que l’action de la société KCC était irrecevable à défaut d’avoir préalablement soulevé la nullité de sa marque communautaire « DENVER ». S’appuyant sur l’article 99 du règlement communautaire n° 207/2009 CE sur la marque communautaire, elle soutenait en effet que sa marque « DENVER » était présumée valide sauf à ce que sa nullité n’en soit sollicitée en défense.

Action en contrefaçon et procédure de nullité

Le débat s’est alors rapidement cristallisé autour de la question suivante : une assignation aux fins d’obtenir la nullité de la marque communautaire postérieure était-elle un préalable nécessaire à l’action en contrefaçon ?

L’enjeu de cette question était le suivant : si l’assignation en nullité de la marque communautaire était un préalable nécessaire, la société KCC ne trouvait face à une impasse découlant de la tolérance pendant 5 ans de la marque communautaire postérieure « DENVER » de la société Inter Sales …

La Cour de cassation a rapidement tranché la question. Confirmant la Cour d’appel, elle a considéré « la recevabilité de la société KCC pour des faits antérieurs à l’assignation n’était pas subordonnée à l’obligation d’avoir préalablement engagé une procédure de nullité » de la marque communautaire postérieure.

Cass. com. 10-07-2012, pourvoi n°11-13.924.




Quand l’esthétique chasse le droit des marques

droit des marquesUne forme ne peut être protégée par le droit des marques que si elle présente un caractère distinctif, en particulier non usuel, et non exclusivement dicté par des considérations techniques. Toutefois, son caractère distinctif ne devra pas conférer au produit une valeur substantielle sous peine de l’exclure de la protection par le droit des marques, ainsi en a jugé le Tribunal de l’Union européenne (TUE), le 6 octobre 2011.

Anne-Sophie Cantreau et Tiphaine Delannoy pour L’Usine nouvelle, le 5 avril 2012




Marque communautaire : les décisions nationales s’appliquent dans l’UE

Par arrêt du 12 avril 2011, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la portée territoriale des mesures prononcées par les juridictions nationales agissant en qualité de tribunal des marques communautaires, répondant ainsi aux questions préjudicielles posées par la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 juin 2009 concernant l’affaire « webshipping » (1).

A l’origine du litige, la société Chronopost, titulaire de la marque française et communautaire « Webshipping » relative à la transmission d’informations, assigne en contrefaçon la société DHL Express France pour avoir utilisé ce signe, afin de désigner un service de gestion de courrier urgent, sur internet.

Le 15 mars 2006, le tribunal de grande instance de Paris, saisi, notamment en qualité de tribunal des marques communautaires, condamne la société DHL Express France au titre de la contrefaçon de la marque nationale WEBSHIPPING, sans se prononcer sur la contrefaçon de la marque communautaire. La décision est confirmée par la Cour d’appel de Paris, le 23 juin 2009, la Cour refusant toutefois d’étendre les effets de l’interdiction sous astreinte, prononcée sur le territoire français, à l’ensemble du territoire de l’Union européenne, aux motifs qu’elle n’était pas en mesure de prononcer une mesure d’interdiction à l’échelle communautaire, par le fait, d’une part, qu’elle n’avait pas connaissance des lois nationales prévoyant une mesure comparable à celles prévues par le droit français et d’autre part, que le risque de confusion résultant de l’imitation de la marque communautaire n’avait été apprécié qu’au regard des consommateurs francophones.

Saisie de la question de savoir si une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires peut prendre des mesures d’interdiction applicables à l’ensemble du territoire communautaire, en application du caractère unitaire de la marque communautaire, la Cour de cassation a préféré saisir la Cour de justice de l’Union européenne de cette question préjudicielle, à laquelle la CJUE apporte aujourd’hui une réponse.

Eu égard à la position stricte, déjà adoptée par la Cour dans l’affaire Nokia du 14 décembre 2006 (2), il apparaissait vraisemblable que la CJUE fasse prévaloir le caractère unitaire de la marque communautaire sur le caractère national des règles régissant l’appréciation des atteintes à la marque communautaire et les sanctions qui en résultent, par la juridiction nationale, saisie en qualité de tribunal des marques communautaires.

Une telle prévalence paraissait, au demeurant, conforme à la lettre du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993 (3) et aux règles de compétence et de droit édictées par ce dernier. La décision rendue le 12 avril 2011 n’apparaît donc pas surprenante. Néanmoins, elle apparaît lourde de conséquences pour les contrefacteurs poursuivis sur la base d’une marque communautaire. En effet, la Cour retient :

  • d’une part, que la portée de la décision prononcée par la juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires « s’étend, en principe, à l’ensemble du territoire de l’Union européenne », sauf à ce que le tribunal constate le caractère géographiquement limité de l’atteinte à la marque et limite, en conséquence, l’interdiction prononcée ;
  • d’autre part, que les mesures coercitives éventuellement ordonnées dans ce cadre produisent également effet dans les autres Etats membres que celui dont relève la juridiction ayant rendu la décision. A défaut de dispositions nationales comparables, il appartiendra à l’Etat concerné de recourir aux dispositions applicables en droit interne, afin de garantir le respect de l’interdiction dans des conditions équivalentes à celles ordonnées.

La décision est lourde de conséquences. Sans aller jusqu’à l’incitation au forum shopping, une telle décision peut conduire à adopter une stratégie procédurale spécifique, prenant en considération la distinctivité du signe opposé, au regard de la langue du tribunal saisi, ainsi que l’efficacité des mesures coercitives susceptibles d’être ordonnées.

A l’inverse, le défendeur aura tout intérêt à procéder à l’analyse linguistique du signe opposé et à demander, le cas échéant, la limitation d’une éventuelle interdiction à un territoire donné, sauf à prendre le risque de se voir interdire l’usage, sur l’ensemble de l’Union européenne, de signes distinctifs sur le territoire national dans lequel l’action à été engagée et parfaitement usuels ou nécessaires dans d’autres pays de l’Union.

(1) CJUE 12-4-2011 C-235/09, DHL Express France SAS, anciennement DHL International SA c./ Chronopost SA
(2) CJCE 14-12-2006, C-316/05, Nokia Corp. c./ Joacim Wärdell
(3) règlement (CE) n°40/94 du 20-12-1993 modifié




La couleur et le droit des marques : une association difficile

Si elle est envisageable, la protection en tant que marque communautaire des signes composés exclusivement par une couleur ou une combinaison de couleurs semble toutefois grandement restreinte par les conditions d’appréciation du caractère distinctif de ces signes. Ces conditions d’appréciation ont été à nouveau consacrées par deux arrêts du 12 novembre 2010 (1) rendus par le Tribunal de l’Union européenne (TUE), à l’occasion d’une même affaire relative à deux demandes de marques communautaires, consistant en une combinaison de couleurs, qui avaient été rejetées par l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (OHMI) pour absence de caractère distinctif sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du Règlement (CE) n°207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

Le TUE a rejeté les deux recours formés par la requérante, à l’encontre des deux décisions de refus de protection de l’OHMI, et confirme ainsi le défaut de distinctivité des signes dont l’enregistrement était demandé. Il rappelle que les couleurs ou combinaison de couleurs, pour constituer une marque apte à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux des autres entreprises, doivent être capables de transmettre des informations précises, notamment quant à l’origine d’un produit ou d’un service. Or, cette capacité est remise en cause par le fait que les couleurs ou combinaison de couleurs sont habituellement et largement utilisées dans la publicité et dans la commercialisation des produits et services pour leur caractère attractif et afin de susciter des sentiments.

Compte tenu de ce qui précède, la jurisprudence communautaire (2) soumet la reconnaissance du caractère distinctif d’une couleur ou combinaison de couleurs à la réunion de circonstances exceptionnelles. Le TUE confirme cette position dans les termes suivants : « sauf dans des circonstances exceptionnelles, les couleurs n’ont pas un caractère distinctif ab initio, mais peuvent éventuellement l’acquérir à la suite d’un usage en rapport avec les produits ou les services visés par la demande de marque communautaire. (…) En revanche, dans le cas d’une marque en elle-même, l’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que dans des circonstances exceptionnelles, et notamment lorsque le nombre des produits ou des services pour lesquels la marque est demandée est très limité et que le marché pertinent est très spécifique ».

Par ailleurs, lors de l’appréciation du caractère distinctif d’une couleur ou combinaison de couleurs, il convient de tenir compte du risque inhérent à l’enregistrement de ces signes, à savoir la restriction de la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits et services similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé.

Enfin, le TUE rappelle que l’appréciation du caractère distinctif d’un signe, qu’il soit verbal ou non, ne peut être réalisée que, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.

Les deux arrêts précités ont également été l’occasion pour le TUE de clarifier les modalités d’appréciation du caractère distinctif d’une couleur ou combinaison de couleurs. Ainsi, le TUE précise qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre une marque de couleur selon qu’elle désigne des produits ou bien des services. De la même manière, il n’y a pas lieu d’opérer de distinction entre les marques composées d’une seule couleur et celles consistant en une combinaison de couleurs.

(1) TUE du 12 novembre 2010, affaire T-404/09
(2) TUE du 12 novembre 2010, affaire T-405/09
(3) TPICE 12-8-2008 GretagMacBeth LLC c. Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) T-400/07 ; TPICE 12-9-2010 KUKA Roboter GmbH c. Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) T-97/08 ; CJCE 21-10-2004 KWS Saat AG c. Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) C-447/02 P.




Absence de protection de la brique Lego

La bataille avait été engagée depuis 1996, date à laquelle le fabricant de jeux danois avait introduit auprès de l’OHMI une demande d’enregistrement de la brique en tant que marque communautaire.La persévérance de la société Lego n’aura pas joué en sa faveur. La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), par un arrêt du 14 septembre 2010, a confirmé les refus d’ores et déjà opposés par la Division d’annulation et la Grande chambre des recours de l’OHMI, ainsi que par le Tribunal de première instance de la communauté européenne (TPICE).

Si la bataille a été féroce, c’est que l’enjeu était important. La société Lego avait initialement protégé sa brique par le biais d’un brevet, dont on sait la protection limitée à 20 ans. Le brevet expiré, tout concurrent de la société Lego, dont son adversaire dans cette affaire, la société Mega Brands, pouvait librement commercialiser des briques identiques. L’acceptation de la protection de l’objet par le biais du droit des marques aurait eu pour effet de permettre une protection indéfinie (sous couvert de renouvellement de la marque) contre toute reproduction identique et/ou similaire. Or, la CJUE a toujours été attachée à la coexistence d’une libre et juste concurrence entre les entreprises avec l’octroi du monopole dérivant des droits de propriété industrielle. On comprend aisément que, dans ces conditions, la CJUE ne pouvait invalider le refus de protection.

S’appuyant sur les articles 4 et 7 du Règlement CE n° 40/94 relatif à la marque communautaire et listant les signes susceptibles d’appropriation et les motifs absolus de refus, elle a jugé que le droit de l’Union s’opposait à l’enregistrement de toute forme constituée exclusivement, dans ses caractéristiques essentielles, de la forme du produit techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d’autres formes employant la même, ou une autre, solution technique. Si la brique Lego semblait avoir traversé sans encombre de nombreuses générations, un obstacle semble avoir été posé à son maintien serein.

CJUE, arrêt du 14 09 2010




Codification directive européenne marque enregistrement

Marques et noms de domaine

Marque communautaire

Codification de la directive européenne sur les marques

Dans un esprit de clarification et de rationalisation, le Parlement et le Conseil de l’Union Européenne ont procédé à la codification de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 sur les marques par la Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 8 novembre 2008.

Cette directive qui vient donc remplacer la directive du 21 décembre 1988 ne devrait cependant pas apporter de modifications majeures, les seules annoncées, notamment par le Comité économique et social étant celles, formelles, inhérentes aux opérations de codification.

Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008

(Mise en ligne Décembre 2008)

Autres brèves




OHMI incompétence nationale pour une marque communautaire

Propriété industrielle Contentieux

Europe

In OHMI veritas… ou l’incompétence des juridictions nationales pour connaître d’une action principale en nullité de marque communautaire

Par un arrêt du 7 juillet 2009, la Cour de cassation s’est, une nouvelle fois, prononcée sur les questions de compétence relatives aux litiges relevant du droit des marques commis sur Internet. En l’espèce, une société Périssé Père et Fils, exploitant un domaine viticole sous le nom Domaine de Malartic, a assigné la Société Civile du Château Malartic Lagravière, exploitant du cru Pessac Léognan éponyme, en annulation de ses marques française et communautaires composées du signe « Malartic ». Retenant que les marques litigieuses sont exploitées sur Internet, elle a choisi d’engager l’action devant le tribunal de grande instance de son domicile en application de l’option de compétence offerte, en matière délictuelle, par l’article 46 al.2 du Code de procédure civile. La société du Château Malartic Lagravière a soulevé l’incompétence du Tribunal de grande instance d’Auch au profit de celui de Bordeaux, faisant valoir que, faute de demander une réparation indemnitaire, l’action engagée par la société Périssé Père et Fils serait dépourvue de préjudice et ne saurait donc s’analyser en une action en responsabilité quasi délictuelle telle que visée par la loi. Déboutée en première instance et en appel, la société du Château Malartic Lagravière a formé un pourvoi en cassation donnant lieu à l’arrêt du 7 juillet 2009. L’intérêt de la décision est double puisqu’elle se prononce, non seulement sur la compétence territoriale générale mais également sur la compétence matérielle en matière de marques communautaires.

Sur le premier point, rappelant que les faits ont été constatés sur Internet, la Cour de cassation rappelle que « (…) le fait dommageable, au sens de l’article 46 du code procédure civile, est subi dans l’ensemble des lieux dans lesquels la marque dont l’annulation est recherchée est diffusée et commercialisée, (…), la cour d’appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort du tribunal de grande instance d’Auch, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d’autres tribunaux, fût ce sur l’ensemble du territoire national ». La question ne soulevait pas de difficulté particulière et donne ainsi lieu à une solution des plus classiques, tout au moins s’agissant des marques françaises. Car, s’agissant des marques communautaires, la solution rendu est tout autre. En effet, si le débat n’a porté jusqu’alors sur la question de la compétence territoriale générale, la Cour de cassation, relevant le moyen d’office, distingue les marques nationales et communautaires pour rappeler le régime propre à ces dernières.

Confirmant la compétence du tribunal du fait dommageable s’agissant de l’action engagée à l’encontre des marques françaises, la Cour casse l’arrêt de la Cour d’appel qui a déclaré compétente une juridiction nationale pour connaître des demandes d’annulation, à titre principal, de marques communautaires en violation des articles 51 et 52 du Règlement CE n°40/94 du 20 décembre 1993 devenus articles 52 et 53 Règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009. Elle rappelle qu’aux termes de ces articles, que les demandes d’annulation de marque communautaire à titre principal, sont présentée directement devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) et que les tribunaux ne sont compétents en la matière que dans le cadre d’une demande reconventionnelle ou d’une action en contrefaçon. La Cour de cassation renvoie donc la société Périssé Père et Fils à mieux se pourvoir s’agissant de la demande d’annulation des marques communautaires composée du terme « malartic ».

En tout état de cause, on relèvera que, quand bien même l’action aurait été formée à titre reconventionnel, le tribunal de grande instance d’Auch saisi n’est pas un « tribunal des marques communautaires », lesquelles relèvent, en France, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal saisi aurait donc, en tout état de cause être déclaré incompétent pour en connaître.

Cass. com. 7 juillet 2009

(Mise en ligne Novembre 2009)

Autres brèves




Marques et noms de domaine : les règlements CE

Marques et noms de domaine

Les règlements CE

  • Règlement CE 874/2004 du 28 avril 2004
    « Public Policy Rules »
  • Règlement CE 733/2002 du 22 avril 2002
    « Mise en oeuvre EU »
  • Règlement CE 216/96 du 5 février 1996
    « Règlement de procédure des chambres de recours »
  • Règlement CE 2869/95 du 13 décembre 1995
    « Règlement sur les taxes (RTMC) »
  • Règlement CE 2868/95 du 13 décembre 1995
    « Règlement d’exécution (REMC) »
  • Règlement CE 40/94 du 20 décembre 1993
    « Règlement de base (RMC) »
  • Directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988
    « Rapprochement des législations sur les marques »