L’usage d’une marque dans la vie des affaires peut être caractérisé en l’absence d’exercice d’une activité commerciale à titre professionnel.

La décision de la CJUE du 30 avril 2020

« Une personne n’exerçant pas une activité commerciale à titre professionnel qui réceptionne, met en libre pratique dans un État membre et conserve des produits manifestement non destinés à l’usage privé, qui ont été expédiés à son adresse depuis un pays tiers et sur lesquels une marque, sans le consentement du titulaire, est apposée doit être regardée comme faisant usage de la marque dans la vie des affaires ».

Tel est le sens de la décision C-772/18 rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 30 avril 2020 dans le cadre d’une question préjudicielle introduite par la Cour suprême de Finlande saisie d’une affaire de contrefaçon de marque dont les faits saillants sont les suivants.

En 2011, une personne physique dénommée B dans la décision, domiciliée en Finlande reçoit, un lot de 150 roulements à billes, provenant de Chine. La marque INA protégée au nom d’une autre personne dénommée A, en Finlande, pour des « roulements », est apposée sur chacun des roulements à billes reçus par B. Après dédouanement des produits, B récupère le lot des roulements à billes dans un entrepôt douanier de l’aéroport d’Helsinki-Vantaa en Finlande et le rapporte à son domicile. Quelques semaines plus tard, il remet le lot de roulements à billes à un tiers en vue de sa réexpédition en Russie. En contrepartie de ce service, B reçoit une cartouche de cigarettes et une bouteille de cognac.

La procédure en première instance et en appel

Une procédure pénale est ouverte à l’encontre de B en Finlande par le tribunal de première instance de Helsinki. A, en qualité de titulaire de la marque INA, se joint à l’action pénale pour solliciter des dommages et intérêts (intérêts civils). Le tribunal de première instance de Helsinki relaxe B au motif qu’il ne pouvait pas qualifier l’infraction intentionnelle. Il lui interdit néanmoins de poursuivre ou réitérer de tels comportements et, le condamne à verser des dommages et intérêts à A.

B forme un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Helsinki.

La cour d’appel considère que B n’a pas fait usage de la marque dans la vie des affaires, estimant que l’agissement de B peut être comparé à une activité d’entreposage et de transit, que B n’a pas eu pour objectif de retirer un avantage économique et que la rémunération en nature qu’il a reçue n’est pas corrélée à l’exploitation économique de la marchandise qu’il avait reçue mais est uniquement la contrepartie d’un service d’entreposage de marchandise pour le compte de tiers. La cour d’appel en conclut que la demande en réparation et indemnisation de A n’est pas fondée.

A forme un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour suprême finlandaise qui, alors, saisit la CJUE d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) sur l’interprétation de l’article 5 de la Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

L’interprétation in concreto de la notion de l’usage d’une marque dans la vie des affaires

La directive d’harmonisation 2008/95/CE (1) prévoit à son article 5 que le titulaire d’une marque peut interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire au point d’emporter un risque de confusion avec le signe de la marque, pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

Cet article précise que, dans de telles conditions, le titulaire d’une marque peut décider :

• d’interdire à un tiers d’apposer le signe de sa marque sur les produits ou leurs conditionnements,
• d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou
• d’offrir ou de fournir des services sous le signe, ou bien encore,
• d’importer ou d’exporter les produits sous le signe.

Une des questions essentielles soulevée par la Cour suprême finlandaise à la CJUE est de savoir si l’article 5 précité peut s’appliquer à la situation dans laquelle une personne utilise une marque exclusivement au profit d’un tiers et ce, en tenant compte de la jurisprudence de la CJUE (2).

Cette dernière prévoit que le propriétaire d’un entrepôt fiscal et douanier qui entrepose pour le compte d’un tiers des produits revêtus d’un signe identique ou similaire à une marque, ne fait pas un usage de la marque dans la vie des affaires.

L’autre question essentielle était de savoir s’il est envisageable de considérer qu’une importation de produits est caractérisée lorsqu’une personne communique son adresse à un revendeur de marchandises, réceptionne des marchandises qu’elle n’a pas commandées et n’a pas d’autre attitude active et, ce en référence à la jurisprudence de la CJUE (3).

Cette dernière prévoit que la mise dans le commerce de produits suppose leur mise en libre pratique au sens de l’article 29 du TFUE, et donc la perception de droits de douane et de taxes d’effet équivalent par l’État membre concerné.

Le dédouanement et la mise en libre pratique caractérisent l’usage d’une marque dans la vie des affaires

La CJUE répond à ces deux questions principales de manière très limpide.

La communication d’une adresse destinée à être le lieu d’expédition de produits, associée au dédouanement de produits et à la mise en libre pratique de ces produits, constituent bien une importation au sens de l’article 5 de la directive 2008/95.

En outre, l’importation et la mise en libre pratique de produits, tels que ceux visés dans l’affaire qui ne sont manifestement pas destinés à un usage privé, sont suffisants pour caractériser un usage de la marque dans la vie des affaires, sans qu’il soit utile de vérifier si, ensuite, ces produits ont été entreposés ou mis dans le commerce dans l’Union européenne ou exportés vers des pays tiers.

Elle souligne à cet égard que si l’expression « usage dans la vie des affaires » « implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (…) », il convient toutefois de vérifier « si les opérations effectuées dépassent, en raison de leur volume, de leur fréquence ou d’autres caractéristiques, la sphère d’une activité privée ».

En effet, dans une telle hypothèse, « celui qui les accomplit se place dans le cadre de la vie des affaires ». Au cas présent, la détention d’un lot de 150 roulements à billes qui sont utilisés dans un cadre industriel, notamment comme pièces de rechange dans les mécanismes de transmission, les générateurs, les moteurs ainsi que pour la construction de ponts et de tramways, ne peut manifestement pas s’inscrire dans le cadre d’un usage à titre privé.

Elle précise enfin qu’est sans importance la valeur de la rémunération de l’importateur en contrepartie de son service d’importateur.

En conclusion

Par cet arrêt, la Cour rappelle que la notion d’usage de la marque dans la vie des affaires permettant de caractériser et de sanctionner une contrefaçon de marque, doit toujours être appréciée au regard des circonstances de l’affaire. Elle ne peut pas être écartée au seul motif que celui qui a utilisé la marque d’un tiers est une personne physique qui a « uniquement » réceptionné, entreposé et renvoyé vers un pays tiers des produits revêtus de cette marque protégée, sans recevoir de réelle contrepartie financière.

Anne-Sophie Cantreau
Lexing Département Propriété Industrielle Conseil

(1) Depuis l’époque des faits, la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 a succédé à cette directive rapprochant les législations des États membres sur les marques.
(2) CJUE C-379/14 du 16 juillet 2015.
(3) CJUE C-405/03 du 18 octobre 2005.

La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après CJUE) a estimé dans un arrêt du 2 avril 2020 que le fait d’entreposer sur une plateforme Marketplace des marchandises de vendeurs tiers portant atteinte à un droit de marque, ne constituait pas un usage de marque (1).

L’entreposage de marchandises, constitutif d’une violation de marque ?

En l’espèce, un litige opposait un distributeur à plusieurs sociétés du groupe Amazon concernant l’offre par un vendeur tiers sur une Marketplace Amazon de flacons de parfum de la marque « Davidoff », sans l’autorisation du distributeur, titulaire d’une licence sur la marque litigieuse.

C’est dans ce contexte que la Cour fédérale de justice allemande a demandé à la CJUE si une personne qui stockait pour le compte d’un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette atteinte faisait elle-même usage de cette marque.

Rappel sur la notion d’usage de marque

Pour répondre à cette question, la CJUE rappelle dans un premier temps que l’article 9, paragraphe 1, du règlement n°207/2009 (abrogé), repris en substance par l’article 9, paragraphes 1 et 2 du règlement 2017/1001, confère à tout titulaire de marque le droit exclusif d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à sa marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.

A cet égard, la CJUE précise que cette disposition vise en particulier les usages de marque tels que l’offre de produits, leur mise dans le commerce ou leur détention pour ces mêmes finalités.

Pour la Cour, les dispositions du Règlement précitées ont pour seul objectif de fournir au titulaire d’une marque un moyen de faire cesser tout usage de sa marque, effectué en violation de ses droits.

Néanmoins, seul un tiers ayant une maîtrise directe ou indirecte sur cet usage pourrait se conformer à l’interdiction d’usage émise par le titulaire d’une marque (2).

Le fait d’entreposer des produits pour un tiers n’est pas un usage de marque

Selon la CJUE, pour qu’un entreposage de produits revêtant un signe identique ou similaire à celui d’une marque enregistrée soit constitutif d’un usage au sens du Règlement n°207/2009, la personne à l’origine de cet entreposage doit elle-même poursuivre une des finalités prévues par le Règlement, telles que l’offre, la commercialisation ou la détention des produits à ces fins.

Toutefois et sous réserve qu’elle ne poursuive pas une finalité commune avec le vendeur tiers, une personne intervenant comme entrepositaire ne pourra pas être entendue comme faisant usage de la marque d’un produit proposé à la vente par un tiers, au même titre qu’elle ne pourra pas être considérée comme utilisant la marque litigieuse pour sa communication commerciale.

En effet, la jurisprudence de la Cour estime que tout opérateur économique qui remet à un entrepositaire, afin de les commercialiser, des produits revêtus d’une marque dont il n’est pas titulaire, fait lui-même usage d’un signe identique à cette marque, l’entrepositaire quant à lui, ne fournissant qu’un service d’entreposage desdits produits, ce qui n’est pas un usage de marque (3).

Le fait d’entreposer des produits via une Marketplace n’est a fortiori pas un usage de marque

Concernant les offres de vente en ligne publiées via des Marketplaces, la CJUE rappelle que l’usage de signes identiques ou similaires à des marques dans le cadre de telles offres est le fait même des vendeurs et non de l’exploitant de la Marketplace, de sorte que ne poursuivant aucune finalité de nature à caractériser un usage de marque, l’exploitant n’utilise pas la marque (4).

En l’espèce, la juridiction de renvoi précisait que les sociétés Amazon, via leur Marketplace, n’offraient pas à la vente, ni ne mettaient elles-mêmes dans le commerce les parfums litigieux.

La Cour a ainsi considéré que les sociétés Amazon agissaient comme simple intermédiaire d’entreposage, de telle sorte qu’il n’y avait pas d’usage de marque par Amazon en l’espèce.

Par conséquent, le fait d’entreposer via une Marketplace et pour le compte d’un tiers des produits portant atteinte à un droit de marque n’est pas un usage de marque.

Cet entreposage ne sera en effet pas compris comme une détention de produits en vue de leur offre ou de leur commercialisation au sens du Règlement n°207/2009 si l’entrepositaire ne poursuit pas ces finalités.

Marie-Adélaïde de Montlivault-Jacquot
Clara Fenniri
Lexing Contentieux et expertise informatique

(1) CJUE 2-4-2020 Aff. C-567/18 Coty Germany GmbH c/ Amazon Services Europe Sarl, Amazon Europe Core Sarl,Amazon FC Graben GmbH, Amazon EU Sarl
(2) CJUE 3-3-2016 Aff. C-179/15 Daimler AG c/ Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft. pt.41
(3) CJUE 16-7-2015 Aff. C-379/14 TOP Logistics BV et Van Caem International BV c/ Bacardi & Company Ltd et Bacardi International Ltd, pts 42 et 45
(4) CJUE 12-7-2011, C-324/09, L’Oréal SA et autres contre eBay International AG et autres, pt.103

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La réforme du droit des marques : ce qui va changer

Cette formation est assurée par Anne-Sophie Cantreau et Virginie Brunot, le 31 mars 2020. Elle a pour objectif annoncé d’harmoniser et d’améliorer le système de protection des marques ; en effet, l’ordonnance du 13 novembre 2019 transposant la directive 2015-2436 a profondément réformé le droit français des marques.

• Acquérir des droits de marque, les nouveaux réflexes (Préparer un dépôt de marque, déposer une marque auprès de l’INPI et cas pratique) ;
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La reprise d’usage d’une marque inexploitée durant 5 ans peut empêcher la déchéance pour défaut d’usage sérieux.
Par arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation rappelle que la reprise d’usage d’une marque inexploitée durant 5 ans est susceptible de faire obstacle à la déchéance pour défaut d’usage sérieux (1).

Les faits

La société Adidas AG est titulaire d’une marque européenne figurative représentant le dessin d’un pantalon en pointillés, comportant trois bandes parallèles sur le côté, déposée le 3 novembre 2003 sous le n°003517661.

De son côté, la société Adidas France est titulaire d’une marque française figurative représentant un carré doté de trois bandes parallèles sur le côté gauche, déposée le 29 novembre 1988 sous le numéro n°1 569 217.

Ces deux marques désignent, notamment, les vêtements et chaussures de sport en classe 25.

En 2009, les sociétés Adidas sont informées de la retenue douanière de pantalons de sport destinés à la société Promotex, susceptibles de porter atteinte à leurs droits de marque. Elles font alors procéder à une saisie réelle, puis assignent la société Promotex devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et atteinte à la renommée de leurs marques.

En première instance, le Tribunal juge la contrefaçon de marques caractérisée. Il condamne donc la société Promotex à verser la somme de 20.000 euros à chacune des sociétés Adidas.

La société Promotex interjette appel et sollicite reconventionnellement la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque française n°1 569 217 à compter du 8 juin 1995, c’est-à-dire à l’expiration du délai de cinq années suivant l’enregistrement de la marque.

La Cour d’appel de Paris infirme le jugement ; d’une part, elle fait droit à la demande de la société Promotex et prononce la déchéance de la marque française n°1 569 217 à compter du 8 juin 1995 et d’autre part, elle déboute la société Adidas AG de ses demandes fondées sur la contrefaçon et l’atteinte à la renommée de sa marque. Les sociétés Adidas forment alors un pourvoi en cassation.

Principe de la déchéance pour défaut d’usage sérieux

Pour rappel, l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, pose le principe selon lequel «encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans» .

Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Cela suppose que la marque soit effectivement utilisée sur le marché pour désigner chacun des produits ou services protégés (2).

Ce principe a un double objectif. Le premier est de lutter contre l’encombrement inutile du Registre national des marques, dans la mesure où des marques peuvent être déposées sans aucune intention d’exploitation de leur titulaire. Le second est de rendre de nouveau disponible le signe pour le tiers qui souhaiterait effectivement l’exploiter.

La déchéance pour défaut d’usage sérieux peut donc être demandée en justice par toute personne intéressée. Mais elle peut également être demandée reconventionnellement, pour se défendre dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque, par exemple.

Il est donc capital, pour le titulaire d’une marque, de se ménager des preuves d’usage sérieux de sa marque avant d’engager toute action fondée sur celle-ci. A défaut, l’action a toutes les chances de se retourner contre son demandeur qui ressortira du procès avec moins de droits qu’au moment de son introduction.

Reprise d’usage avant la demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux

Ceci étant, la déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas automatique. D’une part, il suppose l’introduction d’une action en justice. D’autre, part, il suppose de déterminer la période de cinq ans durant laquelle la marque n’a pas été exploitée.

A cet égard en effet, si l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la déchéance prend effet à l’expiration du délai de cinq ans, il ne précise par le point de départ de ce délai.

Sur ce point, la jurisprudence est venue apporter les précisions suivantes.

Tout d’abord, si les droits sur la marque, qui s’acquièrent à compter de l’enregistrement, produisent leurs effets à compter de la date de dépôt, le délai à l’issue duquel la déchéance est encourue, court non pas à compter du dépôt mais à compter de la publication de l’enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle (Cass. com. n°09-13144 du 9-11-2010 rectifié par Cass. com. n°09-13144 du 7-6-2011).

Par ailleurs, faute pour le demandeur de circonscrire précisément cette période et la date à compter de laquelle celle-ci est demandée, la déchéance prend effet au jour de sa demande et ce, alors même qu’elle aurait pu être prononcée plus tôt (Cass. com. n°14-18434, 19-1-2016).

Enfin, le commencement ou la reprise de l’usage de la marque après une période d’inexploitation de cinq ans peut permettre au titulaire de la marque d’éviter la déchéance de ces droits comme le rappelle la Cour de cassation dans le présent arrêt.

En effet, l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle précise que «l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande» .

En l’espèce, la société Promotex sollicitait reconventionnellement la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque française n° 1 569 217 à compter du 8 juin 1995. La période d’inexploitation à considérer fixée par la société Promotex était donc celle allant du 8 juin 1990 au 8 juin 1995.

La société Adidas France ne démontrait pas avoir effectué un usage sérieux de sa marque pendant cette période. La quasi-totalité des preuves d’usage qu’elle produisait couvraient une période postérieure à celle considérée.

La Cour d’appel de Paris a donc prononcé la déchéance de la marque française n°1 569 217 compte tenu de son absence d’exploitation durant cinq ans, sans tenir compte du fait que la société Adidas France a repris postérieurement l’usage de la marque.

La Cour de cassation rappelle que la déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas encourue lorsqu’un usage sérieux de la marque a été commencé ou repris plus de trois mois avant la demande en déchéance. Peu importe que la marque n’ait pas été effectivement exploitée, avant ce commencement ou cette reprise d’usage, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Or, la demande en déchéance ayant été formée, pour la première fois en appel en 2010, la Cour d’appel aurait dû tenir compte des documents produits par la société Adidas France antérieurs à la demande de déchéance, quand bien même ceux-ci étaient postérieurs au 8 juin 1995.

L’arrêt est donc cassé en ce qu’il prononce la déchéance, à compter du 8 juin 1995, des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217.

La Cour d’appel de Paris n’aura cependant pas à se prononcer une nouvelle fois sur le sort de la marque n° 1 569 217 qui a, entre-temps, été annulée dans le cadre d’une autre procédure (3).

Notoriété et appréciation du risque de confusion

La Cour de cassation casse également l’arrêt en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les sociétés Adidas sur le fondement de la contrefaçon de marques et la renommée de celles-ci, au visa des articles 9, 1° du règlement européen du 26 février 2009 et L.717-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour d’appel avait considéré que si la notoriété de la marque invoquée est susceptible d’influer sur l’appréciation du risque de confusion, cette notoriété ne peut dispenser de rechercher s’il existe un tel risque de confusion entre les signes. Aussi, après avoir retenu la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, la Cour conclut à l’absence de risque de confusion pour le consommateur et partant, à l’absence de contrefaçon.

La Cour de cassation censure la solution retenant l’existence d’une similitude entre les signes, même faible, devant conduire le juge à « procéder à une appréciation globale du risque de confusion prenant en considération la notoriété de la marque antérieure ».

Appréciation de l’atteinte à la marque de renommée

Enfin, la société Adidas a déposé une demande subsidiaire fondée sur l’atteinte à la marque de renommée. Comme pour l’appréciation de la contrefaçon, la Cour rejette la demande considérant qu’en raison des faibles similitudes entre les signes en conflit, le consommateur ne sera pas amené à établir un lien entre eux.

La Cour de cassation censure la solution rendue sur ce point retenant qu’en l’absence de contestation de la renommée invoquée sur la marque, il convient de procéder à une appréciation globale de l’existence du lien susceptible d’être généré dans l’esprit du public en prenant en compte «l’intensité de la renommée (…), le degré de son caractère distinctif» ainsi que la similitude, sinon l’identité, des produits en cause.

La Cour poursuit ainsi la précision des règles d’appréciation de l’atteinte à la marque de renommée entamée avec la jurisprudence MAISONS DU MONDE (4).

Virginie Brunot
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Cass. com. n°16-10.761 du 31-1-2018
(2) Cass. com. n°11-28.596 du 29-1-2013
(3) Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) 2016-13, inscription n°663 765, inpi.fr
(4) Cass. com. n°14-29.414 du 12-4-2016, Sté Maisons du Monde c/ Sté Gifi Mag ; Post du 28-7-2017

Alain Bensoussan a répondu aux questions de France 3 sur les youtubeurs-influenceurs dans l’émission qui leur était consacrée le 29 janvier 2018.

« Les vidéos de mode et beauté attirent des dizaines de milliards de vues dans le monde. Plus de 100 millions de chaînes beauté existent sur YouTube. Leur public est essentiellement composé de jeunes femmes entre 15 et 35 ans (#viewer ou #follower). Très puissantes, on les appelle aujourd’hui, les influenceuses. »

Les Youtubeurs-influenceurs et le sponsoring

Les youtubeurs dont il est question dans cette émission, sont des jeunes femmes qui présentent des produits de beauté, expliquent comment s’en servir et ce qu’elles en pensent. Le plus souvent, il s’agit d’une opinion toute personnelle et c’est ce qui fait le succès de ces clips auprès d’un public de plus en plus jeune et influençable.

Mais l’argent modifie l’approche de ces influenceurs. En effet, beaucoup de leurs vidéos contiennent un placement produit, c’est-à-dire une publicité rémunérée, les youtubeurs étant contactés par des marques pour faire leur promotion.

Il ne s’agit plus alors simplement d’une expérience personnelle partagée avec des followers car la marque qui est citée, l’est à l’initiative de cette marque. Ce n’est plus un simple échange de vues sur des réseaux sociaux mais une annonce à caractère commerciale, une collaboration commerciale.

Les Youtubeurs-influenceurs et la transparence

On est à la limite de la tromperie du consommateur et en l’absence de réglementation spécifique, la règlementation actuelle est applicable. Des sanctions existent pour ce type d’infraction : entre 300 000 euros d’amende et 2 ans d’emprisonnement.

L’ARPP, autorité de régulation professionnelle de la publicité, a décidé de proposer aux youtubeurs-influenceurs et aux marques des bonnes pratiques de transparence et de loyauté à l’égard du public.

L’obligation, a minima, serait de prévenir, lorsque la vidéo est sponsorisée par une marque, cette transparence est un gage de confiance et de crédibilité.

Les Youtubeurs-influenceurs mineurs

Un autre point pose réellement problème, il s’agit des vidéos faites par des enfants que ce soit à l’attention d’autres enfants ou d’adultes. Il n’est pas du tout certain que laisser des mineurs tester des produits cosmétiques pour adultes soit vraiment éthique ou légal, si les produits en question ne sont pas normalement destinés à des enfants et d’autant plus si ce sont les marques en question qui fournissent directement ces jeunes.

Bien que les réseaux sociaux et plateformes sur internet soient interdits aux mineurs de moins de treize ans, nombre d’entre eux y apparaissent, semble-t-il, sans aucun encadrement alors que le consentement d’un adulte titulaire de l’autorité parentale est indispensable dans ce type de relation à caractère contractuel.

Il est toujours possible de dénoncer les vidéos présentant des situations anormales.

Les Youtubeurs-influenceurs et le cyberharcèlement

Cette activité n’est pas sans risque et les réactions du public ne sont pas toujours positives. Les commentaires peuvent être très violents et l’agressivité des #haters virer au harcèlement. Ces menaces, cette haine, cette violence, très destructeurs, sont punis par la loi. Avant d’en arriver là, il faut s’en prémunir en utilisant des listes noires de mots refusés dans les commentaires et surtout ne pas inciter à la surenchère.

Lexing Alain Bensoussan Avocats

Pour lire l’article ou voir l’émission :
« Le monde merveilleux des Youtubeuses, ces nouvelles héroïnes », Marie-France Guiseppin, France 3 Occitanie, publié le 25-1-2018.
« Le monde merveilleux des Youtubeuses », film de 53 minutes réalisé par Sylvie Deleule, une coproduction Caméra One Télévision et France Télévisions pour France 3 Occitanie, avec la participation de Public-Sénat, diffusé sur France 3 Occitanie le lundi 29-1-2018 vers 23h40.

Pour approfondir le sujet, consultez le site de l’ARPP :
12-10-2017 – Intervention de l’ARPP à l’ESD Paris : « Relations marques et influenceurs : les bonnes pratiques »
28-06-2017 – Marketing d’influence et marques : quelles règles de transparence ?
30-06-2017 – Relations entre influenceurs et marques : une animation graphique sur les bonnes pratiques de transparence et de loyauté
03-04-2017 – Communication d’influenceurs et marques, nouvelles dispositions adoptées dans la Recommandation ARPP Communication publicitaire digitale
01-10-2015 – Recommandation Communication publicitaire digitale v4

Utiliser le nom de domaine Groupe-Chantelle.com comme adresse de messagerie usurpe l’identité du titulaire de la marque. La commission d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en a ainsi décidé le 5 décembre 2016 (1).

Les faits sont les suivants. La société de lingerie féminine Chantelle fondée en 1876 est titulaire de plusieurs marques Chantelle ainsi que de noms de domaine composés du radical «GroupeChantelle» utilisés notamment pour ses adresses de messagerie.

Un tiers enregistre le 21 septembre 2016 le nom de domaine Groupe-Chantelle.com. Aucun site web n’est ouvert à partir de ce nom de domaine. En revanche, ce tiers réserve des adresses de messagerie à partir de ce nom de domaine et s’en sert pour adresser des courriers électroniques à des partenaires commerciaux de la société Chantelle en se faisant passer pour de vrais collaborateurs de celle-ci et tenter d’obtenir le paiement de factures sur un prétendu nouveau compte bancaire, prétextant un changement de coordonnées bancaires.

La société Chantelle dépose une plainte UDRP auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (5) afin de faire cesser ces agissements d’usurpation d’identité en demandant le transfert du nom de domaine Groupe-Chantelle.com à son bénéfice.

Décision de la commission administrative du centre d’arbitrage de l’OMPI

La commission administrative du centre d’arbitrage de l’OMPI n’a pas directement statué sur l’usurpation d’identité numérique, qui n’est pas de son ressort dans le cadre de l’application des principes UDRP, mais elle a pris en compte ce délit, sanctionné par l’article 226-4-1 du Code pénal (7), pour caractériser un usage de mauvaise foi du nom de domaine au sens des principes UDRP.

Après avoir logiquement retenu le risque de confusion entre les marques antérieures Chantelle et le radical du nom de domaine contesté « groupe-chantelle.com », la commission relève également que ce nom de domaine est construit d’une manière quasi-identique aux noms de domaine « groupechantelle » de la société Chantelle et qu’ « il est légitime de penser que le défendeur s’est limité à l’adjonction d’un trait d’union dans le but d’induire en erreur, par fausse association avec le Requérant ».

Elle souligne également que « la forte similarité avec le nom de domaine du Requérant est de nature à générer un risque de confusion pour l’internaute étant légitimement susceptible de penser que le nom de domaine litigieux est la propriété du Requérant ». A fortiori, ses partenaires commerciaux étaient susceptibles de penser que les méls frauduleux émanaient bien du Groupe Chantelle.

La commission remarque ensuite que le défendeur, qui n’a présenté aucun argument pour se défendre, ne justifie d’aucun droit ou intérêt légitime lié au nom de domaine litigieux, qu’il n’est pas connu sous ce nom et que le site associé au nom de domaine en cause n’est pas actif.

Enfin, la commission se penchant sur la dernière condition de succès d’une plainte UDRP, rappelle que la détention passive d’un nom de domaine peut être qualifiée d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi au sens des Principes UDRP si elle s’accompagne d’autres circonstances démontrant la mauvaise foi du défendeur. Au cas d’espèce, elle relève au vu des pièces produites que « le nom de domaine a été enregistré à des fins frauduleuses dès lors que le Défendeur a utilisé l’adresse de messagerie suivante « […]@groupe-chantelle.com » composée du nom de domaine litigieux afin de contacter des partenaires du Requérant en se faisant passer pour lui, espérant ainsi à raison de cette usurpation d’identité, détourner des versements bancaires destinés au Requérant ».

Elle souligne qu’ « il est incontestable que les actes d’usurpation d’identité auxquels s’est livré le Défendeur sont constitutifs de mauvaise foi. L’enregistrement du nom de domaine litigieux n’a pour seul objectif que de se faire passer pour le Requérant, tromper ainsi les partenaires du Requérant et plus généralement les consommateurs tout en créant une confusion avec les marques du Requérant ».

Le transfert du nom de domaine Groupe-Chantelle.com au profit de la société Chantelle est donc ordonné par la commission administrative, ayant pour effet de mettre fin aux agissements frauduleux du défendeur.

La commission évoque ici des « actes d’usurpation d’identité », sans parler d’usurpation d’identité numérique.

Usurpation d’identité numérique

Le dépôt d’une plainte UDRP auprès d’un centre d’arbitrage compétent, tel celui de l’OMPI, apparaît ainsi être un autre moyen pour agir dans le cadre d’une usurpation d’identité numérique. Pour mémoire, l’usurpation d’identité numérique est sanctionnée en tant que tel par l’article 226-4-1 du Code pénal (6).

L’article 226-4-1 du Code pénal dispose que « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ».

Le délit d’usurpation d’identité en ligne suppose pour l’auteur des faits de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant d’identifier une personne physique ou morale (2).

La notion de « données de toute nature » s’entend non seulement du nom et du prénom, mais également de toute donnée susceptible de contenir des informations sur l’identité d’une personne.

Entrent dans cette catégorie des données telles que l’adresse de courrier électronique (3), ou tout autre élément d’identification.

Pour que le délit de l’article 226-4-1 du Code pénal soit constitué il faut, en outre, que l’usage qui soit fait des données d’identification d’une personne ait pour objectif de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Peuvent ainsi être réprimés au visa du délit d’usurpation d’identité en ligne des agissements divers tels que (4) :

• récupérer à partir d’un faux site des informations personnelles pour en faire une utilisation contraire à l’intérêt d’un tiers ;
• nuire à la réputation d’un tiers en utilisant indument son identité pour écrire des commentaires ou en créant un faux profil sur un réseau social ou une fausse signature sur un blog ;
• accéder à des comptes sécurisés grâce aux données personnelles d’un tiers.

A l’instar d’une plainte pénale, une plainte UDRP ne nécessite pas de connaître l’identité réelle du tiers ayant commis l’usurpation d’identité. A défaut de pouvoir identifier ce dernier, la récupération du nom de domaine permet a minima de mettre fin à la source des agissements frauduleux.

Pour éviter de tels désagréments, il est en tout état de cause important de sensibiliser ses salariés, prestataires et fournisseurs aux dangers de l’usurpation d’identité numérique, notamment en formalisant les bonnes pratiques par le biais d’une charte informatique et d’une politique de sécurité des systèmes d’information.

Polyanna Bigle
Lexing Droit Sécurité numérique
Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques

(1) Décision OMPI du 5-12-2016, n° D2016-1961, Chantelle S.A. c./ Emmanuel V.
(2) Compte rendu intégral des débats, 1ère séance du 11-2-2010, projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : « dans le silence de la loi, les dispositions que vous évoquez [article 2] s’appliquent aussi bien aux personnes morales qu’aux personnes physiques ».
(3) Circulaire du 28-7-2011
(4) Circulaire du 28-7-2011
(5) Procédure relative aux Principes directeurs UDRP pour les domaines génériques de premier niveau (TLD génériques)
(6) Post du 10-3-2011
(7) C. pén., art. 226-4-1

La Cour de justice de l’Union européenne a récemment apporté des précisions quant à la notion d’ usage de marque (1).

L’affaire portée devant la Cour opposait le fabricant de véhicules automobiles Daimler AG, titulaire de la marque internationale MERCEDES-BENZ, déposée notamment pour les automobiles et accessoires d’automobiles, à une société de garage automobile, réparateur agréé Daimler de 2007 à 2012.

Durant cette période, la convention de service après-vente autorisait le réparateur à faire usage de la marque MERCEDES-BENZ et de la mention « réparateur Mercedez-Benz agréé » dans sa publicité.

Dans ce cadre, celui-ci avait eu recours à un service d’annonces en ligne et fait publier une annonce publicitaire contenant la mention précitée.

Cette annonce avait été reprise et diffusée sur d’autres sites internet d’annonces en ligne sans son consentement.

A la suite de la résiliation de la convention de service après-vente, le réparateur avait sollicité la modification de l’annonce publicitaire, ainsi que la suppression des annonces en ligne diffusées sans son consentement.

Malgré les démarches entreprises, les annonces publicitaires ont continué à être diffusées sur internet et référencées sur les moteurs de recherche, conduisant la société Daimler AG à assigner l’ancien réparateur agréé sur le fondement de la contrefaçon de marque.

Usage de marque par un tiers

Dans ce cadre, la Fővárosi Törvényszék (juridiction hongroise saisie du litige) demande à la CJUE d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95.

Cet article permet au titulaire d’une marque d’interdire l’usage dans la vie des affaires par un tiers, sans son consentement, d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux visés par la marque, ou d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

La question posée à la Cour de justice est de savoir si le tiers mentionné dans une annonce publiée sur un site internet contenant un signe identique ou similaire à une marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par cette marque, de manière à créer un risque de confusion ou à laisser penser qu’il existe une relation commerciale entre lui et le titulaire de la marque, faisait usage de cette marque alors que l’annonce n’a pas été placée par le tiers ou en son nom ou que celui-ci a fait en vain tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour la faire supprimer.

Acte purement matériel et condition de la contrefaçon

Est donc visé, dans l’affaire soumise à la Cour, l’usage de marque entendu comme acte purement matériel et condition de la contrefaçon.

A ce titre, l’article 5, paragraphe 3 de la directive 2008/95 vise, de manière non exhaustive, l’apposition du signe sur des produits ou leur conditionnement, la commercialisation de produits ou l’offre de services sous le signe, l’importation et l’exportation de produits sous le signe, et l’utilisation du signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

A cet égard, la CJUE a déjà jugé que la reproduction d’une marque par un tiers, sans consentement de son titulaire, au sein d’annonces publicitaires dans le contexte de ses activités commerciales, constitue un usage de marque au sens de l’article 5, paragraphe 1 de la directive 2008/95 et est susceptible de revêtir la qualification d’acte de contrefaçon, sous réserve de l’épuisement du droit conféré par la marque (2).

Usage de marque à titre publicitaire

A également été jugé que l’exploitant du site internet d’annonces en ligne diffusant à la demande d’un tiers, une annonce publicitaire mentionnant une marque sans autorisation de son titulaire, n’effectue pas un usage de marque au sens de l’article 5, paragraphe 1 de la directive 2008/95 (3) .

Dans cette décision, la CJUE a en effet opéré une distinction, concernant le référencement payant sur internet, entre :

• les prestataires de services de référencement, à savoir les moteurs de recherche permettant aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots-clés, stockent ces signes et diffusent les annonces de leurs clients, mais n’effectuent pas lui-même un usage à titre de marque et bénéficient du régime de responsabilité allégé des hébergeurs (4) ;
• les annonceurs qui réservent à titre de mots-clés des signes identiques à la marque d’un tiers afin de déclencher l’affichage d’un lien publicitaire vers leur propre site, effectuant ainsi un usage à titre de marque.

Or, dans l’affaire portée devant la Cour, la situation est tout à fait particulière : si l’annonceur a effectivement commandé l’annonce litigieuse auprès de l’exploitant du site internet, ce dernier a ensuite continué à la diffuser malgré la demande de suppression de l’annonceur.

Conditions cumulatives à l’usage de marque

Face à ce constat et au regard de l’article 5 paragraphes 1 et 3 de la directive 2008/95, la Cour entend poser deux conditions cumulatives à l’usage illicite de marque :

• un comportement actif de la part du tiers, tel que l’apposition du signe sur des produits ou leur conditionnement, ou son utilisation dans la publicité ;
• une maîtrise directe ou indirecte de l’acte constituant l’usage, ce qui n’est pas le cas d’un acte effectué par un opérateur indépendant sans le consentement de l’annonceur, voire contre la volonté expresse de celui-ci.

La Cour observe, sur ce deuxième point, que l’article 5 paragraphe 1 de la directive 2008/95 a pour finalité de permettre au titulaire d’interdire et de faire cesser tout usage de sa marque réalisé par un tiers sans son consentement.

Or cet objectif ne peut être atteint dès lors que le tiers n’a pas de maîtrise, qu’elle soit directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage, de sorte qu’il lui est impossible de se conformer à cette interdiction.

Dans ces conditions, la Cour considère que le tiers ne peut être responsable des actes ou des omissions du prestataire d’annonces en ligne qui, délibérément ou par négligence, passe outre les instructions expresses données par ledit tiers visant à éviter l’usage de la marque.

La solution semble logique : un tiers ne devrait pas engager sa responsabilité pour des actes de contrefaçon commis indépendamment de sa volonté et qu’il n’a pas la possibilité de faire cesser.

Usage de marque au niveau national

Reste à savoir comment cette décision de la CJUE sera reçue par les juridictions nationales, s’agissant des démarches devant être entreprises par le tiers en vue de la suppression de l’annonce litigieuse ou de la mention de la marque y figurant, et de l’appréciation du caractère vain de ces démarches ou de l’impossibilité, pour le tiers, de faire cesser l’usage de marque litigieux.

Une telle appréciation sera très certainement chose délicate pour les juridictions nationales, compte tenu du particularisme de chaque affaire.

En outre, on peut se demander si l’usage de marque serait caractérisé, et partant, la contrefaçon retenue vis-à-vis d’un tiers au comportement inactif, n’étant pas à l’origine des actes de contrefaçon allégués, qui en bénéficierait et n’effectuerait aucune démarche afin de faire cesser ces actes.

Par ailleurs, la Cour rappelle, sous réserve que le droit national des Etats membres le prévoit, que le titulaire de la marque conserve la possibilité de réclamer au tiers la restitution de l’avantage économique dont il a pu bénéficier grâce à la diffusion de l’annonce litigieuse, et renvoie, pour cela, au droit national des Etats membres.

Usage de marque et référencement

La CJUE rappelle également que le titulaire de la marque aura la possibilité d’agir à l’encontre des sites Internet de référencement ayant continué de diffuser l’annonce litigieuse, malgré la demande du tiers de supprimer celle-ci ou la mention de la marque y figurant.

Le titulaire de la marque pourra, en effet, engager la responsabilité du prestataire d’annonces en ligne en qualité d’hébergeur, dans la mesure où il aura eu connaissance du caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître le caractère illicite de l’annonce diffusée, ou qu’il n’aura pas, dès le moment où il en aura eu cette connaissance, agi promptement pour retirer cette annonce ou en rendre l’accès impossible (5).

A cet égard, la connaissance du caractère illicite de l’annonce sera présumée acquise par l’hébergeur dès lors que l’annonceur ou le titulaire de la marque lui aura adressé une notification LCEN conforme aux exigences du droit national de l’Etat membre et, pour la France, aux dispositions de l’article 6.I-5 de la LCEN (6).

Virginie Brunot
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) CJUE, 3-3-2016, Aff. C-179/15, Daimler AG c. Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.
(2) CJCE, 23-2-1999, Aff. C-63/97, BMW et BMW Nederland BV c/ Ronald Karel Deenik, pt. 42-45.
(3) CJUE, 23-3-2010, Google France et Google, aff. C-236/08 à C-238/08, pt. 51-52.
(4) Dir. 2000/31/CE du 8-6-2000, art. 14.
(5) Dir. 2000/31/CE du 8-6-2000, art. 14 ; Loi 2004-575 du 21-6-2004, art. 6, I, al. 2 et 3.
(6) Loi 2004-575 du 21-6-2004, art. 6, I, al. 5.

Les afficionados du e-shopping reconnaîtront Cécile de Rostand, avatar de Vente-privée.com chargée des relations clients.

A ce titre, ce personnage virtuel, créé de toutes pièces par l’équipe marketing de la société, envoie des méls aux adhérents, tient un blog listant notamment les « bons plans » proposés sur le site, a ouvert son compte Facebook, twitter, etc.

Le 8 juin 2010, un particulier réservait le nom de domaine <cecilederostand.fr> et déposait en parallèle auprès de l’Inpi la marque verbale CECILE DE ROSTAND, notamment en vue d’une utilisation des produits en cuir, des tissus et linges, ainsi que des vêtements et des chaussures.

Nouvelle technique de e-marketing, le droit actuel ne prévoit pas un système de protection indépendant pour les avatars, et la société Vente-privée.com ne disposait pas non plus de marque enregistrée pour « Cécile de Rostand ».

C’est pourquoi, devant le tribunal, elle invoquait :

• l’existence d’une marque notoire CECILE DE ROSTAND et une atteinte à cette marque ;
• l’atteinte au nom commercial que constituerait le nom « Cécile de Rostand » ;
• les droits d’auteur qu’elle détiendrait sur le personnage Cécile de Rostand.

Elle en concluait que le dépôt de la marque et la réservation du nom de domaine avaient été faits en fraude de ses droits antérieurs sur son avatar.

Dans son jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal de grande instance de Nanterre rejette tout d’abord l’argument de la marque notoire, telle que définie à l’article 6 bis de la Convention de Paris, au motif que les preuves apportées par la société Vente-privée.com ne démontrent pas qu’un avatar permet « au public d’identifier l’origine de produits et services offerts par la demanderesse« .

Pour le tribunal, un avatar fait en effet la promotion de la société elle-même et l’incarne aux yeux des internautes en tant que chargé de relations avec les clients.

Cécile de Rostand répond donc à une logique marketing différente : elle ne constitue pas un signe servant à identifier les services de fourniture de différents produits et services mais incarne l’entreprise elle-même. Il ne s’agit donc pas d’une marque au sens de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle car « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale« .

Le tribunal retient en revanche la qualification de l’ avatar en tant que nom commercial de la société Vente-privée.com, en s’appuyant sur la définition classique de cette notion : « l’appellation sous laquelle l’entreprise commerciale est exploitée et connue de sa clientèle« .

Le tribunal en déduit que le déposant ne pouvait pas ne pas connaître ce nom commercial, d’autant plus qu’il avait utilisé la plateforme d’achat de la société Vente-privée.com quelque temps auparavant.

Le tribunal retient également que la société Vente-privée.com est titulaire de droits d’auteur sur son avatar, celui-ci étant empreint par son apparence, son nom et son caractère de la personnalité de son auteur, et la société ayant divulgué cet avatar sous son nom.

Ces droits constituent des antériorités empêchant le dépôt postérieur du signe « Cécile de Rostand » à titre de marque, en application de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle.

S’appuyant en outre sur l’adage de droit selon lequel « la fraude corrompt tout« , le tribunal estime frauduleux tant le dépôt de la marque que l’enregistrement du nom de domaine et annule donc ces deux enregistrements.

Cette décision prouve une nouvelle fois la capacité du droit actuel à s’adapter aux nouvelles technologies et possibilités techniques permises par les mondes virtuels, notamment celui des avatars.

Néanmoins, le tribunal n’a pu ici procéder à l’annulation de l’enregistrement que grâce au dossier de preuves constitué par la société Vente-privée.com, notamment des courriers électroniques envoyés par son avatar dès 2003 et les nombreux poste et commentaires publiés sous son nom.

Face à la dématérialisation et à la tentation qu’offre internet de se passer d’un archivage des informations, les sociétés actives virtuellement doivent se rappeler qu’en cas de contentieux, la question de la preuve et de la conservation de ces données anciennes peut rejaillir et faire défaut.

Une précaution essentielle est donc de prendre des règles internes relatives aux méthodes d’archivage et de conservation des données permettant d’anticiper tout contentieux.

Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit pénal numérique

L’exploitation d’une marque pour une édition en ligne constitue un usage « réel et sérieux » de marque sur internet.

La Société du Figaro est titulaire, depuis 1968, d’une marque verbale française JOURS DE FRANCE protégée notamment pour des imprimés, journaux, livres. Cette marque a fait l’objet d’une exploitation pour désigner magazine hebdomadaire papier entre 1954 et 1989. En 2011, la Société du Figaro a repris l’exploitation du signe « Jours de France » sous la forme d’une édition en ligne : une page web sur le site internet du Figaro. En 2013, elle a lancé un complément de son magazine sous format papier sous le titre « Jours de France ».

La société Entreprendre, également éditrice de presse, diffuse depuis 2010 un magazine papier sous la marque JOUR DE FRANCE dont elle est titulaire depuis 2003. Le 4 septembre 2013, elle met en demeure la Société du Figaro de cesser la diffusion du magazine « Jours de France ». En réponse, cette dernière l’assigne sur les fondements de contrefaçon de marque et de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitaire, sollicitant par ailleurs l’annulation de la marque JOUR DE FRANCE.

En défense, la société Entreprendre a, entre autres, sollicité la déchéance des droits de la Société du Figaro sur la marque JOURS DE FRANCE pour défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Faisant droit à ces demandes en première instance, le Tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 18 décembre 2014 prononcé la déchéance des droits de la Société du Figaro sur la marque JOURS DE FRANCE, et l’a en conséquence déclaré irrecevable à agir en contrefaçon de marque et a débouté les parties de leurs autres demandes. Les parties ont interjeté appel à titres principal et incident.

Par arrêt du 20 novembre 2015, la Cour d’appel de Paris (1) infirme le jugement rendu, sauf en ce qu’il a rejeté la demande la Société du Figaro au titre du droit d’auteur et débouté la société Entreprendre de ses demandes reconventionnelles.

L’arrêt, particulièrement étayé, apporte plusieurs éclairages intéressants. Tout d’abord, la Cour d’appel de Paris a écarté la prescription de l’action en contrefaçon formée par la société Entreprendre en opérant une distinction entre la demande formée à l’encontre de l’enregistrement de la marque, délit instantané, et celle formée à l’encontre de l’exploitation de ladite marque, délit continu.

Ainsi, si les demandes d’annulation et de contrefaçon formées à l’encontre de la marque JOUR DE FRANCE sont prescrites, en application des articles L.714-4 et L.716-5 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle, la demande formée à l’encontre de l’exploitation de cette marque est toujours recevable, le point de départ de la prescription se trouvant « reporté à la date de chaque acte d’exploitation argué de contrefaçon« .

Cette application distributive des règles de prescription peut conduire à des situations paradoxales dans lesquelles la marque arguée de contrefaçon ne pourra plus faire l’objet d’une action en nullité pour indisponibilité à raison de la prescription acquisitive mais verra son exploitation interdite à raison de l’atteinte à des droits de marques antérieurs.

A la lecture de cette décision, il apparaît essentiel, de procéder à la surveillance des dépôts de marques susceptibles de porter atteinte à des droits antérieurs et d’agir à leur encontre même si ces dépôts ne sont pas encore exploités.

L’arrêt mérité également d’être signalé au regard de l’appréciation du caractère réel et sérieux de l’usage d’une marque sujette à déchéance. A cet égard, il convient de rappeler que le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits, en application de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

L’usage sérieux s’appréciant produit par produit ou service par service, il appartient au propriétaire de la marque poursuivi de rapporter la preuve de l’usage sérieux de la marque pour chaque produit ou service faisant l’objet de l’action en déchéance.

Si le législateur a envisagé la possibilité d’une reprise d’usage sérieux, celui-ci a instauré une période « suspecte » de trois mois durant laquelle une reprise d’usage ne peut faire échec à la déchéance : « l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ».

Au cas d’espèce, la société Entreprendre soutenait que la Société du Figaro avait cessé d’exploiter la marque JOURS DE FRANCE en 1989 et que la reprise de la publication du magazine papier intervenue en août 2013 était insuffisante pour démontrer une reprise d’usage sérieux susceptible de faire échec à l’action en déchéance formée le 7 mars 2014.

La Société du Figaro invoquait précisément une reprise sérieuse d’exploitation résultant, d’une part d’une exploitation sous forme d’une édition en ligne à compter de 2011 et, d’autre part, sous format papier à compter du 7 août 2013, cette reprise ayant été suivie de la publication de huit numéros.

La Cour refuse de prononcer la déchéance de la marque par deux motivations distinctes tenant d’une part à la qualification et au caractère probant de l’exploitation par une édition en ligne et, d’autre part, au caractère sérieux de l’exploitation sous format papier.

Concernant l’exploitation de la marque pour une édition en ligne, la société Entreprendre contestait la valeur probante des pièces produites par la Société du Figaro et, notamment :

• les constats d’huissier réalisés sur internet faisant valoir qu’un tel usage ne pouvait valoir usage de la marque pour une « publication de presse » ;
• le rapport d’audience fourni par l’appelant, faisant valoir que l’existence de robots dont le rôle consiste à parcourir le web et à extraire des données est susceptible de fausser les résultats obtenus relatifs à la fréquentation du site.

La Cour ne retient aucun de ces arguments, rappelant qu’une édition en ligne du titre se présentait « comme une déclinaison, diffusée sur internet, du titre de presse Le Figaro de sorte que la qualification de publication de presse ne peut lui être déniée ».

Elle rejette également l’argument tiré de la présence des robots susceptibles d’impacter les audiences du site aux motifs que l’impact des robots sur la fréquentation réelle du site est « hypothétique » et qu’en tout état de cause, le nombre de visiteurs uniques constaté sur le site n’est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs.

Concernant les preuves relatives à l’exploitation en format papier, la Cour rappelle que le critère quantitatif ne constitue pas un critère d’appréciation déterminant du caractère sérieux d’une exploitation (2), retenant, qu’au cas d’espèce, « l’exploitation de ce magazine papier vient conforter l’usage réel et sérieux de la marque sur internet dans la période de trois mois antérieure à la demande de déchéance ».

Par conséquent, la Cour rejette l’action en déchéance des droits de la société du Figaro sur la marque JOURS DE FRANCE.

Statuant sur l’action en contrefaçon de la marque JOURS DE FRANCE par l’exploitation de la marque JOUR DE FRANCE, la Cour a procédé à une appréciation globale des signes en présence, retenant que l’impression globale se dégageant des signes est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Là encore la motivation est intéressante. En effet, compte-tenu de la proximité des signes en cause qui se différenciaient par une seule lettre « S », au demeurant muette, la contrefaçon aurait pu être retenue sur le fondement de l’article L.713-2, sans avoir à rapporter l’existence d’un risque de confusion en application de la jurisprudence communautaire LTJ Diffusion/ Sadas Verbaudet retenant qu’un « un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen » (3).

Tout en admettant le caractère négligeable de la suppression de la lettre « S » au sein de la marque JOUR DE FRANCE, la Cour apprécie néanmoins l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause, traduisant une appréciation stricte de la notion de contrefaçon par reproduction.

Virginie Brunot
Pauline Perez
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) CA Paris, 5e Pôle 2e ch. 20-11-2015 n°14/00649, Société du Figaro c/ Entreprendre.
(2) CJCE 11-3-2003, C-40/01, Ansul BV et Ajax Brandbeveiliging BV
et CJCE 27-1-2004, C-259/02, La Mer Technology Inc. et Laboratoires Goemar SA.
(3) CJCE plen. 20-3-2003, C-291/00, LTJ Diffusion SA et Sadas Vertbaudet SA.

Dans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ouvre la possibilité d’enregistrer comme marque la représentation de l’aménagement d’un espace de vente, aux termes d’un arrêt du 10 juillet 2014.

De manière classique, la CJUE rappelle qu’outre l’aptitude générale du signe à constituer une marque, ce dernier doit également posséder un caractère distinctif.

La Cour de justice précise la démarche pour apprécier le caractère distinctif d’un signe correspondant à la représentation de l’aménagement d’un espace de vente. Cette démarche consiste en :

• un examen « in concreto », par rapport, d’une part aux produits ou aux services visés et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent ;
• un examen « in concreto », réalisé par l’autorité compétente, pour déterminer si le signe est ou non descriptif des caractéristiques des produits ou services concernés ou bien s’il relève de l’un ou l’autre des motifs de refus d’enregistrement énoncés dans la directive 2008/95/CE.

Ainsi, en théorie, les critères d’appréciation du caractère distinctif d’un signe représentant l’aménagement d’un espace de vente ne diffèrent aucunement de ceux utilisés pour d’autres types de signes.

La Cour de justice répond également à la question de savoir si des prestations visant à amener le consommateur à acheter les produits de l’auteur de la demande d’enregistrement peuvent constituer des services, au sens de la directive précitée, pour lesquels un signe, tel que celui en cause, peut être enregistré comme marque.

Selon la Cour de justice, si aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés dans la directive précitée ne s’y oppose, un signe représentant l’aménagement d’un espace de vente d’un fabricant de produits peut valablement être enregistré non seulement pour ces produits, mais également pour des prestations de services, lorsque ces prestations ne font pas partie intégrante de la mise en vente des produits.

Tel est le cas, notamment, des démonstrations des produits exposés dans un espace de vente au moyen de séminaires, qui peuvent constituer des prestations rémunérées, relevant de la notion de service, au sens de la directive précitée.

La Cour de justice conclut que la représentation, par un simple dessin, sans indication de taille ni de proportions, de l’aménagement d’un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services relatifs à des produits, mais qui ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu’elle soit propre à distinguer les services de l’auteur de la demande d’enregistrement de ceux d’autres entreprises et qu’aucun motif de refus ne s’y oppose.

Reste à savoir si, à l’instar des formes tridimensionnelles, les offices ne vont pas être plus restrictifs pour admettre l’enregistrement de telles marques.

Anne-Sophie Cantreau
Julie Feuvrier-Laforêt
Lexing Droit des marques

Usage de marque sous une forme modifiée. La gestion d’un portefeuille marque n’est pas un long fleuve tranquille,
l’intérêt marketing étant souvent en conflit avec la rigueur juridique.

Usage de marque et marketing

Alors que le premier justifie de déposer une nouvelle marque sous une forme actualisée pour répondre aux codes marketing du moment, la rigueur juridique sensibilise le déposant sur le risque de perdre les droits sur la marque « princeps » par déchéance pour défaut d’usage puisque cette dernière ne sera plus utilisée.

Pour mieux appréhender la difficulté liée à l’exploitation d’une marque dans ce contexte, il convient de rappeler deux principes juridiques fondamentaux :

• un principe de base, selon lequel une marque doit être exploitée conformément à la forme sous laquelle elle a été enregistrée ; à défaut, son titulaire encourt un risque de déchéance pour défaut d’usage sérieux selon les conditions énoncées à l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui doit s’interpréter au regard de l’article 10 de la directive 2008/95/CE;
• une atténuation à ce principe, qui prévoit que l’emploi d’une marque sous une forme modifiée peut valoir usage de la marque enregistrée si les modifications apportées n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme où elle a été enregistrée (art. 5C §2 de la Convention pour la propriété industrielle du 20 mars 1883 et art. L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle).

Or, si l’interprétation des dispositions susvisées ne semble pas avoir posé de difficultés majeures lorsqu’elles sont appliquées à une seule marque enregistrée, elle a, en revanche, suscité davantage de controverses et de revirements jurisprudentiels lorsque les juridictions ont été confrontées à plusieurs marques proches enregistrées au nom d’un même titulaire dont seulement une ou quelques-unes étaient utilisées.

En effet, dans cette dernière hypothèse, la question est de savoir si un usage de marque enregistrée peut valoir usage pour une autre marque enregistrée très similaire et qui ne serait plus exploitée depuis cinq années consécutives.

Usage de marque et similarité

Les juridictions françaises après de nombreux revirements avaient interprété le dernier arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 13 septembre 2007 C-234/06P comme conduisant à une obligation stricte pour les titulaires de marques proches d’exploiter chacune d’entre elles.

Cet arrêt précisait en effet que les dispositions contenues dans le règlement sur la marque communautaire relatives à l’ usage de marque sous une forme modifiée « ne permettent pas d’étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l’usage n’a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu’une légère variante de la première ».

Cependant et selon les dispositions d’un arrêt du 25 octobre 2012, la même Cour de justice de l’Union européenne a précisé que cette solution doit être replacée dans le contexte particulier des familles de marques ou marques défensives, concept reconnu dans certains pays étrangers.

Il a ajouté qu’en revanche, en dehors de ce contexte, le titulaire d’une marque enregistrée peut « aux fins d’établir l’usage de celle-ci se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ».

Cet arrêt devrait tracer le sillon d’un nouveau revirement de jurisprudence en France qui sera suivi avec une grande attention.

Anne-Sophie Cantreau et Claudine Salomon.

CJUE 25-10-2012 aff. C-553/11

L’Office d’harmonisation dans le marché intérieur rappelle que seul l’usage sérieux d’une marque permet d’échapper à la déchéance des droits de marque.

La première Chambre de recours de l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a rappelé que seul l’usage sérieux d’une marque permet d’échapper à la déchéance des droits de marque et que cet usage sérieux doit être prouvé par des éléments précis, pertinents et suffisamment nombreux.

La première Chambre de recours, qui devait se prononcer sur l’usage sérieux de la marque communautaire Alphatrad n°000617316, a considéré que neuf lettres de mise en demeure de rappel pour impayés sont insuffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque dans la mesure où ces lettres ne font référence à aucun montant à l’exception de l’une d’entre elles sur laquelle figure un montant qui s’avère être résiduel.

Le première Chambre de recours rappelle qu’ « il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux » et que « la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne saurait être appréciée dans l’absolu, mais doit l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné » (1).

Or, en l’espèce, la première Chambre de recours relève que le marché de la traduction, sur lequel la marque communautaire devait être exploitée, est considérable et que le faible volume des ventes ne saurait non plus être expliqué par le degré de diversification du titulaire dont l’activité est limitée aux services de traduction. Afin d’écarter les doutes quant au caractère sérieux de l’exploitation de sa marque communautaire, le titulaire aurait dû fournir des explications précises permettant de justifier le faible volume commercial d’exploitation de sa marque.

Enfin, la première Chambre de recours confirme la prononciation de la déchéance à une date antérieure au dépôt de la demande en déchéance de la marque, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du RMC. La déchéance des droits du titulaire sur la marque communautaire est déclarée antérieurement à la date de la décision du Tribunal de Naples qui avait interdit au demandeur de faire usage de la marque communautaire contestée pour des produits et services similaires à ceux désignés par celle-ci et ordonné le transfert du nom de domaine alphatrad.it au bénéfice de la société Alphatrad. Le demandeur à la déchéance peut ainsi récupérer son nom de domaine.

(1) Décision OHMI 1er ch recours, aff. R 444-2011 du 08 10 2012

La Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre le 26 octobre 2012 un arrêt extrêmement important en matière d’usage sérieux de marques sous une forme modifiée.

Pour comprendre cet arrêt, il convient de rappeler deux principes fondamentaux en matière d’usage sérieux de marque.

Le premier : une marque doit être exploitée conformément à la forme sous laquelle elle a été enregistrée ; à défaut, son titulaire encourt un risque de déchéance pour défaut d’usage sérieux selon les conditions exposées à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, que l’on retrouve à l’article 10 de la directive 2008/95/CE qui a elle-même repris les dispositions de la directive n°89/104 d’harmonisation du droit des marques sur le territoire de la Communauté européenne.

Le second apporte une nuance au premier : en application de l’article 5C paragraphe 2 de la Convention pour la propriété industrielle du 20 mars 1883, la loi française prévoit que l’emploi de marques sous une forme modifiée peut valoir usage de la marque enregistrée et donc n’entraîne pas la perte de droits, si les modifications apportées n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme elle a été enregistrée.

Or, si l’interprétation de l’article 5C paragraphe 2 précité n’a jamais posé pas de grandes difficultés lorsqu’il devait être appliqué à une seule marque enregistrée, elle a en revanche suscité davantage de controverses et revirements jurisprudentiels lorsque les juridictions ont été confrontées à plusieurs marques proches enregistrées au nom du même titulaire dont seulement une ou quelques-unes étaient utilisées.

En effet, dans cette hypothèse, la question est de savoir si l’usage d’une marque enregistrée – en général la plus récente – peut valoir usage d’une autre marque très proche également enregistrée – généralement la plus ancienne-.

Les juridictions françaises après de multiples revirements avaient interprété le dernier arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 13 septembre 2007 C-234/06P comme exprimant la volonté de la CJUE d’interpréter strictement l’article 5C paragraphe 2 précité et par conséquent d’imposer l’obligation aux titulaires de marques proches d’exploiter chacune d’entre elles.

Cet arrêt précisait en effet que les dispositions contenues dans le règlement sur la marque communautaire sur l’usage de marques sous une forme modifiée « ne permettent pas d’étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l’usage n’a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu’une légère variante de la première »

Par l’arrêt du 25 octobre 2012 (1), la même Cour de justice de l’Union européenne a précisé que l’arrêt du 13 septembre 2007 doit être replacé dans le contexte particulier des familles de marques et qu’en tout état de cause le titulaire d’une marque enregistrée peut « aux fins d’établir l’usage de celle-ci (.) se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ».

Cet arrêt devrait ouvrir la voie à un nouveau revirement jurisprudentiel en France et permettre in fine aux titulaires de marques d’envisager de manière plus sereine les dépôts de marques légèrement modifiées.

(1) CJUE C-553-11, 25 octobre 2012, Bernard Rintisch c. Klaus Eder