Location de véhicules et radio : pas de droit d’auteur

radio

Dans un arrêt du 2 avril 2020 (1), la CJUE est venue rappeler que la location de véhicules équipés de postes radio ne constitue pas une communication au public soumise au droit d’auteur. 

Des organismes suédois de gestion collective de droits ont introduit un recours contre une société de location de véhicules de courte durée. Les organismes estimaient que la location de véhicules équipés de postes radio portait atteinte au droit d’auteur au sens des directives 2001/29 (2) et 2006/115 (3), car les radios permettaient de mettre à disposition du public des œuvres musicales sans l’autorisation de leurs auteurs et sans s’acquitter de la redevance à leur égard.

Le principe de la rémunération des œuvres communiquées au public.

La directive 2006/115 relative au droit d’auteur pose le principe selon lequel les Etats membres ont l’obligation de prévoir une « rémunération équitable » lorsque de la musique est utilisée pour une radiodiffusion ou une communication au public.

Or, selon les organismes plaignants, la location de véhicules équipés de postes radio revenait à mettre à disposition du public des œuvres musicales sans s’acquitter de cette redevance.

L’absence d’intervention du loueur de véhicules équipés de postes radio dans la captation des œuvres couvertes par le droit d’auteur

La CJUE relève toutefois qu’au regard du considérant 27 de la directive 2001/29 relative au droit d’auteur, « la simple fourniture d’installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas en soi une communication au sens de cette directive ».

La Cour constate que la société se contente de louer des véhicules équipés de postes radio. Il s’agit par voie de conséquence d’une simple fourniture d’installations permettant la captation d’œuvres musicales. Dès lors, puisque le loueur n’intervient aucunement dans le processus de captation des œuvres, la CJUE en conclut qu’il ne saurait s’agir d’un « acte de communication » au public d’œuvres protégées par le droit d’auteur.

Les loueurs de véhicules équipés de radio ne sont donc pas tenus de verser une redevance au titre des droits d’auteurs des œuvres radiodiffusées.

Marie Soulez
Lexing Propriété intellectuelle contentieux
Cyrielle Girard-Berthet
Auditrice de justice de la promotion 2020
École Nationale de la Magistrature

(1) Arrêt de la CJUE du 2 avril 2020, Affaire C-753/18.
(2) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information
(3) Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle




Google : sanction possible pour abus de position dominante ?

position dominante de GoogleL’Autorité de la concurrence a annoncé, dans un communiqué du 9 avril 2020, avoir adopté des mesures conservatoires à l’encontre de Google dans le cadre d’une procédure en abus de position dominante. Des syndicats du secteur de la presse ont saisi l’Autorité de la concurrence au motif que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2019 créant un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs, Google aurait commis un abus de sa position dominante sur le marché des services de recherches généralistes et aurait porté une atteinte grave et immédiate à ce secteur.

La société est tenue d’entamer des négociations avec les éditeurs et agences de presse au sujet de leur rémunération pour l’utilisation de leurs contenus protégés. Ces mesures conservatoires permettent de stabiliser la situation déjà précaire du secteur de la presse dans l’attente d’une décision rendue au fond sur l’existence d’une pratique anticoncurrentielle.

Le cadre juridique de la loi du 24 juillet 2019 relative aux droits voisins

La loi du 24 juillet 2019 relative aux droits voisins, qui transpose une directive européenne du 17 avril 2019, dite Directive Copyright, confère aux éditeurs et agences de presse le droit d’autoriser ou d’interdire aux plateformes numériques de reproduire leurs publications, telles que des extraits d’articles, des photographies, des infographies, voire des vidéos. Cette loi a pour objectif de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée entre les éditeurs et agences de presse avec les plateformes numériques, pour redéfinir le partage de la valeur au profit des premiers par l’attribution d’un droit voisin donnant lieu à une rémunération établie selon des critères objectifs.

Sous couvert de se conformer à cette loi, Google aurait décidé de manière unilatérale de n’afficher que les contenus des éditeurs et agences de presse ayant donné leur autorisation à titre gratuit. Or, Google détient près de 90% des parts du marché des services de recherches généralistes, occupant de ce fait une position dominante.

Cette posture permet à Google de rediriger un flux important du trafic vers les sites des éditeurs et agences de presse, constituant une part cruciale de leurs ressources. Compte tenu des difficultés rencontrées par le secteur, les éditeurs et agences de presse ne peuvent pas prendre le risque de perdre une quelconque partie de leur lectorat numérique. Ainsi, la très grande majorité d’entre eux ont consenti à Google des licences pour l’utilisation et l’affichage de leurs contenus protégés sans négociation et sans rémunération.

Les pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante

L’Autorité de la concurrence relève trois éléments lui permettant de caractériser l’existence d’une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse et de poursuivre la procédure au fond dans la perspective d’une éventuelle condamnation au fond de Google en abus de position dominante :

  • Tout d’abord, Google aurait imposé des conditions de transaction inéquitables aux éditeurs et agences de presse afin d’éviter toute forme de négociation et de rémunération pour la reprise et l’affichage de leurs contenus protégés au titre des droits voisins.
  • Ensuite, Google aurait contourné l’objet de la loi afin d’échapper à toute rémunération des éditeurs et agences de presse. Pour ce faire, Google aurait systématiquement eu recours à la simple faculté laissée aux éditeurs de consentir à des licences gratuites, en principe limitée à certains cas et pour certains contenus. De plus, Google n’aurait communiqué aucune information relative à l’évaluation d’une éventuelle rémunération, estimant pouvoir reprendre l’intégralité des contenus sans solliciter l’accord de leurs auteurs.
  • Enfin, Google serait coupable de pratiques discriminatoires pour avoir traité de manière identique tous les éditeurs et agences de presse, alors que ceux-ci sont placés dans des situations différentes, et ce sans justification objective (tel un examen individuel des situations ou des contenus).

Eu égard à ces éléments, l’Autorité de la concurrence constate que le comportement de Google, consistant à priver les éditeurs et agences de presse d’une ressource vitale, a eu pour conséquence de les placer dans une situation économique encore plus défavorable qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2019. L’Autorité de la concurrence considère que cette attitude cause une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse, justifiant la prise de mesures conservatoires dans l’attente d’une décision rendue au fond quant à l’existence d’un éventuel abus de position dominante.

Les mesures conservatoires prononcées

L’Autorité de la concurrence a prononcé plusieurs mesures conservatoires afin de permettre aux éditeurs et agences de presse qui le souhaitent de pouvoir entrer en négociation de bonne foi avec Google pour discuter des modalités de reprise et d’affichage de leurs contenus ainsi que de la rémunération associée, selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires.

Les négociations devront se tenir dans un délai de trois mois à partir du moment où celles-ci seront engagées par un éditeur ou une agence de presse. La négociation devra s’appliquer de manière rétroactive au jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 24 octobre 2019. Durant toute la période de négociation, Google devra maintenir l’affichage des extraits des contenus selon les modalités choisies par l’éditeur ou l’agence de presse.

En outre, afin de garantir une négociation équilibrée, les mesures conservatoires prévoient un principe de neutralité de l’indexation, du classement et de la présentation des contenus protégés des éditeurs et agences sur les services de Google.

Enfin, Google devra adresser des rapports mensuels à l’Autorité de la concurrence afin que celle-ci puisse vérifier les modalités de mise en œuvre des mesures.

Ces mesures conservatoires resteront en vigueur jusqu’à ce que soit prononcée une décision sur le fond quant à l’existence d’un abus de position dominante de Google.

Frederic Forster
Lexing Constructeurs informatique et télécoms
Cyrielle Girard-Berthet
Auditrice de justice de la promotion 2020
École Nationale de la Magistrature




Covid-19 : Propriété intellectuelle et prorogation des délais

propriété intellectuelle

L’ordonnance du 25 mars 2020 sur la prorogation des délais échus établit une période juridiquement protégée en matière de propriété intellectuelle.

Afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 (coronavirus), la France est entrée en confinement depuis le 17 mars 2020. Les juridictions elles-aussi ont dû faire face à la situation de crise sanitaire. Des plans de continuité d’activité ont été enclenchés par la Ministre de la justice, Nicole Belloubet, limitant l’activité des juridictions au traitement des urgences civiles et pénales.

Seuls les contentieux essentiels sont maintenus, toutes les autres audiences, en ce compris en matière de propriété intellectuelle, étant reportées à des dates ultérieures.

Face à cette situation inédite, il est apparu nécessaire d’adapter les procédures et de proroger les délais le temps de surmonter la crise. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, habilitant le Gouvernement à légiférer par la voie d’ordonnances.

Ainsi, l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période est venue délimiter une « période juridiquement protégée » et allonger les délais pour réaliser les actes ou mesures arrivant à échéance durant la période de confinement.

Les procédures relevant du droit de la propriété intellectuelle sont protégées par ces dispositions.

La délimitation de la « période juridiquement protégée »

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 établit, pour l’ensemble de ces actes et mesures, une « période juridiquement protégée ». L’article 1er de l’ordonnance fixe le début cette période au 12 mars 2020 et considère que celle-ci s’achève un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les délais et mesures des procédures de propriété intellectuelle, qui entrent dans le champ d’application de l’article 2 de l’ordonnance et arrivant à échéance entre ces deux dates, sont donc juridiquement protégées, leur délai étant prolongé au-delà de cette période.

Ne sont pas visés les délais arrivés à échéance avant le 12 mars 2020. De même, les délais arrivant à échéance après le mois suivant la cessation de de l’état d’urgence sanitaire ne sont ni suspendus, ni prorogés.

Le mécanisme de prolongation des délais prévus par l’ordonnance du 25 mars 2020

L’article 2 de l’ordonnance prévoit qu’un acte qui aurait dû être accompli pendant la période juridiquement protégée sera réputé accompli dans les délais qu’il a été effectué, à la fin de cette période, dans le « délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».

Il n’a donc pas été fait le choix d’une suspension de l’ensemble des délais prescrits, mais, par un système original, le choix :

  • de reporter les délais qui viendraient à échoir pendant cette période,
  • report limité à un délai de deux mois à compter de la fin de la période, à savoir à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence augmentée d’un mois.

Il en va de même de l’article 3, qui vise quant à lui certaines mesures administratives et judiciaires. Toutefois, le juge qui les a prononcées reste libre de les modifier ou d’y mettre fin. Ainsi, trois mois supplémentaires sont accordés à l’issue de la date de cessation de l’état d’urgence pour réaliser ces actes et mesures.

Cette ordonnance ne doit pas s’apparenter à une cause de suspension ou d’interruption générale des délais arrivés à termes pendant la « période juridiquement protégée ». Il ne s’agit pas non plus pour l’ordonnance d’interdire de réaliser les actes ou formalités dont le terme doit intervenir dans cette période qui pourront être réalisés si les conditions le permettent.

S’agissant des procédures en droit de la propriété intellectuelle, cela signifie que les délais arrivant à échéance durant la période juridiquement protégée pourront, sans être regardés comme tardifs, intervenir dans un délai :

  • de deux mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée si leur délai initial était supérieur ou égal à deux mois ;
  • ne pouvant excéder leur délai initial si celui-ci était inférieur à deux mois.

Les conséquences de l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les procédures en matière de propriété intellectuelle

L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 débute par une série de dispositions générales, applicables aux procédures judiciaires, les articles 1 à 5 énumérant différents cas de figures (actes, délais, actions en justice devant intervenir dans un délai déterminé ; certaines mesures administratives ou judiciaires).

Les procédures relevant du droit de la propriété intellectuelle entrent dans le périmètre de l’article 2.

A titre d’illustration, en matière de saisies-contrefaçons de droit d’auteur (1), de brevets (2), de dessins et modèles (3) ou de marques (4), le délai imparti au demandeur pour exercer une action civile ou pénale est de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils à compter du jour où est intervenue la saisie.

Si ce délai arrive à échéance durant la période juridiquement protégée, le demandeur disposera, à l’issue de la période, du même délai, puisque le délai initial était inférieur à deux mois.

Ainsi, la personne qui a fait pratiquer une saisie-contrefaçon entre le 10 février – délai de 31 jours expirant le 12 mars – et le 12 mars peut se pourvoir au fond :

  • pendant la période juridiquement protégée ;
  • au plus tard à l’issue d’un délai de 20 jours ouvrés ou 31 jours civils à compter de la fin de cette période.

Si, par exemple, la cessation de l’état d’urgence sanitaire est prononcée le 20 avril 2020, l’auteur de la saisie devra engager son action au fond avant le 21 juin 2020.

Attention, les délais qui expireraient au lendemain de la fin de la période juridiquement protégée ne bénéficient pas de la prorogation.

Virginie Brunot
Lexing Département Propriété industrielle contentieux
Marie Soulez
Lexing Département Propriété intellectuelle contentieux
Cyrielle Girard-Berthet
Auditrice de justice de la promotion 2020
Ecole Nationale de la Magistrature




Propriété industrielle : adaptation des délais et procédures

délais et procédures

Les offices de propriété intellectuelle mettent en place la prorogation des délais de procédure et adaptent leurs procédures face à la pandémie de Covid-19.

La plupart des offices de propriété intellectuelle ont annoncé la prorogation des délais et adaptent leur procédure pour faire face à la crise sanitaire.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) perturbe gravement les communications mondiales ainsi que les procédures devant les offices de propriété intellectuelle. Les mesures de confinement, de quarantaine ou d’isolement mises en place dans les différents Etats rendent très compliquées les modes de communication traditionnels avec ces offices.

Il est apparu nécessaire de procéder à certains aménagements procéduraux, et notamment de prolonger les délais arrivant à échéance durant la période de crise sanitaire, afin de préserver les droits acquis et la poursuite des procédures en cours.

Des mesures nationales ont été prises en France. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré par la loi du 23 mars 2020, habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances, conduisant à l’adoption de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus pendant la période de crise sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Les offices de propriété intellectuelle ont également réagi afin d’adapter les procédures et de prolonger les délais dont l’échéance doit intervenir durant cette période troublée. Des mesures ont ainsi été prises tant par les offices nationaux, qu’européens et internationaux.

Marques, dessins et modèles et brevets nationaux : les délais et procédures adoptés par l’INPI

Par une première décision du 16 mars 2020, le directeur général de l’INPI avait annoncé, entre autres, le report à quatre mois des délais impartis et non échus au 16 mars 2020, afin de répondre aux notifications de l’INPI.

Par une nouvelle décision n°2020-33 du 26 mars 2020, le Directeur général de l’INPI a caler la prorogation des délais à celle résultant de la loi du 23 mars 2020 et de ses textes d’application. Parmi ces textes, citons l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus et à l’adaptation des procédures pendant la période d’urgence.

La règle applicable est donc la suivante : toutes les échéances intervenant entre le 12 mars et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire sont reportées :

  • à un mois à l’issue de cette période lorsque le délai initial était d’un mois ;
  • à deux mois à l’issue de cette même période lorsque le délai initial était de deux mois ou plus.

Concrètement, si l’état d’urgence sanitaire prend fin le 30 avril, la prorogation des délais arrivés à échéance entre le 12 mars et le 30 mai est fixée soit au 30 juin, soit au 30 juillet selon la durée initiale du délai.

L’INPI rappelle que cette prorogation de délais est applicable à l’ensemble des délais prévus par le code de la propriété intellectuelle, à l’exception de ceux résultant d’accords internationaux ou de textes européens.

Sont ainsi visés les délais :

  • de réponse aux notifications de l’INPI ;
  • d’opposition à une demande de marque française ;
  • de dépôt d’observations de tiers ;
  • de renouvellement d’une marque ou de prorogation d’un dessin et modèle français ainsi que le délai de grâce correspondant ;
  • de paiement d’une annuité de brevet ;
  • d’introduction d’un recours administratif ou juridictionnel à l’encontre d’une décision rendue par l’INPI.

L’attention est toutefois attirée sur le fait que l’ordonnance est sans incidence sur les délais relevant de dispositions européennes ou internationales. Ne sont donc pas visés les délais :

  • de priorité dans le cadre d’une extension internationale quel que soit la nature du titre ;
  • les délais de paiement pour le dépôt d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection.

Enfin, si les locaux de l’INPI sont fermés, la plupart des procédures sont dématérialisées et demeurent gérées par l’INPI.

Marques de l’Union européenne, dessins et modèles communautaires : les délais et procédures de l’EUIPO

Suite au déclenchement de l’état l’alerte par le gouvernement espagnol le 14 mars 2020, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a mis en œuvre son plan de continuité des activités depuis le 16 mars 2020.

Concernant les délais, la décision n°EX-20-3 du 16 mars 2020 proroge jusqu’au 30 avril 2020 inclus, les délais arrivant à échéance entre le 9 mars et cette date. Concrètement, cela signifie que ces échéances sont reportées au 4 mai 2020, le 1er mai étant un jour férié.

Contrairement à la décision de l’Inpi, la décision de l’EUIPO a pour effet de fixer une date unique d’expiration, à savoir le 1er mai 2020 (en pratique, le 4 mai). Cette prorogation des délais est automatique sans qu’il soit besoin de former une demande en ce sens.

Sont ainsi visés, « tous les délais qui affectent toutes les parties à la procédure devant l’Office ». Selon les informations de l’EUIPO, cette formule vise tous les délais que ceux-ci soient fixés par l’Office ou par les règlements applicables. Concrètement, cela signifie que sont visés :

  • tous les délais fixés par l’EUIPO, y compris par les chambres de recours, quelle que soit la procédure ;
  • tous les délais directement imposés par :
    • le Règlement sur la marque de l’Union européenne (UE) 2017/1001, les règlements délégué et d’exécution pour les marques l’Unionistes (1)
    • le Règlement n°6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires (CE) et son Règlement d’application (2).

Sont ainsi visés les délais :

  • paiement de la taxe de demande de marque de l’Union européenne ;
  • relatifs au droit de priorité et priorité d’exposition ;
  • d’opposition à une marque de l’Union européenne ainsi qu’au paiement de la taxe correspondante ;
  • de demandes de renouvellement ;
  • relatifs aux dépôts d’un recours, de l’exposé des motifs et au paiement de la taxe correspondante ;
  • de transformation d’une marque de l’Union européenne en demande de marque nationale ;
  • d’ajournement d’une publication de dessin ou modèle (article 50 du RDC).

Délais auprès des autres instances que l’EUIPO

L’attention est attirée sur le fait que cette décision n’emporte pas prorogation des délais applicables devant une autre instance que l’EUIPO, seraient-ils issus des textes précités. Ainsi, ne sont pas visés les délais de recours devant le Tribunal de l’Union européenne à l’encontre des décisions des chambres de recours.

Concernant les formalités et procédures, bien que l’office soit fermé au public, il demeure possible de procéder à des demandes de marques et de dessins ou modèles, lesquelles sont reçues, examinées et publiées normalement. Les procédures peuvent également être poursuivie de manière régulière par voie dématérialisée.

Brevets européens : les délais et procédures de l’OEB

Par un communiqué du 15 mars 2020, l’Office européen des brevets (OEB) a également pris des mesures relatives à la gestion des délais arrivant à échéance.

Concernant les délais arrivés à expiration avant le 15 mars 2020, l’OEB entend faciliter les moyens de recours en cas d’inobservation d’un délai expirant pour toute partie ayant son domicile ou son siège dans les zones directement touchées par l’épidémie de COVID-19.

Les délais expirant le 15 mars 2020 ou à une date ultérieure sont actuellement prorogés jusqu’au 17 avril 2020 étant précisé que l’OEB se réserve la possibilité d’adopter une nouvelle prorogation des délais suivant l’évolution de la crise sanitaire.

L’OEB n’apporte pas de précision spécifique sur la nature des délais concernés si ce n’est que sont « également »  visés les délais relatifs au paiement des taxes, y compris les taxes annuelles.

Concernant les procédures orales, il convient d’opérer une distinction entre les procédures orales devant les chambres de recours, lesquelles sont annulées jusqu’au 17 avril 2020 des procédures orales relatives aux procédures d’examen ou d’opposition. Ces dernières sont également annulées jusqu’au 17 avril 2020, sauf à ce qu’une audience sous forme de visioconférence ait été confirmée.

Les précisions de l’OMPI niveau international

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a également mis en œuvre son plan de continuation des activités. Elle a notamment en charge de la gestion du  :

  • Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ;
  • système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques ;
  • système de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels ;
  • système de Lisbonne (3).

Le fonctionnement des services en ligne est maintenu.

Aux termes de l’avis n°7/2020 du 19 mars 2020, l’OMPI prévoit la prorogation des délais de manière automatique dans le cas où un office de propriété intellectuelle ne serait pas ouvert au public, ce qui est actuellement le cas de l’INPI et de l’EUIPO.

Dans ce cas, les offices concernés doivent informer l’OMPI des dates de fermeture au public. Sous cette réserve, un délai qui expirerait un jour où l’office concerné était fermé, est prorogé jusqu’au premier jour suivant la réouverture de cet office.

Sont ainsi visés tous les délais relevant du système de Madrid (marques) qui concernent cet office.

En cas de non-respect d’une communication par voie postale ou électronique du aux mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire, ceux-ci sont excusés lorsque la communication a été envoyée dans les cinq jours suivant la reprise des services postaux, d’acheminement du courrier ou de communication électronique et au plus tard six mois après la date d’expiration du délai correspondant.

De manière générale, si les offices sont actuellement fermés au public, ceux-ci assurent la poursuite du traitement des dossiers en cours invitent tous ceux qui le peuvent à recourir aux procédures dématérialisées ainsi qu’à respecter les délais initiaux afin de permette la poursuite des procédures en cours et éviter l’engorgement des procédures à l’issue de la période d’urgence sanitaire.

En parfaite adéquation avec cette ligne de conduite, les équipes du cabinet, qui ont basculé en entreprise virtuelle, sont parfaitement opérationnelles pour vous accompagner et vous assister dans vos démarches, assurer le suivi et la sécurisation de vos projets en cours et des procédures engagées, dans un environnement sécurisé.

Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle contentieux
Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques et noms de domaines
Cyrielle Girard-Berthet
Auditrice de justice de la promotion 2020
Ecole Nationale de la Magistrature

(1) Règlement sur la marque de l’Union européenne (UE) 2017/1001, les règlements délégué et d’exécution pour les marques de l’Union européenne.
(2) Règlement n°6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires (CE) et son Règlement d’application s’agissant des dessins et modèles communautaires ainsi que les délais dictés par l’application de la Convention de Paris ou d’autres traités internationaux.
(3) Le système de Lisbonne concerne l’enregistrement international des indications géographiques et du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en matière de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.




Projet de loi relatif à la communication audiovisuelle

communication audiovisuelleLe projet de loi sur la communication audiovisuelle dynamise la création audiovisuelle et renforce la protection du public contre les excès du numérique.

Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique (1) vient renouveler le cadre légal du secteur de la communication audiovisuelle, confronté aux enjeux du numérique.

Le projet de loi modifie la loi relative à la liberté de communication du 30 septembre 1986, afin de s’adapter aux différentes mutations engendrées par le numérique.

Ces mutations sont nombreuses et ont des répercussions juridiques importantes. Les acteurs et les supports se sont multipliés et diversifiés, de même que les dangers (contenus haineux ou illicites, caractère viral de leur transmission). Cela nécessite que la protection de la création française, ainsi que des médias historiques, soit renforcée pour maintenir la communication audiovisuelle. Le cadre juridique actuel doit donc être repensé pour faire face à ces évolutions.

Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle affiche en ce sens un double objectif. D’une part un dynamisme culturel affiché, afin de favoriser le rayonnement, la diversité et la créativité de l’audiovisuel et du cinéma français. D’autre part, une démarche démocratique destinée à protéger les citoyens de certains excès du numérique et à leur offrir un service plus proche et efficace.

Le soutien au développement et à la création de la communication audiovisuelle

Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle assure une place primordiale à la création.

Le projet vise à renforcer la protection de tous les acteurs de la création, en particulier des auteurs et des artistes. Outre l’assurance d’obtenir une juste rémunération ainsi que le respect de leur droit moral, l’ensemble des diffuseurs agissant en France seront associés au système de financement de la création. Dans le même ordre d’idée, le projet entend assouplir les règles issues de la loi du 30 septembre 1986, afin de permettre aux plateformes de pouvoir également financer la création audiovisuelle.

L’adaptation de la régulation de la communication audiovisuelle

Le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle procède à un renouvellement de la régulation afin de protéger les citoyens contre certains contenus.

Le projet s’inscrit ainsi dans le prolongement d’initiatives législatives récentes renforçant la responsabilité des plateformes ainsi que la lutte contre le piratage.

Le projet apporte une véritable innovation en termes de régulation en opérant une fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) en une nouvelle entité intitulée l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM). Cette autorité devra travailler en collaboration avec l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) afin de protéger le public de la désinformation, des contenus haineux, de la glorification du terrorisme, et des contenus pornographiques accessibles aux mineurs (2).

La transformation de l’audiovisuel public à l’ère du numérique

Enfin le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle redéfinit le rôle du service public de l’audiovisuel à l’ère du numérique.

Les différentes missions du service public de l’audiovisuel sont ainsi réaffirmées : information, éducation, ambition culturelle, cohésion sociale, rayonnement international et proximité.

La gouvernance du secteur audiovisuel public se trouve également rénovée par la création d’un groupe, avec à sa tête une entité unique, la société France Médias, à même d’impulser une politique globale à l’ensemble du secteur.

Le projet de loi a été présenté au Conseil des ministres le 5 décembre 2019 par Franck Riester, ministre de la Culture, et doit être adopté selon la procédure accélérée.

Marie Soulez
Lexing Département Propriété intellectuelle contentieux
Cyrielle Girard-Berthet
Auditrice de justice de la promotion 2020
Ecole Nationale de la Magistrature

(1) Projet de loi n°2488 relatif à la communication audiovisuelle et la souveraineté culturelle à l’ère numérique.
(2) Article vie publique sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et la souveraineté culturelle à l’ère numérique, 6 décembre 2019.




E-book : la revente soumise à autorisation des ayants-droit

e-bookLe 19 décembre 2019, la CJUE a jugé que la revente d’un e-book constituait une nouvelle communication au public soumise à autorisation des ayants-droit.

Le e-book : communication au public ou distribution ?

Tout a commencé par une initiative de Tom Kabinet qui avait mis en place un marché virtuel du e-book sous forme d’un « club de lecture », permettant à ses utilisateurs la revente des ebooks, selon un processus similaire à la revente des livres d’occasion et sans accord préalable des éditeurs. Deux associations, ayant pour objet la défense des intérêts des éditeurs néerlandais, considérant que cela constituait une atteinte au droit d’auteur, ont attaqué la plateforme.

Se fondant sur une évolution technologique des formes d’exploitation du livre, Tom Kabinet faisait valoir l’épuisement des droits par première mise sur le marché du e-book, appliquant au livre diffusé sous vecteur numérique les règles applicables aux traditionnels ouvrages papier. Saisie du litige, la Cour de justice de l’Union européenne devait trancher la question suivante afin de déterminer le régime juridique de la vente de e-books : la fourniture par téléchargement, pour un usage permanent, d’un e-book, relève-t-elle du droit de distribution – lequel permet seul d’invoquer l’épuisement des droits – ou de communication au public ? (1)

Pour mémoire, l’article 3 de la directive 2001/29 du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (2), « Droit de communication d’œuvres au public et droit de mettre à la disposition du public d’autres objets protégés » prévoit que :

« 1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ».

Cette communication au public se distingue de la distribution, prévu à l’article 4, et définie comme « toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles‑ci ». Or, seule cette dernière permet, comme le prévoir expressément la directive, d’invoquer l’épuisement des droits en cas de première vente.

Appréciant le mode de diffusion, afin de qualifier le droit d’auteur en cause, la Cour a rappelé la volonté du législateur de distinguer distribution électronique et distribution matérielle d’œuvres. La Cour s’inscrit dans la continuité de la directive du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information qui vise à permettre la rémunération appropriée des auteurs pour l’utilisation de leurs œuvres.

Retenant que la communication au public « couvre les actes de transmission interactive à la demande », la Cour en conclut qu’en l’espèce, c’est le droit de communication qui s’applique, et impose donc l’accord des ayants-droit s’agissant de la revente de e-books. La règle de l’épuisement des droits n’a dès lors pas vocation à s’appliquer aux e-books.

Telle n’est pas le cas pour les copies matérielles qui relèvent pour leur part, comme le rappelle la Cour, du droit de distribution.

Qu’en est-il des logiciels ?

Cette victoire pour les éditeurs de e-book pourrait-elle avoir des implications pour d’autres types de biens dématérialisés comme les logiciels ? Dans un arrêt du 3 juillet 2012 UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp (3), la CJUE avait admis la légalité de la revente des licences de logiciels d’occasion distribués par téléchargement à partir d’un site internet, en vertu de la règle de l’épuisement des droits de distribution. Rappelons qu’en matière de logiciel, la directive 2009/24/CE du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (4) est venu préciser en son article 4 que « La première vente d’une copie d’un programme d’ordinateur dans la Communauté par le titulaire du droit ou avec son consentement épuise le droit de distribution de cette copie dans la Communauté, à l’exception du droit de contrôler des locations ultérieures du programme d’ordinateur ou d’une copie de celui-ci », autorisant de fait la revente de logiciels d’occasion.

Pour la CJUE, c’est la nature même de l’œuvre et de sa protection qui justifie cette différence de solution. D’abord, parce que les logiciels sont régis par une réglementation spécifique, laquelle aurait précisément pour but une telle assimilation entre copie matérielle et immatérielle. Ensuite, parce que d’un point de vue économique et fonctionnel, la transmission en ligne d’un logiciel équivaut à une remise matérielle, ce qui n’est pas le cas pour le livre.

À la suite de la décision du TGI de Paris du 17 septembre 2019 (5) dans le litige opposant l’éditeur de jeux vidéo VALVE à UFC-Que choisir, et à l’annonce de l’éditeur de jeux vidéo de faire appel de la décision, la CJUE pourrait bientôt avoir l’occasion de préciser sa jurisprudence en ce qui concerne la revente de programmes informatiques.

Marie Soulez
Lexing Département Propriété intellectuelle contentieux

(1) CJUE 19-12-2019, Aff. C-263/18, Nederlands Uitgeversverbond et Groep Algemene Uitgevers c/ Tom Kabinet Internet
(2) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information
(3) CJUE 3-07-2012, Aff. C-128/11, UsedSoft GmbH c/ Oracle International Corp
(4) Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (version codifiée)
(5) TGI Paris 17-09-2019, n° 16-01008, UFC c/ Valve.




La réforme du droit des marques en France (1ère partie)

réforme du droit des marquesLes premières dispositions de la réforme du droit des marques en France sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019. Il s’agit de la réforme la plus importante dans le domaine de la protection et de la défense des marques depuis de nombreuses années, qui a un impact juridique significatif pour les titulaires de marques françaises, tant en droit matériel qu’en droit procédural.

Une réforme du droit des marques s’inscrivant dans un processus d’harmonisation européenne

La réforme du droit des marques en France s’inscrit dans un processus plus global de réforme du droit des marques au sein de l’Union européenne, amorcé par la Commission européenne en 2008.

Ce processus a conduit à l’adoption de textes réformant le système de la marque de l’Union européenne administrée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (1), ainsi que de la directive (UE) 2015/2436 fixant de nouvelles règles d’harmonisation des législations nationales des Etats membres de l’Union européenne en droit des marques (2).

La directive (UE) 2015/2436, entrée en vigueur le 12 janvier 2016, devait initialement être transposée en droit interne par les Etats membres dans un délai de trois ans, soit au plus tard le 14 janvier 2019, pour une partie de ses dispositions et au plus tard le 14 janvier 2023 pour une autre partie de ses dispositions.

En France, l’article 201 de la loi PACTE (3), promulguée le 22 mai 2019, a autorisé le gouvernement à transposer cette directive par voie d’ordonnance dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, c’est-à-dire au plus tard le 22 novembre 2019.

Entrées en vigueur et dispositions transitoires

L’ordonnance de transposition n°2019-1169 du 13 novembre 2019 a été publiée au JORF du 14 novembre 2019 (4) et son décret d’application au JORF du 10 décembre 2019 (5).

Ces deux textes ont été complétés par un arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) également paru au JORF du 10 décembre 2019 (6) et deux décisions 2019-157 et 2019-158 du Directeur de l’INPI du 11 décembre 2019 (7)(8).

La plupart des nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019, à l’exception notable toutefois de celles relatives aux nouvelles procédures administratives en nullité et en déchéance, qui entreront en vigueur le 1er avril 2020 et sous réserve des dispositions transitoires visées à l’article 15 de l’ordonnance de transposition.

Le présent article présente les premières principales modifications introduites par la réforme du droit des marques. Il sera suivi d’un second article qui en abordera d’autres.

Nouvelle condition de représentation du signe de la marque

L’exigence de représentation graphique du signe de la marque, qui était jusqu’alors la première condition formelle d’enregistrement d’une marque française, est supprimée.

Ainsi, désormais le signe d’une marque française pourra être représenté « sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin », avec pour seule condition que la représentation soit « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (nouvel art. R.711-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Cette modification tient compte des évolutions techniques qui élargissent les moyens de représentation d’un signe. Par exemple, les sons peuvent désormais être représentés sous forme de fichiers électroniques et non plus exclusivement sous forme de représentation graphique (partition musicale ou sonogramme).

De nouvelles catégories des marques apparaissent : les marques de position, les marques de motifs, les marques de mouvement, les marques multimédia, les marques hologrammes.

En revanche, la possibilité de demander l’enregistrement de marques gustatives ou olfactives ou tactiles fait encore débat et il est peu probable au regard de l’état de la jurisprudence que l’on puisse déposer valablement de tels signes à titre de marque.

Une importance particulière doit être portée à la représentation du signe, car comme le souligne expressément la décision n°2019-157 du Directeur de l’INPI « la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement » (Art. 4, al. 2, Décision n°2019-157 précitée), de sorte qu’une représentation qui ne serait pas claire est susceptible de conduire au rejet de la demande ou à l’annulation de la marque enregistrée.

En outre, il convient dès à présent de tenir compte de la décision  Hartwall de la CJUE du 27 mars 2019 qui a considéré qu’en cas de contradiction entre la reproduction du signe et la catégorie de marque indiquée, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour absence de clarté et de précision du signe déposé (CJUE Aff. C-578/17, 27-3-2019, Hartwall).

La décision n°2019-157 du Directeur de l’INPI précise expressément que « la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement » (Art. 4, al. 2, Décision n°2019-157 précitée).

Interprétation littérale des produits et services désignés

Intégrant l’orientation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt IP Translator du 19 juin 2012 (09), le nouvel article R.712-3-1 du Code de la propriété intellectuelle qui rappelle l’exigence déjà existante de désigner les produits et services « avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection », précise que « l’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme ».

En d’autres termes, et à la lumière de l’arrêt précité IP Translator, il convient d’interpréter les produits et services revendiqués, dans le sens clairement littéral de leur désignation. A cet égard, il conviendra de veiller à la décision à venir de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-371/18 qui doit résoudre la question de savoir si une marque dont la liste des produits et services est rédigée dans des termes imprécis est susceptible d’être annulée totalement ou partiellement.

Modification de la procédure d’opposition

La procédure administrative d’opposition à l’enregistrement d’une marque française devant l’INPI subit par ailleurs de profondes modifications.

Les oppositions déposées à l’encontre des demandes de marques françaises déposées à compter du 11 décembre 2019 pourront se fonder sur d’autres droits qu’une marque antérieure protégée en France, une marque antérieure notoirement connue, le nom d’une collectivité territoriale ou une indication géographique protégeant les produits industriels ou commerciaux (IGPIA) (anc. art. L.712-4 du CPI).

Ces nouveaux fondements sont principalement :

  • une marque antérieure jouissant d’une renommée qui désigne des produits et services non identiques et non similaires ;
  • une dénomination sociale ou une raison sociale ;
  • un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale,
  • le nom, l’image ou la renommée d’un établissement public de coopération intercommunal (par exemple une métropole au sens du code général des collectivité territoriales);
  • le nom d’une entité publique (nouvel art. L.712-4 du CPI).

En outre, le titulaire de plusieurs droits antérieurs pourra désormais déposer une seule opposition visant plusieurs droits, alors qu’auparavant il devait déposer autant d’oppositions que de droits antérieurs invoqués (nouvel art. L.712-4-1 du CPI).

Toute la procédure d’opposition est revisitée :

  • jusqu’à présent, l’acte d’opposition devait nécessairement être accompagné des mémoires et pièces à l’appui de l’opposition ;
  • désormais, l’opposant disposera d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition pour déposer ses pièces et mémoires (nouvel art. R.712-14, al. 4 – Voir également la décision n°2019-158 du Directeur de l’INPI) ;
  • les parties à la procédure pourront s’échanger jusqu’à 3 jeux d’écriture et de pièces durant la phase d’instruction, qui commence à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition (nouvel art. R.712-16-1 du CPI) ;
  • les parties peuvent solliciter conjointement la suspension de la phase d’instructions pour une durée de 4 mois renouvelable une fois (nouvel art. R.712-17, al. 1, 4°, du CPI) ;
  • à la fin de la phase d’instruction, l’INPI entendra les parties si elles ont demandé, durant la phase d’instruction, à être entendues oralement, et rendra sa décision dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la phase d’instructions ;
  • la phase d’instruction est automatiquement clôturée dès qu’une partie n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti.

Comme dans la procédure d’opposition antérieure :

  • le délai d’opposition est toujours de 2 mois à compter de la publication du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque française au Bulletin officiel de la propriété industrielle (nouveaux art. L.712-4 et R.712-8 du CPI),
  • la procédure d’opposition une procédure contradictoire ;
  • c’est dans ses premières observations en réponse que le titulaire de la demande de la marque contestée doit le cas échéant inviter l’opposant à produire des preuves d’usage de la marque antérieure invoquée (nouvel art. R.712-6-1 al 2, 1° du CPI).

Renforcement de l’obligation d’usage sérieux dans le cadre de la procédure d’opposition

Dernier élément abordé dans le présent article sur la réforme du droit des marques, le renforcement des pouvoirs d’appréciation de l’INPI en matière des preuves d’usages sérieux des marques antérieures invoquées dans le cadre des procédures d’opposition.

Au préalable il convient de rappeler, et ce principe reste inchangé, que le titulaire d’une marque française qui n’utilise pas sa marque de manière sérieuse, durant une période ininterrompue de cinq ans, peut être déclaré déchu de ses droits, sauf s’il justifie de justes motifs (nouvel art. L.714-5 du CPI).

Dans le cadre de la nouvelle procédure d’opposition, en cas de demande de preuves d’usage de la marque antérieure par le titulaire d’une marque contestée, l’opposant doit désormais apporter la preuve de l’usage de sa marque, enregistrée depuis plus de cinq ans, pour l’ensemble des produits et services invoqués au soutien de son opposition pour que l’opposition soit examinée au regard de l’intégralité de ces produits et services.

Si la preuve d’usage sérieux de la marque antérieure invoquée par l’opposant est apportée pour seulement une partie des produits et services, seuls ces produits et services seront pris en compte aux fins de comparaison avec les produits et services revendiqués par la marque contestée et visés dans l’opposition (nouvel art. L.712-5-1 du CPI).

Jusqu’alors, il suffisait à l’opposant de rapporter la preuve de l’usage pour au moins l’un des produits ou services invoqués et revendiqués par sa marque antérieure pour que l’INPI poursuive l’examen de l’opposition et ce, au regard de tous les produits et services invoqués et revendiqués par la marque antérieure opposée (Anc. art. R.712-17 du CPI).

Enfin, le point de départ du délai de cinq ans dans lequel les preuves d’usage sérieux de la marque antérieure doivent se placer est modifié :

  • auparavant, le délai de cinq ans était celui des cinq années précédant la demande de preuves d’usage par le titulaire de la demande de marque contestée ;
  • désormais le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée.

La réforme du droit des marques introduit donc de profondes modifications conduisant les titulaires de marques à devoir réviser leurs stratégies de protection et défense de leurs marques.

Anne-Sophie Cantreau
Claire Deramoudt
Lexing Droit des marques et noms de domaines

(1) Règlement (UE) 2015/2424 qui a modifié le Règlement (UE) 207/2009 aujourd’hui abrogé et codifié par le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du conseil sur la marque de l’Union européenne ; voir également le Règlement délégué (UE) 2018/625 sur la marque de l’Union européenne et le Règlement d’exécution (UE) 2015/626 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 ;
(2) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) ;
(3) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
(4) Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ;
(5) Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services ;
(6) Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle ;
(7) Décision n°2019-157 relative aux modalités de dépôt des demandes d’enregistrement de marques de produits ou de services, des déclarations de renouvellement de marques de produits ou de services, de certaines demandes de formalités, ainsi que des échanges subséquents ;
(8) Décision n°2019-158 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ;
(9) CJUE Aff. C-307/10, 19-6-2012, IP Translator ;
(10) CJUE Aff. C-371/18 (décision à venir), Conclusions de l’avocat général.




Licence Creative Commons et paiement de la rémunération équitable

rémunération équitableLe 11 décembre 2019, la Cour de cassation a rendu un arrêt dans lequel elle juge qu’une société diffusant de la musique sous licence Creative Commons dans ses magasins doit verser une rémunération équitable.

Nécessité d’une rémunération équitable

La société Musicmatic France (devenue Storever France) a mis à la disposition de la société Tapis Saint-Maclou des appareils « Players MM BOX » diffusant de la musique mise en ligne sous licence Creative Commons sur la plateforme Jamendo.

La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a agi pour le compte de la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) afin de réclamer les sommes qui correspondent au paiement de la rémunération équitable, telle que prévue par l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle. La société Tapis Saint-Maclou a alors assigné Storever France en garantie ainsi qu’en résiliation de contrat. La SPRE, appelée en la cause, en a profité pour former une demande reconventionnelle en paiement.

Par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 avril 2018, la société Tapis Saint-Maclou a été condamnée à verser la somme de 117.826,82 euros à la SPRE, au titre de la rémunération équitable. C’est ainsi que les sociétés Storever France, Tapis Saint-Maclou, ainsi que Audiovalley et Jamendo, intervenues volontairement à l’instance, ont formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par arrêt du 11 décembre 2019, considérant que la diffusion de musiques sous licence Creative Commons doit en l’espèce être soumise au paiement de la rémunération équitable, dans la mesure où tous les critères de l’article L. 214-1 sont remplis.

En effet, « Lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce », ceci ouvre « droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs ». Contrairement à ce que soutient la société Saint Maclou, la Cour de cassation affirme que :

  • les musiques ont bien été diffusées dans le cadre d’une exploitation commerciale, dans la mesure où les artistes publiant leur musique sur la plateforme Jamendo pouvaient participer à un programme commercial nommé « In-Store » lorsqu’ils choisissaient la licence Creative Commons correspondante ;
  • et que les musiques bien ont été communiquées de façon directe dans un lieu public, puisqu’elles ont été transmises auprès d’un nombre indéterminé de destinataires potentiels par la société Saint-Maclou ;

Ainsi, l’article L.214-1 du Code de la propriété intellectuelle doit être appliqué, et la Société Saint-Maclou doit procéder au paiement de la rémunération équitable, alors même que les musiques sont mises en ligne sous licence Creative Commons.

Rappel de l’objectif de la rémunération équitable

La rémunération équitable est la contrepartie de la licence légale, prévue par l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La licence légale permet certaines exploitations d’un phonogramme publiés à des fins de commerces, sans avoir au préalable à obtenir l’autorisation de l’artiste-interprète ou du producteur. La contrepartie de cette absence d’autorisation réside alors dans le paiement d’une rémunération équitable, répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogramme. La SPRE est l’organisme de gestion collective chargée de collecter la rémunération équitable.

L’article 13 de la loi relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (1) a en outre étendu le principe de la licence légale aux webradios dites linéaires (2).

La particularité des licences Creative Commons

Les licences Creative Commons regroupent différentes licences dites libres. Ces licences ont la particularité d’être ouvertes à tous, mais ne permettent pas pour autant n’importe quelle utilisation. Par exemple, certaines licences Creatives Commons permettent une utilisation commerciale, et d’autres non. Il est également important de préciser que, contrairement à la confusion qui peut être induite par le terme « free », signifiant à la fois « libre » et « gratuit », ces licences libres ne sont pas forcément gratuites.

L’arrêt du 11 décembre 2019 rappelle ainsi qu’une licence libre, type Creative Commons, n’exclut pas l’application du Code de la propriété intellectuelle et le paiement de la rémunération équitable.

Marie Soulez
Clara Zlotykamien
Lexing Propriété intellectuelle contentieux

(1) Loi 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
(2) Un service linéaire permet l’accès simultané à des programmes préétablis, au contraire d’un service non-linéaire permettant l’accès à des contenus à la demande.




Modification des sources d’un logiciel sous licence et contrefaçon

violation de licence

La violation de la clause sur les droits de propriété intellectuelle d’un contrat de licence de logiciel est sanctionnée par la contrefaçon de logiciel.

Dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019, la Cour de justice de l’Union Européenne précise le régime de responsabilité applicable à la violation d’une clause relative aux droits de propriété intellectuelle d’un contrat de licence de logiciel. La Cour de Luxembourg se prononce en faveur de la possibilité d’une action en contrefaçon de logiciel.

Contrefaçon de logiciel ou responsabilité contractuelle

Par contrat du 25 août 2010, la société IT Développement a consenti à Free Mobile un contrat de licence de logiciel et un contrat de maintenance sur son progiciel ClickOnSite.

En juin 2015, la société IT Développement a assigné Free Mobile en contrefaçon de logiciel, lui reprochant d’avoir modifié le logiciel objet de la licence.

Au soutien de ses demandes, elle invoquait le fait que l’article du contrat définissant le périmètre de la licence interdisait à Free Mobile, notamment, de modifier, corriger ou adapter le logiciel objet de la licence.

La société IT Développement a été jugée irrecevable en son action délictuelle en contrefaçon de logiciel par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 6 janvier 2017. Le Tribunal a considéré que les fautes de Free Mobile étaient de nature contractuelle et relevaient à ce titre de sa responsabilité contractuelle et non délictuelle.

Question préjudicielle

Saisie du recours de la société IT Développement, la Cour d’appel de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour de Luxembourg la question suivante :

« Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue‑t‑il :

– une contrefaçon (au sens de la directive 2004/48 du 29 avril 2004) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive 2009/24 du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur,

– ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? ».

Choix entre la contrefaçon de logiciel et la responsabilité contractuelle

En droit français, un même fait ne peut fonder des demandes sur le double régime de responsabilité. Délictuel, s’agissant de la contrefaçon de logiciel, et contractuel en vertu du principe du non cumul des responsabilités. Faute pour le demandeur à l’action de respecter ce principe du non cumul des responsabilités, son action sera jugée irrecevable.

Par ailleurs, la responsabilité délictuelle doit être écartée dès lors que les parties sont liées par un contrat valable au profit de la responsabilité contractuelle.

A ce titre, il appartient au demandeur, en cas de violation d’un droit de propriété intellectuelle sur un logiciel, à savoir de contrefaçon de logiciel, née à l’occasion de l’exécution d’un contrat de licence, de déterminer si son action doit être engagée sur le fondement contractuel ou délictuel.

Le logiciel bénéficie de la protection contre une atteinte aux droits de propriété intellectuelle

L’avocat général, se fondant sur la directive 2009/24 du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, avait rappelé dans ses conclusions du 12 septembre 2019  que l’article 3 de la directive accorde « la protection […] à toute personne physique ou morale admise à bénéficier des dispositions de la législation nationale en matière de droit d’auteur applicables aux œuvres littéraires », l’article 5 définissant le périmètre des droits exclusifs de l’auteur d’un programme d’ordinateur.

La directive 2004/48 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle vient quant à elle rappeler que son champ d’application est organisé autour des trois éléments que sont « l’objet protégé (les droits), le périmètre de la protection (les infractions) et les mesures de protection (mécanismes de protection harmonisés ». C’est au regard de ces trois éléments que doit être appréciée l’existence ou non d’une « atteinte aux droits de propriété intellectuelle » au sens de l’article 2 et du considérant 13 de la directive, autrement dit un acte de contrefaçon de logiciel en droit national français.

La nécessaire protection du titulaire de droits

De l’analyse de la directive 2004/48 et de la directive 2009/24, l’avocat général avait conclu que « la modification du code source d’un programme d’ordinateur, effectuée en violation d’un contrat de licence, constitue une atteinte aux droits de propriété intellectuelle qui appartiennent au titulaire du droit d’auteur sur le programme, à condition que cette modification ne soit pas exonérée d’autorisation conformément aux articles 5 et 6 de la directive 2009/24 ». Une atteinte aux droits de propriété intellectuelle sur un programme d’ordinateur au sens du droit européen équivaut en droit nationale à une contrefaçon de logiciel.

L’avocat général précisait toutefois que « le fondement juridique de l’action que le titulaire des droits d’auteur sur un programme informatique peut exercer contre le titulaire de la licence, pour cause de violation des facultés propres du titulaire des droits, est de nature contractuelle lorsque le contrat de licence réserve ces facultés au titulaire du programme », à charge pour le législateur national de déterminer les modalités procédurales nécessaire à la protection des droits d’auteur « lorsque la violation implique simultanément une violation de ces droits et un manquement contractuel ». A défaut de disposition spéciale, il convient de s’en tenir à la lettre du texte garantissent les droits de l’auteur de logiciel.

L’avocat général poursuivait ainsi l’objectif de garantir aux titulaires de droits de propriété intellectuelle, quelles que puissent être les spécificités procédurales des droits nationaux et l’effectivité d’un recours en cas d’atteinte à leurs droits.

Le choix de la contrefaçon de logiciel

Dans son arrêt rendu le  18 décembre 2019, la Cour de justice de l’Union européenne répond que « la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion « d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48 et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national ».

Aucune disposition de droit français ne réserve l’action en contrefaçon à la seule atteinte à un droit de propriété intellectuelle aux hypothèses dans lesquelles les parties ne sont liées par aucun contrat. Reprenant la lettre du code de la propriété intellectuelle, en son article L. 335-3, la Cour rappelle qu’ « est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6 ».

Il semblerait ainsi que la Cour écarte, au profit de l’action en contrefaçon de logiciel, la responsabilité contractuelle en cas de violation des droits de l’auteur de logiciel.

Reste qu’une option pourrait rester ouverte lorsque la violation résulte, en plus d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, de la violation d’une obligation contractuelle.

Marie Soulez
Avocat
Lexing département propriété intellectuelle contentieux




La protection des créations culinaires, un enjeu français

créations culinairesLa protection des créations culinaires constitue un enjeu de valorisation du patrimoine et de l’économie française.

Une protection incomplète des créations culinaires par la propriété intellectuelle

En droit positif français, la protection de la création culinaire est faible : aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire et uniforme à ces créations à ce jour.

En effet, ce n’est pas l’ensemble de la création culinaire qui pourra être protégée par le droit existant, mais seulement certaines caractéristiques de cette création.

A titre d’exemple, une recette de cuisine, rédigée à l’écrit, pourrait constituer une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, à condition qu’elle soit originale et porte « l’empreinte de la personnalité » de son auteur. Toutefois, cette protection ne portera que sur l’œuvre littéraire elle-même et non pas sur la recette en tant que telle et n’interdira pas la réalisation de la recette.

La recette de cuisine en tant que telle s’apparente juridiquement plus à un savoir-faire, protégeable comme un secret de fabrique. La recette du Coca-cola par exemple est protégée par ce biais.

De même, les techniques innovantes mises en œuvre lors de la réalisation de la création culinaire peuvent donner lieu à une protection par brevet à condition que la recette apporte une solution technique non évidente à un problème technique préexistant. Cela peut par exemple être une recette permettant de confectionner une soupe dans laquelle le foie gras ne se mélangerait pas avec la gelée de poule (1).

Par ailleurs, le nom d’une création culinaire peut être déposé à titre de marque, à condition d’être distinctif par rapport aux produits désignés, c’est-à-dire de ne pas être uniquement constitué de termes indiquant les produits utilisés dans cette préparation ou le nom de cette préparation, comme la marque MON HUILE DE HOMARD pour désigner un condiment aromatisé au homard (2).

Enfin, l’apparence d’une création culinaire peut également faire l’objet d’une protection par le biais du dépôt d’un modèle, à condition de satisfaire aux conditions de protection des dessins et modèles, à savoir la nouveauté (absence de divulgation antérieure identique) et le caractère individuel ou propre (l’impression d’ensemble diffère de celle produite par tout modèle divulgué antérieurement). Un chef, créateur d’une nouvelle forme de tarte aux pommes dont la caractéristique tient au positionnement des pommes en forme de boutons de rose, a ainsi choisi de protéger sa création par le dépôt de deux modèles, dont la validité a été confirmée par le Tribunal de grande instance de Paris (3).

Hormis ces quelques exemples, force est de constater qu’aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire aux créations culinaires.

L’arrêt du 13 novembre 2018 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a fermé la voie du droit d’auteur aux saveurs culinaires en décidant qu’une saveur culinaire ne peut être qualifiée d’œuvre (4) et le refus des Offices de propriété industrielle français et européens de protéger les saveurs à titre de marque témoignent des limites du droit existant.

La proposition de loi relative à la protection des recettes

Pour mettre un terme à la vulnérabilité de la création culinaire, une proposition de loi Bresnier n°1890 relative à la « protection des recettes et des créations culinaires » a été présentée à l’Assemblée nationale le 30 avril 2019 (5).

Le projet de loi prévoit, en premier lieu, la création d’un Institut national de la création culinaire certifiée, habilité à délivrer des certificats de création culinaire pour protéger, pendant 20 ans, les créations culinaires.

Les créations culinaires seraient inscrites sur un registre national public reprenant les éléments permettant aux tiers de reproduire la recette (ingrédients, recette, etc.).

Pour se voir octroyer un tel certificat, les créations devront :

  • être nouvelles, c’est-à-dire jamais rendues accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de certificat de création culinaire par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;
  • impliquer une activité créatrice, définie comme une non-évidence pour l’homme du métier ;
  • présenter un caractère gustatif propre pour donner une impression d’ensemble de « non déjà gouté ».

Le détenteur d’un certificat de création culinaire serait ainsi titulaire de droits patrimoniaux (droit d’exploitation) et moraux (droit de divulgation, droit au nom, droit au respect de la création culinaire) sur cette création.

Toute atteinte à ce nouveau droit de propriété constituerait un acte de contrefaçon. Une action en contrefaçon sanctionnerait la fabrication, l’utilisation ou la détention non autorisée de la création culinaire.

Le texte prévoit également l’existence d’un régime spécifique pour les créations des salariés, une procédure d’opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande de certificat.

Si cette proposition de loi, inspirée des régimes existant en matière de droit d’auteur et de droit des marques, voyait finalement le jour, elle serait susceptible de séduire les professionnels de l’industrie agro-alimentaire, en leur offrant une solution pour protéger leurs créations culinaires.

Si cette initiative est intéressante, elle amène néanmoins des questions pratiques : comment analyser le critère du caractère gustatif propre quand les saveurs ne sont pas perceptibles de la même manière selon les personnes ? Comment réaliser une recherche d’antériorités en matière de saveurs ?

Cette proposition de loi a été renvoyée à la Commission des affaires culturelles et de l’éducation. Affaire à suivre.

Anne-Sophie Cantreau
Claire Deramoudt
Lexing Propriété industrielle conseil

(1) « Soupe chaude de foie gras à la gelée de poule »
(2) CA Rennes, 3e ch. comm., 23-10-2018, n° 18/01378
(3) TGI Paris, 3e ch., 15-03-2018, n° 16/10841
(4) CJUE, 13-11-2018, Levola Hengelo BV c. Smilde Foods BV aff. C.310/17
(5) Proposition de loi relative à la protection des recettes et créations culinaires, Doc. n° 1890 déposé le 30-04-2019 à l’Assemblée nationale.




La Cnil lance une plateforme Données & design RGPD

plateforme Données & designLe Laboratoire d’innovation de la Cnil lance la plateforme Données & Design faisant le lien entre design interactif et RGPD.

Design interactif, clé de voûte de l’interface réussie

A l’heure du tout numérique, le design apparaît plus que jamais centré sur l’utilisateur, examinant en détail son environnement, son mode de vie, ses habitudes, ses besoins et ses interactions avec les interfaces, les produits et les services qui lui sont offerts.

En effet, la réalisation d’une interface implique l’imbrication d’une conception technique consistant à créer une chaîne de fonctionnalités d’actions et de réactions et d’une conception du design visant à guider l’utilisateur dans l’utilisation de l’interface par la mise en place de parcours et de représentations graphiques aisément compréhensibles.

C’est ainsi que se sont développés, différents métiers du design interactifs :

  • le design d’interface (user interface design ou UI) visant à faciliter l’utilisation du service, de l’application ou de la machine par la création d’une interface visuellement cohérente et compréhensible ;
  • le design d’interactions (interaction design ou IxD), ayant pour objectif de déterminer la réaction du système dans le dialogue avec l’utilisateur ;
  • plus récemment, le design d’expérience utilisateur (UX design) visant à améliorer et optimiser l’expérience utilisateur en centrant la conception de l’interface sur l’expérience client.

Il s’agit là de la transposition au monde numérique de l’optimisation du parcours client bien connue du monde de la grande distribution dont les magasins Ikea sont l’illustration typique.

Design interactif, instrument d’optimisation de la collecte de données personnelles

Appliqué au monde numérique, le design interactif constitue également un moyen particulièrement performant de collecte des données utilisateurs par la mise en place de méthodes destinées à influencer le comportement de ce dernier.

Dans ce cadre, le Laboratoire d’innovation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (LINC) a identifié, dans son 6e cahier Innovation et prospective intitulé « La Forme des choix – Données personnelles, design et frictions désirables » (1) paru en janvier 2019, quatre catégories de pratiques de design interactif visant à optimiser la collecte de données personnelles potentiellement trompeuses.

Sont ainsi visées les pratiques consistant à « pousser l’individu à accepter de partager plus que ce qui est strictement nécessaire ». Parmi les exemples les plus topiques, se trouve la pratique consistant à solliciter la collecte de données additionnelles à celles strictement nécessaires au service lors d’une étape où l’utilisateur est engagé dans un processus de commande par exemple.

Le LINC donne ici l’exemple consistant à requérir un numéro de téléphone, pour permettre la livraison du bien commandé, qui sera in fine utilisé à des fins de prospection commerciale.

Une deuxième catégorie de pratiques ainsi identifiée consiste à influencer le consentement de l’utilisateur par la mise en œuvre de techniques peu claires ou ambiguës : recueil du consentement par l’utilisation de phrases complexes avec une double négation par exemple ou encore utilisation d’un code graphique dans un sens opposé à celui sous lequel il est généralement perçu : reproduction d’un cadenas dans un environnement non sécurisé, d’un code rouge pour une acception et vert pour un refus.

Une troisième catégorie de technique de design interactif réside dans la mise en place de « frictions aux actions de protection des données » : sous couvert de respecter la règlementation applicable, l’exercice des droits de l’utilisateur fait obstacle à l’utilisation de l’interface ou alors est rendue particulièrement complexe pour pousser l’utilisateur à l’abandon (complexification du réglage des paramètres de confidentialité par exemple).

La dernière catégorie de pratiques ainsi relevées vise celles consistant à « dérouter l’utilisateur » par exemple par le fait de donner à une action un sens contraire à celle attendue ou encore de masquer le caractère publicitaire d’un contenu.

Design interactif et RGPD : des exigences inconciliables ?

Si ces pratiques ne sont pas toutes sanctionnables, elles conduisent à s’interroger sur la compatibilité entre le but poursuivi par le design interactif et le respect des règles de transparence et de manifestation du consentement de l’utilisateur posées par le RGPD.

Ainsi, l’article 5 du RGPD pose le principe selon lequel les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée.

L’article 4 définit par ailleurs la notion de « consentement de la personne concernée » comme une « manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement ».

A cet égard, le G29 est venu préciser que, pour déterminer si le consentement était donné librement, il y avait lieu de tenir compte de « toute pression ou influence inappropriée exercée sur la personne concernée (pouvant se manifester de différentes façons) [l’]empêchant [l’utilisateur] d’exercer sa volonté rendra le consentement non valable » (2).

Dès lors, le design interactif abusif ou trompeur apparait susceptible de remettre en cause la validité du consentement donné, et partant, la validité du traitement fondé sur ce consentement lorsqu’aucune autre base légale n’est susceptible d’être valablement invoquée.

Design interactif et RGPD : lancement d’une plateforme dédiée

Face à ce constat, le LINC a récemment lancé la plateforme Données & Design, destinée aux « designers soucieux d’intégrer au mieux la protection des données et des libertés dans leurs interfaces, services et produits » (3).

Cette plateforme qui vise à « créer des opportunités de collaboration et des espaces d’échange entre les designers pour coconstruire des parcours respectueux de la vie privée », s’articule autour de trois axes :

  • la présentation des fondamentaux et concepts clés de la réglementation relative à la protection des données personnelles se prêtant particulièrement au design interactif : information des utilisateurs, consentement, exercice des droits ;
  • la présentation d’exemples et de cas d’étude servant d’inspiration pour créer des interfaces et parcours respectueux des données personnelles des utilisateurs, et la fourniture de ressources permettant d’approfondir les questions de protection des données à caractère personnel ;
  • la possibilité pour les designers d’accéder à un espace d’échanges sur la plateforme Slack afin de discuter avec leurs pairs des problématiques rencontrées en matière de protection des données à caractère personnel, et de participer à divers ateliers de réflexion sur ce sujet.

Cette plateforme s’adresse en premier lieu aux designers, chefs de projets et développeurs, mais également aux délégués à la protection des données et juristes intervenant dans le secteur du design interactif.

Gageons que ce nouvel outil permettra aux designers, et plus largement à l’ensemble des acteurs intervenant dans le secteur du design interactif, d’adopter des pratiques vertueuses pour le respect de la vie privée des utilisateurs, et à ces derniers de mieux maîtriser leurs données personnelles.

Virginie Brunot
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Laboratoire d’Innovation de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (LINC), Innovation et prospective intitulé « La Forme des choix – Données personnelles, design et frictions désirables », janvier 2019,
(2) Groupe de travail « Article 29 » – Lignes directrices sur le consentement au sens du règlement 2016/679 adoptées le 28 novembre 2017,
(3) Plateforme Données & Design.




Un modèle imitant une marque antérieure invalidé

modèle imitant une marque antérieureLa CJUE annule un modèle imitant une marque antérieure en s’appuyant sur des critères relevant du droit des marques.

Lorsque la nullité d’un modèle ou d’un dessin est réclamée au motif qu’il porte atteinte à une marque antérieure, faut-il se fonder sur le droit des dessins et modèles ou sur le droit des marques ? Voici la réponse apportée par la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt du 6 mars 2019.

Nullité d’un modèle : les faits

La société italienne Ferrero est titulaire depuis 1974 d’une marque internationale enregistrée pour des sucreries en classe 30. Cette marque figurative représente une petite boîte transparente (et est connue pour contenir des sucreries vendues sous le nom « Tic Tac ») :

Le modèle litigieux a été enregistré par la société BMB, le 5 novembre 2007, qui désigne des drageoirs et récipients et représente une petite boîte transparente remplie de sucreries colorées et comportant une étiquette sur laquelle figure le nom « Mik Maki » :

Ferrero avait introduit, le 11 juillet 2011, une action en annulation de ce modèle imitant une marque antérieure, invoquant notamment son enregistrement international du 12 mars 1974 de la marque tridimensionnelle représentée ci-dessus.

Marque contre dessin et modèle

La marque tridimensionnelle antérieure étant invoquée comme motif d’annulation du modèle, c’est sur la base des critères fixés par la législation en matière de marques (et non en matière de dessins et modèles) que fut appréciée la validité de ce dessin et modèle postérieur.

Ferrero fonde sa demande sur l’article 25, § 1er, e, RDMC qui permet de déclarer un modèle nul « s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin et modèle ultérieur et que le droit de l’Union européenne ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation ».

L’EUIPO (1) puis le Tribunal de l’Union européenne (2) ont estimé successivement dans cette affaire qu’il existait entre le modèle litigieux et la marque antérieure un risque de confusion.

Dans son arrêt du 3 octobre 2017, le Tribunal de l’Union européenne avait en effet confirmé la décision de l’EUIPO et constaté que les deux signes produisent une impression globale visuellement similaire, précisant que ni l’étiquette sur le modèle, ni l’élément verbal « Mik Maki » apposé sur l’étiquette ne sauraient remettre en cause ce constat.

La société BMB a alors introduit un pourvoi contre cet arrêt au motif que le Tribunal de l’Union européenne aurait fondé de manière erronée son appréciation de la similitude et du risque de confusion sur la comparaison du modèle contesté avec un signe différent de l’enregistrement international antérieur invoqué par Ferrero et a commis, par conséquent, une erreur de droit.

Décision de la Cour de Justice

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 mars 2019 (3) rejette le pourvoi formé par la société BMB contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 octobre 2017.

Les instances de l’EUIPO, le Tribunal et, à présent, la Cour de justice de l’Union européenne confirment que la nullité du modèle s’apprécie en appliquant les critères du risque de confusion tels que dégagés en matière de marques par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

La nullité du modèle contesté est confirmée, car le signe constituant le modèle est jugé suffisamment ressemblant à la marque figurative antérieure pour créer un risque de confusion dans l’esprit du grand public.

Anne-Sophie Cantreau
Claire Deramoudt
Lexing Département Droit des marques

(1) EUIPO, 8 septembre 2015, R 1150/2012-3,
(2) TUE, 3 octobre 2017, T 695/15,
(3) CJUE, 6 mars 2019, C-693/17.




Bilan innovation : aides fiscales et protection des créations

innovationLe cabinet organise le 4 décembre 2019 un petit-déjeuner intitulé : « Bilan innovation : aides fiscales et protection des créations », animé par Marie Soulez et Pierre-Yves Fagot.

La France est un pays attractif pour les entreprises innovantes qui a engagé, depuis de nombreuses années, une politique de soutien à l’innovation technologique de ses entreprises et particuliers inventeurs, soutenu par des programmes européens d’aides à l’innovation qui offrent des moyens complémentaires.

Bilan innovation : réduire les charges fiscales

Les aides fiscales aménagées correspondent pour certaines aux diverses étapes d’un projet d’innovation (dépenses de fonctionnement, dépenses d’investissement) et pour d’autres ciblent certains types d’entreprises.

Si ces mesures n’ont pas un impact direct et immédiat sur le financement des projets d’innovation, elles permettent néanmoins de réduire les charges fiscales des entreprises une fois leur projet d’innovation engagé.

D’autre part, la réglementation évolue dans le même temps, pour tenir compte des enjeux de la mondialisation de l’innovation et du partage d’information.

Bilan innovation : mieux rémunérer les auteurs

Le 15 avril 2019, le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique qui, outre une meilleure rémunération des auteurs et auxiliaires de la création, fait de la recherche scientifique, en intégrant dans les textes ses spécificités, l’un des défis des prochaines années.

Par ailleurs, le Gouvernement a réitéré son soutien pour l’innovation et l’industrie, plus particulièrement dans les start-ups par le maintien des dispositifs français en vigueur.

Nous vous proposons donc, à l’occasion de ce petit-déjeuner, de faire le point sur l’état des mesures existantes et nouvelles en matière d’innovation et plus précisément sur :

  • le statut des jeunes entreprises innovantes (JEI) ;
  • le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt innovation (CII) et les nouvelles dispositions dans le projet de loi de finances pour 2020 ;
  • les soutiens aux immatériels (apport en société de brevets et dépenses de conception de logiciels) ;
  • la protection des actifs immatériels et l’exploitation des innovations ;
  • la directive droit d’auteur dans le marché unique et les nouvelles exceptions.

Le petit-déjeuner débat a lieu le 4 décembre 2019 de 9h30 à 11h30 (accueil à partir de 9h00) dans nos locaux, 58 Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris.




Intelligence artificielle et droit d’auteur

Intelligence artificielle et droit d'auteurLe cabinet organise le 26 juin 2019 un petit-déjeuner débat sur l’intelligence artificielle et le droit d’auteur animé par Marie Soulez et Jérémy Bensoussan.

L’utilisation de techniques d’IA dans le cadre des processus de création est une nouvelle illustration de la transition intelligente. Cet état de fait technologique interroge la capacité des outils juridiques à protéger la création de valeur induite par la mise en oeuvre de système d’IA.

Le droit d’auteur confronté à l’intelligence artificielle pose de nombreuses questions, aussi importantes sur le plan des principes juridiques que décisives du point de vue opérationnel, sont ainsi soulevées :

  • La valorisation des créations artificielles peut-elle transiter par le droit d’auteur ?
  • Comment le critère d’originalité a-t-il vocation à se reconfigurer ?
  • Quels instruments les entreprises peuvent-elles mobiliser pour protéger cet actif si particulier ?

Ce petit-déjeuner débat sera l’occasion pour Marie Soulez et Jérémy Bensoussan d’adresser ces questions et d’apporter des éléments de réponse à la lumière de leur pratique et de leur activité de conseil.

Le petit-déjeuner débat aura lieu le 26 juin de 9h30 à 11h30 (accueil à partir de 9h) dans nos locaux, situés Immeuble Cap Etoile, 58 Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris.

Inscriptions closes.


 

 




Juristendance Informatique et Télécoms n°201 – 2019

VInformatique et Télécomsoici un résumé de ce qui s’est passé ces dernières semaines (à retrouver dans notre Juristendance Informatique et Télécoms du mois de mai) :

  • Loi Justice : évolution ou révolution numérique pour les avocats ?
  • Santé numérique: les enjeux du programme Hop’EN
  • Déploiement des réseaux mobiles 5G : où en est la France ?
  • Data Protection Days : RGPD, responsable de traitement versus sous-traitant
  • La contrefaçon d’œuvres en ligne : un guide de survie digitale
  • Achats en ligne : rapport de la Commission européenne
  • Colloque Afdit : qualifications et états de la Blockchain
  • Cyberhaine & Fake news
  • Intelligence artificielle : quel impact sur les ressources humaines ?
  • Précisions sur les obligations déclaratives de plateformes en ligne
  • Présentation du bilan d’activité 2018 et des enjeux 2019 de la Cnil
  • (…)

Restez au cœur de l’actualité législative et jurisprudentielle avec également :

Les professionnels du droit de l’informatique de Lexing Alain Bensoussan – Avocats présentent et analysent chaque mois l’actualité des technologies avancées.

Les articles Juristendance sont mis en ligne gratuitement. Pour recevoir notre lettre électronique : inscription en ligne.

Juristendance Informatique et Télécoms n°201, Mai 2019.

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Formation aux contrats informatiques SaaS et Open Source

Contrats informatiques Saas et Open SourceMarie Soulez anime une formation pour Lamy Formation (Wolters Kluwer) sur les contrats informatiques SaaS et Open Source le 21 mai 2019.

Avocat au barreau de Paris et directrice du département Propriété intellectuelle Contentieux de Lexing Alain Bensoussan Avocats, Marie Soulez, abordera de nombreuses questions autour des contrats SaaS et Open source :

  • quels sont les outils juridiques permettant d’améliorer la rédaction des contrats SaaS ?
  • comment optimiser sa pratique rédactionnelle des contrats SaaS ?
  • quels sont les principes liés à la protection des logiciels par le droit d’auteur et les prérogatives associées de l’auteur ?
  •  comment maîtriser les principes fondamentaux du logiciel libre ? les différents niveaux de copyleft, les enjeux liés à la contamination et à la compatibilité des licences , etc.

La protection du logiciel par la propriété intellectuelle

  • La définition du logiciel (les éléments protégeables, la condition d’originalité, la traçabilité)
  • Le titulaire de droits (les principes, les œuvres de commande, le logiciel développé par un salarié)
  • Les droits patrimoniaux
  • Les différents types de contrat (les contrats de cession, les contrats de développement, les contrats de licence, les contrats de maintenance)

Le Contrat Saas

  • Les acteurs et l’objectif du contrat SaaS
  • Les clauses essentielles (Préambule et définitions, périmètre des services et bénéficiaires, conformité et recette, responsabilité, propriété intellectuelle, convention de services, service level agreement)
  • Le contrat Saas et les données

L’Open Source

  • Les 4 libertés fondamentales (exécuter, étudier et modifier, distribuer, redistribuer)
  • Les typologies de licences et leurs philosophies (Copyleft et sans copyleft, l’absence de garantie, les impacts)
  • La gestion contractuelle (exploiter des logiciels sous licence libre, distribuer des logiciels sous licence libre)
  • Etude de cas
  • L’identification des clauses favorables au client et celles favorables au fournisseur dans un contrat Saas par l’analyse d’un contrat piégé
  • L’analyse d’un contrat de tierce-maintenance applicative de logiciel libre

Télécharger la fiche thématique : Contrats informatiques Saas et Open Source

Pour la formation « Contrats informatiques Saas et Open Source », s’inscrire auprès des éditions Wolter Kluwer




Marques Reprise d’usage et déchéance pour défaut d’usage sérieux

déchéance pour défaut d'usage sérieux de marque

La reprise d’usage d’une marque inexploitée durant 5 ans peut empêcher la déchéance pour défaut d’usage sérieux.
Par arrêt du 31 janvier 2018, la Cour de cassation rappelle que la reprise d’usage d’une marque inexploitée durant 5 ans est susceptible de faire obstacle à la déchéance pour défaut d’usage sérieux (1).

Les faits

La société Adidas AG est titulaire d’une marque européenne figurative représentant le dessin d’un pantalon en pointillés, comportant trois bandes parallèles sur le côté, déposée le 3 novembre 2003 sous le n°003517661.

De son côté, la société Adidas France est titulaire d’une marque française figurative représentant un carré doté de trois bandes parallèles sur le côté gauche, déposée le 29 novembre 1988 sous le numéro n°1 569 217.

Ces deux marques désignent, notamment, les vêtements et chaussures de sport en classe 25.

En 2009, les sociétés Adidas sont informées de la retenue douanière de pantalons de sport destinés à la société Promotex, susceptibles de porter atteinte à leurs droits de marque. Elles font alors procéder à une saisie réelle, puis assignent la société Promotex devant le Tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et atteinte à la renommée de leurs marques.

En première instance, le Tribunal juge la contrefaçon de marques caractérisée. Il condamne donc la société Promotex à verser la somme de 20.000 euros à chacune des sociétés Adidas.

La société Promotex interjette appel et sollicite reconventionnellement la déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque française n°1 569 217 à compter du 8 juin 1995, c’est-à-dire à l’expiration du délai de cinq années suivant l’enregistrement de la marque.

La Cour d’appel de Paris infirme le jugement ; d’une part, elle fait droit à la demande de la société Promotex et prononce la déchéance de la marque française n°1 569 217 à compter du 8 juin 1995 et d’autre part, elle déboute la société Adidas AG de ses demandes fondées sur la contrefaçon et l’atteinte à la renommée de sa marque. Les sociétés Adidas forment alors un pourvoi en cassation.

Principe de la déchéance pour défaut d’usage sérieux

Pour rappel, l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle, pose le principe selon lequel «encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans» .

Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Cela suppose que la marque soit effectivement utilisée sur le marché pour désigner chacun des produits ou services protégés (2).

Ce principe a un double objectif. Le premier est de lutter contre l’encombrement inutile du Registre national des marques, dans la mesure où des marques peuvent être déposées sans aucune intention d’exploitation de leur titulaire. Le second est de rendre de nouveau disponible le signe pour le tiers qui souhaiterait effectivement l’exploiter.

La déchéance pour défaut d’usage sérieux peut donc être demandée en justice par toute personne intéressée. Mais elle peut également être demandée reconventionnellement, pour se défendre dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque, par exemple.

Il est donc capital, pour le titulaire d’une marque, de se ménager des preuves d’usage sérieux de sa marque avant d’engager toute action fondée sur celle-ci. A défaut, l’action a toutes les chances de se retourner contre son demandeur qui ressortira du procès avec moins de droits qu’au moment de son introduction.

Reprise d’usage avant la demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux

Ceci étant, la déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas automatique. D’une part, il suppose l’introduction d’une action en justice. D’autre, part, il suppose de déterminer la période de cinq ans durant laquelle la marque n’a pas été exploitée.

A cet égard en effet, si l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que la déchéance prend effet à l’expiration du délai de cinq ans, il ne précise par le point de départ de ce délai.

Sur ce point, la jurisprudence est venue apporter les précisions suivantes.

Tout d’abord, si les droits sur la marque, qui s’acquièrent à compter de l’enregistrement, produisent leurs effets à compter de la date de dépôt, le délai à l’issue duquel la déchéance est encourue, court non pas à compter du dépôt mais à compter de la publication de l’enregistrement au Bulletin officiel de la propriété industrielle (Cass. com. n°09-13144 du 9-11-2010 rectifié par Cass. com. n°09-13144 du 7-6-2011).

Par ailleurs, faute pour le demandeur de circonscrire précisément cette période et la date à compter de laquelle celle-ci est demandée, la déchéance prend effet au jour de sa demande et ce, alors même qu’elle aurait pu être prononcée plus tôt (Cass. com. n°14-18434, 19-1-2016).

Enfin, le commencement ou la reprise de l’usage de la marque après une période d’inexploitation de cinq ans peut permettre au titulaire de la marque d’éviter la déchéance de ces droits comme le rappelle la Cour de cassation dans le présent arrêt.

En effet, l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle précise que «l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande» .

En l’espèce, la société Promotex sollicitait reconventionnellement la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque française n° 1 569 217 à compter du 8 juin 1995. La période d’inexploitation à considérer fixée par la société Promotex était donc celle allant du 8 juin 1990 au 8 juin 1995.

La société Adidas France ne démontrait pas avoir effectué un usage sérieux de sa marque pendant cette période. La quasi-totalité des preuves d’usage qu’elle produisait couvraient une période postérieure à celle considérée.

La Cour d’appel de Paris a donc prononcé la déchéance de la marque française n°1 569 217 compte tenu de son absence d’exploitation durant cinq ans, sans tenir compte du fait que la société Adidas France a repris postérieurement l’usage de la marque.

La Cour de cassation rappelle que la déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas encourue lorsqu’un usage sérieux de la marque a été commencé ou repris plus de trois mois avant la demande en déchéance. Peu importe que la marque n’ait pas été effectivement exploitée, avant ce commencement ou cette reprise d’usage, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Or, la demande en déchéance ayant été formée, pour la première fois en appel en 2010, la Cour d’appel aurait dû tenir compte des documents produits par la société Adidas France antérieurs à la demande de déchéance, quand bien même ceux-ci étaient postérieurs au 8 juin 1995.

L’arrêt est donc cassé en ce qu’il prononce la déchéance, à compter du 8 juin 1995, des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217.

La Cour d’appel de Paris n’aura cependant pas à se prononcer une nouvelle fois sur le sort de la marque n° 1 569 217 qui a, entre-temps, été annulée dans le cadre d’une autre procédure (3).

Notoriété et appréciation du risque de confusion

La Cour de cassation casse également l’arrêt en ce qu’il a rejeté les demandes formées par les sociétés Adidas sur le fondement de la contrefaçon de marques et la renommée de celles-ci, au visa des articles 9, 1° du règlement européen du 26 février 2009 et L.717-1 du Code de la propriété intellectuelle.

La Cour d’appel avait considéré que si la notoriété de la marque invoquée est susceptible d’influer sur l’appréciation du risque de confusion, cette notoriété ne peut dispenser de rechercher s’il existe un tel risque de confusion entre les signes. Aussi, après avoir retenu la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, la Cour conclut à l’absence de risque de confusion pour le consommateur et partant, à l’absence de contrefaçon.

La Cour de cassation censure la solution retenant l’existence d’une similitude entre les signes, même faible, devant conduire le juge à « procéder à une appréciation globale du risque de confusion prenant en considération la notoriété de la marque antérieure ».

Appréciation de l’atteinte à la marque de renommée

Enfin, la société Adidas a déposé une demande subsidiaire fondée sur l’atteinte à la marque de renommée. Comme pour l’appréciation de la contrefaçon, la Cour rejette la demande considérant qu’en raison des faibles similitudes entre les signes en conflit, le consommateur ne sera pas amené à établir un lien entre eux.

La Cour de cassation censure la solution rendue sur ce point retenant qu’en l’absence de contestation de la renommée invoquée sur la marque, il convient de procéder à une appréciation globale de l’existence du lien susceptible d’être généré dans l’esprit du public en prenant en compte «l’intensité de la renommée (…), le degré de son caractère distinctif» ainsi que la similitude, sinon l’identité, des produits en cause.

La Cour poursuit ainsi la précision des règles d’appréciation de l’atteinte à la marque de renommée entamée avec la jurisprudence MAISONS DU MONDE (4).

Virginie Brunot
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Cass. com. n°16-10.761 du 31-1-2018
(2) Cass. com. n°11-28.596 du 29-1-2013
(3) Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI) 2016-13, inscription n°663 765, inpi.fr
(4) Cass. com. n°14-29.414 du 12-4-2016, Sté Maisons du Monde c/ Sté Gifi Mag ; Post du 28-7-2017




Innovation : faites le point sur les aspects propriété et fiscalité

Innovation Le cabinet organise le 12 décembre 2018 un petit-déjeuner intitulé : « Innovation : faites le point sur les aspects propriété et fiscalité », animé par Marie Soulez et Pierre-Yves Fagot.

La France a engagé, depuis de nombreuses années, une politique de soutien à l’innovation technologique de ses entreprises. Celle-ci se traduit notamment par des mesures fiscales d’aide aux entreprises innovantes et de nouvelles dispositions visant à protéger les inventions et les expérimentations des entreprises (projet de loi PACTE adopté par l’Assemblée nationale le 10 octobre 2018).

Ces aides fiscales correspondent pour certaines aux diverses étapes d’un projet d’innovation (dépenses de fonctionnement, dépenses d’investissement) et pour d’autres, ciblent certains types d’entreprises.

Si ces mesures n’ont pas un impact direct et immédiat sur le financement des projets d’innovation, elles permettent néanmoins de réduire les charges fiscales des entreprises une fois leur projet d’innovation engagé.

Le Gouvernement ayant réitéré son soutien pour l’innovation et l’industrie, plus particulièrement dans les start-ups par le maintien des dispositifs français en vigueur, nous vous proposons, à l’occasion de ce petit-déjeuner, de faire le point sur l’état des mesures existantes et nouvelles en matière d’innovation et plus précisément sur :

  • le rappel du statut et la protection des innovations ;
  • savoir le défendre, savoir anticiper et prévenir les risques d’atteintes aux droits ;
  • le statut des jeunes entreprises innovantes (JEI) ;
  • le crédit d’impôt recherche (CIR) et le crédit d’impôt innovation (CII) ;
  • les soutiens aux immatériels (apport en société de brevets et dépenses de conception de logiciels) ;
  • les nouvelles dispositions dans le projet de loi de finances pour 2019 (régime d’imposition des produits de cession ou de concession de brevets, sur-amortissement pour investissement des PME dans la robotique et la transformation numérique, etc.).

Le petit-déjeuner débat a lieu de 9h30 à 11h30 (accueil à partir de 9h00) dans nos locaux, 58 Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris.

Inscriptions closes.

 




La CJUE saisie sur l’exploitation des œuvres audiovisuelles de l’INA

œuvres audiovisuelles de l’INA

La Cour de cassation renvoie à la CJUE la question de l’exploitation des œuvres audiovisuelles de l’INA (1).

Reprochant à l’Institut national de l’audiovisuel (INA) de commercialiser, sur son site Internet, sans leur autorisation, des vidéogrammes et un phonogramme reproduisant les prestations d’un batteur de jazz décédé, les ayants droit de ce dernier ont assigné l’INA pour obtenir réparation de l’atteinte ainsi prétendument portée aux droits d’artiste-interprète dont ils sont titulaires. Pour ce faire, ces derniers ont invoqué l’article L.212-3 du Code de la propriété intellectuelle. Selon cet article, sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image.

Devant la Cour d’appel de renvoi, la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) est intervenue volontairement, à la fois à l’appui des prétentions des ayants droit et à titre principal, en sollicitant la condamnation de l’INA à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice collectif subi par la profession d’artiste-interprète.

L’objet du pourvoi : les œuvres audiovisuelles de l’INA

Les ayants droit ont formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d’appel de renvoi. Ils invoquaient, au soutien de leurs prétentions, les articles 2, sous b), 3 § 2 et 5 de la directive 2001/29/CE pour une harmonisation de certains aspects des droits d’auteur et des droits voisins.

Tout d’abord, ils argumentaient que les dispositions en cause n’instauraient aucune présomption simple d’autorisation préalable de l’artiste-interprète à l’exploitation par l’INA des archives qui contiennent son interprétation.

Ensuite, ils alléguaient que la Cour d’appel de renvoi avait jugé que le régime dérogatoire de l’INA instituait valablement au bénéfice de cette dernière une présomption simple de consentement préalable de l’artiste-interprète à l’exploitation commerciale de la fixation de ses prestations figurant dans les archives de l’INA, sans rechercher si les dispositions en cause aménageaient des garanties assurant l’information effective et individualisée des artistes-interprètes sur l’éventualité d’une telle exploitation.

Enfin, ils indiquaient que, bien que la mission de conserver et mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national assumé par l’INA soit d’intérêt général, la poursuite de cet objectif et de cet intérêt ne saurait justifier une dérogation non-prévue par le législateur de l’Union à la protection assurée aux artistes-interprètes par la directive 2001/29/CE permettant à l’INA d’exploiter commercialement les supports sur lesquels ont été fixées leurs interprétations.

Œuvres audiovisuelles de l’INA : la décision de la Cour de cassation

Dans sa décision, la Cour de cassation rappelle l’article L.212-3 , alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image. L’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste-interprète.

Le régime dérogatoire, au profit de l’INA, est institué par l’article 49 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, dans sa version modifiée par l’article 44 de la loi du 1er août 2006. En qualité d’établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial, l’INA est chargé de conserver et de mettre en valeur le patrimoine audiovisuel national. Il assure notamment la conservation des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme et contribue à leur exploitation. A ce titre, il bénéficie des droits d’exploitation des extraits des archives audiovisuelles des sociétés nationales de programme. Il exerce ses droits dans le respect des droits moraux et patrimoniaux des titulaires de droits d’auteurs ou de droits voisins du droit d’auteur et de leurs ayants droit.

Ce texte prévoit que «par dérogation aux articles L. 212-3 et L.212-4 du Code de la propriété intellectuelle, les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes des archives mentionnées au présent article et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu sont régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et l’institut. Ces accords doivent notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations». La Cour de cassation a jugé, le 14 octobre 2015 (2), que ce régime dérogatoire n’est pas subordonné à la preuve de l’autorisation par l’artiste-interprète de la première exploitation de sa prestation.

Œuvres audiovisuelles de l’INA : la saisine de la CJUE

L’article 5 de la directive 2001/29/CE énonce que les Etats membres ont la faculté de prévoir différentes exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public prévus aux articles 2 et 3 de la même directive qu’il énumère. Il convient de noter que le considérant 32 de la directive précise que cette liste des exceptions et limitations au droit de reproduction et au droit de communication au public est exhaustive. Or, le régime dérogatoire dont bénéficie l’INA n’entre dans le champ d’aucune des exceptions et limitations que les Etats membres ont la faculté de prévoir sur le fondement de l’article 5 précité.

Dans un arrêt C-301/15 du 16 novembre 2016 (3), la CJUE  a jugé que la protection que les articles 2 et 3, §1, de la directive 2001/29 confèrent aux auteurs doit se voir reconnaître une large portée et que, si la directive précitée ne s’oppose pas à ce qu’une règlementation nationale poursuive un objectif dans l’intérêt culturel des consommateurs et de la société dans son ensemble, la poursuite de cet objectif et de cet intérêt ne saurait justifier une dérogation non prévue par le législateur de l’Union à la protection assurée aux auteurs par cette directive.

Or, la Cour de cassation considère que la solution retenue par la CJUE dans l’arrêt précité n’est pas transposable au présent litige dans la mesure où le régime dérogatoire institué au profit de l’INA dans un but d’intérêt général lui permettant d’exploiter les droits dont il est titulaire, a vocation à concilier les droits des artistes-interprètes avec ceux des producteurs, d’égale valeur.

La question se pose de savoir si les articles 2, b), 3, §2, et 5 de la directive doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent au régime dérogatoire dont bénéficie l’INA.

La CJUE est saisie de la question préjudicielle de savoir si les dispositions précitées doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’une réglementation nationale instaure au profit de l’INA, bénéficiaire, sur les œuvres audiovisuelles, des droits d’exploitation des sociétés nationales de programme, un régime dérogatoire prévoyant que les conditions d’exploitation des prestations des artistes-interprètes et les rémunérations auxquelles cette exploitation donne lieu soient régies par des accords conclus entre les artistes-interprètes eux-mêmes ou les organisations de salariés représentatives des artistes-interprètes et cet institut, ces accords devant notamment préciser le barème des rémunérations et les modalités de versement de ces rémunérations.

Marie Soulez
Solène Gérardin
Lexing Propriété intellectuelle contentieux

(1) Cass. 1e civ. 11 juillet 2018, n° 17-18.177.
(2) Cass. 1e civ. 14 octobre 2015, n° 14-19.917.
(3) CJUE, 16 novembre 2016, aff. C-301/15.




Adoption de la directive sur le droit d’auteur par le Parlement européen

directive sur le droit d'auteurLe Parlement européen a adopté le 12 septembre 2018 la directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique (1).

Cette directive sur le droit d’auteur, adoptée par le Parlement européen (2), doit permettre de mettre en place :

  • un plus grand choix et un accès amélioré, et transfrontières aux contenus en ligne ;
  • un régime de droits d’auteur plus favorable pour l’enseignement, la recherche, le patrimoine culturel et l’inclusion des personnes handicapées ;
  • un marché plus équitable et plus viable pour les créateurs, le secteur de la création et la presse (2).

Défendue par les artistes et les éditeurs de presse et fortement critiquée par les GAFAM, la directive sur le droit d’auteur a pour ambition de rééquilibrer le marché numérique au profit des titulaires de droit d’auteur et de droits voisins et d’assurer une juste rémunération de la création (3).

Deux mesures évolutions majeures

L’article 11 de la directive sur le droit d’auteur instaure la création d’un droit voisin pour les éditeurs de presse devant leur permettre de percevoir une rémunération en cas d’utilisation de leurs contenus en ligne par un plateforme de partage telles que YouTube, Dailymotion, Google News. De manière originale, ce droit n’est pas rattaché à l’idée de protection d’une création (comme l’est le droit d’auteur européen) mais est centré sur l’idée d’une rémunération des contenus rassemblés par les agrégateurs et les moteurs de recherches.

L’article 13 instaure une responsabilité des plateformes en matière de rémunération des créateurs. Avec cet article, la Commission européenne cherche à instaurer un cadre juridique incitant les GAFAM à conclure des accords de licence avec les artistes ou leurs ayants droits. Ce type d’accord existe déjà mais la Commission cherche à le rendre systématique.

A défaut d’accord, les plateformes de partage devront mettre en place un système de filtrage automatisé a priori permettant de détecter les contenus soumis au droit d’auteur et d’empêcher leur publication.

Adoption de la directive sur le droit d’auteur

Cette directive sur le droit d’auteur doit désormais être soumise au Conseil (les Etats membres) et à la Commission pour aboutir à la version finale. Le texte devra ensuite faire l’objet d’une transposition en droit national. Les Etats membres auront, dans ce cadre, la charge de mettre en place les dispositifs propres à assurer la rémunération des auteurs et ayants-droits ainsi que la mise en oeuvre effective des exceptions.

Marie Soulez
Lexing Propriété intellectuelle contentieux

(1) Déclaration conjointe du vice-président Ansip et de la commissaire Gabriel sur le vote du Parlement européen visant à entamer des négociations sur les règles modernes en matière de droit d’auteur du 12 septembre 2018.

(2) Communiqué de presse de la Commission Européenne, État de l’Union 2016 : La Commission propose de moderniser les règles de l’UE sur le droit d’auteur pour favoriser l’essor et la diffusion de la culture européenne du 14 septembre 2016 .
(3) 
Rapport sur la proposition du Parlement européen et du Conseil de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique du 29 juin 2018.




Droit moral des coauteurs d’une œuvre de collaboration

Droit moral des coauteurs d’une œuvre de collaborationLa Cour de cassation soumet la défense du droit moral à l’appel en cause des coauteurs d’une œuvre de collaboration.

Une contribution non individualisée

Par un arrêt du 21 mars 2018, la Cour de cassation indique que la recevabilité d’une action en défense du droit moral d’un coauteur d’une œuvre de collaboration doit impérativement mettre en cause les autres coauteurs de l’œuvre, lorsque sa contribution ne peut être individualisée.

Les faits

En l’espèce, l’exécuteur testamentaire en charge du droit moral d’un artiste interprète reproche la reproduction d’extraits de textes de l’auteur décédé au sein d’un ouvrage bibliographique consacré à l’artiste interprète qu’il représente.

L’exécuteur testamentaire, ainsi que la société titulaire des droits de reproduction, assignent alors la maison d’édition en contrefaçon pour avoir reproduit dans l’ouvrage soixante extraits de textes de cinquante-huit chansons.

Alors que le tribunal retient l’application de l’exception de courte citation, la Cour d’appel infirme cette décision retenant que l’artiste s’était opposé depuis toujours à la réalisation d’une biographie le concernant.

La Cour de cassation valide dans un premier temps l’appréciation des juges du fond selon laquelle les chansons constituent des œuvres de collaboration.

Dans un second temps, elle suit le raisonnement souverain des juges du fond qui n’ont pas retenu l’exception de courte citation s’agissant des extraits reproduits dans l’ouvrage bibliographique.

La Cour de cassation considère que les citations litigieuses ne respectent pas les exigences de l’article L.122-5 3° du Code de la propriété intellectuelle. Plus précisément, les citations ne sont pas destinées à illustrer une controverse, à éclairer un propos ou à approfondir une analyse à visée pédagogique mais à être incorporées dans un ouvrage bibliographique.

L’appel à la cause de tous les coauteurs de l’œuvre

La Haute juridiction casse partiellement l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 16 décembre 2016. Les chansons litigieuses sont des œuvres de collaboration. L’ayant droit de l’un des coauteurs a exercé seul la défense du droit moral du coauteur sur l’œuvre de collaboration.

Les juges de la Haute juridiction affirment que la contribution du coauteur exerçant son droit ne pouvant pas être individualisée, tous les coauteurs de l’œuvre de collaboration doivent être mis en cause dans l’exercice de la défense du droit moral.

Dans le sillage de jurisprudence constante, la Cour de cassation énonce qu’une action en contrefaçon d’une œuvre de collaboration doit être exercée par tous les coauteurs de l’œuvre, lorsque leurs contributions ne peuvent pas être individualisées, et ce, sous peine d’irrecevabilité.

Marie Soulez
Julie Langlois
Lexing Propriété intellectuelle

(1) Cass. 1e civ. 21-3-2018, n°17-14728, Sté Ecriture communication c./ X




Directive droit d’auteur : l’examen du Parlement européen repoussé

Directive droit d’auteurLes députés européens ont renvoyé l’examen de la directive droit d’auteur au mois de septembre prochain.

Le 5 juillet 2018, le Parlement dans son ensemble a voté en plénière, par 318 voix contre 218 et 31 abstentions, pour le rejet du mandat de négociation proposé par la commission des affaires juridiques le 20 juin 2018 pour permettre à la directive droit d’auteur de faire l’objet d’un débat, d’amendements et d’un vote pendant la prochaine session plénière, en septembre.

Directive droit d’auteur, dans quel contexte ?

Ce projet intervient dans un but de modernisation de la loi européenne en matière de droit d’auteur afin de l’adapter à l’ère numérique, la directive «droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information» (1) de 2001 étant la dernière règlementation sur le sujet.

Dans un monde dominé par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft), il est apparu nécessaire de protéger les auteurs et leurs ayants droits dont les créations sont trop souvent reproduites sans autorisation.

Ainsi les propositions de la Commission doivent permettre de mettre en place :

  • un plus grand choix et un accès amélioré, et transfrontières aux contenus en ligne ;
  • un régime de droits d’auteur plus favorable pour l’enseignement, la recherche, le patrimoine culturel et l’inclusion des personnes handicapées ;
  • un marché plus équitable et plus viable pour les créateurs, le secteur de la création et la presse (2).

Défendue par les artistes et les éditeurs de presse, la directive droit d’auteur a donc pour but de rééquilibrer le marché numérique.

Directive droit d’auteur, que contient-elle ?

Lors de son discours sur l’état de l’Union en 2016 (2), le président de la Commission Jean Claude Juncker a affirmé qu’il souhaitait «que les journalistes, les éditeurs et les auteurs soient rémunérés équitablement pour leur travail, peu importe que celui-ci soit réalisé dans un studio ou dans un salon, diffusé hors ligne ou en ligne, publié via un photocopieur ou relié à un hyperlien sur Internet».

Deux mesures sont notables :

La première apparaît dans l’article 11 de la directive droit d’auteur et instaure la création d’un droit voisin pour les éditeurs de presse devant leur permettre de percevoir une rémunération en cas d’utilisation de leurs contenus en ligne par un plateforme de partage telles que Youtube, Dailymotion, Google News.

De manière originale, ce droit n’est pas rattaché à l’idée de protection d’une création (comme l’est le droit d’auteur européen) mais est centré sur l’idée d’une rémunération des contenus rassemblés par les agrégateurs et les moteurs de recherches.

Il a pour objectif de reconnaître le rôle des éditeurs de presse en termes d’investissement et de contribution à la création de contenus journalistiques de qualité, «ce qui est essentiel pour l’accès des citoyens à la connaissance dans nos sociétés démocratiques».

Ainsi, ils seront titulaires de droits leur permettant de négocier une rémunération pour la reprise même partielle de leurs contenus. Il faut noter que la simple utilisation d’un lien hypertexte devra donner lieu à une rémunération.

La seconde mesure de cette directive droit d’auteur se trouve dans l’article 13 et reconnait les responsabilités des plateformes en matière de rémunération des créateurs. Avec cet article, la Commission européenne cherche à instaurer un cadre juridique incitant les GAFAM à conclure des accords de licence avec les artistes ou leurs ayants droits.

Ce type d’accord existe déjà mais la Commission cherche à les rendre systématique.

A défaut d’accord, les plateformes de partage devront mettre en place un système de filtrage automatisé a priori permettant de détecter les contenus soumis au droit d’auteur et d’empêcher leur publication. La Commission tâche ainsi de responsabiliser les géants du Web afin de lutter contre le piratage.

En créant un filtrage a priori, cette mesure renverserait le système actuel dans lequel les hébergeurs n’ont qu’une obligation de supprimer au plus vite un contenu qui leur est signalé comme étant contraire au droit d’auteur.

Directive droit d’auteur, pourquoi est-elle critiquée ?

Les articles 11 et 13 de la directive droit d’auteur ont fait l’objet de vives attaques par les GAFAM et d’autres organisations dénonçant une censure d’internet.

L’article 11 a été critiqué en ce qu’il conduirait à ralentir la circulation de l’information si les liens renvoyant à un contenu en ligne étaient taxés (3).

Cette mesure pourrait même conduire à l’apparition en masse de fausses nouvelles, l’accès à des informations fiables étant rendu plus difficile et plus cher. L’article 11 irait donc à l’encontre de l’effet recherché entravant la libre circulation de l’information.

Cet article est également attaqué en ce qu’il remettrait en en cause le business modèle de certaines plateformes basé sur le partage de contenu par les internautes, tel que Wikipédia. L’association Wikimédia France alerte sur le fait que «créer des liens hypertextes, citer de courts extraits et partager du contenu sont des composantes fondamentales d’Internet» (4).

L’accès au site Wikipédia a d’ailleurs été bloqué en signe de protestation.

L’article 13 de la directive droit d’auteur a, quant à lui, été critiqué en ce qu’il créerait une censure automatisée à grande échelle allant même jusqu’à interdire la reprise de contenus à vocation humoristique (les parodies).

En outre, pour ces opposants, ce contrôle a priori pourrait conduire les plateformes à opter pour un système de précaution, filtrant en masse la diffusion de contenus ce qui irait à l’encontre des principes d’internet reposant sur le partage des connaissances.

Enfin, certains soutiennent qu’un algorithme ne pourrait réaliser ce filtrage, les droits d’auteurs des différents pays d’Europe étant trop nombreux pour pouvoir être appréhendés par une machine.

Dans ces conditions, 147 organisations se sont réunies afin de combattre cette directive.

C’est ainsi que le 5 juillet 2018, les députés européens ont renvoyé l’examen de la directive droit d’auteur.

Après le vote, le député Axel Voss (PPE, DE), rapporteur du texte (5), a déclaré : »Je regrette qu’une majorité de députés n’aient pas soutenu la position que la commission des affaires juridiques et moi-même avons défendue. Mais cela fait partie du processus démocratique. Nous allons maintenant revenir sur cette question en septembre pour un nouvel examen et tenter de répondre aux préoccupations des citoyens tout en actualisant nos règles de droit d’auteur avec l’environnement numérique moderne » (6).

Marie Soulez
Caroline Franck
Lexing Propriété intellectuelle contentieux

(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.
(2) Communiqué de presse de la Commission Européenne, État de l’Union 2016 : La Commission propose de moderniser les règles de l’UE sur le droit d’auteur pour favoriser l’essor et la diffusion de la culture européenne, (IP /16/3010 du 14-9-2016).
(3) Pétition du 24-4-2018 : Academics against Press Publishers’ Right.
(4) Communiqué du Conseil d’administration de Wikimédia du 11-6-2018, Réforme européenne du droit d’auteur : menaces sur les projets Wikimedia.
(5) Rapport d’Axel Voss pour la Commission des affaires juridiques sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, A8-0245/2018 du 29-6-2018.
(6) Communiqué de presse du Parlement européen du 5-7-2018, Règles sur le droit d’auteur: réexamen par le Parlement en septembre. 




Cinéma 4D : quels sont les enjeux juridiques pour ces œuvres ?

Cinéma 4DCinéma 4D et enjeux juridiques, voici la question que pose le film de S. Spielberg « Ready Player one » diffusé en 4D.

Le cinéma 4D est une technologie visant à associer la sensation à l’image lors du visionnage d’un film. Ainsi, dans le dernier film de Steven Spielberg, « Ready Player one », sorti en mars dernier et diffusé dans certaines salles équipées en technologie 4D, lorsque le héros court, les sièges sont en mouvement et des gouttes d’eaux sont projetées sur les téléspectateurs.

Mais cette nouvelle forme de cinéma fait émerger des questions relatives à sa qualification juridique et des conséquences qui en découlent.

La qualification juridique de l’œuvre issue du cinéma 4D

Tout d’abord, est-il possible d’imaginer que chaque élément (l’eau, les odeurs, le mouvement des sièges) puisse être protégé individuellement ? Cette hypothèse est difficilement envisageable.

En effet, les juridictions françaises se refusent à protéger les odeurs. La cour de cassation a notamment pu juger que la fragrance d’un parfum procède de la seule mise en œuvre d’un savoir- faire et ne constitue pas une forme d’expression pouvant bénéficier de la protection du droit d’auteur.

De même, le mouvement d’un siège n’apparaît pas en lui-même protégeable, faute d’originalité.

Ensuite, l’ensemble des éléments composant la 4D pourrait être protégé collectivement.

Un parallèle peut être fait entre le cinéma 4D et le théâtre. La jurisprudence a pu protéger une mise en scène théâtrale dès lors qu’elle était originale.

Ainsi, il serait possible de considérer que la réunion des éléments constituant la 4D s’analyse comme un scénario original qui serait apposé sur le film initial. Il s’agirait d’une adaptation de l’œuvre première.

Enfin, l’œuvre pourrait être protégée dans son ensemble c’est-à-dire que l’image et la technologie 4D constitueraient une seule œuvre audiovisuelle. Pour mémoire, l’article L. 122-2, 6e du Code de la propriété intellectuelle définit les œuvres audiovisuelles comme des “œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non”. Il serait donc possible d’imaginer que le cinéma 4D s’inscrit dans cette définition.

Dans cette hypothèse, le film «Ready Player One» constituerait alors une seule œuvre bénéficiant de la même protection.

Les conséquences de la qualification de l’œuvre issue du cinéma 4D

La qualification retenue aura des conséquences sur la titularité des droits.

Dans l’hypothèse où les éléments seraient protégeables individuellement, alors chaque concepteur d’un élément sera titulaire des droits sur sa création. A titre d’exemple, celui qui a créé les odeurs en détiendra les droits.

Au contraire, si les éléments sont protégés dans leur ensemble, alors il pourrait s’agir d’une œuvre de collaboration ou d’une œuvre collective.

Si la première qualification est retenue, chaque auteur est titulaire des droits à hauteur de son contribution. Pour mémoire, l’article L.113-2, alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle définit l’œuvre de collaboration comme l’œuvre «à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques».

Ainsi, dans l’hypothèse où la réunion des éléments constituant l’œuvre 4D est assimilée à un scénario, il s’agit d’une œuvre de collaboration dont chaque personne ayant contribué à la création est titulaire des droits.

Au contraire, si la qualification d’œuvre collective est retenue, la personne qui a commandé l’œuvre et donné les directives en sera titulaire. Un parallèle peut être fait avec les œuvres multimédias, domaine dans lequel la jurisprudence a, à plusieurs reprises, qualifié de collectives les créations .

Enfin si l’œuvre issue du cinéma 4D doit être considérée comme une seule et unique œuvre, alors le réalisateur, à qui sont généralement cédés les droits, en sera titulaire. Ainsi, le titulaire des droits sur le film « Ready Player one » sera probablement Steven Spielberg.

L’émergence du cinéma 4D amène de nombreuses questions juridiques sur l’appréhension de cet ensemble complexe Les premiers contentieux sur le sujet permettront certainement d’apporter quelques réponses.

Marie Soulez
Caroline Franck
Lexing contentieux propriété intellectuelle

Sur la protection des fragrances de parfum :
Cass. 1e civ. 1, 13-6-2006, n°02-44718.
Sur la protection de la mise en scène théâtrale :
CA Paris, pôle 5, 2e ch, 9-9-2011, n°10/04678 ;
CA Paris, pôle 5, 1er ch., 16-10-2013, n°12/08871.
Sur la qualification d’œuvres collectives des œuvres multimédias :
CA Paris, pôle 5, 2e ch., 23-11-2012, n° 11/18021 ;
CA Versailles, 13e ch., 18-11-1999, n° 193698.




Marque tridimensionnelle KitKat® : suite (mais pas fin)

Marque tridimensionnelle KitKat® : suite (mais pas fin)

Nestlé s’apprête à défendre à nouveau le caractère distinctif de sa marque tridimensionnelle KitKat® auprès de la  Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

L’appréciation du caractère distinctif de la marque tridimensionnelle

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (Dir. 2015/2436, art. 4) (1).

S’il s’agit le plus souvent, de mots, logotypes, dessins, chiffres, couleurs… déposés comme marques verbale, figurative ou complexe ; il est également possible de déposer la forme d’un produit ou de son conditionnement, à titre de marque tridimensionnelle.

Une telle protection peut s’avérer particulièrement intéressante. En effet, la marque, contrairement aux dessins et modèles ou au droit d’auteur, indéfiniment renouvelable, est susceptible de protection perpétuelle.

Au titre des conditions de protection de la marque, figure celle de la distinctivité : la marque doit permettre au public d’identifier l’origine des produits et services marqués.

Cette condition appliquée à la marque tridimensionnelle implique que celle-ci ne soit pas exclusivement constituée par une forme ou une autre caractéristique :

  • imposée par la nature même du produit ;
  • nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ;
  • ou encore, donnant une valeur substantielle au produit (Dir. 2015/2436, art. 7, 1°, b).

Le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle est strictement apprécié par les offices et les tribunaux pour deux raisons.

D’une part, la forme seule ne permettra pas toujours au public d’identifier immédiatement le produit. C’est la raison pour laquelle la forme est généralement accompagnée d’un autre signe distinctif.

D’autre part, la protection d’une forme non distinctive à titre de marque tridimensionnelle priverait illégitimement les concurrents en leur permettant de s’approprier un droit privatif opposable aux tiers sur cette forme.

L’acquisition par la marque tridimensionnelle KitKat® d’un caractère distinctif par l’usage

En 2002, la société Nestlé a déposé une marque tridimensionnelle correspondant à la forme de sa gaufrette chocolatée KitKat® auprès de l’EUIPO (anciennement OHMI). Puis en 2010, elle a déposé la même forme à titre de marque après de l’Office britannique.

La société Mondelez UK Holdings & Services (anciennement Cadbury Schweppes) s’est opposée à l’enregistrement de la marque sur le territoire britannique considérant qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.

La CJUE a été amenée à se prononcer dans cette affaire.

Par arrêt du 16 septembre 2015 (2) déjà commenté (3), elle a rappelé le principe selon lequel le droit exclusif et permanent conféré par une marque ne peut servir à conférer au titulaire d’une marque « un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit ».

Néanmoins, la marque tridimensionnelle peut acquérir un caractère distinctif par son usage. Pour cela, deux conditions sont posées par la CJUE :

  • la forme ne doit pas être exclusivement fonctionnelle, puisque dans cette hypothèse, la marque ne peut logiquement devenir distinctive par son usage ;
  • le déposant doit démontrer que le public perçoit le produit ou le service désigné par cette seule marque – c’est-à-dire uniquement la forme déposée, indépendamment de tout usage en association avec un autre signe distinctif – comme provenant d’une entreprise déterminée.

Le cas particulier de la marque tridimensionnelle KitKat® déposée sur le territoire de l’Union européenne

En parallèle, la société Mondelez UK Holdings & Services a sollicité l’annulation de la marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO.

Cette demande a été rejetée, l’EUIPO ayant estimé que la marque tridimensionnelle avait acquis un caractère distinctif en raison de son usage sur le territoire de l’Union européenne.

La société Mondelez UK Holdings & Services a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

Par arrêt du 15 décembre 2016 (4), le Tribunal a annulé la décision de l’EUIPO, au motif que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque tridimensionnelle KitKat® n’est pas prouvée pour l’ensemble du territoire de l’Union, mais pour dix pays seulement.

Mondelez, Nestlé et l’EUIPO ont alors formé un pourvoi devant la CJUE.

Mondelez conteste la décision, le Tribunal ayant admis que la marque tridimensionnelle KitKat® a acquis un caractère distinctif par l’usage dans dix pays de l’Union.

Nestlé et l’EUIPO soutiennent quant à eux que le titulaire d’une marque de l’Union européenne n’a pas à démontrer que cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage dans chacun des États membres pris séparément, en raison du caractère unitaire de la marque et de l’existence d’un marché unique.

Un communiqué de presse de la CJUE du 19 avril 2018 (5) est venu préciser la position de l’avocat général dans cette affaire.

Sur le pourvoi formé par Mondelez, l’avocat général estime que celui-ci est irrecevable et doit être rejeté au regard du règlement de procédure de la CJUE, dans la mesure où le Tribunal a fait droit à sa demande et que Mondelez ne demande pas l’annulation de la décision attaquée.

Sur le pourvoi formé par Nestlé et l’EUIPO, l’avocat général rappelle que le demandeur à l’enregistrement n’a pas à rapporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage pour chaque Etat membre.

Néanmoins, l’avocat général considère qu’il ne peut être fait abstraction de marchés entiers, nationaux ou régionaux : il conviendrait de « tenir compte de l’importance géographique et de la répartition des régions dans lesquelles le caractère distinctif acquis a été établi de manière positive, afin d’assurer que les preuves à partir desquelles l’extrapolation est faite pour l’ensemble de l’Union concernent un échantillon quantitativement et géographiquement représentatif ».

Aussi, la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage sur certains marchés nationaux peut suffire pour couvrir d’autres marchés pour lesquels cette preuve n’est pas rapportée. De même, l’absence de preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage pour un Etat membre, n’exclut pas automatiquement l’acquisition du caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de l’Union européenne.

Enfin et toujours selon l’avocat général, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque n’est pas démontrée si le public pertinent d’une partie de l’Union ne la perçoit pas comme une indication de l’origine commerciale des produits et services désignés.

Au cas d’espèce, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque tridimensionnelle KitKat® n’est prouvée que pour dix pays, à savoir : l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Suède.

L’avocat général relève néanmoins que Nestlé :

  • n’a versé aucun élément établissant que les preuves rapportées pour les dix pays précités vaudraient également pour la Belgique, la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg et le Portugal ;
  • n’a pas confirmé que les preuves rapportées pour les dix pays précités pourraient également servir pour les cinq pays restants.

Dans ces conditions, il n’est, selon lui, pas possible d’extrapoler l’acquisition, par la marque tridimensionnelle KitKat®, d’un caractère distinctif par l’usage dans ces cinq Etats membres.

L’avocat général conclut donc au rejet des pourvois formés par l’ensemble des parties.

Affaire à suivre avec la décision de la CJUE …

Eve Renaud-Chouraqui
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
(2) CJUE, 16-9-2015, aff. C-215/14, Société des Produits Nestlé SA c. Cadbury UK Ltd.
(3) Virginie Brunot, « CJUE et marque tridimensionnelle : protection et limites », 11-11-2015, alain-bensoussan.com.
(4) TUE, 15-12-2016, Mondelez UK Holdings & Services c. EUIPO – Société des produits Nestlé SA.
(5) CJUE, communiqué de presse n° 50/18 du 19-4-2018.