Marque communautaire : recevabilité d’une action en contrefaçon

Par arrêt du 10 juillet 2012 , la Cour de cassation est venue préciser les conditions de recevabilité dans le cas particulier d’une action en contrefaçon intentée par le titulaire d’une marque française contre une marque communautaire postérieure.

En l’espèce, la société KCC, spécialisée dans le commerce de gros de produits électroniques, avait déposé en 2000, auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle, la marque française « DENVER ».

Un peu plus à l’Est, une société de droit danois Inter Sales, ayant pour objet l’importation et la commercialisation de matériel électronique, avait, de son côté, commencé la vente de ses produits dans divers pays européens, dont la France, sous la dénomination « Denver », dénomination qu’elle n’a déposé à titre de marque qu’en 2003 soit postérieurement à la marque française de la société KCC. Le choc des dénominations identiques ne s’est pas fait attendre plus longtemps et une action en contrefaçon a été intentée par la société KCC sur le fondement de sa marque française « DENVER ».

En défense, la société Inter Sales a fait valoir qu’elle bénéficiait d’une marque communautaire « DENVER », déposée en 2003. Elle prétendait que l’action de la société KCC était irrecevable à défaut d’avoir préalablement soulevé la nullité de sa marque communautaire « DENVER ». S’appuyant sur l’article 99 du règlement communautaire n° 207/2009 CE sur la marque communautaire, elle soutenait en effet que sa marque « DENVER » était présumée valide sauf à ce que sa nullité n’en soit sollicitée en défense.

Le débat s’est alors rapidement cristallisé autour de la question suivante : une assignation aux fins d’obtenir la nullité de la marque communautaire postérieure était-elle un préalable nécessaire à l’action en contrefaçon ?

L’enjeu de cette question était le suivant : si l’assignation en nullité de la marque communautaire était un préalable nécessaire, la société KCC ne trouvait face à une impasse découlant de la tolérance pendant 5 ans de la marque communautaire postérieure « DENVER » de la société Inter Sales …

La Cour de cassation a rapidement tranché la question. Confirmant la Cour d’appel, elle a considéré « la recevabilité de la société KCC pour des faits antérieurs à l’assignation n’était pas subordonnée à l’obligation d’avoir préalablement engagé une procédure de nullité » de la marque communautaire postérieure.

Cass. com. 10-07-2012, pourvoi n°11-13.924.

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