La réforme du droit des marques en France (1ère partie)

Les premières dispositions de la réforme du droit des marques en France sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019. Il s’agit de la réforme la plus importante dans le domaine de la protection et de la défense des marques depuis de nombreuses années, qui a un impact juridique significatif pour les titulaires de marques françaises, tant en droit matériel qu’en droit procédural.

Une réforme du droit des marques s’inscrivant dans un processus d’harmonisation européenne

La réforme du droit des marques en France s’inscrit dans un processus plus global de réforme du droit des marques au sein de l’Union européenne, amorcé par la Commission européenne en 2008.

Ce processus a conduit à l’adoption de textes réformant le système de la marque de l’Union européenne administrée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (1), ainsi que de la directive (UE) 2015/2436 fixant de nouvelles règles d’harmonisation des législations nationales des Etats membres de l’Union européenne en droit des marques (2).

La directive (UE) 2015/2436, entrée en vigueur le 12 janvier 2016, devait initialement être transposée en droit interne par les Etats membres dans un délai de trois ans, soit au plus tard le 14 janvier 2019, pour une partie de ses dispositions et au plus tard le 14 janvier 2023 pour une autre partie de ses dispositions.

En France, l’article 201 de la loi PACTE (3), promulguée le 22 mai 2019, a autorisé le gouvernement à transposer cette directive par voie d’ordonnance dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, c’est-à-dire au plus tard le 22 novembre 2019.

Réforme du droit des marques : entrées en vigueur et dispositions transitoires

L’ordonnance de transposition n°2019-1169 du 13 novembre 2019 a été publiée au JORF du 14 novembre 2019 (4) et son décret d’application au JORF du 10 décembre 2019 (5).

Ces deux textes ont été complétés par un arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) également paru au JORF du 10 décembre 2019 (6) et deux décisions 2019-157 et 2019-158 du Directeur de l’INPI du 11 décembre 2019 (7)(8).

La plupart des nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019, à l’exception notable toutefois de celles relatives aux nouvelles procédures administratives en nullité et en déchéance, qui entreront en vigueur le 1er avril 2020 et sous réserve des dispositions transitoires visées à l’article 15 de l’ordonnance de transposition.

Le présent article présente les premières principales modifications introduites par la réforme du droit des marques. Il sera suivi d’un second article qui en abordera d’autres.

Nouvelle condition de représentation du signe de la marque

L’exigence de représentation graphique du signe de la marque, qui était jusqu’alors la première condition formelle d’enregistrement d’une marque française, est supprimée.

Ainsi, désormais le signe d’une marque française pourra être représenté « sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin », avec pour seule condition que la représentation soit « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (nouvel art. R.711-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Cette modification tient compte des évolutions techniques qui élargissent les moyens de représentation d’un signe. Par exemple, les sons peuvent désormais être représentés sous forme de fichiers électroniques et non plus exclusivement sous forme de représentation graphique (partition musicale ou sonogramme).

De nouvelles catégories des marques apparaissent : les marques de position, les marques de motifs, les marques de mouvement, les marques multimédia, les marques hologrammes.

En revanche, la possibilité de demander l’enregistrement de marques gustatives ou olfactives ou tactiles fait encore débat et il est peu probable au regard de l’état de la jurisprudence que l’on puisse déposer valablement de tels signes à titre de marque.

Une importance particulière doit être portée à la représentation du signe, car comme le souligne expressément la décision n°2019-157 du Directeur de l’INPI « la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement » (Art. 4, al. 2, Décision n°2019-157 précitée), de sorte qu’une représentation qui ne serait pas claire est susceptible de conduire au rejet de la demande ou à l’annulation de la marque enregistrée.

En outre, il convient dès à présent de tenir compte de la décision  Hartwall de la CJUE du 27 mars 2019 qui a considéré qu’en cas de contradiction entre la reproduction du signe et la catégorie de marque indiquée, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour absence de clarté et de précision du signe déposé (CJUE Aff. C-578/17, 27-3-2019, Hartwall).

La décision n°2019-157 du Directeur de l’INPI précise expressément que « la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement » (Art. 4, al. 2, Décision n°2019-157 précitée).

Interprétation littérale des produits et services désignés

Intégrant l’orientation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt IP Translator du 19 juin 2012 (09), le nouvel article R.712-3-1 du Code de la propriété intellectuelle qui rappelle l’exigence déjà existante de désigner les produits et services « avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection », précise que « l’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme ».

En d’autres termes, et à la lumière de l’arrêt précité IP Translator, il convient d’interpréter les produits et services revendiqués, dans le sens clairement littéral de leur désignation. A cet égard, il conviendra de veiller à la décision à venir de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-371/18 qui doit résoudre la question de savoir si une marque dont la liste des produits et services est rédigée dans des termes imprécis est susceptible d’être annulée totalement ou partiellement.

Modification de la procédure d’opposition

La procédure administrative d’opposition à l’enregistrement d’une marque française devant l’INPI subit par ailleurs de profondes modifications.

Les oppositions déposées à l’encontre des demandes de marques françaises déposées à compter du 11 décembre 2019 pourront se fonder sur d’autres droits qu’une marque antérieure protégée en France, une marque antérieure notoirement connue, le nom d’une collectivité territoriale ou une indication géographique protégeant les produits industriels ou commerciaux (IGPIA) (anc. art. L.712-4 du CPI).

Ces nouveaux fondements sont principalement :

• une marque antérieure jouissant d’une renommée qui désigne des produits et services non identiques et non similaires ;
• une dénomination sociale ou une raison sociale ;
• un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale,
• le nom, l’image ou la renommée d’un établissement public de coopération intercommunal (par exemple une métropole au sens du code général des collectivité territoriales);
• le nom d’une entité publique (nouvel art. L.712-4 du CPI).

En outre, le titulaire de plusieurs droits antérieurs pourra désormais déposer une seule opposition visant plusieurs droits, alors qu’auparavant il devait déposer autant d’oppositions que de droits antérieurs invoqués (nouvel art. L.712-4-1 du CPI).

Toute la procédure d’opposition est revisitée :

• jusqu’à présent, l’acte d’opposition devait nécessairement être accompagné des mémoires et pièces à l’appui de l’opposition ;
• désormais, l’opposant disposera d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition pour déposer ses pièces et mémoires (nouvel art. R.712-14, al. 4 – Voir également la décision n°2019-158 du Directeur de l’INPI) ;
• les parties à la procédure pourront s’échanger jusqu’à 3 jeux d’écriture et de pièces durant la phase d’instruction, qui commence à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition (nouvel art. R.712-16-1 du CPI) ;
• les parties peuvent solliciter conjointement la suspension de la phase d’instructions pour une durée de 4 mois renouvelable deux fois (nouvel art. R.712-17, al. 1, 4°, du CPI) ;
• à la fin de la phase d’instruction, l’INPI entendra les parties si elles ont demandé, durant la phase d’instruction, à être entendues oralement, et rendra sa décision dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la phase d’instructions ;
• la phase d’instruction est automatiquement clôturée dès qu’une partie n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti.

Comme dans la procédure d’opposition antérieure :

• le délai d’opposition est toujours de 2 mois à compter de la publication du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque française au Bulletin officiel de la propriété industrielle (nouveaux art. L.712-4 et R.712-8 du CPI),
• la procédure d’opposition une procédure contradictoire ;
• c’est dans ses premières observations en réponse que le titulaire de la demande de la marque contestée doit le cas échéant inviter l’opposant à produire des preuves d’usage de la marque antérieure invoquée (nouvel art. R.712-6-1 al 2, 1° du CPI).

Renforcement de l’obligation d’usage sérieux dans le cadre de la procédure d’opposition

Dernier élément abordé dans le présent article sur la réforme du droit des marques, le renforcement des pouvoirs d’appréciation de l’INPI en matière des preuves d’usages sérieux des marques antérieures invoquées dans le cadre des procédures d’opposition.

Au préalable il convient de rappeler, et ce principe reste inchangé, que le titulaire d’une marque française qui n’utilise pas sa marque de manière sérieuse, durant une période ininterrompue de cinq ans, peut être déclaré déchu de ses droits, sauf s’il justifie de justes motifs (nouvel art. L.714-5 du CPI).

Dans le cadre de la nouvelle procédure d’opposition, en cas de demande de preuves d’usage de la marque antérieure par le titulaire d’une marque contestée, l’opposant doit désormais apporter la preuve de l’usage de sa marque, enregistrée depuis plus de cinq ans, pour l’ensemble des produits et services invoqués au soutien de son opposition pour que l’opposition soit examinée au regard de l’intégralité de ces produits et services.

Si la preuve d’usage sérieux de la marque antérieure invoquée par l’opposant est apportée pour seulement une partie des produits et services, seuls ces produits et services seront pris en compte aux fins de comparaison avec les produits et services revendiqués par la marque contestée et visés dans l’opposition (nouvel art. L.712-5-1 du CPI).

Jusqu’alors, il suffisait à l’opposant de rapporter la preuve de l’usage pour au moins l’un des produits ou services invoqués et revendiqués par sa marque antérieure pour que l’INPI poursuive l’examen de l’opposition et ce, au regard de tous les produits et services invoqués et revendiqués par la marque antérieure opposée (Anc. art. R.712-17 du CPI).

Enfin, le point de départ du délai de cinq ans dans lequel les preuves d’usage sérieux de la marque antérieure doivent se placer est modifié :

• auparavant, le délai de cinq ans était celui des cinq années précédant la demande de preuves d’usage par le titulaire de la demande de marque contestée ;
• désormais le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée.

La réforme du droit des marques introduit donc de profondes modifications conduisant les titulaires de marques à devoir réviser leurs stratégies de protection et défense de leurs marques.

Anne-Sophie Cantreau
Claire Deramoudt
Lexing Droit des marques et noms de domaines

(1) Règlement (UE) 2015/2424 qui a modifié le Règlement (UE) 207/2009 aujourd’hui abrogé et codifié par le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du conseil sur la marque de l’Union européenne ; voir également le Règlement délégué (UE) 2018/625 sur la marque de l’Union européenne et le Règlement d’exécution (UE) 2015/626 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 ;
(2) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) ;
(3) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
(4) Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ;
(5) Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services ;
(6) Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle ;
(7) Décision n°2019-157 relative aux modalités de dépôt des demandes d’enregistrement de marques de produits ou de services, des déclarations de renouvellement de marques de produits ou de services, de certaines demandes de formalités, ainsi que des échanges subséquents ;
(8) Décision n°2019-158 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ;
(9) CJUE Aff. C-307/10, 19-6-2012, IP Translator ;
(10) CJUE Aff. C-371/18 (décision à venir), Conclusions de l’avocat général.