L’évaluation du préjudice résultant de la contrefaçon de brevet

Par un jugement en date du 25 juin 2010, le Tribunal de grande instance de Paris a rendu une décision particulièrement motivée au regard de la détermination du préjudice résultant d’actes de contrefaçon en matière de brevets. Titulaire d’un brevet français et d’un brevet européen protégeant la composition d’une baguette de soudage à âme métallique utilisée en matière de forage pétroliers, ainsi que le procédé de fabrication de ces baguettes, la société Technogenia avait assigné en contrefaçon plusieurs sociétés concurrentes appartenant au groupe BMI, en contrefaçon de ses brevets.

Par jugement du 29 juin 2004, partiellement confirmé par la Cour d’appel de paris le 10 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Paris avait fait droit aux demandes de la société Technogenia et ordonné une expertise judiciaire afin d’évaluer le préjudice subi du fait des actes contrefaisants.

La décision du 25 juin 2010 portant sur la liquidation du préjudice, examine, point par point les différents postes de réparation allégués.

A cette fin, elle prend en considération la perte de marge sur les ventes des produits contrefaits résultant de la contrefaçon. La marge prise en considération est la marge sur coût variable composée des coûts des matières premières, des frais variables de production, ainsi que des charges variables de distribution.

Le coût des matières premières a été justifié par la demanderesse tandis que le tribunal retient qu’il convient de prendre en considération, pour évaluer les frais variables de production, le coût de la main d’œuvre directe, d’électricité, ainsi que l’amortissement des machines. Dans la catégorie des charges variables de distribution, sont pris en considération, notamment, les salaires des commerciaux, ainsi que les frais de déplacement ou encore de promotion…calculés selon le ratio chiffre d’affaires produits contrefaits/chiffre d’affaires total.

Le tribunal accorde également à la société Technologia une réparation au titre du « taux de report », c’est-à-dire du gain manqué de cette dernière.

Considérant que la société Technologia disposait de la capacité industrielle nécessaire à la fabrication de l’ensemble de la masse contrefaisante, le tribunal, suivant les conclusions de l’expert, retient comme base de calcul la totalité de la clientèle commune aux parties et 50% de la clientèle non commune, considérant que le titulaire des brevet avait une chance sur deux d’obtenir ces nouveaux clients.

Pour autant, les 50% de clientèle non commune restants, ouvre également droit à réparation. En effet, s’agissant de cette clientèle non reportée, le titulaire des brevets faisait valoir qu’elle aurait pu obtenir des redevances de licence si les contrefactrices avaient demandé l’autorisation d’utiliser les brevet contrefaits.

Le tribunal fait droit à cette demande et retient que, si dans le domaine considéré, le taux de redevances habituellement pratiqué est de 5% du chiffre d’affaires réalisé sur les produits concédés, il convient de prendre en considération le fait que le taux à retenir revêt un caractère indemnitaire, dans la mesure où aucune licence n’a été librement consentie. Le tribunal majore ainsi le taux de la redevance de 2,5% pour retenir un taux de redevances de 7,5%.

Enfin, le tribunal relève que la société Technologia a subi un préjudice résultant de la baisse des prix qu’elle a dû pratiqué sur ses propres produits afin de rester compétitive face à la concurrence. Retenant néanmoins l’existence d’autres acteurs sur le marché et notamment la présence sur ce marché d’autres contrefacteurs, le tribunal limite la responsabilité des sociétés contrefactrices à leur seule part de marché.

D’autres chefs de préjudice étaient soulevés par le titulaire des brevets, mais n’ont pas été retenus en l’espèce.

Ainsi, il n’y a pas lieu de retenir un « effet tremplin » qui aurait permis aux contrefacteurs de bénéficier d’un avantage concurrentiel pour pénétrer le marché du fait des actes de contrefaçon, dans la mesure où à l’époque « à laquelle a pris fin la contrefaçon, les brevets étaient toujours en vigueur [de sorte qu’il] n’est pas établi que les sociétés du groupe BMI ont pu conserver les parts de marché qu’elles avaient obtenu (…) et bénéficié d’un effet tremplin avant même que les brevets ne tombent dans le domaine public ».

Le tribunal refuse également de faire droit à la demande de réparation du préjudice qui résulterait, selon la société Technologia, de la vente, par les sociétés contrefactrices, des produits accessoires aux produits contrefaits. Si le principe d’une telle réparation n’est pas, en soi, rejeté, le tribunal considère qu’il appartient au demandeur de démontrer, d’une part, l’existence d’un lien suffisant entre la vente des produits contrefaisant et celle des produits considérés comme accessoire et, d’autre part, que ces produits constituent « un tout commercial indivisible ».

De même, ne peuvent faire l’objet de réparation les pertes de marge sur les prestations de « rechargement » réalisées à partir des produits contrefaisants. Le tribunal estime, en effet, qu’une telle réparation est englobée dans la réparation du préjudice subi du fait des ventes manquées.

TGI Paris 25 06 2010 n°01/00035 Technogenia c/ Martec, anciennement Soneco

CA Paris 10 janvier 2007 n°04/16096 SAS A Joseph M et autres c/ SA Technogenia et autres