Référencement payant et mesures prises pour protéger ses marques
Quelles mesures peuvent être prises pour protéger ses marques contre le phénomène du référencement payant ?
Par un arrêt du 19 janvier 2012, la Cour d’appel de Lyon a débouté de ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale le titulaire de la marque et du nom commercial DICT.FR à l’encontre d’un concurrent ayant acheté, auprès du moteur de recherche Google, le mot-clé correspondant à des fins de référencement payant.
Mais, plus surprenant, elle condamne le titulaire de la marque sur le fondement de la concurrence déloyale pour avoir fait bloquer, auprès du moteur de recherche Google, le mot clé correspondant à sa marque !
Le référencement payant Adwords
Le titulaire de la marque et du nom commercial DICT.FR avait relevé que l’un de ses concurrents référençait son site dictservices.fr sur le moteur de recherche Google à partir du mot clé « dict.fr » et avait déposé la demande de marque e-DICT pour des produits et services similaires à ceux visés par la marque DICT.FR. Afin d’assurer la protection de ses droits, le titulaire de la marque antérieure a formé opposition à l’encontre de la demande de marque e-DICT aboutissant au rejet de la demande d’enregistrement par l’INPI. Par ailleurs, il s’est adressé au moteur de recherche Google afin de voir bloquer le mot-clé « dict.fr » dans le cadre du service de référencement payant Adwords.
En réaction, le titulaire du nom de domaine disctservices.fr forme une action en nullité de la marque DICT.FR, dont l’élément « dict » serait l’acronyme de « Déclaration d’Intention et de Commencement de Travaux », ainsi qu’en concurrence déloyale, à raison du blocage auprès du moteur de recherche Google, du mot-clé « dict.fr ». Le titulaire de la marque antérieure agit reconventionnellement et logiquement sur le fondement de la contrefaçon de sa marque et de la concurrence déloyale.
Le droit des marques
Infirmant la décision de première instance, la Cour d’appel de Lyon rejette la demande de nullité considérant que la marque DICT.FR « largement et continuellement exploitée en tant que marque depuis 2000 et au moins depuis 2004, a ainsi atteint, compte-tenu des caractéristiques du secteur d’activité sur internet, une distinctivité suffisante pour être valable ».
Pour autant, elle rejette également l’action en contrefaçon de marque par l’utilisation du nom de domaine « dictservices.fr », retenant, d’une part, l’existence de nombreuses autres marques très proches, ainsi que « le terme disctservices.fr diffère assez, par l’insertion du seul mot services, de la marque dont la contrefaçon est prétendue pour que le public ne puisse être amené à croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées ».
S’agissant du référencement payant, la Cour se montre également sévère. Elle fait une interprétation restrictive de la règle posée par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre des affaires Google.
La Cour d’appel de Lyon retient que le titulaire de la marque n’est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée « que si la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».
L’atteinte au nom commercial
Elle renvoie au même raisonnement et à la même solution concernant l’atteinte au nom commercial et rejette les demandes formées retenant qu’en l’espèce « nulle précision n’est donnée quant à l’existence d’un risque de confusion de la part de l’internaute en raison du contenu du site incriminé ».
Allant plus loin encore, la Cour sanctionne le titulaire des droits antérieurs pour avoir fait bloquer le mot clé correspondant à ses marques et nom commercial, sur le fondement de la concurrence déloyale, au motif que ce blocage a « indûment fait perdre à [son concurrent], dont rien à cette époque ne permettait de soupçonner la loyauté, une chance de proposer son service à des internautes connaissant déjà le service dict.fr ».
Tout en relevant que le titulaire des droits a pu, « au regard des solutions majoritairement retenues par les cours et tribunaux », croire pouvoir agir de la sorte, la Cour le condamne à réparer le préjudice subi par son concurrent privé d’un moyen de publicité licite.
Quelle politique de protection des droits ?
Pour sévère qu’elle soit, cette décision doit conduire les titulaires de signes distinctifs à s’interroger sur la politique de protection de leur droits. Ainsi, on ne saura que trop recommander la mise en place d’une politique active de protection du signe en amont, afin d’éviter, notamment lorsque le signe est faiblement distinctif, la multiplication de signes concurrents trop proches, critère pris en considération par la Cour pour retenir l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit.
De la même manière, il convient de retenir que les demandes de suppression ou de blocage hâtif auprès de tiers, sans autorisation judiciaire préalable, sont susceptibles d’être sanctionnées par les tribunaux.
Ainsi, face à une jurisprudence parfois encore incertaine, parfois sévère, le titulaire de signe distinctif devra agir avec circonspection dans le cadre de la protection de ses droits…