Une opposition comme indice d’un dépôt frauduleux de marque

Dépôt frauduleux

L’opposition formée à l’encontre d’une demande de marque nécessaire à l’activité d’un concurrent caractérise un dépôt frauduleux.

Dépôt d’une marque pour former opposition à l’enregistrement d’une marque postérieure identique

La société Jeco Distribution, spécialisée dans la commercialisation d’emballages, notamment sur internet, justifie de droits sur le signe <Jeco> à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine ainsi qu’au titre d’une marque verbale JECO en 2013 et protégée en classe 9, notamment pour des logiciels, matériel et accessoires informatiques.

Désireuse d’étendre la protection de sa marque, elle dépose, en 2018, une nouvelle marque verbale JECO désignant en outre, divers produits en classes 2 et 16.

Monsieur X, dirigeant d’une société concurrente Univers Graphique, forme alors opposition à l’encontre de cette demande d’enregistrement, sur le fondement d’une marque verbale JECO, déposée en 2017 en classes 16 et 20.

L’INPI ayant partiellement accueilli l’opposition et en l’absence de solution amiable, la société Jeco saisit le Tribunal judiciaire de Lille afin de se voir transférer la marque JECO déposée en fraude de ses droits et condamner la société Univers Graphique ainsi son dirigeant sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

Ces derniers n’ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Lille a rendu, le 28 février 2020 (1), un jugement réputé contradictoire, retenant le dépôt frauduleux et faisant droit aux demandes de transfert et de condamnation formulée par la société Jeco.

Caractérisation du dépôt frauduleux : détournement de la fonction de la marque

Le caractère frauduleux d’un dépôt doit être démontré par celui qui l’invoque et est apprécié in concreto par les juges du fond.

Est ainsi considéré comme frauduleux le dépôt d’une marque en apparence régulier mais réalisé dans le but de nuire aux intérêts d’un tiers (2). C’est notamment le cas lorsque le déposant a connaissance de l’utilisation antérieure, par un concurrent, d’un signe identique ou similaire à celui objet du dépôt. La fonction de la marque n’est alors plus de distinguer les produits de ceux des concurrents et permettre l’identification de l’origine des produits et services, mais de s’approprier un signe au détriment d’un concurrent.

Dans la droite ligne de la jurisprudence en la matière (3), énonce qu’agissant sur le fondement de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, le demandeur doit rapporter la preuve :

  • de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le propriétaire de la marque revendiquée ;
  • de l’intention du déposant de le priver d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité.

Après avoir analysé les pièces produites par le seul demandeur, le tribunal retient que la preuve du dépôt frauduleux est suffisamment rapportée par :

  • la connaissance par le déposant de la dénomination sociale de la société Jeco Distribution ainsi que de l’existence de produits concurrents de ceux du déposant, frappés de la marque « JECO », commercialisés par la société Jeco Distribution, notamment sur le site de vente en ligne Amazon ;
  • l’absence de preuve d’usage de la marque arguée de fraude antérieurement à son dépôt alors qu’il utilise par ailleurs plusieurs autres marques très différentes pour désigner le même type de produits ;
  • l’opposition formée par Monsieur X à l’encontre de la demande de marque JECO, traduisant son intention de priver la société Jeco d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité.

Si la solution apparaît conforme aux solutions jurisprudentielles, on peut regretter l’absence de constitution des défendeurs dans cette affaire et s’interroger sur la solution qui aurait été rendue si ceux-ci avaient présenté une défense.

Notamment, si l’existence de droits antérieurs du demandeur sur le signe <Jeco> pour une activité similaire apparaît établie, le fait que ces droits aient été « sciemment méconnus » par les défendeurs aurait sans doute pu être débattu.

De la même manière, le tribunal prend soin de souligner, qu’en l’absence d’avocat constitué, le défendeur ne justifie d’aucun usage de la marque arguée de fraude antérieurement à son dépôt (sic). Il semble délicat de déduire une intention frauduleuse de l’absence d’exploitation d’une marque avant son dépôt mais cette carence des défendeurs, combinée à l’opposition formée sur la base de cette marque conduit le tribunal à retenir l’intention de priver le demandeur d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité.

Plus qu’imprudente, l’absence de constitution et de conclusions des défendeurs apparaît chèrement sanctionnée sauf à considérer que celle-ci soit elle-même un indice de l’intention frauduleuse retenue par le tribunal.

Sanction du dépôt frauduleux : transmission de la propriété de la marque

Le dépôt frauduleux peut être sanctionné par :

  • l’annulation du dépôt, en application de l’adage fraus omnia corrumpit ;
  • le transfert de propriété de la marque déposée au profit de la personne qui estime avoir un droit sur la marque, en application de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Le recours à l’une ou l’autre de ces sanctions est guidé par l’intérêt que présente la marque pour les intéressés. En l’occurrence, et bien qu’agissant sur les deux fondements, la société Jeco sollicitait le transfert à son profit du dépôt frauduleux à quoi le tribunal fait droit.

Une fois le caractère frauduleux du dépôt retenu, la solution apparaît logique au regard des droits antérieurs opposés par le demandeur.

Usage du dépôt frauduleux et référencement sur internet : un acte de concurrence déloyale

Outre les demandes de transfert de la marque jugée frauduleuse, le demandeur sollicitait la condamnation de son concurrent et de son dirigeant sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Elle leur reprochait en effet d’avoir utilisé la marque déposée frauduleusement pour commercialiser des produits similaires aux siens sur la plateforme Amazon et, ainsi bénéficier de sa visibilité.

Le Tribunal relève ainsi qu’un tel dépôt constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire car il a été effectué « dans le but d’obtenir la visibilité créée par ce concurrent sur un site de vente en ligne, de façon à tirer profit de ses investissements financiers et intellectuels pour parvenir sans bourse délier à vendre des produits similaires voire identiques » (1).

Là encore, peut-on regretter l’absence de présentation d’une défense qui aurait abouti à une solution sinon différente, sans doute plus nuancée.

Virginie Brunot
Solenne Mignot
Lexing Propriété Industrielle Contentieux

(1) TJ Lille, Ch. 1, 28-02-2020.
(2) CA Paris 13-6-2003 n°2001/15248, 4e ch. Sect. B Ann. Prop. Ind., 2003.275. Formules proches dans : CA Paris 16-1-2008 n°2006/18953, 4e ch. Sect. A PIBD 2008 III 192 ; Cass. com. 21-9-2004 PIBD 797 III 648.
(3) Cass com, 27-1-1998, n°95-16.916, Légifrance.




Marques de l’UE : l’ article 28 du règlement (UE) n°2015/2424

l'article 28 Le règlement (UE) 2015/2424 et la période transitoire de régularisation de l’ article 28, réforme le droit des marques de l’Union Européenne.

L’ article 28 et l’arrêt IP Translator

Entré en vigueur le 23 mars 2016, le nouveau règlement (UE) n°2015/2424 (1), renforce et précise l’exigence de clarté et de précision du libellé des produits et services tout en aménageant une période de régularisation qui expirera définitivement le 24 septembre 2016.

Consacrant les principes posés par l’arrêt IP Translator de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 juin 2012 en matière d’interprétation d’un libellé de produits et services de marque (2) , il prévoit les trois principes suivants :

  • les produits et services, pour lesquels la protection de la marque est demandée, doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque ;
  • l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la Classification internationale de Nice est autorisée pour autant qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise ;
  • l’interprétation des termes généraux, y compris les indications générales des intitulés de classes de la Classification internationale de Nice (3), sera réalisée au regard du sens littéral des mots employés.

Evolution de l’interprétation d’un libellé de produits et services

Cet article s’inscrit dans le cadre d’une évolution d’interprétation des indications générales des intitulés de classes de la Classification internationale de Nice, initiée avec la communication n°4/03 du président de l’OHMI du 16 juin 2003 (4). Selon cette communication, si le dépôt d’une marque utilisait l’intitulé intégral et général d’une classe de la Classification de Nice, il était supposé que l’enregistrement de la marque couvrait l’ensemble des produits ou services inclus dans cette classe. Sur la base de cette communication, beaucoup de marques communautaires ont été déposées en utilisant les indications intégrales et générales des intitulés des classes de la Classification internationale de Nice.

Suite à l’arrêt IP Translator, l’OHMI avait publié une nouvelle communication le 20 juin 2012 (5) qui indiquait que « le demandeur d’une marque qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produit ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande d’enregistrement vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services ». Dans cette dernière hypothèse, le demandeur devait préciser quels produits ou services relevant de cette classe étaient visés.

Aujourd’hui, au regard du nouveau règlement (UE) n°2015/2424, les indications générales des intitulés des classes doivent être interprétés dans leur sens littéral. Il est donc désormais acquis que l’usage d’une indication générale de l’intitulé d’une classe ne couvre pas les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière.

Régularisation des marques anciennes jusqu’au 24 septembre 2016

Se pose donc la question du sort des marques communautaires, désormais dénommées marques de l’Union européennes, déposées avant l’entrée en vigueur de ce nouveau règlement sur le fondement de l’avis n°4/03 précité : comment interpréter la portée de leur protection si elles ont été enregistrées avec toutes les indications générales d’une ou plusieurs classes de la classification des produits et services de la Classification internationale de Nice ?

L’ article 28 (8) du nouveau règlement (UE) n°2015/2424 organise à une période transitoire de régularisation pour les titulaires des marques communautaires, ou d’enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, déposées avant le 22 juin 2012 et enregistrées avant le 23 mars 2013 avec les indications générales des intitulés entiers des classes de la Classification internationale de Nice.

Durant cette période transitoire de régularisation de six mois, qui expirera le 24 septembre 2016, les titulaires des marques précitées pourront déposer une déclaration auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (anciennement l’OHMI) dans laquelle ils pourront préciser les produits ou services qu’ils ont voulu viser au-delà de l’indication générale de l’intitulé entier de la classe.

Ces produits ou services devront figurer sur la liste alphabétique de la classe de la Classification internationale de Nice, dans l’édition en vigueur à la date du dépôt de la demande de marque.

A défaut de déposer une déclaration, les marques de l’Union européenne ou les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne déposées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l’intitulé général entier d’une classe de la Classification internationale de Nice, seront réputées ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l’intitulé de la classe concernée.

Modalités de régularisation des marques anciennes de l’Union européenne

Les modalités pratiques de cette déclaration ont été précisées par la Communication du Président de l’OHMI n°1/2016 du 8 février 2016 (6). L’EUIPO a notamment mis à la disposition des titulaires des marques concernées par la déclaration de l’ article 28(8) un formulaire en ligne spécifique (7). Cette communication contient une Annexe incluant une liste non exhaustive de produits et services qui ne sont pas clairement couverts par le sens littéral des indications générales des intitulés de classes de la Classification internationale de Nice (4) .

L’EUIPO a également publié une FAQ (5) .

Dans la mesure où les titulaires des marques précitées ne seront pas informés individuellement par l’EUIPO de la possibilité de déposer une déclaration, il convient d’être extrêmement vigilant et de prendre dès à présent attache avec son conseil juridique en matière de marques sur ce point et déterminer avec lui la nécessité ou non de déposer une telle déclaration.

Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques

(1) Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n°2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n°2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JOUE L 341 du 24-12-2015 p.21).
(2) CJUE, 19 juin 2012, Aff. C/307-10, Chartered Institute of Patent Attorneys c/ Registrar of Trademarks.
(3) Classification internationale de Nice.
(4) La communication n°4/03 du président de l’OHMI du 16 juin 2003 a été abrogée par la communication du 20 juin 2012.
(5) Communication n°2/12 du président de l’office du 20 juin 2012.
(6) Communication n°1/2016 du Président de l’OHMI du 8 février 2016 .
(7) Formulaire en ligne.
(8) Liste non exhaustive de produits et services non couverts par le sens littéral des indications générales des intitulés de classes de la Classification internationale de Nice.
(9) FAQ sur la question de la déclaration de l’ article 28 (8) du règlement (UE) n°2015/2424.




Dépôt légal et point de départ de la prescription

Dépôt légal et point de départ de la prescriptionLa question du point de départ du délai de prescription de 3 mois en matière de délits de presse est à nouveau posée.

C’est ce qu’il ressort d’un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 15 décembre 2015 (1).

L’article 65, alinéa 1 ef, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (2) prévoit pour les délits de presse, par dérogation à la règle de droit commun selon laquelle les délits se prescrivent par trois ans, une prescription abrégée de trois mois.

Le point de départ du délai de trois mois est la date du premier acte de publication, c’est-à-dire la date à laquelle l’écrit est porté effectivement à la connaissance du public et mis à sa disposition.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2015, une personne avait porté plainte avec constitution de partie civile en diffamation publique envers un particulier en raison d’un propos la concernant dans une note en bas de page d’un ouvrage.

Le juge d’instruction a dit n’y avoir lieu à suivre sur la plainte motif pris de la prescription de l’action publique. La décision du juge d’instruction a été confirmée par la chambre de l’instruction, qui a retenu comme point de départ du délai de prescription la date du dépôt légal de l’ouvrage auprès de la Bibliothèque nationale de France. Pour le juge d’instruction et la chambre de l’instruction les faits étaient prescrits au moment de l’engagement des poursuites.

La Cour de cassation a jugé au contraire que « l’accomplissement de la formalité du dépôt légal n’établit aucune présomption que la publication [de l’ouvrage] ait eu lieu à cette date ». En d’autres termes, la date du dépôt légal de l’ouvrage ne doit être tenue que comme un élément d’appréciation.

Virginie Bensoussan-Brulé
Chloé Legris
Lexing Droit pénal numérique

(1) Cass. crim. 15-12-2015 n°14-80756 M. X
(2) Loi du 29-7-1881, art. 65, al. 1.




L’Inde adhère au système international d’enregistrement des marques

marquesLa protection des marques en Inde devient désormais plus aisée suite à l’adhésion de ce pays au Protocole à l’Arrangement de Madrid. A partir du 8 juillet 2013, les opérateurs économiques français vont pouvoir protéger leur marque en Inde via le système de l’enregistrement international de marque géré par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Jusqu’alors, la seule voie de protection d’une marque en Inde était un dépôt national effectué directement auprès de l’office des marques en Inde par l’intermédiaire obligatoire d’un mandataire local.

Le système d’enregistrement international de marques est régi par deux traités : l’Arrangement de Madrid (1891) et le Protocole de Madrid (1989). L’Inde a adhéré au Protocole de Madrid. La France ayant déjà adhéré à ce même Protocole, les opérateurs économiques vont pouvoir déposer une demande d’enregistrement international de marque désignant l’Inde, en langue française, auprès de l’INPI, fondée sur une marque française ou communautaire préalablement déposée. Au sein de cette même demande, ils pourront également désigner d’autres pays ayant déjà adhéré au système de Madrid dont la Chine, les Etats-Unis d’Amérique, la Fédération de Russie, le Japon, etc. Les principaux avantages d’un enregistrement international de marque sont d’ordre économique et administratif : les coûts sont très avantageux et les procédures d’enregistrement sont centralisées auprès de l’OMPI et encadrées par des délais de traitement.

Le marché indien étant porteur dans de nombreux secteurs économiques, les déposants français ne devraient pas tarder à profiter de ce système pour protéger leurs marques dans ce pays.

Claudine Salomon
Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques




Simplification des formalités au registre du commerce et des sociétés

registre du commerce et des sociétésLes démarches à réaliser auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) sont assouplies par le décret 2012-928 du 31 juillet 2012 depuis le 1er septembre 2012.

La première simplification majeure porte sur le nombre d’exemplaires pour les dépôts et demandes d’inscription.

Alors que jusqu’au 1er septembre 2012, deux exemplaires étaient nécessaires, désormais, seul un exemplaire suffit.

Cette modification trouve sa justification dans le fait que l’INPI, titulaire du registre national du commerce et des sociétés, peut désormais archiver électroniquement les documents envoyés par les greffes. Ceux-ci n’étant plus matériellement des doubles sont donc assimilés à des originaux, ce qui rend inutile le deuxième exemplaire prévu jusqu’alors pour rejoindre les archives de l’INPI.

La seconde simplification importante porte sur l’allègement de la procédure de radiation d’office des sociétés. Depuis le 1er septembre 2012, ce ne sera plus le juge commis à la surveillance du registre qui procédera à la radiation d’office des sociétés ayant cessé leur activité, mais le greffier du tribunal de commerce lui-même.

La demande de report de la radiation, en cas de régularisation de la situation, sera également adressée au greffier et non plus au juge. Toutefois, en cas de refus ou d’absence de réponse du greffier dans les 15 jours, le demandeur pourra toujours saisir le juge commis à la surveillance du registre.