Un modèle imitant une marque antérieure invalidé

modèle imitant une marque antérieureLa CJUE annule un modèle imitant une marque antérieure en s’appuyant sur des critères relevant du droit des marques.

Lorsque la nullité d’un modèle ou d’un dessin est réclamée au motif qu’il porte atteinte à une marque antérieure, faut-il se fonder sur le droit des dessins et modèles ou sur le droit des marques ? Voici la réponse apportée par la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt du 6 mars 2019.

Nullité d’un modèle : les faits

La société italienne Ferrero est titulaire depuis 1974 d’une marque internationale enregistrée pour des sucreries en classe 30. Cette marque figurative représente une petite boîte transparente (et est connue pour contenir des sucreries vendues sous le nom « Tic Tac ») :

Le modèle litigieux a été enregistré par la société BMB, le 5 novembre 2007, qui désigne des drageoirs et récipients et représente une petite boîte transparente remplie de sucreries colorées et comportant une étiquette sur laquelle figure le nom « Mik Maki » :

Ferrero avait introduit, le 11 juillet 2011, une action en annulation de ce modèle imitant une marque antérieure, invoquant notamment son enregistrement international du 12 mars 1974 de la marque tridimensionnelle représentée ci-dessus.

Marque contre dessin et modèle

La marque tridimensionnelle antérieure étant invoquée comme motif d’annulation du modèle, c’est sur la base des critères fixés par la législation en matière de marques (et non en matière de dessins et modèles) que fut appréciée la validité de ce dessin et modèle postérieur.

Ferrero fonde sa demande sur l’article 25, § 1er, e, RDMC qui permet de déclarer un modèle nul « s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin et modèle ultérieur et que le droit de l’Union européenne ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation ».

L’EUIPO (1) puis le Tribunal de l’Union européenne (2) ont estimé successivement dans cette affaire qu’il existait entre le modèle litigieux et la marque antérieure un risque de confusion.

Dans son arrêt du 3 octobre 2017, le Tribunal de l’Union européenne avait en effet confirmé la décision de l’EUIPO et constaté que les deux signes produisent une impression globale visuellement similaire, précisant que ni l’étiquette sur le modèle, ni l’élément verbal « Mik Maki » apposé sur l’étiquette ne sauraient remettre en cause ce constat.

La société BMB a alors introduit un pourvoi contre cet arrêt au motif que le Tribunal de l’Union européenne aurait fondé de manière erronée son appréciation de la similitude et du risque de confusion sur la comparaison du modèle contesté avec un signe différent de l’enregistrement international antérieur invoqué par Ferrero et a commis, par conséquent, une erreur de droit.

Décision de la Cour de Justice

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 mars 2019 (3) rejette le pourvoi formé par la société BMB contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 octobre 2017.

Les instances de l’EUIPO, le Tribunal et, à présent, la Cour de justice de l’Union européenne confirment que la nullité du modèle s’apprécie en appliquant les critères du risque de confusion tels que dégagés en matière de marques par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

La nullité du modèle contesté est confirmée, car le signe constituant le modèle est jugé suffisamment ressemblant à la marque figurative antérieure pour créer un risque de confusion dans l’esprit du grand public.

Anne-Sophie Cantreau
Claire Deramoudt
Lexing Département Droit des marques

(1) EUIPO, 8 septembre 2015, R 1150/2012-3,
(2) TUE, 3 octobre 2017, T 695/15,
(3) CJUE, 6 mars 2019, C-693/17.




Propriété industrielle : les conséquences du Brexit

BrexitA l’instar de nombreuses matières, la propriété industrielle n’échappera pas aux conséquences du Brexit. Dans un domaine où les droits et titres de propriété sont largement harmonisés au sein de l’Union européenne, il y a lieu de s’interroger sur l’impact du Brexit et la sortie prochaine du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Premières réactions officielles des Offices.

A cet égard, les premières réactions officielles, qui se veulent rassurantes n’ont pas tardé. Ainsi, Monsieur Battistelli, Président de l’OEB rappelle, par une déclaration en date du 24 juin 2016, que le Brexit n’aura pas d’incidence sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Organisation européenne des brevets, ce dernier n’étant pas une institution de l’Union européenne mais une organisation intergouvernementale, indépendante composée de 38 Etats membres n’appartenant pas nécessairement à l’Union européenne.

La conséquence directe de ce point est que les titres de brevets européens eux-mêmes ne seront pas affectés par le Brexit.

Pour autant, il n’en va pas de même des autres titres unitaires existants ou à venir.

S’agissant des marques de l’Union européenne et des dessins et modèles communautaires enregistrés, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a mis en ligne la déclaration commune de MM. Martin Schulz, Président du Parlement européen, Donald Tusk, Président du Conseil européen, Mark Rutte, président du Conseil de l’Union européenne, Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne, en date du 24 juin 2016.

Aux termes de cette déclaration, les dirigeants de l’Union européenne rappellent que, jusqu’à la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne, celui-ci demeure membre de l’Union européenne et que le droit de l’Union européenne continuera à s’appliquer pleinement jusqu’à cette date.

Une sortie de l’Union européenne à négocier.

Pour rappel, aux termes de l’article 50 du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, modifié par le traité de Lisbonne, « tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union ».

Le Royaume-Uni qui, par référendum du 24 juin 2016, a décidé sa sortie de l’Union européenne, est le premier Etat à mettre en œuvre cette disposition, plaçant ainsi l’Union européenne dans une situation complexe et jusqu’alors inconnue.

Pour autant, la sortie du Royaume-Uni est loin d’être immédiate. En effet, conformément aux dispositions ci-dessus, le Royaume-Uni doit encore notifier officiellement son intention au Conseil européen.

Ce n’est qu’à l’issue de cette notification que débuteront les négociations visant à fixer les modalités de son retrait et les relations futures du Royaume-Uni avec l’Union européenne.

Durant cette période de négociation et, à défaut durant deux ans à compter de la notification d’intention de retrait, les traités en vigueur et, partant les accords régissant les titres unitaires de droits de propriété industrielle tels que le Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque de l’Union européenne, comme le Règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires continueraient à s’appliquer au Royaume-Uni, étant précisé qu’à l’issue de cette période de deux années, le Conseil européen et le Royaume-Uni pourront conjointement décider de la prorogation de ce délai.

Des conséquences à anticiper en matière de marques et de dessins et modèles.

Concrètement, cela signifie que durant au moins deux ans à compter de la notification de l’intention de retrait du Royaume-Uni, les marques européennes et les dessins et modèles communautaires demeureront valables au Royaume-Uni. Les négociations envisageront le sort de ces titres sur le territoire du Royaume-Uni à l’issue du processus de retrait.

Ces titres européens devraient pouvoir faire l’objet d’une transformation, en titre national, tout en conservant la date de dépôt communautaire. Même si elle dépend des négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, cette solution qui permettrait de préserver les droits des titulaires sur le territoire du Royaume-Uni semble assez logique.

Ce mécanisme existe déjà au sein de l’Union européenne puisque le Règlement 207/2009 sur la marque de l’Union européenne prévoit, en ses articles 112 et suivants, la transformation d’une marque de l’Union européenne en marque nationale lorsque la marque de l’Union européenne cesse de produire ses effets .

Dans ce cas, la demande de marque nationale issue de la transformation bénéficie, dans l’État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de son ancienneté. Des dispositions similaires existent au sein du protocole de Madrid afin de permettre la transformation d’un enregistrement de marque internationale en demandes nationales ou régionales (1).

Néanmoins, compte-tenu de la situation actuelle, il convient d’ores et déjà de prendre en considération l’annonce de cette sortie de l’Union européenne dans le cadre des dépôts unitaires à venir, sans attendre la sortie officielle du Royaume-Uni de l’Union européenne. Ainsi, ne peut-on que conseiller de doubler ces dépôts européens de dépôt nationaux au Royaume-Uni afin d’anticiper les effets du Brexit.

Un impact limité concernant les brevets européens mais l’horizon s’assombrit pour le brevet à effet unitaire

La situation est quelque peu différente en matière de brevet. En effet, comme le souligne le Président Battistelli, les brevets européens ne seront pas impactés dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas des titres de propriété industrielle dépendant de l’Union européenne.

Le Royaume-Uni demeurera membre de l’Organisation européenne des brevets et les brevets européens délivrés pour le Royaume-Uni demeureront valables.

Il en va différemment du futur brevet à effet unitaire qui, bien que géré par l’Office européen des brevets (OEB), constitue un titre de propriété régi par les textes de l’Union européenne (UE-1257/2012 et UE-1260/2012) liant les Etats membres ayant adhéré à la coopération renforcée dans le cadre de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet.

Le Royaume-Uni faisant partie de cette coopération renforcée, le Brexit risque fort de repousser l’avènement de ces derniers.

Le Brexit et le « paquet brevet »

En effet, si les règlements (UE) n°1257/2012 et (UE) n° 1260/2012 ont bien été adoptés par l’ensemble des Etats participant à la coopération renforcée, le « paquet brevet » ne sera applicable qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (2).

Or, l’entrée en vigueur de cet accord est conditionnée par sa ratification par au moins treize Etats, dont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni (3) lequel devait, par ailleurs, accueillir l’une des sections de la nouvelle juridiction.

Une ratification de ce texte par le Royaume-Uni semblant désormais peu réaliste, il faut espérer que le Brexit ne sonne pas le glas du brevet à effet unitaire.

Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, art. 9 quinquies.
(2) Virginie Brunot, « Brevet unitaire européen – JUB : quelles avancées ? », Alain-Bensoussan.com, 17-11-2015.
(3) Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, art. 89 : « 1. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d’adhésion conformément à l’article 84, y compris par les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisaient leurs effets au cours de l’année précédant celle lors de laquelle la signature du présent accord a lieu, ou le premier jour du quatrième mois après la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) n° 1215/2012 portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue ».