Le critère de l’usage de la marque dans la vie des affaires

Usage de la marque dans la vie des affaires

L’usage d’une marque dans la vie des affaires peut être caractérisé en l’absence d’exercice d’une activité commerciale à titre professionnel.

La décision de la CJUE du 30 avril 2020

« Une personne n’exerçant pas une activité commerciale à titre professionnel qui réceptionne, met en libre pratique dans un État membre et conserve des produits manifestement non destinés à l’usage privé, qui ont été expédiés à son adresse depuis un pays tiers et sur lesquels une marque, sans le consentement du titulaire, est apposée doit être regardée comme faisant usage de la marque dans la vie des affaires ».

Tel est le sens de la décision C-772/18 rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 30 avril 2020 dans le cadre d’une question préjudicielle introduite par la Cour suprême de Finlande saisie d’une affaire de contrefaçon de marque dont les faits saillants sont les suivants.

En 2011, une personne physique dénommée B dans la décision, domiciliée en Finlande reçoit, un lot de 150 roulements à billes, provenant de Chine. La marque INA protégée au nom d’une autre personne dénommée A, en Finlande, pour des « roulements », est apposée sur chacun des roulements à billes reçus par B. Après dédouanement des produits, B récupère le lot des roulements à billes dans un entrepôt douanier de l’aéroport d’Helsinki-Vantaa en Finlande et le rapporte à son domicile. Quelques semaines plus tard, il remet le lot de roulements à billes à un tiers en vue de sa réexpédition en Russie. En contrepartie de ce service, B reçoit une cartouche de cigarettes et une bouteille de cognac.

La procédure en première instance et en appel

Une procédure pénale est ouverte à l’encontre de B en Finlande par le tribunal de première instance de Helsinki. A, en qualité de titulaire de la marque INA, se joint à l’action pénale pour solliciter des dommages et intérêts (intérêts civils). Le tribunal de première instance de Helsinki relaxe B au motif qu’il ne pouvait pas qualifier l’infraction intentionnelle. Il lui interdit néanmoins de poursuivre ou réitérer de tels comportements et, le condamne à verser des dommages et intérêts à A.

B forme un recours contre cette décision devant la cour d’appel de Helsinki.

La cour d’appel considère que B n’a pas fait usage de la marque dans la vie des affaires, estimant que l’agissement de B peut être comparé à une activité d’entreposage et de transit, que B n’a pas eu pour objectif de retirer un avantage économique et que la rémunération en nature qu’il a reçue n’est pas corrélée à l’exploitation économique de la marchandise qu’il avait reçue mais est uniquement la contrepartie d’un service d’entreposage de marchandise pour le compte de tiers. La cour d’appel en conclut que la demande en réparation et indemnisation de A n’est pas fondée.

A forme un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour suprême finlandaise qui, alors, saisit la CJUE d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) sur l’interprétation de l’article 5 de la Directive 2008/95/CE rapprochant les législations des États membres sur les marques.

L’interprétation in concreto de la notion de l’usage d’une marque dans la vie des affaires

La directive d’harmonisation 2008/95/CE (1) prévoit à son article 5 que le titulaire d’une marque peut interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire au point d’emporter un risque de confusion avec le signe de la marque, pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

Cet article précise que, dans de telles conditions, le titulaire d’une marque peut décider :

  • d’interdire à un tiers d’apposer le signe de sa marque sur les produits ou leurs conditionnements,
  • d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou
  • d’offrir ou de fournir des services sous le signe, ou bien encore,
  • d’importer ou d’exporter les produits sous le signe.

Une des questions essentielles soulevée par la Cour suprême finlandaise à la CJUE est de savoir si l’article 5 précité peut s’appliquer à la situation dans laquelle une personne utilise une marque exclusivement au profit d’un tiers et ce, en tenant compte de la jurisprudence de la CJUE (2).

Cette dernière prévoit que le propriétaire d’un entrepôt fiscal et douanier qui entrepose pour le compte d’un tiers des produits revêtus d’un signe identique ou similaire à une marque, ne fait pas un usage de la marque dans la vie des affaires.

L’autre question essentielle était de savoir s’il est envisageable de considérer qu’une importation de produits est caractérisée lorsqu’une personne communique son adresse à un revendeur de marchandises, réceptionne des marchandises qu’elle n’a pas commandées et n’a pas d’autre attitude active et, ce en référence à la jurisprudence de la CJUE (3).

Cette dernière prévoit que la mise dans le commerce de produits suppose leur mise en libre pratique au sens de l’article 29 du TFUE, et donc la perception de droits de douane et de taxes d’effet équivalent par l’État membre concerné.

Le dédouanement et la mise en libre pratique caractérisent l’usage d’une marque dans la vie des affaires

La CJUE répond à ces deux questions principales de manière très limpide.

La communication d’une adresse destinée à être le lieu d’expédition de produits, associée au dédouanement de produits et à la mise en libre pratique de ces produits, constituent bien une importation au sens de l’article 5 de la directive 2008/95.

En outre, l’importation et la mise en libre pratique de produits, tels que ceux visés dans l’affaire qui ne sont manifestement pas destinés à un usage privé, sont suffisants pour caractériser un usage de la marque dans la vie des affaires, sans qu’il soit utile de vérifier si, ensuite, ces produits ont été entreposés ou mis dans le commerce dans l’Union européenne ou exportés vers des pays tiers.

Elle souligne à cet égard que si l’expression « usage dans la vie des affaires » « implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, que dans le contexte d’une activité commerciale (…) », il convient toutefois de vérifier « si les opérations effectuées dépassent, en raison de leur volume, de leur fréquence ou d’autres caractéristiques, la sphère d’une activité privée ».

En effet, dans une telle hypothèse, « celui qui les accomplit se place dans le cadre de la vie des affaires ». Au cas présent, la détention d’un lot de 150 roulements à billes qui sont utilisés dans un cadre industriel, notamment comme pièces de rechange dans les mécanismes de transmission, les générateurs, les moteurs ainsi que pour la construction de ponts et de tramways, ne peut manifestement pas s’inscrire dans le cadre d’un usage à titre privé.

Elle précise enfin qu’est sans importance la valeur de la rémunération de l’importateur en contrepartie de son service d’importateur.

En conclusion

Par cet arrêt, la Cour rappelle que la notion d’usage de la marque dans la vie des affaires permettant de caractériser et de sanctionner une contrefaçon de marque, doit toujours être appréciée au regard des circonstances de l’affaire. Elle ne peut pas être écartée au seul motif que celui qui a utilisé la marque d’un tiers est une personne physique qui a « uniquement » réceptionné, entreposé et renvoyé vers un pays tiers des produits revêtus de cette marque protégée, sans recevoir de réelle contrepartie financière.

Anne-Sophie Cantreau
Lexing Département Propriété Industrielle Conseil

(1) Depuis l’époque des faits, la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 a succédé à cette directive rapprochant les législations des États membres sur les marques.
(2) CJUE C-379/14 du 16 juillet 2015.
(3) CJUE C-405/03 du 18 octobre 2005.




Marque de couleur : précisions sur l’enregistrement d’une couleur

marque de couleurBien qu’une couleur ou nuance de couleur puisse, en principe, être déposée à titre de marque, l’appréciation de leur aptitude à constituer une marque valable et de leur caractère distinctif, soulève de nombreuses difficultés rendant difficile leur enregistrement effectif.

Par un arrêt du 27 mars 2019 (1), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue apporter de nouvelles précisions sur l’incidence de la qualification donnée à un signe lors du dépôt de la marque ainsi que sur les conditions de protection de la marque de couleur.

Dans cette affaire, l’Office de la propriété intellectuelle finlandais avait refusé l’enregistrement, d’un signe représentant un bandeau de couleur pour les eaux minérales (classe 32). Le signe, déposé comme « marque de couleur » était décrit de la manière suivante : « les couleurs du signe sont le bleu (PMS 2748, PMS CYAN) et le gris (PMS 877) », et représenté comme ci-dessous :

marque de couleur

Le demandeur produisait, à l’appui de sa demande d’enregistrement une étude de marché destinée à démontrer que le signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage.

L’Office finlandais avait refusé de faire droit à la protection, retenant que la protection d’une couleur par le droit des marques est subordonnée à la démonstration de ce que la couleur en question a acquis un caractère distinctif en raison d’un usage durable et important et qu’au cas d’espèce, l’étude de marché produite établissait la reconnaissance du signe, non au regard des couleurs en tant que telles, mais au regard du bandeau lui-même, c’est-à-dire d’un signe figuratif dont les contours sont définis et déterminés.

Après avoir vu son recours rejeté par le tribunal des affaires économiques, le demandeur a saisi la Cour administrative suprême finlandaise contre la décision rendue.

Cette dernière a décidé de surseoir à statuer et a saisi la CJUE de questions préjudicielles visant à déterminer :

  • si la question de savoir si l’enregistrement de la marque est demandé en tant que marque figurative ou en tant que marque de couleur est pertinente pour apprécier si le signe est susceptible de constituer une marque au sens de la directive 2008/95 ;
  • si la qualification de « marque de couleur » ou « marque figurative » est pertinente pour apprécier le caractère distinctif, la « marque de couleur » présentée sous la forme d’un dessin doit-elle enregistrée conformément à la demande de marque, ou peut-elle être enregistrée en tant que marque figurative ?
  • s’il est possible d’enregistrer une marque représentée par un dessin (marque semi-figurative) en tant que marque de couleur dès lors qu’elle revêt la précision requise pour l’enregistrement d’une marque de couleur, le demandeur doit-il en outre présenter une quelconque preuve ?

Incidence de la qualification donnée pour apprécier si le signe est susceptible de constituer une marque valable

Saisie de la question, la CJUE rappelle, à titre liminaire, que la directive 2008/95 (2) ne fait pas de distinction entre les catégories de marques. A ce titre, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de couleur doivent être les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques.

Pour autant, elle retient que la qualification donnée au signe lors du dépôt – « marque de couleur » en l’espèce ou « marque figurative » – constitue un élément pertinent pour déterminer l’objet et l’étendue de la protection demandée.

Elle constitue donc un critère pertinent pour apprécier si le signe dont la protection est demandée est apte à identifier les produits et/ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à le distinguer de ceux provenant d’autres entreprises au sens de l’article 2 de la Directive.

Incidence de la qualification donnée pour apprécier si le signe est distinctif

La Cour retient que cette qualification constitue également un élément pertinent pour apprécier le caractère distinctif du signe déposé.

Après avoir rappelé que les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les marques de couleur et les marques figuratives, la Cour rappelle que cet examen doit être réalisé « in concreto », c’est-à-dire tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce.

Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même s’agissant d’une marque de couleur ou d’une marque verbale ou figurative.

La qualification de « marque de couleur » implique donc d’appliquer les principes dégagés par la Cour notamment dans son arrêt Libertel du 6 mai 2003 (3) :

  • l’intérêt général doit conduire les Offices à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services similaires ;
  • contrairement à un signe verbal ou figuratif, une couleur ne sera pas nécessairement perçue par le public comme un signe identificateur de l’origine du produit et ne permet donc pas, en elle-même, de distinguer les produits d’une entreprise ;
  • même si une couleur n’a pas ab initio un caractère distinctif, elle peut l’acquérir à la suite de son usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués.

Enfin, la Cour précise qu’il serait contraire à un examen in concreto de ne reconnaître un caractère distinctif à une couleur qu’en raison de son usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués.

Ainsi, les Offices ne doivent pas se contenter d’apprécier l’usage de la couleur mais se doivent notamment de procéder à un examen de la couleur en elle-même, afin de déterminer si elle est susceptible de conférer au signe un caractère distinctif intrinsèque.

Incidence de la contradiction entre signe déposé et qualification donnée lors du dépôt

Enfin, la Cour se prononce sur l’incidence de la contradiction résultant du dépôt d’un signe représentant un dessin en couleur et aux contours délimités en tant que « marque de couleur », c’est-à-dire un signe sans contour.

Retenant que cette contradiction révélait une absence de clarté et de précision de la demande de protection au titre du droit des marques, la Cour conclut au rejet de la demande d’enregistrement qui ne répond pas aux exigences de la Directive.

Le diable se cache souvent dans les détails et il est donc crucial pour le dépôt d’identifier précisément l’objet de sa demande de protection.

La solution, rendue au regard de la directive 2008/95, ne devrait pas être modifiée avec la transposition de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 dans la mesure où cette dernière ne crée pas davantage de catégories de marques et n’opère pas de changement quant à l’appréciation de la notion de distinctivité.

Ainsi, le déposant qui entend revendiquer une protection pour une couleur devra veiller à déposer un signe sans contour et s’assurer que le signe déposé répond aux exigences requises en matière de marque de couleur ; à l’inverse, le déposant qui souhaite revendiquer une protection sur une couleur associée à une forme donnée veillera à qualifier son dépôt de marque figurative et non de marque de couleur.

Virginie Brunot
Amélie Maïo
Lexing Contentieux propriété industrielle

(1) Arrêt CJUE, 27 mars 2019, aff. C 578/17, Oy Hartwall
(2) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (remplacée par la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, laquelle devrait être transposée par ordonnance, au plus tard le 22 novembre prochain, en application l’article 201 de la loi PACTE 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises)
(3) Arrêt CJUE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, Libertel.




Messi : la renommée du joueur permet l’enregistrement de sa marque

renommée du joueurLe TUE juge que la renommée du joueur MESSI neutralise les similitudes entre sa marque et la marque antérieure MASSI.

Le conflit entre les marques antérieures MASSI et la demande de marque MESSI

En 2011, le joueur de football Lionel Messi a déposé une demande d’enregistrement de la marque de l’Union Européenne reproduite ci-contre devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour désigner notamment des vêtements, des chaussures et des articles de gymnastique et de sport.

Le titulaire de plusieurs marques de l’Union Européenne verbales «MASSI», enregistrées pour des produits identiques et similaires et notamment pour des vêtements, des chaussures, des casques de cyclistes, des tenues de protection et des gants, a formé opposition contre cette demande de marque.

Marque MESSI

Ayant favorablement accueilli cette opposition et l’EUIPO a rejeté la demande de marque de Lionel Messi (1). Ce dernier a alors déposé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par l’EUIPO (2).

L’EUIPO a en effet considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en présence car les éléments dominants des marques en cause («MASSI» / «MESSI») étaient quasiment identiques visuellement et phonétiquement.

En 2016, Lionel Messi a sollicité l’annulation de cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE).

La renommée du joueur neutralise les similitudes visuelles et phonétiques

Par une décision du 26 avril 2018 (3), le Tribunal annule la décision de l’EUIPO.

Le TUE procède à un examen tripartite l’amenant à apprécier les ressemblances entre les signes sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels.

De manière logique, le Tribunal confirme les conclusions de l’EUIPO concernant les similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit.

Sur le plan visuel, le Tribunal considère que même si les signes sont similaires, il est possible de considérer que cette similitude est moyenne au vu des éléments figuratifs présents dans la marque demandée.

Le Tribunal confirme par ailleurs que les signes en conflit sont très similaires phonétiquement.

Cependant, le Tribunal revient sur les conclusions de l’EUIPO sur l’appréciation des similitudes conceptuelles, apportant un éclairage nouveau sur ce point.

L’EUIPO avait en effet conclu qu’une différentiation conceptuelle entre les signes «MESSI» et «MASSI» ne serait opérée, le cas échéant, que par une partie du public, à savoir le public s’intéressant au sport et connaissant donc le footballeur.

Or le Tribunal estime que la renommée du joueur dépasse le domaine du sport :

Le public pertinent est composé des consommateurs moyens de l’Union, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, qui achètent des vêtements, des articles de sport et des dispositifs de protection, il est erroné de considérer que la renommée dont jouit Lionel Messi ne concerne que la partie du public qui s’intéresse au football et au sport en général.

Le Tribunal souligne enfin qu’il convient de tenir compte du fait que les produits visés par les signes en conflit sont, notamment, des articles et des vêtements de sport et qu’il paraît peu vraisemblable qu’un consommateur moyen de ces produits ne connaisse pas Lionel Messi.

Il en conclut qu’une partie significative du public pertinent associera le signe « MESSI » au nom du célèbre footballeur et percevra le signe « MASSI » comme conceptuellement différent.

La décision T-554/14 va plus loin en en concluant à l’absence de confusion entre les signes en conflit, dans la mesure où, selon le Tribunal, leurs différences conceptuelles sont, en l’espèce, suffisamment importantes pour neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques.

La renommée du joueur de football lui permet donc in fine d’enregistrer sa marque.

Anne-Sophie Cantreau
Claire Deramoudt
Lexing Droit des marques

(1) EUIPO, 12-06-2013, B 001938458.
(2) EUIPO, 23-04-2014, R1553/2013-1.
(3) TUE, 26-04-2018, T-554/14.




Une nouvelle décision sur la marque figurative Louboutin

LouboutinLe chausseur Christian Louboutin a remporté une nouvelle bataille judiciaire dans la défense de sa marque figurative.

Les précédents relatifs à la validité de la marque figurative Louboutin

Le chausseur Christian Louboutin et sa société mènent depuis plusieurs années une campagne de défense mondiale des célèbres semelles rouges via la marque figurative représentant ladite semelle.

Des procès, introduits en Europe et aux Etats-Unis, avaient jusqu’à présent aboutis à des résultats différents.

En France, Christian Louboutin a agi en 2012 à l’encontre d’enseignes telles que Zara ou Eden Shoes qui commercialisaient des chaussures à talons ornées d’une semelle rouge.

Dans le cadre de l’affaire Eden Shoes (1), Christian Louboutin avait obtenu une condamnation sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée.

Dans le cadre de l’affaire Zara (2), la célèbre enseigne espagnole avait contre-attaqué en demandant la nullité de la marque figurative opposée par Christian Louboutin. La Cour de cassation avait confirmé l’annulation de la marque semi-figurative n°00/3067674 sur le fondement du défaut de distinctivité aux motifs que ni la forme, ni la couleur de la semelle ne faisait l’objet d’une représentation graphique. La marque figurative était alors représentée comme suit, associée à la description suivante : Semelle de chaussure de couleur rouge.

Les Etats-Unis avaient fait preuve d’une plus grande souplesse.

Dans une affaire opposant Christian Louboutin à la société Yves Saint-Laurent, la Cour d’appel Fédérale (3) avait considéré que la semelle rouge était susceptible de protection à titre de marque, à condition que celle-ci contraste avec la couleur de la chaussure.

L’action en nullité de la marque figurative Louboutin

Plus récemment, une nouvelle affaire a été portée devant les tribunaux français par la société Kesslord qui proposait à ses clients de personnaliser leurs chaussures, notamment en y ajoutant des semelles de couleur rouge.

La société Louboutin et Christian Louboutin l’ont donc mise en demeure de cesser toute personnalisation reproduisant la marque figurative n°3869370, représentée de la manière suivante :

La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque).

La société Kesslord a pris l’initiative d’une action judiciaire aux fins d’obtenir la nullité de la marque figurative opposée au motif de son absence de validité (selon elle, la marque ne remplirait pas la condition de représentation graphique posée par l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle) et de son absence de distinctivité.

Par jugement du 16 mars 2017 (4), le Tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Kesslord de sa demande considérant que la représentation graphique de la marque «révèle sans équivoque que la couleur rouge précisément définie recouvre la totalité de la partie extérieure de la semelle d’une chaussure à talon» et que sa «localisation, constante, est objectivement, précisément et clairement identifiée».

La société Kesslord a interjeté appel de cette décision.

Marque figurative et exigence de représentation graphique

En appel, la société Kesslord sollicite en premier lieu l’annulation de la marque figurative faute de représentation claire, objective, complète et constante comme exigé par l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle fait valoir que le signe évoque une certaine forme de semelle, tandis que la marque désigne de façon large tous les types de «chaussures à talons hauts» dont il existe de multiples sortes. Il ne serait selon elle pas possible, selon elle, de déterminer avec précision l’objet et l’étendue de la protection conférée, la forme de la semelle rouge dépendant directement de la forme de la chaussure sur laquelle elle est apposée. Enfin, elle ajoute que la représentation graphique de la marque ne peut être simplement un exemple ou une déclinaison du signe.

En défense, la société Louboutin et son créateur éponyme font valoir que la marque figurative, constituée d’une couleur spécifique située à un emplacement précis, est une marque de position clairement identifiée, peu important que la forme du produit soit susceptible de variation. Ils font également valoir également la renommée des semelles rouges Louboutin.

Dans son arrêt du 15 mai 2018 (5) la Cour d’appel souligne tout d’abord, au regard de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, que la marque peut être constituée par une disposition de couleurs. Puis elle indique que le signe est clairement et précisément défini par la combinaison d’une couleur spécifique et son emplacement sur la semelle extérieure, délimité grâce à des pointillés.

Elle ajoute que la problématique résultant de la variation des produits désignés, relève de l’appréciation d’une éventuelle contrefaçon et non du débat relatif à la validité de la marque.

Enfin, elle précise que la marque figurative Louboutin est fantaisiste et arbitraire dans le secteur d’activité concerné, et dotée d’un caractère distinctif au regard des articles de presse fournis par la société Louboutin.

Marque figurative et signe conférant sa valeur substantielle au produit

En second lieu, la société Kesslord sollicite la nullité de la marque figurative Louboutin sur le fondement de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que le signe est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où la couleur rouge n’est que l’une des caractéristiques de la forme de la semelle et donne au produit sa valeur substantielle.

En défense, la société Louboutin et le créateur objectent qu’il n’est pas démontré que la marque figurative est exclusivement constituée de la forme des produits pour lesquelles elle est déposée, c’est-à-dire les chaussures à talons, ni que la semelle rouge donnerait à ces chaussures leur valeur substantielle.

La Cour d’appel observe que la combinaison de la couleur rouge apposée sur la semelle extérieure d’une chaussure à talon ne résulte pas de la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, et qu’il s’agit d’un choix arbitraire du créateur.

Elle ajoute que si la semelle rouge Louboutin est emblématique, rien ne permet de considérer qu’elle confère aux chaussures à talons Louboutin leur valeur substantielle qui peut résulter de la qualité intrinsèque des chaussures ou de leur succès auprès de la clientèle célèbre.

Dans ces conditions, la Cour d’appel déboute la société Kesslord de sa demande en nullité de la marque figurative n°3869370. Une nouvelle bataille judiciaire est donc gagnée dans la défense des semelles rouges Louboutin.

Toutefois, d’autres procès ont été introduits par le créateur et sa société, dont l’issue pourrait confirmer ou remettre en cause la validité de la marque figurative Louboutin. La route est donc encore longue pour ces fameuses semelles rouges.

Eve Renaud-Chouraqui
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) L’affaire Eden Shoes : TGI Paris 07-01-2011, n° 09/09066.
(2) L’affaire Zara : Cass. com. 30-05-2012, n° 11-20.724.
(3) Contrefaçon de marque figurative : la lente marche des semelles rouges, post du 9-10-2012 : US CA 2nd Circ 5-9-2012 n° 11-3303-cv.
(4) TGI Paris, 3ème ch. 1ère sect., 16-3-2017, n° 15/11131.
(5) CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 15-5-2018, n° 17/07124, en ligne sur Doctrine.fr, lien public accessible à tous (page consultée le 13-07-2018).




Le point de vue de l’avocat sur les youtubeurs-influenceurs

influenceursAlain Bensoussan a répondu aux questions de France 3 sur les youtubeurs-influenceurs dans l’émission qui leur était consacrée le 29 janvier 2018.

« Les vidéos de mode et beauté attirent des dizaines de milliards de vues dans le monde. Plus de 100 millions de chaînes beauté existent sur YouTube. Leur public est essentiellement composé de jeunes femmes entre 15 et 35 ans (#viewer ou #follower). Très puissantes, on les appelle aujourd’hui, les influenceuses. »

Les Youtubeurs-influenceurs et le sponsoring

Les youtubeurs dont il est question dans cette émission, sont des jeunes femmes qui présentent des produits de beauté, expliquent comment s’en servir et ce qu’elles en pensent. Le plus souvent, il s’agit d’une opinion toute personnelle et c’est ce qui fait le succès de ces clips auprès d’un public de plus en plus jeune et influençable.

Mais l’argent modifie l’approche de ces influenceurs. En effet, beaucoup de leurs vidéos contiennent un placement produit, c’est-à-dire une publicité rémunérée, les youtubeurs étant contactés par des marques pour faire leur promotion.

Il ne s’agit plus alors simplement d’une expérience personnelle partagée avec des followers car la marque qui est citée, l’est à l’initiative de cette marque. Ce n’est plus un simple échange de vues sur des réseaux sociaux mais une annonce à caractère commerciale, une collaboration commerciale.

Les Youtubeurs-influenceurs et la transparence

On est à la limite de la tromperie du consommateur et en l’absence de réglementation spécifique, la règlementation actuelle est applicable. Des sanctions existent pour ce type d’infraction : entre 300 000 euros d’amende et 2 ans d’emprisonnement.

L’ARPP, autorité de régulation professionnelle de la publicité, a décidé de proposer aux youtubeurs-influenceurs et aux marques des bonnes pratiques de transparence et de loyauté à l’égard du public.

L’obligation, a minima, serait de prévenir, lorsque la vidéo est sponsorisée par une marque, cette transparence est un gage de confiance et de crédibilité.

Les Youtubeurs-influenceurs mineurs

Un autre point pose réellement problème, il s’agit des vidéos faites par des enfants que ce soit à l’attention d’autres enfants ou d’adultes. Il n’est pas du tout certain que laisser des mineurs tester des produits cosmétiques pour adultes soit vraiment éthique ou légal, si les produits en question ne sont pas normalement destinés à des enfants et d’autant plus si ce sont les marques en question qui fournissent directement ces jeunes.

Bien que les réseaux sociaux et plateformes sur internet soient interdits aux mineurs de moins de treize ans, nombre d’entre eux y apparaissent, semble-t-il, sans aucun encadrement alors que le consentement d’un adulte titulaire de l’autorité parentale est indispensable dans ce type de relation à caractère contractuel.

Il est toujours possible de dénoncer les vidéos présentant des situations anormales.

Les Youtubeurs-influenceurs et le cyberharcèlement

Cette activité n’est pas sans risque et les réactions du public ne sont pas toujours positives. Les commentaires peuvent être très violents et l’agressivité des #haters virer au harcèlement. Ces menaces, cette haine, cette violence, très destructeurs, sont punis par la loi. Avant d’en arriver là, il faut s’en prémunir en utilisant des listes noires de mots refusés dans les commentaires et surtout ne pas inciter à la surenchère.

Lexing Alain Bensoussan Avocats

Pour lire l’article ou voir l’émission :
« Le monde merveilleux des Youtubeuses, ces nouvelles héroïnes », Marie-France Guiseppin, France 3 Occitanie, publié le 25-1-2018.
« Le monde merveilleux des Youtubeuses », film de 53 minutes réalisé par Sylvie Deleule, une coproduction Caméra One Télévision et France Télévisions pour France 3 Occitanie, avec la participation de Public-Sénat, diffusé sur France 3 Occitanie le lundi 29-1-2018 vers 23h40.

Pour approfondir le sujet, consultez le site de l’ARPP :
12-10-2017 – Intervention de l’ARPP à l’ESD Paris : « Relations marques et influenceurs : les bonnes pratiques »
28-06-2017 – Marketing d’influence et marques : quelles règles de transparence ?
30-06-2017 – Relations entre influenceurs et marques : une animation graphique sur les bonnes pratiques de transparence et de loyauté
03-04-2017 – Communication d’influenceurs et marques, nouvelles dispositions adoptées dans la Recommandation ARPP Communication publicitaire digitale
01-10-2015 – Recommandation Communication publicitaire digitale v4




Contrefaçon de marque et signe à titre de méta tag visible

Contrefaçon de marque et signe à titre de méta tag visibleL’utilisation d’un signe à titre de méta tag visible constitue un acte de contrefaçon de marque et concurrence déloyale.

Cas d’utilisation d’un signe à titre de méta tag visible

Dans un jugement du 17 janvier 2017 (1), le Tribunal de grande instance de Lyon condamne pour contrefaçon de marque et concurrence déloyale une société éditrice d’un site de vente en ligne d’articles de sport.

En l’espèce, le gérant d’une société éditrice d’un site de vente en ligne de matériel outdoor, de randonnée et de survie, est titulaire de la marque Inuka enregistrée en 2011 pour désigner des produits et services des classes 18, 20, 21, 22, 25, 28, 35 et 38 et titulaire du nom de domaine <inuka.com>. Par constat d’huissier, ce dernier fait constater qu’un site concurrent ressort parmi les résultats de requêtes comportant la marque Inuka. En effet, la marque Inuka apparait en tant que mot clé sur le moteur de recherche Google avec des balises titre et description du site concurrent.

La société titulaire de la marque Inuka a alors assigné la société concurrente en action en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et pratique commerciale trompeuse.

Distinction significative entre méta-tags par le critère de visibilité

Les méta tags se définissent comme des balises contenant des informations sur une page d’un site web. Placés dans le code source de la page, les méta tags sont donc invisibles pour l’internaute.

Dans la continuité de la jurisprudence Google Adwords (2), il est rappelé que l’usage d’un signe à titre de méta tag ne peut constituer un acte de contrefaçon dès lors que ce dernier n’est pas visible par le consommateur.

Mais les juges estiment en l’espèce qu’il en va différemment. En effet, le signe apparait dans les balises de titre et de description conçues par la société concurrente, résultats visibles par le consommateur et dont les intitulés ont pour but d’orienter son comportement économique.

Ce critère de visibilité n’a cependant pas toujours été appliqué. Tel a été le cas dans une décision de la Cour de d’appel de Paris ayant jugé que l’usage d’une marque comme méta tag qu’un concurrent a inséré sur son site internet constitue un acte de contrefaçon même si la marque n’est pas visible pour l’internaute (3).

Contrefaçon par reproduction de marque dans des balises visibles

Le tribunal considère donc que cet usage dans la vie des affaires est contrefaisant de la marque Inuka dès lors que le signe est utilisé de manière à le faire apparaitre au sein de résultats visibles par le consommateur et dont les titres utilisés ont pour but d’orienter son comportement économique.

En d’autre terme, cet usage au sein des balises visibles par la société concurrente porte atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque.

A ce titre, le tribunal alloue 20 000 euros de dommages et intérêts à la société demanderesse.
Reproduction déloyale et fautive d’une marque dans les méta tags d’un site tiers.

Le défendeur se trouve également condamné sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire au paiement de 50 000 euros de dommages et intérêts.

Pour rappel, l’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 et 1241 du Code civil, suppose l’existence d’un comportement fautif qui :

  • soit vise à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur permettant un détournement de clientèle ;
  • soit est de nature parasitaire consistant à se placer dans le sillage de son concurrent et profiter indument de ses investissements.

Dans cette décision, le tribunal retient un comportement doublement fautif en ce qu’il crée d’une part un risque de confusion dans l’esprit du public et d’autre part témoigne d’un profit indu tiré des investissements d’un concurrent pour bénéficier d’un meilleur référencement sur les moteurs de recherche.

Recommandations quant à l’usage d’un signe à titre de méta tag visible

A l’heure où le référencement d’un site et l’identité numérique sont essentiels, cette décision lance une piqûre de rappel aux professionnels sur les risques de l’utilisation d’une marque, nom commercial, enseigne ou dénomination sociale appartenant à un tiers. En effet si cet usage non autorisé peut favoriser un meilleur référencement, il n’en exclut pas moins une action pour contrefaçon ou concurrence déloyale.

Dans l’hypothèse inverse, il est également primordial de confier à un professionnel la surveillance de ces droits de propriété intellectuelle et engager les poursuites nécessaires pour assurer une protection effective.

Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit des marques

(1) TGI de Lyon, 3e ch. Cab 3C, 17-1-2017.
(2) CJUE 23-3-2010, affaires jointes C-236 à C-238/08 « Google adwords »
(3) CA Paris, 19-3-2014, n° 12/18656, ArtDesign c/ Steelnovel




Startup : réunion juridique au sein de l’incubateur Le Tremplin

 

Startup : réunion juridique au sein de l'incubateur Le Tremplin

Naïma Alahyane Rogeon est intervenue le 17 janvier 2017 devant des startup du sport de l’incubateur Le Tremplin.

Elle a coanimé une réunion à l’initiative de l’association du SPAB (Sports au Barreau de Paris).

Le Tremplin : un incubateur dédié aux startup du sport

Le TremplinLe Tremplin, rattaché à Paris and Co, agence de développement économique et d’innovation de Paris, est le premier incubateur dédié uniquement au sport ayant pour objectif d’apporter un soutien opérationnel et stratégique au développement des startup.

L’incubateur vise à inciter les startup parisiennes à innover dans la filière sport et permettre de développer les opportunités d’échanges entre ces startup et l’industrie du sport en général.

Le Tremplin, offre un ensemble de services aux startup et aux entrepreneurs innovants : accompagnement, information, accès à des financements privilégiés, espaces de conférence, espaces ouverts de coworking et formations.

Le développement des startup à l’international

C’est dans le cadre de la mission d’information du Tremplin que s’est tenue cette réunion juridique consacrée aux interrogations des startup du sport sur un développement à l’international.

Les startup participantes à la réunion juridique ayant développé des solutions numériques innovantes dans le domaine du sport étaient intéressées par un éclairage sur l’environnement juridique d’un déploiement en Europe et dans le reste du monde.

Cette réunion juridique a permis d’ouvrir des discussions sur les mécanismes de protection de la propriété intellectuelle à l’international, d’identifier les aménagements contractuels nécessaires dans le cadre de la distribution à l’étranger, d’identifier les formalités à effectuer, risques et contraintes éventuels, etc.

Cette réunion a permis de fournir des éléments de réflexion juridique sur les projets de déploiement à l’étranger pour ces startup innovantes du sport.

La réunion juridique s’est tenue dans les locaux du Tremplin au sein du stade Jean Bouin (75016) le 17 janvier 2017 de 10 heures à 12 heures 30.

Naïma Alahyane Rogeon
Lexing Droit Design et Création

 




Marque de renommée : protection et risque de confusion

Marque de renommée : protection et risque de confusion

La Cour de cassation rappelle que le risque de confusion est indifférent dans la protection de la marque de renommée.

La société Maisons du Monde est spécialisée dans l’ameublement et la décoration de la maison. Elle est titulaire de la marque française MAISONS DU MONDE. Le graphisme de celle-ci représente des petites maisons stylisées. La marque est déposée pour les produits de décoration et d’ameublement.

Graphisme marque Maisons du Monde

Maisons du Monde constate le dépôt d’une marque TOUT POUR LA MAISON comportant une petite maison stylisée. Elle assigne en contrefaçon de marque, atteinte à la marque de renommée et concurrence déloyale et parasitaire. Elle sollicite par ailleurs l’annulation de la marque TOUT POUR LA MAISON.

Graphisme marque Tout pour la maison

C’est le point de départ d’une véritable saga judiciaire. Avec à l’arrivée l’occasion pour la Cour de cassation de préciser les conditions de protection de la marque de renommée.

Marque de renommée : indifférence de l’identité ou de la similarité des produits et services

Déboutée de ses demandes en première instance, Maisons du Monde voit la décision confirmée par la Cour d’appel de Rennes. Le 9 mai 2012, celle-ci retient que l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle n’aurait pas vocation à s’appliquer dans une affaire où les produits et services visés par les deux marques sont similaires.

Pour mémoire, l’article L.713-5 énonce que « la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. »

Le 9 juillet 2013, la Cour de cassation censure cet arrêt. Elle rappelle que le régime de protection de la marque de renommée s’applique aussi bien pour des produits ou des services non similaires que pour des produits ou des services identiques ou similaires (1).

La solution est conforme à celle rendue par la CJUE dans son arrêt « Adidas » du 23 octobre 2003 (2). La Cour de Luxembourg avait jugé que certes les Etats membres n’ont pas l’obligation d’établir un régime de protection spécifique à la marque renommée. Mais que, lorsqu’un tel régime est établi, il doit s’appliquer. Et ce tant aux produits ou services non similaires qu’aux produits et services identiques ou similaires à ceux couverts par la marque de renommée.

L’affaire est renvoyée par la Haute juridiction devant la Cour d’appel de Bordeaux.

Marque de renommée : indifférence du risque de confusion

Par arrêt du 20 octobre 2014 (3), la Cour de renvoi déboute une nouvelle fois Maisons du Monde. Le motif : l’absence de risque de confusion entre la marque de renommée et la marque de la société Gifi Mag.

Nouveau pourvoi, nouvelle cassation.

Le 12 avril 2016 (4), la Cour de cassation reprend de manière quasi-identique l’arrêt Adidas. Elle rappelle que « la protection conférée aux marques jouissant d’une renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion ». Il suffit que « le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque ».

En conclusion, l’action en contrefaçon suppose de démontrer soit une double identité (5). Soit l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (6). Au contraire, l’action fondée sur l’atteinte à la marque de renommée permet au propriétaire de la marque de renommée d’outrepasser le principe de spécialité attachée à la marque. Et de s’affranchir de l’exigence d’un risque de confusion entre les signes.

Virginie Brunot
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Cass. com., 9-7-2013, n°12-21.628, Sté Maisons du Monde c/ Sté Gifi Mag
(2) CJCE, 23-10-2003, aff. C-408/01, Adidas Salomon c/ Fitnessworld trading
(3) CA Bordeaux, 1ère ch. civ. sect. A., 20-10-2014, RG 13/05295, Sté Maisons du Monde c/ Sté Gifi Mag
(4) Cass. com., 12-4-2016, n°14-29.414, Sté Maisons du Monde c/ Sté Gifi Mag
(5) CPI art. L.713-2
(6) CPI art. L.713-3




Propriété industrielle : les conséquences du Brexit

BrexitA l’instar de nombreuses matières, la propriété industrielle n’échappera pas aux conséquences du Brexit. Dans un domaine où les droits et titres de propriété sont largement harmonisés au sein de l’Union européenne, il y a lieu de s’interroger sur l’impact du Brexit et la sortie prochaine du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Premières réactions officielles des Offices.

A cet égard, les premières réactions officielles, qui se veulent rassurantes n’ont pas tardé. Ainsi, Monsieur Battistelli, Président de l’OEB rappelle, par une déclaration en date du 24 juin 2016, que le Brexit n’aura pas d’incidence sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Organisation européenne des brevets, ce dernier n’étant pas une institution de l’Union européenne mais une organisation intergouvernementale, indépendante composée de 38 Etats membres n’appartenant pas nécessairement à l’Union européenne.

La conséquence directe de ce point est que les titres de brevets européens eux-mêmes ne seront pas affectés par le Brexit.

Pour autant, il n’en va pas de même des autres titres unitaires existants ou à venir.

S’agissant des marques de l’Union européenne et des dessins et modèles communautaires enregistrés, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a mis en ligne la déclaration commune de MM. Martin Schulz, Président du Parlement européen, Donald Tusk, Président du Conseil européen, Mark Rutte, président du Conseil de l’Union européenne, Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne, en date du 24 juin 2016.

Aux termes de cette déclaration, les dirigeants de l’Union européenne rappellent que, jusqu’à la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne, celui-ci demeure membre de l’Union européenne et que le droit de l’Union européenne continuera à s’appliquer pleinement jusqu’à cette date.

Une sortie de l’Union européenne à négocier.

Pour rappel, aux termes de l’article 50 du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, modifié par le traité de Lisbonne, « tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union ».

Le Royaume-Uni qui, par référendum du 24 juin 2016, a décidé sa sortie de l’Union européenne, est le premier Etat à mettre en œuvre cette disposition, plaçant ainsi l’Union européenne dans une situation complexe et jusqu’alors inconnue.

Pour autant, la sortie du Royaume-Uni est loin d’être immédiate. En effet, conformément aux dispositions ci-dessus, le Royaume-Uni doit encore notifier officiellement son intention au Conseil européen.

Ce n’est qu’à l’issue de cette notification que débuteront les négociations visant à fixer les modalités de son retrait et les relations futures du Royaume-Uni avec l’Union européenne.

Durant cette période de négociation et, à défaut durant deux ans à compter de la notification d’intention de retrait, les traités en vigueur et, partant les accords régissant les titres unitaires de droits de propriété industrielle tels que le Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque de l’Union européenne, comme le Règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires continueraient à s’appliquer au Royaume-Uni, étant précisé qu’à l’issue de cette période de deux années, le Conseil européen et le Royaume-Uni pourront conjointement décider de la prorogation de ce délai.

Des conséquences à anticiper en matière de marques et de dessins et modèles.

Concrètement, cela signifie que durant au moins deux ans à compter de la notification de l’intention de retrait du Royaume-Uni, les marques européennes et les dessins et modèles communautaires demeureront valables au Royaume-Uni. Les négociations envisageront le sort de ces titres sur le territoire du Royaume-Uni à l’issue du processus de retrait.

Ces titres européens devraient pouvoir faire l’objet d’une transformation, en titre national, tout en conservant la date de dépôt communautaire. Même si elle dépend des négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, cette solution qui permettrait de préserver les droits des titulaires sur le territoire du Royaume-Uni semble assez logique.

Ce mécanisme existe déjà au sein de l’Union européenne puisque le Règlement 207/2009 sur la marque de l’Union européenne prévoit, en ses articles 112 et suivants, la transformation d’une marque de l’Union européenne en marque nationale lorsque la marque de l’Union européenne cesse de produire ses effets .

Dans ce cas, la demande de marque nationale issue de la transformation bénéficie, dans l’État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de son ancienneté. Des dispositions similaires existent au sein du protocole de Madrid afin de permettre la transformation d’un enregistrement de marque internationale en demandes nationales ou régionales (1).

Néanmoins, compte-tenu de la situation actuelle, il convient d’ores et déjà de prendre en considération l’annonce de cette sortie de l’Union européenne dans le cadre des dépôts unitaires à venir, sans attendre la sortie officielle du Royaume-Uni de l’Union européenne. Ainsi, ne peut-on que conseiller de doubler ces dépôts européens de dépôt nationaux au Royaume-Uni afin d’anticiper les effets du Brexit.

Un impact limité concernant les brevets européens mais l’horizon s’assombrit pour le brevet à effet unitaire

La situation est quelque peu différente en matière de brevet. En effet, comme le souligne le Président Battistelli, les brevets européens ne seront pas impactés dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas des titres de propriété industrielle dépendant de l’Union européenne.

Le Royaume-Uni demeurera membre de l’Organisation européenne des brevets et les brevets européens délivrés pour le Royaume-Uni demeureront valables.

Il en va différemment du futur brevet à effet unitaire qui, bien que géré par l’Office européen des brevets (OEB), constitue un titre de propriété régi par les textes de l’Union européenne (UE-1257/2012 et UE-1260/2012) liant les Etats membres ayant adhéré à la coopération renforcée dans le cadre de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet.

Le Royaume-Uni faisant partie de cette coopération renforcée, le Brexit risque fort de repousser l’avènement de ces derniers.

Le Brexit et le « paquet brevet »

En effet, si les règlements (UE) n°1257/2012 et (UE) n° 1260/2012 ont bien été adoptés par l’ensemble des Etats participant à la coopération renforcée, le « paquet brevet » ne sera applicable qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (2).

Or, l’entrée en vigueur de cet accord est conditionnée par sa ratification par au moins treize Etats, dont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni (3) lequel devait, par ailleurs, accueillir l’une des sections de la nouvelle juridiction.

Une ratification de ce texte par le Royaume-Uni semblant désormais peu réaliste, il faut espérer que le Brexit ne sonne pas le glas du brevet à effet unitaire.

Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, art. 9 quinquies.
(2) Virginie Brunot, « Brevet unitaire européen – JUB : quelles avancées ? », Alain-Bensoussan.com, 17-11-2015.
(3) Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, art. 89 : « 1. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d’adhésion conformément à l’article 84, y compris par les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisaient leurs effets au cours de l’année précédant celle lors de laquelle la signature du présent accord a lieu, ou le premier jour du quatrième mois après la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) n° 1215/2012 portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue ».




Usage de marque et contrefaçon : retour sur une notion

Usage de marque et contrefaçon : retour sur une notionLa Cour de justice de l’Union européenne a récemment apporté des précisions quant à la notion d’ usage de marque (1).

L’affaire portée devant la Cour opposait le fabricant de véhicules automobiles Daimler AG, titulaire de la marque internationale MERCEDES-BENZ, déposée notamment pour les automobiles et accessoires d’automobiles, à une société de garage automobile, réparateur agréé Daimler de 2007 à 2012.

Durant cette période, la convention de service après-vente autorisait le réparateur à faire usage de la marque MERCEDES-BENZ et de la mention « réparateur Mercedez-Benz agréé » dans sa publicité.

Dans ce cadre, celui-ci avait eu recours à un service d’annonces en ligne et fait publier une annonce publicitaire contenant la mention précitée.

Cette annonce avait été reprise et diffusée sur d’autres sites internet d’annonces en ligne sans son consentement.

A la suite de la résiliation de la convention de service après-vente, le réparateur avait sollicité la modification de l’annonce publicitaire, ainsi que la suppression des annonces en ligne diffusées sans son consentement.

Malgré les démarches entreprises, les annonces publicitaires ont continué à être diffusées sur internet et référencées sur les moteurs de recherche, conduisant la société Daimler AG à assigner l’ancien réparateur agréé sur le fondement de la contrefaçon de marque.

Usage de marque par un tiers

Dans ce cadre, la Fővárosi Törvényszék (juridiction hongroise saisie du litige) demande à la CJUE d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95.

Cet article permet au titulaire d’une marque d’interdire l’usage dans la vie des affaires par un tiers, sans son consentement, d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux visés par la marque, ou d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

La question posée à la Cour de justice est de savoir si le tiers mentionné dans une annonce publiée sur un site internet contenant un signe identique ou similaire à une marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par cette marque, de manière à créer un risque de confusion ou à laisser penser qu’il existe une relation commerciale entre lui et le titulaire de la marque, faisait usage de cette marque alors que l’annonce n’a pas été placée par le tiers ou en son nom ou que celui-ci a fait en vain tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour la faire supprimer.

Acte purement matériel et condition de la contrefaçon

Est donc visé, dans l’affaire soumise à la Cour, l’usage de marque entendu comme acte purement matériel et condition de la contrefaçon.

A ce titre, l’article 5, paragraphe 3 de la directive 2008/95 vise, de manière non exhaustive, l’apposition du signe sur des produits ou leur conditionnement, la commercialisation de produits ou l’offre de services sous le signe, l’importation et l’exportation de produits sous le signe, et l’utilisation du signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

A cet égard, la CJUE a déjà jugé que la reproduction d’une marque par un tiers, sans consentement de son titulaire, au sein d’annonces publicitaires dans le contexte de ses activités commerciales, constitue un usage de marque au sens de l’article 5, paragraphe 1 de la directive 2008/95 et est susceptible de revêtir la qualification d’acte de contrefaçon, sous réserve de l’épuisement du droit conféré par la marque (2).

Usage de marque à titre publicitaire

A également été jugé que l’exploitant du site internet d’annonces en ligne diffusant à la demande d’un tiers, une annonce publicitaire mentionnant une marque sans autorisation de son titulaire, n’effectue pas un usage de marque au sens de l’article 5, paragraphe 1 de la directive 2008/95 (3) .

Dans cette décision, la CJUE a en effet opéré une distinction, concernant le référencement payant sur internet, entre :

  • les prestataires de services de référencement, à savoir les moteurs de recherche permettant aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots-clés, stockent ces signes et diffusent les annonces de leurs clients, mais n’effectuent pas lui-même un usage à titre de marque et bénéficient du régime de responsabilité allégé des hébergeurs (4) ;
  • les annonceurs qui réservent à titre de mots-clés des signes identiques à la marque d’un tiers afin de déclencher l’affichage d’un lien publicitaire vers leur propre site, effectuant ainsi un usage à titre de marque.

Or, dans l’affaire portée devant la Cour, la situation est tout à fait particulière : si l’annonceur a effectivement commandé l’annonce litigieuse auprès de l’exploitant du site internet, ce dernier a ensuite continué à la diffuser malgré la demande de suppression de l’annonceur.

Conditions cumulatives à l’usage de marque

Face à ce constat et au regard de l’article 5 paragraphes 1 et 3 de la directive 2008/95, la Cour entend poser deux conditions cumulatives à l’usage illicite de marque :

  • un comportement actif de la part du tiers, tel que l’apposition du signe sur des produits ou leur conditionnement, ou son utilisation dans la publicité ;
  • une maîtrise directe ou indirecte de l’acte constituant l’usage, ce qui n’est pas le cas d’un acte effectué par un opérateur indépendant sans le consentement de l’annonceur, voire contre la volonté expresse de celui-ci.

La Cour observe, sur ce deuxième point, que l’article 5 paragraphe 1 de la directive 2008/95 a pour finalité de permettre au titulaire d’interdire et de faire cesser tout usage de sa marque réalisé par un tiers sans son consentement.

Or cet objectif ne peut être atteint dès lors que le tiers n’a pas de maîtrise, qu’elle soit directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage, de sorte qu’il lui est impossible de se conformer à cette interdiction.

Dans ces conditions, la Cour considère que le tiers ne peut être responsable des actes ou des omissions du prestataire d’annonces en ligne qui, délibérément ou par négligence, passe outre les instructions expresses données par ledit tiers visant à éviter l’usage de la marque.

La solution semble logique : un tiers ne devrait pas engager sa responsabilité pour des actes de contrefaçon commis indépendamment de sa volonté et qu’il n’a pas la possibilité de faire cesser.

Usage de marque au niveau national

Reste à savoir comment cette décision de la CJUE sera reçue par les juridictions nationales, s’agissant des démarches devant être entreprises par le tiers en vue de la suppression de l’annonce litigieuse ou de la mention de la marque y figurant, et de l’appréciation du caractère vain de ces démarches ou de l’impossibilité, pour le tiers, de faire cesser l’usage de marque litigieux.

Une telle appréciation sera très certainement chose délicate pour les juridictions nationales, compte tenu du particularisme de chaque affaire.

En outre, on peut se demander si l’usage de marque serait caractérisé, et partant, la contrefaçon retenue vis-à-vis d’un tiers au comportement inactif, n’étant pas à l’origine des actes de contrefaçon allégués, qui en bénéficierait et n’effectuerait aucune démarche afin de faire cesser ces actes.

Par ailleurs, la Cour rappelle, sous réserve que le droit national des Etats membres le prévoit, que le titulaire de la marque conserve la possibilité de réclamer au tiers la restitution de l’avantage économique dont il a pu bénéficier grâce à la diffusion de l’annonce litigieuse, et renvoie, pour cela, au droit national des Etats membres.

Usage de marque et référencement

La CJUE rappelle également que le titulaire de la marque aura la possibilité d’agir à l’encontre des sites Internet de référencement ayant continué de diffuser l’annonce litigieuse, malgré la demande du tiers de supprimer celle-ci ou la mention de la marque y figurant.

Le titulaire de la marque pourra, en effet, engager la responsabilité du prestataire d’annonces en ligne en qualité d’hébergeur, dans la mesure où il aura eu connaissance du caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître le caractère illicite de l’annonce diffusée, ou qu’il n’aura pas, dès le moment où il en aura eu cette connaissance, agi promptement pour retirer cette annonce ou en rendre l’accès impossible (5).

A cet égard, la connaissance du caractère illicite de l’annonce sera présumée acquise par l’hébergeur dès lors que l’annonceur ou le titulaire de la marque lui aura adressé une notification LCEN conforme aux exigences du droit national de l’Etat membre et, pour la France, aux dispositions de l’article 6.I-5 de la LCEN (6).

Virginie Brunot
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) CJUE, 3-3-2016, Aff. C-179/15, Daimler AG c. Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.
(2) CJCE, 23-2-1999, Aff. C-63/97, BMW et BMW Nederland BV c/ Ronald Karel Deenik, pt. 42-45.
(3) CJUE, 23-3-2010, Google France et Google, aff. C-236/08 à C-238/08, pt. 51-52.
(4) Dir. 2000/31/CE du 8-6-2000, art. 14.
(5) Dir. 2000/31/CE du 8-6-2000, art. 14 ; Loi 2004-575 du 21-6-2004, art. 6, I, al. 2 et 3.
(6) Loi 2004-575 du 21-6-2004, art. 6, I, al. 5.




Contrefaçon de bottes de luxe d’une marque de prêt-à-porter

Contrefaçon de bottes de luxe d’une marque de prêt-à-porterUne marque de prêt-à-porter a été condamnée pour la vente de contrefaçons de bottes de luxe. Le Tribunal de grande instance de Paris a, par un jugement du 25 mars 2016, condamné une marque de prêt-à-porter pour avoir vendu en boutique et sur son site internet des bottines contrefaisantes.

Dans cette affaire, une styliste et sa société de vêtements de luxe ont assigné en contrefaçon une marque de prêt-à-porter concernant un modèle de bottes de luxe que celle-ci commercialise dans ses magasins et sur son site internet. Il convient de rappeler que les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure sont considérées comme des œuvres de l’esprit (1).

Les demandeurs ont ainsi formé des demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur en invoquant une atteinte au droit moral d’auteur de la styliste et au droit d’exploitation de sa société, mais également au titre de la contrefaçon du modèle communautaire.

En premier lieu, les juges ont établi la titularité des droits d’auteur et ont à ce titre pu constater que la styliste était l’auteur du modèle de bottines concerné et que sa société était titulaire des droits patrimoniaux sur ce même modèle.

Les juges ont ensuite pu apprécier le caractère original du modèle de bottines en menant une analyse approfondie du modèle litigieux et ont pu considérer que la chaussure « se caractérise extérieurement par des choix et une combinaison qui portent l’empreinte de la personnalité de la styliste » et que la styliste « a fait œuvre de création en association divers éléments du domaine de la chaussure (…), pour en donner sa propre interprétation, son propre parti pris esthétique ».

Ces bottes de luxe étant reconnues comme originales, les juges ont ensuite recherché si le modèle de bottines de la marque de prêt-à-porter contrefaisait effectivement celui de la marque de luxe. Il a ainsi été constaté la reproduction d’un certain nombre de caractéristiques du modèle donnant aux bottines de prêt-à-porter une physionomie et une apparence générale identique à celles copiées.

Les quelques différences soulevées restent des différences de détails, et il convient de rappeler à ce titre que la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances et non des différences.

La contrefaçon de droit d’auteur était donc constituée, tout comme celle du modèle communautaire, selon le même raisonnement.

Le préjudice moral subi par la styliste a été évaluée à 10.000 euros du fait de l’atteinte à son droit de paternité et de la dénaturation par affadissement de sa création.

Concernant l’évaluation du préjudice de la société de vêtements de luxe, les juges ont pris en considération les 294 paires de bottes de luxe vendues en boutique et les 70 par internet, et ont estimé que la marque de prêt-à-porter avait économisé le coût de conception du modèle.

Les juges, après avoir rappelé que « les dommages-intérêts en matière de contrefaçon doivent réparer le préjudice tout en présentant une portée dissuasive », ont, sur un chiffre d’affaires de 37.800 euros, évalué à 20.000 euros le préjudice résultant des contrefaçons du droit d’auteur et du modèle communautaire.

Marie Soulez
Andréa Nehmé
Lexing Propriété Intellectuelle Contentieux

(1) CPI, art. L.112-2, 14°.




Contrefaçon de marque dans une URL : atteinte à la fonction

Contrefaçon de marque dans une URL : atteinte à la fonctionLa jurisprudence a apporté de nouvelles précisions à propos de la contrefaçon de marque dans une URL (1).

La société Un Amour de Tapis-Tapis Pas Cher ayant pour activité le commerce de meubles, de tapis et d’appareils d’éclairage, exploite les marques déposées par son gérant, Monsieur S., à savoir :

  • la marque verbale française UN AMOUR DE TAPIS, déposée pour des produits en classe 27 ;
  • deux marques semi-figuratives « un amour de tapis.com à chaque service son tapis » déposées, l’une en noir et blanc, l’autre en couleur, toutes deux protégées pour des produits et services en classes 27, 39 et 42.

Au mois de mai 2013, la société Un Amour de Tapis-Tapis Pas Cher a, en concertation avec la société WW Euros-Services France, éditrice du site de ventes privées en ligne www.westwing.fr (2), organisé une vente privée de tapis correspondant à ces marques.

Ayant relevé que la société de ventes privées en ligne avait, sans autorisation, organisé une nouvelle vente quelques mois plus tard, la société Un Amour de Tapis-Tapis Pas Cher et Monsieur S. ont assigné la société WW Euros-Services France sur le fondement de la contrefaçon de marque, de la concurrence déloyale et du parasitisme reprochant la reproduction du signe « un amour de tapis » pour désigner des tapis, au sein de l’URL et dans les balises meta du site de la société WW Euros-Services France, ainsi qu’au sein de l’annonce commerciale affichée par le moteur de recherche Bing.

La société WW Euros-Services France invoquait reconventionnellement la nullité des marques opposées, faisant valoir que celles-ci étaient descriptives de la qualité ou de la valeur des produits visés.

Le Tribunal de grande instance de Paris rejetta la demande de nullité des marques semi-figuratives retenant que la distinctivité d’une marque complexe s’apprécie globalement au regard de la combinaison des éléments figuratifs, graphiques et verbaux composant le signe déposé et, qu’au cas d’espèce, la combinaison déposée prise dans son ensemble présente un caractère distinctif au regard des produits et services visés.

S’agissant de la validité de la marque verbale, et après avoir rappelé que la validité d’un signe composé de plusieurs éléments verbaux doit être appréciée au vu de l’ensemble des éléments la composant, et non pas uniquement en considération de l’un de ces éléments serait-il descriptif, le tribunal a retenu que l’expression « un amour de » au terme « tapis » n’est ni habituelle, ni courante, ni nécessaire pour désigner des produits, tels que les tapis, de sorte que l’expression « un amour de tapis » est distinctive.

Après avoir rejeté les moyens de défense soulevé, le tribunal a procédé à l’analyse de l’existence de la contrefaçon de marque au regard des divers agissements reprochés, à savoir la reproduction des signes protégés à titre de marque au sein de l’URL, dans les balises méta du site, ainsi que dans l’annonce commerciale.

Cette analyse, agissement par agissement, permet d’éclairer la position du tribunal quant à l’appréciation de l’atteinte à la marque sur internet, et notamment la caractérisation d’actes de contrefaçon de marque dans une URL.

Ainsi, concernant la reproduction du signe « un-amour-de-tapis » au sein de l’URL permettant d’accéder à la vente de tapis, le tribunal a estimé qu’il s’agit d’une reproduction à l’identique de la marque verbale, les tirets entre chaque mot constituant « des différences insignifiantes ».

Estimant que la société WW Euros-Services France a choisi de reproduire au sein de l’URL un signe identique à la marque déposée plutôt que des termes génériques tels « vente de tapis », le tribunal en conclut que le signe a été utilisé « à titre de marque pour signaler à l’internaute, d’une part la nature et l’objet de la vente » et « d’autre part, l’origine des tapis qu’elle propose à la vente ».

Il est vrai que la simple adjonction de tirets entre les termes composant la marque est insignifiante et, au demeurant, justifiée par les contraintes techniques inhérentes à la construction d’une URL.

On peut sans doute regretter que le débat n’ait pas davantage porté sur les termes à prendre en considération au titre de la comparaison dans la mesure où l’URL n’était pas constituée des seuls termes « un-amour-de-tapis » mais de la formule plus complexe https://www.westing.fr/un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique.

De même, le tribunal ne se prononce pas sur la fonction technique de l’URL qui, si elle est visible de l’internaute, n’a pas, en principe, vocation à être lue par ce dernier, contrairement au nom de domaine pris en tant que tel.

Néanmoins, il est vrai qu’au cas d’espèce, l’URL était constituée non pas d’une suite décousue de termes techniques, mais de la phrase « un-amour-de-tapis-choisissez-votreclassique » parfaitement compréhensible de l’internaute donnant ainsi à l’URL, outre sa fonction technique, une fonction « marketing » et pouvant conduire les juges à caractériser des actes de contrefaçon de marque dans une URL.

On peut donc se demander si la contrefaçon aurait été retenue si l’expression « un-amour-de-tapis » avait été « noyée » dans une suite de mots-clés inintelligible, ayant pour seul but d’indexer la page du site.

S’agissant de la reprise du signe au sein des codes source, le tribunal a rejetté la contrefaçon retenant que la reproduction dans des codes source ne constitue pas un usage « pour désigner des produits et services » et n’est « pas accessible à l’internaute ayant saisi la marque sur le moteur de recherche ».

La jurisprudence a en effet tendance à considérer que l’usage d’une marque au sein d’un code source ne peut constituer un acte de contrefaçon dès lors qu’il demeure invisible pour les internautes, donc inapte à générer une confusion dans leur esprit (3).

En revanche, constitue un acte de contrefaçon la reprise de la marque dans le résumé de la page internet (ou « snippet ») apparaissant dans les résultats du moteur de recherche et dans le lien permettant de rediriger les internautes vers la page de présentation des produits.

Si la solution est logique, elle peut sembler sévère. En effet, si la seconde vente a été organisée sans le consentement du propriétaire de la marque, il semble néanmoins que celle-ci portait sur des produits authentiques ayant vraisemblablement fait l’objet d’une mise sur le marché avec l’accord du propriétaire des marques.

Se pose donc la question de l’atteinte effective à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’origine des produits ou services du titulaire de la marque et d’éviter tout risque de confusion avec ceux des tiers.

De même, le litige n’aborde pas la question de l’épuisement des droits attaché à la mise sur le marché des produits marqués par le propriétaire de la marque ou avec son consentement (4).

Il aurait donc été intéressant de connaitre le contenu du contrat conclu lors de la première vente, l’étendue des droits accordés dans ce cadre et le sort réservé aux éventuels invendus.

En l’absence d’une telle pièce, il apparaît délicat de tirer des solutions définitives de ce jugement, lequel montre, une fois de plus que l’appréciation de la contrefaçon de marque dans une URL sur Internet demeure chose délicate, tant en raison du particularisme de chaque affaire que de l’évolution des usages et du comportement de l’internaute.

Virginie Brunot
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) TGI Paris, 3e ch 3e sec, 29-1-2016, M. S. et Sté Un amour de tapis c/ Sté E-Services France.
(2) www.westwing.fr.
(3) CA Paris, Pôle 5 ch. 2, 28-3-2014, n°13/07517, inpi.fr.
(4) CJUE, 4-11-1997, Parfums Christian Dior SA et Parfums Christian Dior BV c/ Evora BV, aff. C-337/95, curia.europa.eu.

 

 




Premier cas de protection juridique d’un avatar

AvatarLes afficionados du e-shopping reconnaîtront Cécile de Rostand, avatar de Vente-privée.com chargée des relations clients.

A ce titre, ce personnage virtuel, créé de toutes pièces par l’équipe marketing de la société, envoie des méls aux adhérents, tient un blog listant notamment les « bons plans » proposés sur le site, a ouvert son compte Facebook, twitter, etc.

Le 8 juin 2010, un particulier réservait le nom de domaine <cecilederostand.fr> et déposait en parallèle auprès de l’Inpi la marque verbale CECILE DE ROSTAND, notamment en vue d’une utilisation des produits en cuir, des tissus et linges, ainsi que des vêtements et des chaussures.

Nouvelle technique de e-marketing, le droit actuel ne prévoit pas un système de protection indépendant pour les avatars, et la société Vente-privée.com ne disposait pas non plus de marque enregistrée pour « Cécile de Rostand ».

C’est pourquoi, devant le tribunal, elle invoquait :

  • l’existence d’une marque notoire CECILE DE ROSTAND et une atteinte à cette marque ;
  • l’atteinte au nom commercial que constituerait le nom « Cécile de Rostand » ;
  • les droits d’auteur qu’elle détiendrait sur le personnage Cécile de Rostand.

Elle en concluait que le dépôt de la marque et la réservation du nom de domaine avaient été faits en fraude de ses droits antérieurs sur son avatar.

Dans son jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal de grande instance de Nanterre rejette tout d’abord l’argument de la marque notoire, telle que définie à l’article 6 bis de la Convention de Paris, au motif que les preuves apportées par la société Vente-privée.com ne démontrent pas qu’un avatar permet « au public d’identifier l’origine de produits et services offerts par la demanderesse« .

Pour le tribunal, un avatar fait en effet la promotion de la société elle-même et l’incarne aux yeux des internautes en tant que chargé de relations avec les clients.

Cécile de Rostand répond donc à une logique marketing différente : elle ne constitue pas un signe servant à identifier les services de fourniture de différents produits et services mais incarne l’entreprise elle-même. Il ne s’agit donc pas d’une marque au sens de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle car « la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale« .

Le tribunal retient en revanche la qualification de l’ avatar en tant que nom commercial de la société Vente-privée.com, en s’appuyant sur la définition classique de cette notion : « l’appellation sous laquelle l’entreprise commerciale est exploitée et connue de sa clientèle« .

Le tribunal en déduit que le déposant ne pouvait pas ne pas connaître ce nom commercial, d’autant plus qu’il avait utilisé la plateforme d’achat de la société Vente-privée.com quelque temps auparavant.

Le tribunal retient également que la société Vente-privée.com est titulaire de droits d’auteur sur son avatar, celui-ci étant empreint par son apparence, son nom et son caractère de la personnalité de son auteur, et la société ayant divulgué cet avatar sous son nom.

Ces droits constituent des antériorités empêchant le dépôt postérieur du signe « Cécile de Rostand » à titre de marque, en application de l’article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle.

S’appuyant en outre sur l’adage de droit selon lequel « la fraude corrompt tout« , le tribunal estime frauduleux tant le dépôt de la marque que l’enregistrement du nom de domaine et annule donc ces deux enregistrements.

Cette décision prouve une nouvelle fois la capacité du droit actuel à s’adapter aux nouvelles technologies et possibilités techniques permises par les mondes virtuels, notamment celui des avatars.

Néanmoins, le tribunal n’a pu ici procéder à l’annulation de l’enregistrement que grâce au dossier de preuves constitué par la société Vente-privée.com, notamment des courriers électroniques envoyés par son avatar dès 2003 et les nombreux poste et commentaires publiés sous son nom.

Face à la dématérialisation et à la tentation qu’offre internet de se passer d’un archivage des informations, les sociétés actives virtuellement doivent se rappeler qu’en cas de contentieux, la question de la preuve et de la conservation de ces données anciennes peut rejaillir et faire défaut.

Une précaution essentielle est donc de prendre des règles internes relatives aux méthodes d’archivage et de conservation des données permettant d’anticiper tout contentieux.

Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit pénal numérique




La marque MEET ME ne séduit pas les juges

La marque MEET ME ne séduit pas les jugesLa marque MEET ME jugée faiblement distinctive par les juges européens malgré ses éléments figuratifs.

Le juge européen confirme la tendance de la jurisprudence restreignant la validité des marques dotées d’un faible caractère distinctif. La décision du Tribunal de l’Union européenne du 24 novembre 2015 relative à la marque MEET ME atteste en effet une tendance observée depuis l’arrêt de ce même tribunal du 17 décembre 2014, dit DELUXE.

Les marques faibles sont les marques constituées d’éléments, le plus souvent des mots ou des expressions, qui décrivent le produit ou le service qu’elles désignent. D’un point de vue marketing, il est en effet souvent estimé plus efficace de retenir une marque qui désigne le produit ou le service ou vante ses qualités.

Or, le droit des marques, par souci d’éviter toute appropriation déloyale d’un droit sur une expression ou un mot nécessaire à l’ensemble des acteurs économiques, refuse d’enregistrer des marques descriptives.

Pour concilier leur politique marketing avec le droit des marques, les titulaires de marque ont pris l’habitude d’ajouter des éléments figuratifs, tels qu’une typographie particulière, des couleurs, un logotype.

Cette stratégie a permis à de nombreuses marques dites faiblement distinctives d’être enregistrées et d’être expressément reconnues valables.

Toutefois, cette stratégie est fragilisée par l’appréciation plus sévère des juges communautaires illustrée par cette récente décision du 24 novembre 2015 se prononçant sur le caractère distinctif de la marque communautaire déposée notamment pour des « services personnels et sociaux d’assistance aux individus destinés à constituer, gérer et élargir leur propre réseau social ». L’OHMI en charge de l’enregistrement des marques communautaires avait rejeté cette demande d’enregistrement au motif que la marque MEET ME n’était pas distinctive.

Les juges communautaires ont confirmé cette décision en relevant notamment que « La combinaison de ces deux mots crée une combinaison de mots conforme aux règles syntaxiques et habituelle en anglais. Les éléments figuratifs de la marque MEET ME demandée, à savoir la couleur bleu ciel, la calligraphie employée, qui n’est nullement fantaisiste comme tente de le faire croire la requérante, l’inversion de la deuxième lettre « e » ou l’absence d’espace entre les éléments verbaux ne permettent pas à la marque demandée de diverger de la simple perception des deux éléments verbaux employés, à savoir « meet » et « me ». Il s’ensuit que la marque demandée ne possède pas d’originalité ou de prégnance, ne nécessite pas un effort, même minimal, d’interprétation ni ne déclenche de processus cognitif auprès du public pertinent, mais se réduit à un simple message promotionnel ordinaire selon lequel les produits ou services visés par la marque demandée permettent aux consommateurs de se rencontrer ».

Il est donc conseillé aux déposants de marques de ne plus se contenter d’ajouter un élément figuratif à un mot ou une expression descriptive mais de faire preuve davantage d’effort de créativité. A défaut, ils s’exposent à un refus d’enregistrement de marque ou bien à une annulation de leurs marques existantes dites faibles.

Anne-Sophie Cantreau
Julie Feuvrier-Laforêt
Lexing Droit des marques




La marque SO MAN contrefaite par l’enseigne SO MEN

La marque SO MAN contrefaite par l’enseigne SO MENL’usage d’une enseigne et d’un nom commercial est susceptible de contrefaire une marque antérieure identique ou

similaire.

C’est en ce sens que le Tribunal de grande instance de Nanterre, le 12 novembre 2015, s’est prononcé dans une affaire opposant la marque française antérieure SO MAN enregistrée pour des articles d’habillement à l’enseigne et au nom commercial SO MEN exploités pour désigner une boutique et un fonds de commerce dans le domaine de l’habillement.

Le tribunal a retenu le principe dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 11 septembre 2007 selon lequel « l’usage, par un tiers qui n’y a pas été autorisé, d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne identique à une marque antérieure, dans le cadre d’une activité de commercialisation de produits identiques à ceux pour lesquels cette marque a été enregistrée, constitue un usage que le titulaire de ladite marque est habilité à interdire (…) s’il s’agit d’un usage pour des produits qui porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque » (1).

Le tribunal, après avoir relevé que les signes SO MAN et SO MEN présentaient de grandes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles, a décidé que « l’usage de la dénomination SO MEN pour distinguer une boutique dans laquelle sont commercialisés des produits d’habillement masculin et un fonds de commerce de vente de prêt-à-porter, produits désignés dans la marque de la société demanderesse, porte atteinte à la fonction essentielle de celle-ci qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits et services ».

Il justifie sa décision dans les termes suivants « En effet, le consommateur moyen, même en l’absence d’apposition du nom sur les produits en cause, peut associer à une origine commune les articles d’habillement pour hommes vendus dans une boutique dénommée SO MEN, et ce, commercialisés sous la marque SO MAN, le public appréhendant alors le nom de la boutique non seulement comme distinguant l’établissement ou le fonds de commerce, mais aussi comme désignant la provenance des produits qui y sont commercialisés ».

De cette décision, il convient donc de retenir que la contrefaçon de marque est caractérisée non seulement lorsqu’une marque postérieure identique ou similaire est exploitée pour des produits ou services identiques ou similaires, mais également lorsqu’un signe (dénomination sociale, nom commercial, enseigne, nom de domaine) autre qu’une marque est susceptible d’être perçu par le consommateur comme indiquant l’origine des produits ou services.

Anne-Sophie Cantreau
Julie Feuvrier-Laforêt
Lexing Droit des marques

(1) CJCE 11-9-2007, Aff. C-17/06, Céline SARL c./ Céline SA, à propos de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques.




Une édition en ligne constitue un usage réel et sérieux de marque

Une édition en ligne constitue un usage réel et sérieux de marqueL’exploitation d’une marque pour une édition en ligne constitue un usage « réel et sérieux » de marque sur internet.

La Société du Figaro est titulaire, depuis 1968, d’une marque verbale française JOURS DE FRANCE protégée notamment pour des imprimés, journaux, livres. Cette marque a fait l’objet d’une exploitation pour désigner magazine hebdomadaire papier entre 1954 et 1989. En 2011, la Société du Figaro a repris l’exploitation du signe « Jours de France » sous la forme d’une édition en ligne : une page web sur le site internet du Figaro. En 2013, elle a lancé un complément de son magazine sous format papier sous le titre « Jours de France ».

La société Entreprendre, également éditrice de presse, diffuse depuis 2010 un magazine papier sous la marque JOUR DE FRANCE dont elle est titulaire depuis 2003. Le 4 septembre 2013, elle met en demeure la Société du Figaro de cesser la diffusion du magazine « Jours de France ». En réponse, cette dernière l’assigne sur les fondements de contrefaçon de marque et de droit d’auteur, concurrence déloyale et parasitaire, sollicitant par ailleurs l’annulation de la marque JOUR DE FRANCE.

En défense, la société Entreprendre a, entre autres, sollicité la déchéance des droits de la Société du Figaro sur la marque JOURS DE FRANCE pour défaut d’usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Faisant droit à ces demandes en première instance, le Tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 18 décembre 2014 prononcé la déchéance des droits de la Société du Figaro sur la marque JOURS DE FRANCE, et l’a en conséquence déclaré irrecevable à agir en contrefaçon de marque et a débouté les parties de leurs autres demandes. Les parties ont interjeté appel à titres principal et incident.

Par arrêt du 20 novembre 2015, la Cour d’appel de Paris (1) infirme le jugement rendu, sauf en ce qu’il a rejeté la demande la Société du Figaro au titre du droit d’auteur et débouté la société Entreprendre de ses demandes reconventionnelles.

L’arrêt, particulièrement étayé, apporte plusieurs éclairages intéressants. Tout d’abord, la Cour d’appel de Paris a écarté la prescription de l’action en contrefaçon formée par la société Entreprendre en opérant une distinction entre la demande formée à l’encontre de l’enregistrement de la marque, délit instantané, et celle formée à l’encontre de l’exploitation de ladite marque, délit continu.

Ainsi, si les demandes d’annulation et de contrefaçon formées à l’encontre de la marque JOUR DE FRANCE sont prescrites, en application des articles L.714-4 et L.716-5 al. 3 du Code de la propriété intellectuelle, la demande formée à l’encontre de l’exploitation de cette marque est toujours recevable, le point de départ de la prescription se trouvant « reporté à la date de chaque acte d’exploitation argué de contrefaçon« .

Cette application distributive des règles de prescription peut conduire à des situations paradoxales dans lesquelles la marque arguée de contrefaçon ne pourra plus faire l’objet d’une action en nullité pour indisponibilité à raison de la prescription acquisitive mais verra son exploitation interdite à raison de l’atteinte à des droits de marques antérieurs.

A la lecture de cette décision, il apparaît essentiel, de procéder à la surveillance des dépôts de marques susceptibles de porter atteinte à des droits antérieurs et d’agir à leur encontre même si ces dépôts ne sont pas encore exploités.

L’arrêt mérité également d’être signalé au regard de l’appréciation du caractère réel et sérieux de l’usage d’une marque sujette à déchéance. A cet égard, il convient de rappeler que le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits, en application de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

L’usage sérieux s’appréciant produit par produit ou service par service, il appartient au propriétaire de la marque poursuivi de rapporter la preuve de l’usage sérieux de la marque pour chaque produit ou service faisant l’objet de l’action en déchéance.

Si le législateur a envisagé la possibilité d’une reprise d’usage sérieux, celui-ci a instauré une période « suspecte » de trois mois durant laquelle une reprise d’usage ne peut faire échec à la déchéance : « l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ».

Au cas d’espèce, la société Entreprendre soutenait que la Société du Figaro avait cessé d’exploiter la marque JOURS DE FRANCE en 1989 et que la reprise de la publication du magazine papier intervenue en août 2013 était insuffisante pour démontrer une reprise d’usage sérieux susceptible de faire échec à l’action en déchéance formée le 7 mars 2014.

La Société du Figaro invoquait précisément une reprise sérieuse d’exploitation résultant, d’une part d’une exploitation sous forme d’une édition en ligne à compter de 2011 et, d’autre part, sous format papier à compter du 7 août 2013, cette reprise ayant été suivie de la publication de huit numéros.

La Cour refuse de prononcer la déchéance de la marque par deux motivations distinctes tenant d’une part à la qualification et au caractère probant de l’exploitation par une édition en ligne et, d’autre part, au caractère sérieux de l’exploitation sous format papier.

Concernant l’exploitation de la marque pour une édition en ligne, la société Entreprendre contestait la valeur probante des pièces produites par la Société du Figaro et, notamment :

  • les constats d’huissier réalisés sur internet faisant valoir qu’un tel usage ne pouvait valoir usage de la marque pour une « publication de presse » ;
  • le rapport d’audience fourni par l’appelant, faisant valoir que l’existence de robots dont le rôle consiste à parcourir le web et à extraire des données est susceptible de fausser les résultats obtenus relatifs à la fréquentation du site.

La Cour ne retient aucun de ces arguments, rappelant qu’une édition en ligne du titre se présentait « comme une déclinaison, diffusée sur internet, du titre de presse Le Figaro de sorte que la qualification de publication de presse ne peut lui être déniée ».

Elle rejette également l’argument tiré de la présence des robots susceptibles d’impacter les audiences du site aux motifs que l’impact des robots sur la fréquentation réelle du site est « hypothétique » et qu’en tout état de cause, le nombre de visiteurs uniques constaté sur le site n’est pas significativement inférieur au nombre de visiteurs.

Concernant les preuves relatives à l’exploitation en format papier, la Cour rappelle que le critère quantitatif ne constitue pas un critère d’appréciation déterminant du caractère sérieux d’une exploitation (2), retenant, qu’au cas d’espèce, « l’exploitation de ce magazine papier vient conforter l’usage réel et sérieux de la marque sur internet dans la période de trois mois antérieure à la demande de déchéance ».

Par conséquent, la Cour rejette l’action en déchéance des droits de la société du Figaro sur la marque JOURS DE FRANCE.

Statuant sur l’action en contrefaçon de la marque JOURS DE FRANCE par l’exploitation de la marque JOUR DE FRANCE, la Cour a procédé à une appréciation globale des signes en présence, retenant que l’impression globale se dégageant des signes est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

Là encore la motivation est intéressante. En effet, compte-tenu de la proximité des signes en cause qui se différenciaient par une seule lettre « S », au demeurant muette, la contrefaçon aurait pu être retenue sur le fondement de l’article L.713-2, sans avoir à rapporter l’existence d’un risque de confusion en application de la jurisprudence communautaire LTJ Diffusion/ Sadas Verbaudet retenant qu’un « un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen » (3).

Tout en admettant le caractère négligeable de la suppression de la lettre « S » au sein de la marque JOUR DE FRANCE, la Cour apprécie néanmoins l’existence d’un risque de confusion entre les signes en cause, traduisant une appréciation stricte de la notion de contrefaçon par reproduction.

Virginie Brunot
Pauline Perez
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) CA Paris, 5e Pôle 2e ch. 20-11-2015 n°14/00649, Société du Figaro c/ Entreprendre.
(2) CJCE 11-3-2003, C-40/01, Ansul BV et Ajax Brandbeveiliging BV
et CJCE 27-1-2004, C-259/02, La Mer Technology Inc. et Laboratoires Goemar SA.
(3) CJCE plen. 20-3-2003, C-291/00, LTJ Diffusion SA et Sadas Vertbaudet SA.




Marque et ordre public : refus des marques PRAY FOR PARIS

ordre publicL’INPI refusera l’enregistrement des marques PRAY FOR PARIS ou JE SUIS PARIS qu’il juge contraires à l’ordre public.

Par un communiqué de presse du 20 novembre 2015 (1), l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) annonce avoir reçu, dès le lendemain des attentats ayant frappé Paris, des demandes d’enregistrement de marques portant sur des signes tels que PRAY FOR PARIS ou JE SUIS PARIS.

De tels signes, qui apparaissent, selon l’INPI, contraires à l’ordre public, feront l’objet d’un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle lequel dispose que ne peuvent être adoptés à titre de marque, les signes contraires à l’ ordre public ou aux bonnes mœurs.

Ce motif de refus ou d’annulation d’une marque est généralement appliqué aux signes faisant référence à un service officiel, à une activité règlementée ou contraire aux prescriptions impératives de la règlementation. C’est sur ce fondement qu’ont récemment été annulées des marques telles que CAF CALCUL ALLOCATION FACILE (2) ou NOTAIRES 37 (3).

L’annulation ou le refus d’enregistrement d’une marque sur le fondement de l’ ordre public est assez rare en dehors de ces cas.

Au cas d’espèce, l’INPI explique sa position par référence à la nature et à la fonction économique de la marque.

Signe destiné à distinguer les produits ou les services d’une personne physique ou morale, la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur l’origine d’un produit ou service, en lui permettant de le distinguer sans confusion possible de celui qui a une autre provenance.

Cette fonction économique apparaît, à l’évidence, incompatible avec les signes envisagés lesquels ne sauraient, selon l’INPI, « être captés par un acteur économique du fait de leur utilisation et de leur perception par la collectivité au regard des événements survenus le vendredi 13 novembre 2015 ».

Néanmoins et pour mémoire, l’INPI avait déjà été confronté à une situation similaire en janvier 2015, refusant l’enregistrement de la marque JE SUIS CHARLIE déposée au lendemain des attentats ayant frappé le journal satirique.

Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Communiqué de presse INPI du 20-11-2015 : Marques PRAY FOR PARIS ou JE SUIS PARIS.
(2) TGI Paris 3e ch. 3e sec. du 27-9-2013, RG n° 10-12590, inpi.fr.
(3) Cass. com. du 16-4-2013, pourvoi n° 12-17633, Legifrance.




CJUE et marque tridimensionnelle : protection et limites

CJUE et marque tridimensionnelle : protection et limitesLa CJUE a rappelé que la marque tridimensionnelle ne peut servir à conférer un monopole sur une solution

technique.

Exploitant la barre chocolatée Kit Kat depuis de nombreuses années, la société Nestlé a déposé au Royaume-Uni une marque tridimensionnelle correspondant à la forme du produit, à savoir quatre barres reliées entre elles. La société Cadbury s’étant opposée à l’enregistrement de cette marque, qu’elle considérait comme dépourvue de distinctivité, la Haute Cour de Justice a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de questions préjudicielles relatives à l’appréciation de la distinctivité d’une marque tridimensionnelle.

L’arrêt du 16 septembre 2015 est l’occasion pour la CJUE de rappeler le principe selon lequel le droit exclusif et permanent conféré par une marque ne peut servir à conférer au titulaire d’une marque « un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit ».

C’est pourquoi, le législateur a entendu écarter de la protection à titre de marque, les signes exclusivement constitués par la forme :

  • imposée par la nature du produit ;
  • nécessaire à l’obtention d’un résultat technique par la nature du produit ;
  • qui donne une valeur substantielle au produit.

Appelée à se prononcer sur la validité d’une marque tridimensionnelle dont trois caractéristiques essentielles sont susceptibles d’entrer dans le champ de ces exclusions, la CJUE énonce que les motifs de refus s’appliquent, non à une caractéristique mais « pleinement à la forme en cause ».

Bien que l’Office des marques britannique ait relevé l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la forme déposée, il avait accepté l’enregistrement retenant que cette forme avait acquis un caractère distinctif par son usage depuis 1935. Comme toute marque, la marque tridimensionnelle est susceptible d’acquérir une distinctivité par l’usage qui en est fait et la perception qu’en a le public.

S’agissant généralement d’un signe ne comportant pas d’élément verbal, la forme est utilisée en association avec d’autres signes distinctifs : la question se pose de savoir si l’usage de la marque tridimensionnelle comme partie d’une marque complexe ou associée à une autre marque – verbale par exemple- constitue un usage susceptible de démontrer la distinctivité du signe et partant, sa validité.

A cette question, la CJUE indique que l’acquisition du caractère distinctif de la marque peut parfaitement être rapportée par un usage du signe tridimensionnel combiné ou associé à un autre signe. Cependant, la CJUE rappelle que la marque a pour fonction essentielle de permettre au consommateur de distinguer sans confusion possible l’origine du produit marqué des produits ayant une autre provenance.

La marque tridimensionnelle n’échappant pas à cette condition, il appartient au demandeur de démontrer que les milieux intéressés perçoivent le produit désigné par la forme déposée comme provenant d’une entreprise déterminée, indépendamment de tout usage en association avec un autre signe.

Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle




Réforme du « Paquet marque » : anticiper pour mieux innover

Réforme du « Paquet marque » : anticiper pour mieux innoverPetit-déjeuner du 4 novembre 2015 consacré à la réforme du droit des marques en matière d’innovation

Anne-Sophie Cantreau et Virginie Brunot ont animé un petit-déjeuner débat dédié à la réforme du droit des marques. L’adoption de cette réforme se profile à l’horizon 2016 : harmonisation renforcée des pratiques nationales, diminution des coûts d’enregistrement, nouvelle définition de la marque afin de prendre en considération les évolutions et usages technologiques ou encore renforcement de la lutte contre la contrefaçon et de la protection du consommateur, simplification des actions en nullité et en déchéance, telles sont les principales orientations de la réforme.

En juin dernier, le Conseil de l’Union européenne a approuvé un accord de compromis sur cette réforme qui vise à améliorer « les conditions d’innovation des entreprises » et à renforcer l’efficacité de la protection des marques au sein de l’Union européenne.

Cette étape apparaît décisive dans l’adoption d’une réforme appelée à modifier le droit des marques tant au niveau national qu’au niveau européen.

Il apparaît nécessaire pour les acteurs économiques d’anticiper cette refonte pour, dès à présent, adapter leurs pratiques et leur politique de protection, ce qui implique d’aborder les questions suivantes :

  • Quels nouveaux signes pourront être protégés ? Quelles nouvelles opportunités ? Quelles limites ?
  • Quelles précautions prendre pour définir un périmètre de protection efficace ?
  • Comment envisager l’introduction d’une marque européenne de certification ?
  • Quelles sont les conséquences de la mise en place de procédure en nullité et en déchéance de marque devant les offices de propriété industrielles ?
  • Quels nouveaux moyens d’actions pour défendre sa marque ? Sa marque de renommée ?

Telles sont quelques-unes des questions qui ont été abordées lors du petit-déjeuner débat.

Vous pouvez également le voir sur notre chaîne YouTube : Lexing Alain Bensoussan Avocats.

Le petit-déjeuner a eu lieu de 9h30 à 11h00 (accueil à 9h00) dans nos locaux, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris.




Référencement payant, marque et libre concurrence

Référencement payant, marque et libre concurrencePar arrêt du 22 septembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait précisé les conditions dans lesquelles le titulaire d’une marque pouvait interdire l’usage d’un signe identique dans le cadre d’un service de référencement payant.

Rappel de la primauté de la libre concurrence sur le droit privatif. Se prononçant sur le cas particulier de la marque de renommée, elle énonçait que le titulaire ne pouvait s’opposer à l’utilisation d’un signe identique sauf à démontrer un profit indu (parasitisme) ou un usage préjudiciable (dilution ou ternissement de la marque).

Omettant de tirer les leçons de cette décision, une société de livraison de fleurs assigne l’un de ses concurrents sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée résultant de la réservation du signe « interflora » à titre de mot-clé.

Le Tribunal de grande instance de Paris rejette les demandes, par décision du 15 mars 2015, rappelant le principe de « licéité de l’emploi d’une marque même renommée à titre de mot-clé » dans le cadre d’un service de référencement payant.

Appréciant l’existence d’une atteinte à la fonction de la marque, le tribunal relève que le texte de l’annonceur ne reproduit pas la marque en question et identifie clairement l’annonceur, tant dans le texte de l’annonce que dans l’URL de renvoi, excluant tout risque de confusion pour le consommateur.

La sanction de l’action jugée abusive. Allant plus loin encore, le tribunal, condamne le titulaire de la marque au titre de la procédure abusive, retenant la légèreté blâmable du demandeur.

Il est vrai qu’au cas particulier, celui-ci ne pouvait se méprendre sur la portée de ses droits dans la mesure où il était lui-même à l’origine du recours formé devant la CJUE.

Le tribunal retient toutefois comme indices du caractère abusif de la procédure : l’omission de justifier de l’état à jour des marques opposées, l’absence de justification du caractère renomme de la marque au jour de l’action, la formulation de demandes indemnitaires particulièrement importantes ayant contraint le défendeur à provisionner ces sommes et obérant ainsi sa capacité d’emprunt et d’autofinancement.

Il convient de relever enfin que l’absence de condamnation au titre de l’atteinte à la marque ne saurait être contournée par des demandes fondées sur la concurrence déloyale lesquelles sont rejetées en application de la règle du non-cumul.

Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) CJUE, C-323/09, 22-9-2011.
(2) TGI Paris, ch.3 sec. 1, 5-3-2015.




# htag / # ashtag : opposition reconnue justifiée

L’examen des dépôts de marques auprès des offices nationaux permet souvent d’avoir un reflet des tendances et, à ce titre, le phénomène du « htag » a ouvert de nouvelles perspectives en matière de stratégie de marque, comme le relevait déjà l’OMPI dans sa revue de septembre 2014 au regard des dépôts de marques aux Etats-Unis.

De la même manière, en France, l’INPI se voit confronté à la multiplication des demandes d’enregistrement de marque correspondant au fameux « mot-dièse ».

Ainsi, le 25 juin 2014, Madame K., se prévalant d’une marque #ashtag déposée en 2012 pour désigner notamment des vêtements, accessoires et bijoux, formait opposition à l’encontre de la demande de marque # HTAG # pour des produits identiques et similaires.

L’opposante faisait valoir que le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure dont elle est titulaire et que les produits de la demande d’enregistrement contestée étaient identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Le titulaire de la demande d’enregistrement contesté n’a pas répondu.

Le directeur de l’INPI fait partiellement droit à l’opposition retenant qu’il existait un risque de confusion résultant de la grande proximité des signes en conflit et de l’identité et de la similarité des produits en présence.

Selon la décision, le risque de confusion résulte de la même impression d’ensemble qui ressort des deux signes et plus précisément, des fortes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles conjuguées à l’identité ou à la similarité des produits et à la diversification des entreprises proposant ce type de produits.

Concernant la comparaison des signes, il est évident que ceux-ci présentent des similitudes phonétique, visuelle et intellectuelle. Sur les plans phonétiques et intellectuels, les signes se prononcent de façon strictement identique et font directement référence au terme hashtag (ou htag).

Il convient de préciser que le terme hashtag a été récemment intégré au dictionnaire de la maison d’édition Merriam-Webster qui le définit de la manière suivante :

« mot ou groupe de mot précédé du signe # permettant de classer ou de référencer le texte qui l’accompagne (par exemple un tweet) ».

Concernant la comparaison des produits, la décision rendue se comprend aisément au regard de l’identité et de la similarité des produits concernés.

Pour les « lunettes, articles de lunetterie, étuis à lunettes » désignés dans la demande de marque mais absents du libellé des produits et services de la marque antérieure, l’opposition a été reconnue justifiée à l’encontre de ceux-ci en raison du « risque de voir les produits attribués à une même origine ».

Compte tenu de la diversification des entreprises du secteur de la maroquinerie, le consommateur sera plus d’autant plus susceptible d’attribuer une origine commune aux produits désignés par les marques #HTAG# et ASHTAG que ceux-ci sont susceptibles d’être vendus par les mêmes entreprises et que les signes sont proches.

En tout état de cause, cette solution du directeur de l’INPI est conforme à la jurisprudence selon laquelle le dépôt d’un terme du langage courant à titre de marque est admis à partir du moment où ce terme est distinctif pour les produits et services désignés. La seule limite sera que le titulaire de la marque ne pourra pas s’opposer à l’usage du terme dans son sens courant.

En l’espèce, le htag désigne « un marqueur de métadonnées utilisé sur internet où il permet de marquer un contenu avec un mot-clef plus ou moins partagé » (1). Le htag couramment utilisé sur les réseaux sociaux, permet de faciliter les recherches par thèmes.

Au regard de la définition du htag, ce terme ne comporte pas de liens intrinsèques avec les produits revendiqués par les deux marques.

En revanche, l’Office des brevets et des marques des Etats-Unis d’Amérique (USPTO) n’a pas hésité à rejeter la demande d’enregistrement d’une marque hashtag pour des services liés à des émissions de divertissement interactives, des services de transmission numérique ou de radiodiffusion. L’Office a ainsi estimé que le signe hashtag envisagé ne faisait que décrire les services proposés. En effet, le hashtag étant largement utilisé par les autres acteurs du secteur, le signe hashtag indiquera intrinsèquement au consommateur que ces services impliquent l’utilisation du mot-dièse (2).

La question se pose alors de savoir si le fait d’adjoindre en préfixe le célèbre croisillon ou le terme hashtag dans son orthographe communément acceptée confère un caractère distinctif à un signe lorsque les produits et services désignés ne sont pas liés aux télécommunications ?

Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Définition du terme hashtag, décision du directeur de l’INPI du 23 décembre 2014.
(2) OMPI Magazine, Article de Randy Michels, 9-2014




Marques collectives simples ou de certification : quelle différence ?

Marques collectives simples ou de certification : quelle différence ?L’année 2015 serait-elle l’année des marques collectives ? Le premier trimestre semblerait l’augurer, marqué par deux décisions de la Cour d’appel de Paris saisie de demandes de requalification de marques collectives simples en marques collectives de certification.

Pour rappel (1), la marque collective de certification a pour fonction principale de garantir aux consommateurs, dans un objectif d’intérêt général, le respect d’un référentiel de qualité des produits ou services, à la différence de la marque collective simple dont la fonction est d’indiquer au consommateur l’origine des produits ou services proposés par un groupement promu via cette marque.

La distinction est d’importance, les conditions de validité de la marque collective de certification étant beaucoup plus strictes que celles de la marque collective simple. Notamment, le dépôt de la marque collective de certification doit être accompagné d’un règlement déterminant ses conditions d’usage (2) ; à défaut, le couperet de l’annulation est inéluctable. Cette qualification est d’autant plus redoutable qu’elle ne dépend pas uniquement de la volonté du déposant mais s’apprécie au regard des conditions réelles d’exploitation. Toutes les marques collectives sont donc susceptibles d’être requalifiées a posteriori de marques de certification, et être annulées le cas échéant.

Dans sa décision en date du 13 janvier 2015 (3), la première Chambre du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris relève que le règlement d’usage associé à la marque française PALACE n°103 780 003 ne porte que sur des services hôteliers, à l’exclusion des autres services revendiqués par la marque ; elle en déduit pour ces derniers, contrairement aux juges de première instance (4), que la demande de requalification est infondée. Ayant dans un premier temps prononcé la nullité de la marque PALACE pour les services hôteliers en raison de son caractère descriptif, la motivation de la décision de la Cour d’appel ne permet pas de savoir si elle aurait, à l’instar du tribunal de grande instance de Paris, considéré que la marque PALACE était une marque collective de certification.

La décision du 13 mars 2015 (5) est en ce sens plus instructive, dans la mesure où elle contient des éléments d’analyse sur la nature de la marque figurative « Logis de France » n°073 539 387. Adoptant l’argumentation du titulaire de la marque, elle retient que la finalité de cette marque n’est pas de « garantir dans l’intérêt général, la conformité de produits ou services à des exigences et caractéristiques prédéterminées », mais au contraire que la marque « présente, en réalité , les caractéristiques d’une marque collective ordinaire exploitée dans l’intérêt collectif des membres du groupement mais propre à celui-ci et tend à distinguer les professionnels qui y adhèrent de leurs concurrents ». La première Chambre du Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 mai 2014 qui avait qualifié la marque de marque collective de certification (6).

Si l’on ne peut parler d’une ligne jurisprudentielle entre les deux Chambres du fait des différences de faits entre les deux affaires, ces deux décisions viennent en tout cas conforter les critères de distinction entre marques collectives simples et marques collectives de certification identifiés dans des décisions précédentes, rares mais constantes(7).

Ces deux décisions rappellent enfin à la plus grande prudence les titulaires de marque collective simple dans l’exploitation de leurs titres : les appréciations très différentes entre le tribunal de grande instance de Paris et la Cour d’appel de Paris soulignent que la frontière entre marque collective simple et marque collective de certification est autant ténue que flottante.

Anne-Sophie Cantreau
Pierre Chaffenet
Lexing Droit des marques

(1) Juristendances Informatique et Télécoms n°149, sept. 2014 ; Lire notre Post du 15-9-2014.
(2) CPI, art. L715-2.
(3) CA Paris, Pôle 5 Ch. 1, 13 janvier 2015, RG n°13/12820.
(4) TGI Paris, 3ème Ch. 2ème Sect., 21 juin 2013, RG n°11/16712.
(5) CA Paris, Pôle 5 Ch. 2, 13 mars 2015, RG n°14/12664.
(6) TGI Paris, 3ème Ch. 4ème Sec., 15 mai 2014, RG n°12/16452.
(7) Exemples : TGI Paris 21-6-2013, 3e ch. 2e sect., RG 11/16712 ; CA Grenoble 24-9-2007, RG 05/00289 ; Cass. com. 3-6-2008, A votre service c/ Société Al Hayat ; Lire notre Post du 1-7-2009.




Marque innovante et espace de vente de produits

Marque innovante et espace de vente de produitsDans le cadre d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ouvre la possibilité d’enregistrer comme marque la représentation de l’aménagement d’un espace de vente, aux termes d’un arrêt du 10 juillet 2014.

De manière classique, la CJUE rappelle qu’outre l’aptitude générale du signe à constituer une marque, ce dernier doit également posséder un caractère distinctif.

La Cour de justice précise la démarche pour apprécier le caractère distinctif d’un signe correspondant à la représentation de l’aménagement d’un espace de vente. Cette démarche consiste en :

  • un examen « in concreto », par rapport, d’une part aux produits ou aux services visés et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent ;
  • un examen « in concreto », réalisé par l’autorité compétente, pour déterminer si le signe est ou non descriptif des caractéristiques des produits ou services concernés ou bien s’il relève de l’un ou l’autre des motifs de refus d’enregistrement énoncés dans la directive 2008/95/CE.

Ainsi, en théorie, les critères d’appréciation du caractère distinctif d’un signe représentant l’aménagement d’un espace de vente ne diffèrent aucunement de ceux utilisés pour d’autres types de signes.

La Cour de justice répond également à la question de savoir si des prestations visant à amener le consommateur à acheter les produits de l’auteur de la demande d’enregistrement peuvent constituer des services, au sens de la directive précitée, pour lesquels un signe, tel que celui en cause, peut être enregistré comme marque.

Selon la Cour de justice, si aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés dans la directive précitée ne s’y oppose, un signe représentant l’aménagement d’un espace de vente d’un fabricant de produits peut valablement être enregistré non seulement pour ces produits, mais également pour des prestations de services, lorsque ces prestations ne font pas partie intégrante de la mise en vente des produits.

Tel est le cas, notamment, des démonstrations des produits exposés dans un espace de vente au moyen de séminaires, qui peuvent constituer des prestations rémunérées, relevant de la notion de service, au sens de la directive précitée.

La Cour de justice conclut que la représentation, par un simple dessin, sans indication de taille ni de proportions, de l’aménagement d’un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services relatifs à des produits, mais qui ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu’elle soit propre à distinguer les services de l’auteur de la demande d’enregistrement de ceux d’autres entreprises et qu’aucun motif de refus ne s’y oppose.

Reste à savoir si, à l’instar des formes tridimensionnelles, les offices ne vont pas être plus restrictifs pour admettre l’enregistrement de telles marques.

Anne-Sophie Cantreau
Julie Feuvrier-Laforêt
Lexing Droit des marques




Noms de domaine : les bonnes pratiques de l’Anssi

Un an après avoir édité une note technique pour la sécurisation des sites web (1), l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) a publié un guide de bonnes pratiques pour l’acquisition et l’exploitation de noms de domaine (2).

15 recommandations techniques, juridiques et organisationnelles se trouvent ainsi listées, en rappelant que le choix de chacun des prestataires doit être effectué avec précaution, qu’il s’agisse du registre (registry), du bureau d’enregistrement (registrar), de l’hébergeur (opérateur technique) voire du revendeur. En effet, chacun de ces intermédiaires est une potentielle source de faiblesse en termes de sécurité.

D’un point de vue technique, l’Anssi recommande notamment de :

  • servir les noms de domaine depuis au moins deux serveurs distincts,
  • mettre en place une procédure de sauvegardes régulières des données contenues dans les zones DNS,
  • répartir les données internes et externes sur des machines ou des processus cloisonnés.

En outre, le demandeur à un nom de domaine devra veiller à ce que le registre choisi offre un « registry lock » ou « service de verrou de niveau registre », afin de lutter contre les risques d’usurpation de noms de domaine.

De même, le demandeur à un nom de domaine devra veiller à ce que le bureau d’enregistrement choisi offre un mécanisme d’authentification journalisée et renforcée.

D’un point de vue juridique, l’Anssi préconise de choisir des prestataires soumis à la législation française ou européenne. Une telle précaution parait particulièrement importante concernant le choix du bureau d’enregistrement, puisqu’ en cas de litige soumis à une procédure extrajudiciaire, la langue de procédure est celle du contrat du bureau d’enregistrement.

D’une façon générale, il est recommandé à tous les responsables de la sécurité des systèmes d’information de prendre connaissance de ce guide court et pratique avant de faire l’acquisition d’un nom de domaine ou le choix d’un prestataire pour l’acquisition et l’exploitation d’un nom de domaine ou d’un portefeuille de noms de domaine.

Alain Bensoussan Avocats,
Lexing Droit du numérique

(1) Recommandations pour la sécurisation des sites web, Anssi, 13-8-2013.
(2) Bonnes pratiques pour l’acquisition et l’exploitation de noms de domaine, Anssi, Version 1.1 du 30-5-2014.
(3) Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, Icann 1999.