Tour d’horizon du marché des noms de domaine en 2019

marché des noms de domaineDans son étude annuelle relative au marché des noms de domaine dans le monde (1), parue le 7 juillet 2020, l’Afnic (Association française pour le nommage internet en coopération) fournit aux opérateurs de précieuses informations sur les tendances actuelles en la matière.

Tendances générales

Sans surprise, le marché a poursuivi la hausse initiée en 2018, avec un total d’environ 346 millions de noms de domaine en décembre 2019, en progression de 4,7 % par rapport à 2018.

La majorité des noms de domaine sont enregistrés sous les extensions historiques, comme le « .com », qui reste l’extension la plus réservée avec 149 millions de noms de domaine enregistrés sous cette extension. Il convient toutefois de noter que la part de marché du « .com » ne progresse pas et reste à 43,1 % du marché des noms de domaine.

En deuxième position arrivent les extensions géographiques (132 millions de noms de domaine), comme le « .fr » ou le « .be », puis en troisième position, se placent les nTLD ou new (Top Level Domain) lancés en 2012 par l’ICANN et qui se subdivisent en trois catégories : les « .générique » tel que .poker., les « .marque » tel que .sncf et les « .géographique » tel que .paris.

En Amérique du Nord, le .com demeure majoritaire, tandis que les extensions géographiques sont largement majoritaires dans les autres régions. Il demeure donc difficile pour les nouvelles extensions (à l’exception notable de certains « .marque ») de se distinguer et de modifier les habitudes d’enregistrement de noms de domaine.

Focus particulier sur les nTLD

L’étude met en perspective une tendance à la stabilisation du nombre d’enregistrements de noms de domaine sous les nouvelles extensions (nTLDs) depuis 2017, mais avec des différences selon les catégories de nTLDs.

En effet, au sein des nTLDs, le nombre de noms de domaine enregistrés sous les extensions «.marque» a fait un bond remarquable en 2019, dû en majeure partie aux « .marque » dits ouverts et parmi eux en raison des 4,5 millions de noms de domaine sous le nTLD « .ICU ».

L’étude de l’Afnic distingue en effet les « .marque » dits ouverts pour lesquels le titulaire du nTLD ouvre l’enregistrement de noms de domaine à des tiers, selon les modalités qu’il définit, des « .marques » classiques ou fermés qui sont réservés au titulaire du nTLD. Cette distinction permet une analyse plus fine de ces nTLDs.

Autre élément remarquable : le taux très élevé de maintenance des noms de domaine en « .marque » (88 % pour les .marques classique).

Conclusion

Dans la mesure où l’identité numérique est aujourd’hui au cœur du questionnement des entreprises, les extensions en « .marque » sont un élément de la construction de la stratégie digitale des entreprises.

A cet égard, et pour anticiper qu’un 2e round de nTLD se profile pour 2022/2023, les entreprises pourront tenir compte de ce que, selon l’Afnic et au regard des coûts actuels d’un nTLD, « le seuil d’équilibre pour un TLD commercialisant ses noms de domaine autour de 20 $ se situe à 5 000 noms ».

Anne-Sophie Cantreau
Camille Goguet
Lexing Propriété industrielle conseil

(1) Le marché des noms de domaine dans le monde en 2019, Les études de l’Afnic, Juin 2020.




Une opposition comme indice d’un dépôt frauduleux de marque

Dépôt frauduleux

L’opposition formée à l’encontre d’une demande de marque nécessaire à l’activité d’un concurrent caractérise un dépôt frauduleux.

Dépôt d’une marque pour former opposition à l’enregistrement d’une marque postérieure identique

La société Jeco Distribution, spécialisée dans la commercialisation d’emballages, notamment sur internet, justifie de droits sur le signe <Jeco> à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine ainsi qu’au titre d’une marque verbale JECO en 2013 et protégée en classe 9, notamment pour des logiciels, matériel et accessoires informatiques.

Désireuse d’étendre la protection de sa marque, elle dépose, en 2018, une nouvelle marque verbale JECO désignant en outre, divers produits en classes 2 et 16.

Monsieur X, dirigeant d’une société concurrente Univers Graphique, forme alors opposition à l’encontre de cette demande d’enregistrement, sur le fondement d’une marque verbale JECO, déposée en 2017 en classes 16 et 20.

L’INPI ayant partiellement accueilli l’opposition et en l’absence de solution amiable, la société Jeco saisit le Tribunal judiciaire de Lille afin de se voir transférer la marque JECO déposée en fraude de ses droits et condamner la société Univers Graphique ainsi son dirigeant sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

Ces derniers n’ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Lille a rendu, le 28 février 2020 (1), un jugement réputé contradictoire, retenant le dépôt frauduleux et faisant droit aux demandes de transfert et de condamnation formulée par la société Jeco.

Caractérisation du dépôt frauduleux : détournement de la fonction de la marque

Le caractère frauduleux d’un dépôt doit être démontré par celui qui l’invoque et est apprécié in concreto par les juges du fond.

Est ainsi considéré comme frauduleux le dépôt d’une marque en apparence régulier mais réalisé dans le but de nuire aux intérêts d’un tiers (2). C’est notamment le cas lorsque le déposant a connaissance de l’utilisation antérieure, par un concurrent, d’un signe identique ou similaire à celui objet du dépôt. La fonction de la marque n’est alors plus de distinguer les produits de ceux des concurrents et permettre l’identification de l’origine des produits et services, mais de s’approprier un signe au détriment d’un concurrent.

Dans la droite ligne de la jurisprudence en la matière (3), énonce qu’agissant sur le fondement de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, le demandeur doit rapporter la preuve :

  • de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le propriétaire de la marque revendiquée ;
  • de l’intention du déposant de le priver d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité.

Après avoir analysé les pièces produites par le seul demandeur, le tribunal retient que la preuve du dépôt frauduleux est suffisamment rapportée par :

  • la connaissance par le déposant de la dénomination sociale de la société Jeco Distribution ainsi que de l’existence de produits concurrents de ceux du déposant, frappés de la marque « JECO », commercialisés par la société Jeco Distribution, notamment sur le site de vente en ligne Amazon ;
  • l’absence de preuve d’usage de la marque arguée de fraude antérieurement à son dépôt alors qu’il utilise par ailleurs plusieurs autres marques très différentes pour désigner le même type de produits ;
  • l’opposition formée par Monsieur X à l’encontre de la demande de marque JECO, traduisant son intention de priver la société Jeco d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité.

Si la solution apparaît conforme aux solutions jurisprudentielles, on peut regretter l’absence de constitution des défendeurs dans cette affaire et s’interroger sur la solution qui aurait été rendue si ceux-ci avaient présenté une défense.

Notamment, si l’existence de droits antérieurs du demandeur sur le signe <Jeco> pour une activité similaire apparaît établie, le fait que ces droits aient été « sciemment méconnus » par les défendeurs aurait sans doute pu être débattu.

De la même manière, le tribunal prend soin de souligner, qu’en l’absence d’avocat constitué, le défendeur ne justifie d’aucun usage de la marque arguée de fraude antérieurement à son dépôt (sic). Il semble délicat de déduire une intention frauduleuse de l’absence d’exploitation d’une marque avant son dépôt mais cette carence des défendeurs, combinée à l’opposition formée sur la base de cette marque conduit le tribunal à retenir l’intention de priver le demandeur d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité.

Plus qu’imprudente, l’absence de constitution et de conclusions des défendeurs apparaît chèrement sanctionnée sauf à considérer que celle-ci soit elle-même un indice de l’intention frauduleuse retenue par le tribunal.

Sanction du dépôt frauduleux : transmission de la propriété de la marque

Le dépôt frauduleux peut être sanctionné par :

  • l’annulation du dépôt, en application de l’adage fraus omnia corrumpit ;
  • le transfert de propriété de la marque déposée au profit de la personne qui estime avoir un droit sur la marque, en application de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Le recours à l’une ou l’autre de ces sanctions est guidé par l’intérêt que présente la marque pour les intéressés. En l’occurrence, et bien qu’agissant sur les deux fondements, la société Jeco sollicitait le transfert à son profit du dépôt frauduleux à quoi le tribunal fait droit.

Une fois le caractère frauduleux du dépôt retenu, la solution apparaît logique au regard des droits antérieurs opposés par le demandeur.

Usage du dépôt frauduleux et référencement sur internet : un acte de concurrence déloyale

Outre les demandes de transfert de la marque jugée frauduleuse, le demandeur sollicitait la condamnation de son concurrent et de son dirigeant sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Elle leur reprochait en effet d’avoir utilisé la marque déposée frauduleusement pour commercialiser des produits similaires aux siens sur la plateforme Amazon et, ainsi bénéficier de sa visibilité.

Le Tribunal relève ainsi qu’un tel dépôt constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire car il a été effectué « dans le but d’obtenir la visibilité créée par ce concurrent sur un site de vente en ligne, de façon à tirer profit de ses investissements financiers et intellectuels pour parvenir sans bourse délier à vendre des produits similaires voire identiques » (1).

Là encore, peut-on regretter l’absence de présentation d’une défense qui aurait abouti à une solution sinon différente, sans doute plus nuancée.

Virginie Brunot
Solenne Mignot
Lexing Propriété Industrielle Contentieux

(1) TJ Lille, Ch. 1, 28-02-2020.
(2) CA Paris 13-6-2003 n°2001/15248, 4e ch. Sect. B Ann. Prop. Ind., 2003.275. Formules proches dans : CA Paris 16-1-2008 n°2006/18953, 4e ch. Sect. A PIBD 2008 III 192 ; Cass. com. 21-9-2004 PIBD 797 III 648.
(3) Cass com, 27-1-1998, n°95-16.916, Légifrance.




Marques et Noms de domaine : Bilan et perspectives

Marques et Noms de domaine : Bilan

Virginie Brunot et Anne-Sophie Cantreau animeront le 2 octobre 2019 un petit-déjeuner débat sur le thème « Marques et Noms de domaine : Bilan et perspectives ».

Sur le territoire de l’Union européenne, 2017 et 2018 resteront l’année de l’entrée en vigueur du nouveau règlement 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne, complété par le règlement délégué (UE) 2018/625 et le règlement d’exécution (UE) 2018/626.

Plus d’un an après l’entrée en vigueur de ces nouveaux textes : quels nouveaux réflexes adopter pour protéger et défendre ses marques sur le territoire de l’Union européenne, notamment au regard du rapport de l’EUIPO 2018 sur les décisions de la Cour de justice et du Tribunal de l’Union européenne ?

Sur ce même territoire, la probabilité d’un Brexit sans accord est croissante. A l’aune de la date butoir prévue au 31 octobre 2019, que doivent anticiper les titulaires de marques de l’Union européenne pour continuer à se prévaloir de droits de marque sur le territoire britannique ?

Quelles sont les conséquences du Brexit sur la validité des noms de domaine .eu détenus par des entités britanniques ?

En France, 2019 sera marquée par la réforme de la prescription des actions en annulation et en contrefaçon des titres nationaux de propriété industrielle, qui met notamment fin à la jurisprudence Cheval Blanc de la Cour de cassation du 8 juin 2017, avec une période transitoire rédigée dans des termes ambigus. Quelles sont les conséquences de cette réforme sur les actions en cours ou à venir ?

Cette même année 2019 est également celle de l’attente de la parution du texte officiel de transposition de la directive (UE) 2015/2436. Que sait-on de l’avancée et du contenu de l’ordonnance de transposition ?

Ou en sont les négociations pour la mise en place d’une base de données WhoIS compatible avec le RGPD ?

Par ailleurs, avec l’entrée en vigueur du Règlement sur la protection des données personnelles (RGPD), l’ICANN s’est trouvé confronté à des difficultés portant sur la compatibilité du fonctionnement des bases de données WhoIs avec ce nouveau règlement ; où en sont les négociations de l’Icann avec les registres et les registrars de l’Union européenne pour la mise en place d’une base de données WhoIS compatible avec le RGPD ?

Enfin, en juin dernier, l’ICANN a publié un document intitulé « La capacité de l’organisation de l’ICANN à soutenir de futurs tours de nouveaux gTLD« , dans lequel elle décrit ses hypothèses de travail pour « la mise en œuvre de la politique et la série de nouveaux gTLD ». Comment l’ICANN envisage-t-il ces nouveaux rounds qui pourraient permettre à de nouveaux candidates de déposer des demandes de création de TLD .marque ?

Dans le cadre de ce petit-déjeuner débat, nous vous proposons d’aborder les thèmes et questions précités en vue de vous permettre d’organiser la mise en place des nouvelles actions de protection et de valorisation de vos marques et noms de domaine.

Le petit-déjeuner débat aura lieu le 2 octobre 2019 de 9h30 à 11h30 (accueil à partir de 9h) dans nos locaux, situés Immeuble Cap Etoile, 58 Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris.

Conférence gratuite. Pour y assister, l’inscription est obligatoire en renseignant les champs obligatoires (*) du formulaire ci-dessous :




RGPD et WHOIS : l’action en justice contre l’EPAG rejetée

l’action en justice contre l’EPAG L’ICANN a déposé une action en justice contre l’EPAG, un bureau d’enregistrement de noms de domaine, qui a été rejetée.

RGPD et contrats d’accréditation : les registrars pris en tenaille

L’ICANN accusait en effet le bureau d’enregistrement de ne pas avoir respecté les termes de son contrat d’accréditation. En cause : le refus de l’EPAG de continuer de collecter les informations de contact administratif et technique relatives aux noms de domaine dont il a la gestion.

Le contrat d’accréditation qui lie chaque bureau d’enregistrement à l’ICANN prévoit en effet que ces derniers s’engagent à collecter notamment de nombreuses informations concernant les contacts relatifs aux noms de domaines enregistrés afin d’alimenter la base de données WHOIS.

Ces dispositions ont été remises en cause avec l’entrée en vigueur du RGPD (Règlement général sur la protection des données) (1) qui impose des règles strictes en matière de collecte et de traitement de données personnelles.

Afin de tenter de résoudre ce problème, l’ICANN a adopté un modèle provisoire (2) détaillant sa nouvelle politique concernant la manière dont les données des titulaires de noms de domaines doivent être collectées et lesquelles peuvent être publiées sur la base de données WHOIS (3).

Si l’ICANN estime que ce modèle est en conformité avec le RGPD, ce n’est pas l’opinion de tous les bureaux d’enregistrement, qui se trouvent dès lors confrontés à un dilemme : respecter les règles du RGPD ou celles imposées par l’ICANN.

Mise en garde de l’ICANN : l’action en justice contre l’EPAG

L’EPAG estimait pour sa part que la collecte des contacts administratifs et techniques relatifs aux noms de domaines imposés par l’ICANN est contraire aux dispositions du RGPD et que seules les coordonnées du titulaire du site doivent être collectées.

Cette position n’a pas satisfait l’ICANN qui a introduit une action en justice contre l’EPAG devant le Tribunal régional de Bonn.

Nous déposons une action en Allemagne pour protéger la collecte de données WHOIS et pour demander des précisions sur le fait que l’ICANN peut continuer à exiger sa collecte. C’est le rôle d’intérêt public de l’ICANN de coordonner un WHOIS mondial décentralisé pour le système de domaine de premier niveau générique. L’ICANN exige par contrat la collecte de données à plus de 2 500 bureaux d’enregistrement et registres qui aident l’ICANN à maintenir cette ressource d’information mondiale.

a déclaré l’avocat général de l’ICANN dans un communiqué.

L’ICANN a présenté cette action en justice comme une tentative de clarification. Elle ressemble également fort à une mise en garde à l’encontre des bureaux d’enregistrement qui ne respecteraient pas ses règles.

Le 30 mai dernier, le Tribunal a tranché (4) en donnant raison à l’EPAG, sans préciser pour autant si la collecte des données techniques et administratives est contraire au RGPD.

Anne-Sophie Cantreau
Claire Deramoudt
Lexing Département Marques et noms de domaines

(1) Règlement UE 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 26 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
(2) Proposed Temporary Specification for gTLD Registration Data – Working draft (Revised – as of 14 May 2018) prepared by ICANN organization.
(3) ICANN : urgence d’une mise en conformité du WHOIS au RGPD, post du 25-5-2018.
(4) LG Bonn: ICANN sammelt zu viele Daten bei der Domainanmeldung – Verstoß gegen die DS-GVO.




La stratégie de l’entreprise en matière de noms de domaine

noms de domaineAnne-Sophie Cantreau évoquera la stratégie en matière de noms de domaine le 15 juin à l’invitation de l’association Jurivision.

L’association Jurivision du Master II Juriste d’affaires (commerce, consommation, distribution) de l’Université de Bourgogne organise le 15 juin 2018 à Dijon son colloque annuel sur le thème : « Le numérique : facteur d’évolution de la pratique contractuelle et la gestion des actifs de l’entreprise ? ».

Anne-Sophie Cantreau, avocate à la Cour d’appel de Paris, qui dirige le département Marques et Noms de domaine du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats, interviendra en matinée sur l’approche pratique de la valorisation et de la protection des actifs immatériels de l’entreprise.

Vous disposez d’un site internet, ou vous voulez en créer un, avec un nom de domaine et un contenu, protégés ?

Anne-Sophie Cantreau évoquera à cette occasion les stratégies adoptées pour la surveillance des noms de domaine.

Cette intervention sera suivie d’une Table ronde sur la valorisation et la protection des actifs immatériels de l’entreprise par le juriste qui sera animée par :

  • Dominique Bazi, directrice juridique en propriété intellectuelle qui abordera la lutte contre la contrefaçon des actifs digitaux de l’entreprise et
  • le Professeur Py (Université de Bourgogne) qui abordera la protection des logiciels par brevet.

Retour d’expériences de professionnels, présentation de la Blockchain et du smart contract, discussion avec des spécialistes autour du thème de la révolution monétaire : la Crypto monnaie telles que le Bitcoin, point de vue de professeurs universitaires sur la protection des noms de domaine et des logiciels, etc.

Cette journée du 15 juin 2018 sera plus globalement placée sous le signe de l’adaptation du droit face à la transformation numérique.

Ce colloque est accessible à toute personne curieuse d’aborder ce sujet sous l’angle juridique.

Programme et inscription

Date : 15 juin 2018 de 9h à 17h.

Lieu : Chambre de Commerce et de l’Industrie de Dijon (CCI Côte d’Or)
Place Jean Bouhey
21000 Dijon

 




Usurpation d’identité numérique d’une personne morale

Usurpation d’identité numérique d’une personne morale

Utiliser le nom de domaine Groupe-Chantelle.com comme adresse de messagerie usurpe l’identité du titulaire de la marque. La commission d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en a ainsi décidé le 5 décembre 2016 (1).

Les faits sont les suivants. La société de lingerie féminine Chantelle fondée en 1876 est titulaire de plusieurs marques Chantelle ainsi que de noms de domaine composés du radical «GroupeChantelle» utilisés notamment pour ses adresses de messagerie.

Un tiers enregistre le 21 septembre 2016 le nom de domaine Groupe-Chantelle.com. Aucun site web n’est ouvert à partir de ce nom de domaine. En revanche, ce tiers réserve des adresses de messagerie à partir de ce nom de domaine et s’en sert pour adresser des courriers électroniques à des partenaires commerciaux de la société Chantelle en se faisant passer pour de vrais collaborateurs de celle-ci et tenter d’obtenir le paiement de factures sur un prétendu nouveau compte bancaire, prétextant un changement de coordonnées bancaires.

La société Chantelle dépose une plainte UDRP auprès du centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (5) afin de faire cesser ces agissements d’usurpation d’identité en demandant le transfert du nom de domaine Groupe-Chantelle.com à son bénéfice.

Décision de la commission administrative du centre d’arbitrage de l’OMPI

La commission administrative du centre d’arbitrage de l’OMPI n’a pas directement statué sur l’usurpation d’identité numérique, qui n’est pas de son ressort dans le cadre de l’application des principes UDRP, mais elle a pris en compte ce délit, sanctionné par l’article 226-4-1 du Code pénal (7), pour caractériser un usage de mauvaise foi du nom de domaine au sens des principes UDRP.

Après avoir logiquement retenu le risque de confusion entre les marques antérieures Chantelle et le radical du nom de domaine contesté « groupe-chantelle.com », la commission relève également que ce nom de domaine est construit d’une manière quasi-identique aux noms de domaine « groupechantelle » de la société Chantelle et qu’ « il est légitime de penser que le défendeur s’est limité à l’adjonction d’un trait d’union dans le but d’induire en erreur, par fausse association avec le Requérant ».

Elle souligne également que « la forte similarité avec le nom de domaine du Requérant est de nature à générer un risque de confusion pour l’internaute étant légitimement susceptible de penser que le nom de domaine litigieux est la propriété du Requérant ». A fortiori, ses partenaires commerciaux étaient susceptibles de penser que les méls frauduleux émanaient bien du Groupe Chantelle.

La commission remarque ensuite que le défendeur, qui n’a présenté aucun argument pour se défendre, ne justifie d’aucun droit ou intérêt légitime lié au nom de domaine litigieux, qu’il n’est pas connu sous ce nom et que le site associé au nom de domaine en cause n’est pas actif.

Enfin, la commission se penchant sur la dernière condition de succès d’une plainte UDRP, rappelle que la détention passive d’un nom de domaine peut être qualifiée d’enregistrement et d’usage de mauvaise foi au sens des Principes UDRP si elle s’accompagne d’autres circonstances démontrant la mauvaise foi du défendeur. Au cas d’espèce, elle relève au vu des pièces produites que « le nom de domaine a été enregistré à des fins frauduleuses dès lors que le Défendeur a utilisé l’adresse de messagerie suivante « […]@groupe-chantelle.com » composée du nom de domaine litigieux afin de contacter des partenaires du Requérant en se faisant passer pour lui, espérant ainsi à raison de cette usurpation d’identité, détourner des versements bancaires destinés au Requérant ».

Elle souligne qu’ « il est incontestable que les actes d’usurpation d’identité auxquels s’est livré le Défendeur sont constitutifs de mauvaise foi. L’enregistrement du nom de domaine litigieux n’a pour seul objectif que de se faire passer pour le Requérant, tromper ainsi les partenaires du Requérant et plus généralement les consommateurs tout en créant une confusion avec les marques du Requérant ».

Le transfert du nom de domaine Groupe-Chantelle.com au profit de la société Chantelle est donc ordonné par la commission administrative, ayant pour effet de mettre fin aux agissements frauduleux du défendeur.

La commission évoque ici des « actes d’usurpation d’identité », sans parler d’usurpation d’identité numérique.

Usurpation d’identité numérique

Le dépôt d’une plainte UDRP auprès d’un centre d’arbitrage compétent, tel celui de l’OMPI, apparaît ainsi être un autre moyen pour agir dans le cadre d’une usurpation d’identité numérique. Pour mémoire, l’usurpation d’identité numérique est sanctionnée en tant que tel par l’article 226-4-1 du Code pénal (6).

L’article 226-4-1 du Code pénal dispose que « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ».

Le délit d’usurpation d’identité en ligne suppose pour l’auteur des faits de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant d’identifier une personne physique ou morale (2).

La notion de « données de toute nature » s’entend non seulement du nom et du prénom, mais également de toute donnée susceptible de contenir des informations sur l’identité d’une personne.

Entrent dans cette catégorie des données telles que l’adresse de courrier électronique (3), ou tout autre élément d’identification.

Pour que le délit de l’article 226-4-1 du Code pénal soit constitué il faut, en outre, que l’usage qui soit fait des données d’identification d’une personne ait pour objectif de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Peuvent ainsi être réprimés au visa du délit d’usurpation d’identité en ligne des agissements divers tels que (4) :

  • récupérer à partir d’un faux site des informations personnelles pour en faire une utilisation contraire à l’intérêt d’un tiers ;
  • nuire à la réputation d’un tiers en utilisant indument son identité pour écrire des commentaires ou en créant un faux profil sur un réseau social ou une fausse signature sur un blog ;
  • accéder à des comptes sécurisés grâce aux données personnelles d’un tiers.

A l’instar d’une plainte pénale, une plainte UDRP ne nécessite pas de connaître l’identité réelle du tiers ayant commis l’usurpation d’identité. A défaut de pouvoir identifier ce dernier, la récupération du nom de domaine permet a minima de mettre fin à la source des agissements frauduleux.

Pour éviter de tels désagréments, il est en tout état de cause important de sensibiliser ses salariés, prestataires et fournisseurs aux dangers de l’usurpation d’identité numérique, notamment en formalisant les bonnes pratiques par le biais d’une charte informatique et d’une politique de sécurité des systèmes d’information.

Polyanna Bigle
Lexing Droit Sécurité numérique
Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques

(1) Décision OMPI du 5-12-2016, n° D2016-1961, Chantelle S.A. c./ Emmanuel V.
(2) Compte rendu intégral des débats, 1ère séance du 11-2-2010, projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure : « dans le silence de la loi, les dispositions que vous évoquez [article 2] s’appliquent aussi bien aux personnes morales qu’aux personnes physiques ».
(3) Circulaire du 28-7-2011
(4) Circulaire du 28-7-2011
(5) Procédure relative aux Principes directeurs UDRP pour les domaines génériques de premier niveau (TLD génériques)
(6) Post du 10-3-2011
(7) C. pén., art. 226-4-1




Nom de domaine : décryptage de la Procédure PARL EXPERT

Nom de domaine : décryptage de la Procédure PARL EXPERTLa procédure « PARL EXPERT » fait son apparition dans le domaine de la résolution des litiges des noms de

domaine.

Approuvé par le ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique par arrêté en date du 14 mars 2016 (1), paru au Journal officiel du 22 mars 2016, le nouveau Règlement PARL EXPERT sera effectif dans les prochaines semaines, une fois la liste des experts constituée et la plateforme SYRELI/EXPERT opérationnelle.

La procédure PARL EXPERT, c’est quoi ?

Actuellement, la procédure nommée SYRELI (Système de Résolution de Litiges) est le seul moyen de résolution alternatif à un contentieux judiciaire permettant de faire trancher, par un collège de tiers indépendant, un litige opposant des noms de domaine enregistrés sous les extensions gérées par l’Afnic à des droits antérieurs.

La nouvelle procédure alternative de résolution des litiges PARL EXPERT vient proposer une autre voie de résolution extra-judiciaire, étant précisé que la procédure SYRELI et la future procédure PARL EXPERT étant exclusives l’une de l’autre, le requérant devra choisir entre ces deux procédures.

Administrée par l’Afnic et le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (Centre de l’OMPI), et calquée sur le modèle de la procédure SYRELI, la nouvelle procédure PARL EXPERT vise également à permettre au requérant de solliciter la transmission ou la suppression d’un nom de domaine en conflit avec des droits antérieurs et ce, selon les hypothèses et conditions prévues par l’article 45-2 du Code des postes et des communications électroniques.

Entièrement électronique, elle sera initiée via la plateforme existante pour la procédure SYRELI (2).

En quoi cette nouvelle procédure diffère-t-elle de la procédure SYRELI ?

Bien que très similaires, ces deux procédures présentent une différence majeure qui réside dans le processus de décision.

Dans le cadre de la procédure SYRELI, le Collège de l’Afnic composé de collaborateurs de l’Afnic examine la demande et rend une décision.

Selon le règlement PARL EXPERT, la demande initiale est adressée électroniquement à l’Afnic et la décision finale transmise par l’Afnic; en revanche, l’examen de la demande relève de la compétence du Centre de l’OMPI qui vérifie la recevabilité de la demande et nomme un expert indépendant inscrit sur une liste publiée sur son  site web et celui de l’Afnic.

La décision de l’expert est ensuite reprise par l’Afnic qui la transmet aux parties ainsi qu’au bureau d’enregistrement auprès duquel le nom de domaine a été enregistré.

La décision est exécutoire si dans un délai de quinze jours à compter de sa notification aux parties, aucune d’elles ne saisit le juge judiciaire du litige qui les oppose et transmet à l’Afnic la justification de cette saisine.

Durant toute la procédure, le nom de domaine litigieux est gelé, empêchant son transfert à un tiers.

La procédure PARL EXPERT, qui dure environ 2 mois, aura son propre coût et le requérant devra s’acquitter des taxes et honoraires fixés par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI.

Il sera intéressant d’étudier les prochaines décisions rendues dans le cadre de la procédure PARL EXPERT et vérifier si elles auraient une orientation différente de celles rendues dans le cadre de la procédure SYRELI.

Anne-Sophie Cantreau
Audrey Cuenca
Lexing Droit des marques

(1) Arrêté du 14-3-2016.
(2) CPCE, art. L45-2.




Noms de domaine : les bonnes pratiques de l’Anssi

Un an après avoir édité une note technique pour la sécurisation des sites web (1), l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information) a publié un guide de bonnes pratiques pour l’acquisition et l’exploitation de noms de domaine (2).

15 recommandations techniques, juridiques et organisationnelles se trouvent ainsi listées, en rappelant que le choix de chacun des prestataires doit être effectué avec précaution, qu’il s’agisse du registre (registry), du bureau d’enregistrement (registrar), de l’hébergeur (opérateur technique) voire du revendeur. En effet, chacun de ces intermédiaires est une potentielle source de faiblesse en termes de sécurité.

D’un point de vue technique, l’Anssi recommande notamment de :

  • servir les noms de domaine depuis au moins deux serveurs distincts,
  • mettre en place une procédure de sauvegardes régulières des données contenues dans les zones DNS,
  • répartir les données internes et externes sur des machines ou des processus cloisonnés.

En outre, le demandeur à un nom de domaine devra veiller à ce que le registre choisi offre un « registry lock » ou « service de verrou de niveau registre », afin de lutter contre les risques d’usurpation de noms de domaine.

De même, le demandeur à un nom de domaine devra veiller à ce que le bureau d’enregistrement choisi offre un mécanisme d’authentification journalisée et renforcée.

D’un point de vue juridique, l’Anssi préconise de choisir des prestataires soumis à la législation française ou européenne. Une telle précaution parait particulièrement importante concernant le choix du bureau d’enregistrement, puisqu’ en cas de litige soumis à une procédure extrajudiciaire, la langue de procédure est celle du contrat du bureau d’enregistrement.

D’une façon générale, il est recommandé à tous les responsables de la sécurité des systèmes d’information de prendre connaissance de ce guide court et pratique avant de faire l’acquisition d’un nom de domaine ou le choix d’un prestataire pour l’acquisition et l’exploitation d’un nom de domaine ou d’un portefeuille de noms de domaine.

Alain Bensoussan Avocats,
Lexing Droit du numérique

(1) Recommandations pour la sécurisation des sites web, Anssi, 13-8-2013.
(2) Bonnes pratiques pour l’acquisition et l’exploitation de noms de domaine, Anssi, Version 1.1 du 30-5-2014.
(3) Règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, Icann 1999.




Nom de domaine : le nouveau programme de gTLD de l’ICANN

Nom de domaine : le nouveau programme de gTLD de l’ICANNNom de domaine – L’ICANN, le 22 septembre 2014, a publié un nouveau plan de travail pour le lancement de nouvelles extensions de noms de domaine. Selon ce plan de travail, le nouveau round des nouvelles extensions devrait être lancé au plus tôt en 2016.


Ce nouveau programme des nouveaux gTLD (acronyme de « generic top-level domain » pour désigner un nom de domaine générique de premier niveau) succède à celui lancé officiellement en juin 2011 et ouvert en janvier 2012 auquel ont participé 1168 déposants.

Rappelons que la société pour l’attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet (ICANN) a été fondée en 1998 pour coordonner les identificateurs uniques d’Internet dans le monde entier. Sans cette coordination, il n’y aurait pas d’Internet mondial.

L’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération (Afnic), gestionnaire historique du .fr, accompagne ses clients gTLD dans la préparation de leurs dossiers ICANN en s’appuyant sur l’expérience de registre du .fr acquise depuis plus de 15 ans.

Au 22 septembre 2014, 515 candidats ont signé des accords de registre avec l’ICANN et 395 nouvelles extensions ont été déléguées.

Et parmi les candidatures qui font l’objet de contestations, l’ICANN anticipe qu’un quart d’entre elles seront résolues d’ici à la fin de l’année 2016 et qu’elles feront l’objet de tests de pré-délégation d’ici au début de l’année 2017.

Ce nouveau plan a été présenté et discuté lors de la réunion publique de l’ICANN 51 à Los Angeles à la mi-octobre 2014.

L’Icann est sous le feu de nombreuses critiques sur son impartialité et sa propension à protéger les intérêts américains. Lors de cette présentation, Fadi Chehadé, président de l’Icann, a tenu affirmé que l’Icann ne serait plus sous le contrôle des États-Unis d’ici la fin de l’année 2015.

Une proposition de loi en ce sens devrait être transmise au ministère du Commerce l’année prochaine.

Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques




Noms de domaine et réforme de la protection des données

Noms de domaine et réforme de la protection des donnéesNoms de domaine – Alain Bensoussan est intervenu dans le cadre de la troisième édition du Centr, l’association de registres de noms de domaine européens, lors d’un atelier consacré à l’actualité juridique et réglementaire et à son impact sur la gestion des noms de domaine.

Cet événement, initié par l’Afnic (1), se déroulait les 2 et 4 juin derniers au Novotel Eiffel du 15e arrondissement de Paris.

C’est l’occasion pour nous de revenir, avec Maître Bensoussan, sur deux principes essentiels issus de la proposition de règlement européen sur la protection des données à caractère personnel, à savoir le principe de minima et le droit à l’oubli.

Le principe de minima. La capacité de stockage et de traitement des informations personnelles a été en constante augmentation ces dernières années et par voie de conséquence les menaces à la vie privée et la sécurité des données. Que prévoit la proposition de règlement à ce titre ?

La proposition de règlement prévoit comme principe essentiel « le principe de minima des données » ou de “subsidiarité” (art. 5 du projet de règlement). Ainsi, les données collectées et traitées doivent-elles être conservées ou encore utilisés de manière limitée au strict minimum, c’est-à-dire sans excéder ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif pour lequel elles ont été collectées.

Avant tout traitement de données personnelles, le responsable de traitement doit se demander : « Avons-nous besoin de cette donnée ? Pour quelle finalité ? Et pour combien de temps ? ». Ces questions se posent également en ce qui concerne les traitements relatifs au nommage dont sont responsables tous les gestionnaires de noms de domaine.

Ce principe peut être mis en perspective avec la récente décision de la Cour de justice des communautés européennes du 8 avril 2014 relative à la Directive 2006/24/CE, sur la conservation des données communément dite « data retention ». Pour mémoire, cette directive impose aux fournisseurs de services de télécommunications de conserver, pendant un délai de six à vingt-quatre mois, les données relatives au trafic et à la localisation des interlocuteurs, mais pas le contenu même des conversations. C’est notamment en raison de cette durée imprécise de conservation des données que les juges européens ont été amenés à invalider la directive « data retention ».

Le droit à l’oubli. Un autre grand principe prévu par la proposition de règlement est au cœur de l’actualité, celui du droit à l’oubli. C’est d’ailleurs sur ce fondement que la Cour de justice européenne dans une décision du 13 mai 2014 a reconnu à chaque internaute le droit de requérir auprès de l’exploitant du moteur de recherche Google, la suppression des liens vers des données personnelles le concernant. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Le droit à l’oubli existe déjà de manière sous-jacente par le biais de la date de péremption des données prévue dans toutes les réglementations européennes relatives à la protection des données personnelles, avec des spécificités selon les pays, mais il sera expressément encadré avec la proposition de règlement général sur la protection des données publiée par la Commission européenne le 25 janvier 2012.

Par sa décision du 13 mai 2014, la Cour de justice des communautés européennes s’est prononcée pour la première fois en faveur du droit à l’oubli numérique en demandant à Google Inc. d’adopter les mesures nécessaires pour retirer de son index des données à caractère personnel concernant un internaute et d’empêcher l’accès à celles-ci à l’avenir (cf. post du 14-5-2014).

Si Google s’est immédiatement conformée à cette décision en créant un formulaire en ligne, la tâche pour Google, ou tout autre moteur de recherche, ne sera pas aisée, dans la mesure où un arbitrage subtil entre différents droits, à savoir le droit à la liberté d’expression, le devoir de mémoire et droit à l’oubli, devra être opéré.

Il appartiendra donc à l’internaute souhaitant voir supprimé des moteurs de recherche un résultat le concernant, de justifier aussi précisément que possible, sa demande auprès du moteur de recherche, de façon à démontrer qu’il y a matière à effacer des données le concernant.

Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit du numérique

(1) L’Afnic est l’office d’enregistrement désigné par l’Etat pour la gestion des noms de domaine sous l’extension « .fr ».  Le Centr (Council of european national top level domain registries) est une association de registres de noms de domaine européens composée de 52 membres homologues de l’Afnic.




Nouveaux noms de domaine – nouvel internet

noms de domainePetit-déjeuner Nouveaux noms de domaine – nouvel internet, du 9 octobre 2013 – Anne-Sophie Cantreau, Virginie Brunot, et Isabel Toutaud, Directrice Juridique et Politiques de Registre de l’Afnic, ont animé un petit-déjeuner débat consacré à l’impact du plan mondial d’élargissement du système prévu par l’ICANN à partir du 2ème semestre 2013

Les noms de domaine rencontrent aujourd’hui de nombreux bouleversements, dus à l’arrivée de très nombreux generic Top Level Domains dans les semaines et mois à venir, cumulée à la mise en place de nouvelles procédures extra-judiciaires de suspension, de radiation et de récupération des noms portant atteinte aux droits de marque.

L’Afnic, régulateur français du nommage sur Internet, y consacre son 11ème dossier thématique intitulé « Nouvelles extensions Internet : un nouveau Big Bang pour les noms de domaine ».

Dans ce contexte, tout acquéreur (entreprise, collectivité, communauté) doit revisiter sa politique de gestion et de défense des noms et des marques.

Ce petit-déjeuner a été l’occasion d’examiner les questions suivantes :

  • Quelles réflexions mener pour adapter sa politique de gestion des noms ?
  • Dans quels cas inscrire ses marques dans la Trademark Clearing House ?
  • Quelles procédures mettre en place pour défendre mes marques et noms de domaine face à des reproductions illicites ou à des imitations ?
  • Quelles sont les évolutions jurisprudentielles récentes (Afnic, tribunaux et centres d’arbitrage) ?

Le petit-déjeuner a eu lieu dans nos nouveaux locaux, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris.


[inscriptionPetitDejeuner date= »09-10-2013″ theme= »Nouveaux noms de domaine – nouvel internet » directeur= »Anne-Sophie Cantreau, Virginie Brunot » domaineT= »Internet » domaineJ= »Noms de domaine »]




Les domaines de premier niveau .paris et .bzh validés par l’Icann

domaines de premier niveauLes candidatures pour la délégation du « .paris » et « .bzh », domaines de premier niveau (gTLDS) géographiques, viennent de passer avec succès l’examen initial du programme dit « New Generic Top Level Domains » initié et administré par l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Ce sont les deux premiers dossiers de candidatures françaises pour la délégation de gestion de domaines génériques géographiques de premier niveau (gTLDS) à avoir réussi cette étape importante de la procédure de délégation de domaines de premier niveau (gTLDS).

Même si le succès à l’examen initial ne signifie pas automatiquement que la délégation de gestion des domaines de premier niveau (gTLDs) sera au final accordée par l’ICANN, il constitue néanmoins une étape décisive du processus vers la délégation de gestion.

Le domaine de premier niveau géographique (gTLD) «.paris » est candidaté par la Ville de Paris tandis que le « .bzh » l’est par l’association www.bzh soutenue par la région Bretagne. Trois autres candidatures françaises pour la délégation de domaines de premier niveau à vocation géographique sont en cours d’examen auprès de l’ICANN : le « .corsica », le «.alsace » et le « .aquitaine ».

Les candidatures pour la délégation de domaines de premier niveau (gTLDs), auprès de l’ICANN ayant été nombreuses (près de 2000) et leur examen étant déterminé de manière aléatoire par un tirage au sort, les candidats pour les gTLDs « .corsica » (1030e position), «.alsace » (1020e position) et « .aquitaine » (1842e position) devront encore attendre (1). Pour mémoire, le dossier de candidature de la Ville de Paris pour le « .paris » était classé à la 200e place et celui de l’association www.bzh pour le « .bzh » à la 204e place.

Claudine Salomon
Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques

(1) New gTLD current application status




Une nouvelle décision autour du statut d’hébergeur de contenu

hébergeurLe statut d’hébergeur de contenu a de nouveau été examiné par les juridictions françaises. Sedo, place de marché dédié aux noms de domaine, prétendait relever du statut avantageux d’ « hébergeur » au sens de la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), mais sans succès.

Rappelons que la LCEN dispense les entreprises offrant un service de stockage de contenus (cad les hébergeurs), de toute obligation générale de surveillance de ce qu’elles hébergent et dispose que leur responsabilité ne peut être engagée que si « elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite (…) ou si dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès inaccessible » (art. 6, I, 2).

Dans un arrêt du 17 avril 2013, la Cour d’appel de Paris a, conformément à sa position antérieure, considéré que Sedo ne pouvait bénéficier du régime de responsabilité allégée des hébergeurs et a condamné Sedo à 75 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la demanderesse, la société Dreamnex.

Les faits étaient les suivants : La société Dreamnex, titulaire de la marque SEXY AVENUE et propriétaire des noms de domaine sexyavenue.com et sexyavenue.fr a constaté, outre l’enregistrement des noms de domaine sexyavenue.eu, sexyavenue.mobi, sexyavenue.biz et sexyavenue.info par des tiers (Ovidio Ltd et MKR Miesen), que lesdits noms de domaine :

  • étaient proposés aux enchères sur le site internet de Sedo ;
  • pointaient chacun vers des sites de liens commerciaux destinés au public français.

Après avoir rappelé la différence entre éditeur (personne qui détermine les contenus devant être mis à disposition du public) et hébergeur (prestataire technique offrant un service de mise en ligne de contenus sans être personnellement à l’origine de leur diffusion), la Cour d’appel de Paris a clairement affirmé que la société Sedo avait une activité d’éditeur au sens des dispositions de la LCEN pour l’ensemble des services proposés sur son site.

Pour la Cour d’appel de Paris, le statut d’éditeur de Sedo est justifié notamment par le fait que « l’ensemble des services proposés par Sedo sur son site sedo.fr, dont l’objet est d’optimiser la présentation des offres à la vente et de promouvoir ces offres, impliquent de la part des sociétés Sedo GmbH et Sedo.com Llc un comportement non pas neutre entre le client vendeur et les acheteurs potentiels, mais bien un rôle actif de nature à leur conférer une connaissance ou un contrôle des données relatives à ces offres ».

La Cour d’appel de Paris a en effet relevé que Sedo :

  • procède à la sélection de mots-clés correspondant au nom de domaine dans le but de faire apparaitre des liens commerciaux en rapport avec le nom de domaine ;
  • est habilité à vérifier en tout temps que les mots clés choisis sont bien conformes au nom de domaine en question ;
  • entretient une relation de partenariat avec Google au titre des liens commerciaux affichés.

Par voie de conséquence, la Cour d’appel de Paris a condamné Sedo pour contrefaçon de marques mais aussi pour concurrence déloyale.

Cet arrêt s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation, celle-ci ayant déjà jugé par arrêt du 21 octobre 2008 que Sedo, en raison de son activité de courtier de nom de domaine, ne pouvait bénéficier du statut d’hébergeur mais devait être qualifié d’éditeur.

Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit du numérique

CA Paris Pole 5 ch. 1 n°10_14270 du 17-4-2013




Les robots face au droit des marques : une évolution nécessaire ?

Les robots face au droit des marques : une évolution nécessaire ?La protection des marques robotiques devra muter afin de s’adapter au statut juridique qui pourrait être bientôt reconnu aux robots. C’est ce qui résulte des réflexions qui agitent le monde de la robotique, secteur innovant et émergent présenté pour la troisième année consécutive dans le cadre du salon Innorobo.

Il convient d’anticiper la protection des marques robotiques face aux interrogations sur le statut juridique des robots, notamment en rédigeant avec précision le libellé des produits et services dont la protection est revendiquée.

Claudine Salomon et Anne-Sophie Cantreau pour L’Usine nouvelle, le 4 avril 2013




Une base de données pour authentifier les marques

authentifier les marquesPour rassurer les titulaires de marques, l’Icann, l’organisme international de gestion des noms de domaine, a mis à leur disposition des mécanismes de protection de droits des marques, dont la « Trademark clearing house » (TMHC) ou chambre de compensation.

Alain Bensoussan Avocats pour L’Usine nouvelle, le 21 mars 2013




Déclarer un nom de domaine au registre du commerce

registre du commerceLe décret du 31 juillet 2012 (1) permet de déclarer un nom de domaine au registre du commerce depuis le 1er septembre 2012.  Ce texte permet désormais à un commerçant personne physique« de déclarer en outre le nom de domaine de son site internet » (2) et aux personnes morales « de déclarer en outre le nom de domaine de son ou de ses sites internet » (3) au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Cette déclaration permettra ainsi d’assurer une corrélation entre la dénomination sociale d’une société ou le nom d’un établissement et le nom de domaine correspondant, si tant est que les informations communiquées soient à jour, notamment en cas de cession du nom de domaine ou d’un défaut de son renouvellement.

Il est toutefois rappelé que, conformément à une jurisprudence établie, seule l’exploitation d’un nom de domaine crée un droit au profit de son titulaire, indépendamment des formalités d’enregistrement. L’inscription au registre du commerce et des sociétés n’étant pas obligatoire, elle ne saurait engendrer de droit sur un nom de domaine, à l’instar des noms commerciaux et des enseignes.

Ce décret met en relief le fait que le nom de domaine est bien un signe distinctif ayant une valeur patrimoniale, au même titre que la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne et la marque.

(1) Décret 2012-928 du 31-7-2012
(2) C. com. art. R123-38
(3) C. com. art. R123-53

Claudine Salomon
Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques




Quant une marque est associée à l’image d’une ville pour la bonne cause

Quant une marqueQuant une marque est associée à l’image d’une ville pour la bonne cause. Alain Bensoussan spécialiste de la propriété intellectuelle était l’invité de « La Lanterne », émission Les Grosses têtes du 4 décembre 2012 diffusée sur RTL.

Il a éclairé la lanterne des auditeurs à propos de la Ville de Paris qui, dans sa dernière campagne d’affichage de lutte contre le sida, a associé de manière humoristique, le préservatif à son image.

RTL, Les Grosses Têtes : La Lanterne du 4-12-2012
Campagne de prévention du Sida, 10 ans de communication sur le SIDA à Paris




Déchéance d’une marque communautaire en l’absence de preuves

Déchéance L’Office d’harmonisation dans le marché intérieur rappelle que seul l’usage sérieux d’une marque permet d’échapper à la déchéance des droits de marque.

La première Chambre de recours de l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a rappelé que seul l’usage sérieux d’une marque permet d’échapper à la déchéance des droits de marque et que cet usage sérieux doit être prouvé par des éléments précis, pertinents et suffisamment nombreux.

La première Chambre de recours, qui devait se prononcer sur l’usage sérieux de la marque communautaire Alphatrad n°000617316, a considéré que neuf lettres de mise en demeure de rappel pour impayés sont insuffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque dans la mesure où ces lettres ne font référence à aucun montant à l’exception de l’une d’entre elles sur laquelle figure un montant qui s’avère être résiduel.

Le première Chambre de recours rappelle qu’ « il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux » et que « la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne saurait être appréciée dans l’absolu, mais doit l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné » (1).

Or, en l’espèce, la première Chambre de recours relève que le marché de la traduction, sur lequel la marque communautaire devait être exploitée, est considérable et que le faible volume des ventes ne saurait non plus être expliqué par le degré de diversification du titulaire dont l’activité est limitée aux services de traduction. Afin d’écarter les doutes quant au caractère sérieux de l’exploitation de sa marque communautaire, le titulaire aurait dû fournir des explications précises permettant de justifier le faible volume commercial d’exploitation de sa marque.

Enfin, la première Chambre de recours confirme la prononciation de la déchéance à une date antérieure au dépôt de la demande en déchéance de la marque, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du RMC. La déchéance des droits du titulaire sur la marque communautaire est déclarée antérieurement à la date de la décision du Tribunal de Naples qui avait interdit au demandeur de faire usage de la marque communautaire contestée pour des produits et services similaires à ceux désignés par celle-ci et ordonné le transfert du nom de domaine alphatrad.it au bénéfice de la société Alphatrad. Le demandeur à la déchéance peut ainsi récupérer son nom de domaine.

(1) Décision OHMI 1er ch recours, aff. R 444-2011 du 08 10 2012




Lorsque marques et mots-clés se font concurrence

Marques et mots-clésLorsque marques et mots-clés se font concurrence. La Cour de cassation a porté un nouveau coup d’arrêt aux velléités d’actions contre les annonceurs utilisant des noms de marques concurrentes comme mots-clés sur les moteurs de recherche.

Par un arrêt du 25 septembre 2012, la Cour de cassation a approuvé la décision qui avait rejeté l’action en contrefaçon formée par le titulaire des marques IES et Autoies à l’encontre d’annonceurs ayant réservé les mêmes termes comme mots-clés pour référencer leurs sites sur Google.

Virginie Brunot pour L’Usine nouvelle, le 24 octobre 2012




Image de marque sur internet et les réseaux sociaux

Image de marqueImage de marque sur internet et les réseaux sociaux : quelle stratégie adopter ? Outils de communication aujourd’hui incontournables, les réseaux sociaux sont désormais intégrés, ou du moins de plus en plus pris en compte, dans la réflexion sur la construction d’une image de marque.

Ceci est d’autant plus vrai que le commerce en ligne ne cesse de progresser.

Selon les statistiques de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), les ventes sur internet en France en 2011 ont généré un chiffres d’affaires de près de 38 milliards d’euros, correspondant à une progression de 22 % par rapport à l’année précédente.

Anne-Sophie Cantreau pour IT-Expertises.com, le 12 septembre 2012.




Compétence du juge français sur internet

compétence du juge françaisQuelle est la compétence du juge français concernant un litige sur internet ? Réaffirmation de la théorie de l’orientation. Par un arrêt du 2 mars 2012, la Cour d’appel de Paris réitère la position de la Cour de cassation, qui avait montré son attachement à la théorie de l’orientation, au détriment de la théorie de l’accessibilité.

En l’espèce, les coauteurs d’un ouvrage de nutrition et de santé assignent en contrefaçon contre une société belge pour l’utilisation d’un nom de domaine identique à la marque semi-figurative française qu’ils avaient déposée.

Le site internet belge correspondant à ce nom de domaine était également consacré à la nutrition, de sorte que son exploitation pouvait constituer un acte de contrefaçon. Toutefois, ledit site contenait le message d’avertissement suivant : « L’information sur ce site web est uniquement destinée aux visiteurs belges ».

Fidèle à la ligne directrice de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris retient que le site internet belge, bien qu’il soit effectivement accessible en langue française depuis le territoire français, n’était pas dirigé vers le public français et le territoire français. Faute pour la condition de territorialité d’être remplie, la contrefaçon ne pouvait alors être caractérisée.

La solution est limpide : seule l’orientation détermine donc la compétence du juge français. L’accessibilité du site internet en France est indifférente à la preuve de la contrefaçon si ce dernier n’est pas effectivement dirigé vers le public français.

CA Paris, 2-3-2012.




13 juin 2012 : reveal day pour les candidature gTLD

gTLDLe 13 juin 2012, l’ICANN a révélé la liste des dossiers de candidature gTLD (generic Top Level Domain) ou extensions génériques de noms de domaine qui ont été déposées auprès de l’ICANN avant la date de clôture qui au final a été le 30 mai 2012.

Parmi ces 1960 dossiers déposés, plusieurs entreprises et régions françaises ont candidaté : Airbus, Alstom, Aquarelle, Association Relative à la Télévision Européenne G.E.I.E, Axa, BNP Paribas, Bostik, L’Oréal, Région d’Alsace, Région d’Aquitaine, la Collectivité territoriale de Corse, Association BZH qui défend la langue bretonne, Fédération Nationale de la Mutualité Française, Hermes, Hexap SAS, MAIF, OP3FT, Association des Centres Distributeurs Edouard Leclerc, Saint Gobain Weber, Salms SAS, SFR, SNCF, Starting Dot, Total, Ville de Paris.

Le 12 juillet 2012, l’ICANN va commencer l’examen de 500 candidatures sélectionnées selon un système de tir-à-l’arc numérique à partir du 12 juillet 2012, système maintenu par l’ICANN malgré les nombreuses contestations de ce singulier système. Le fonctionnement des premières extensions devrait intervenir à la fin de l’année 2013.

Quelles sont les incidences pour ceux qui n’ont pas candidaté ?

Tout d’abord, il est possible de déposer des commentaires à l’attention des panels d’évaluation jusqu’au 12 août 2012. Après cette date, il sera possible de publier des commentaires sur le forum dédié de l’Icann, mais ils ne seront pas pris en compte par les évaluateurs des candidatures. Sur son site web, l’ICANN a mis en ligne un guide expliquant comment déposer un commentaire. Ces commentaires peuvent, entre autres, porter sur la capacité technique et/ou financière d’un ou plusieurs candidats ou bien la confusion avec une autre extension, ou bien encore l’atteinte à un intérêt communautaire, d’une profession par exemple.

Outre les commentaires, il est possible pour les tiers de déposer des objections. Quatre motifs sont prévus : la confusion de chaîne, l’atteinte aux droits, l’intérêt public limité et l’atteinte aux intérêts de la communauté.

A l’égard des titulaires de droits de propriété Intellectuelle, le premier type d’objections qui vient naturellement est celui de l’atteinte aux droits. Il s’agit d’une procédure administrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Cette procédure est à la fois régie par le guide de candidature dont la dernière version contient un module spécialement dédié aux procédures d’objections et les règles de l’OMPI mises en ligne sur son site web.

A ce jour, les éléments essentiels à retenir sont :

  • Le calendrier : les objections peuvent être déposées jusqu’au 13 janvier 2012 (7 mois à compter du Reveal Day)
  • Les fondements des atteintes : les droits antérieurs qui peuvent être invoqués sont des marques, enregistrées ou non, ainsi que les noms des organisations internationales ;
  • La procédure est entièrement électronique, en langue anglaise, soumise à un format maximum de caractères et en principe régie par un seul échange d’arguments ;
  • Le candidat contesté a 30 jours pour répondre à l’objection, ce délai commençant à courir à partir de la publication des objections par l’ICANN ;
  • Les parties peuvent décider de suspendre la procédure d’objection pour une durée de 30 jours ;
  • Le barème des taxes fixé par l’OMPI : à titre d’exemple pour une objection portant sur une extension et traitée par un arbitre, chaque partie doit verser 10 000 USD et la partie gagnante se verra rembourser 8 000 USD.

Il est dès lors conseillé d’examiner tout de suite la liste des candidatures pour identifier celles éventuelles susceptibles de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.




L’I-marque ou comment assurer la protection de l’ image de marque

image de marqueVirginie Brunot et Anne-Sophie Cantreau ont animé aux côtés de Christophe Gérard de la société Melbourne IT, un petit-déjeuner débat consacré à la protection de l’ image de marque sur internet.

Du référencement sur internet à la publicité sur les réseaux sociaux en passant par les nouvelles extensions de noms de domaine et les nouvelles règles de nommage des noms de domaine, le développement de nouvelles pratiques marketing constitue un levier de croissance des marques et accroît leur visibilité.

Ce même phénomène engendre corrélativement de nouveaux types d’atteintes aux marques : enregistrement de mots-clés correspondant à des marques de tiers, publicités en ligne reproduisant des marques de tiers, extensions de noms de domaine reproduisant ou imitant les marques d’autrui, etc.

Face à la diversification des atteintes, nous aborderons les questions suivantes :

  • quels réflexes adopter pour protéger et défendre ses marques au regard de l’évolution jurisprudentielle ?
  • quels processus internes mettre en place pour prévenir les reproductions ou imitations non autorisées de ses marques sur internet ?
  • quelles procédures judiciaires ou extrajudiciaires envisager ?

Le petit-déjeuner a été l’occasion de partager l’expérience de la société Melbourne IT sur les nouvelles procédures instaurées dans le cadre des nouvelles extensions de noms de domaine.

Le petit-déjeuner débat a eu lieu le 13 juin 2012 de 9h00 à 11h00 (accueil à partir de 8h30), dans les locaux de ALAIN BENSOUSSAN sis 29, rue du Colonel Avia 75015 Paris.




Le renouvellement de marque dans le collimateur des génériques

renouvellement de marqueL’actualité permet de revenir sur une pratique couramment développée permettant de renouveler perpétuellement une marque.

Cette pratique de renouvellement de marque consiste, pour les titulaires de brevets dont la durée de protection est limitée, à déposer, pour chaque invention, une dénomination, une forme ou encore un packaging à titre de marque afin de bénéficier d’un droit perpétuel si tant est qu’il est renouvelé…

Virginie Brunot et Claudine Salomon pour L’Usine nouvelle, le 13 mai 2012