Une base de données pour authentifier les marques

authentifier les marquesPour rassurer les titulaires de marques, l’Icann, l’organisme international de gestion des noms de domaine, a mis à leur disposition des mécanismes de protection de droits des marques, dont la « Trademark clearing house » (TMHC) ou chambre de compensation.

Alain Bensoussan Avocats pour L’Usine nouvelle, le 21 mars 2013




Déclarer un nom de domaine au registre du commerce

registre du commerceLe décret du 31 juillet 2012 (1) permet de déclarer un nom de domaine au registre du commerce depuis le 1er septembre 2012.  Ce texte permet désormais à un commerçant personne physique« de déclarer en outre le nom de domaine de son site internet » (2) et aux personnes morales « de déclarer en outre le nom de domaine de son ou de ses sites internet » (3) au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Cette déclaration permettra ainsi d’assurer une corrélation entre la dénomination sociale d’une société ou le nom d’un établissement et le nom de domaine correspondant, si tant est que les informations communiquées soient à jour, notamment en cas de cession du nom de domaine ou d’un défaut de son renouvellement.

Il est toutefois rappelé que, conformément à une jurisprudence établie, seule l’exploitation d’un nom de domaine crée un droit au profit de son titulaire, indépendamment des formalités d’enregistrement. L’inscription au registre du commerce et des sociétés n’étant pas obligatoire, elle ne saurait engendrer de droit sur un nom de domaine, à l’instar des noms commerciaux et des enseignes.

Ce décret met en relief le fait que le nom de domaine est bien un signe distinctif ayant une valeur patrimoniale, au même titre que la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne et la marque.

(1) Décret 2012-928 du 31-7-2012
(2) C. com. art. R123-38
(3) C. com. art. R123-53

Claudine Salomon
Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques




Quant une marque est associée à l’image d’une ville pour la bonne cause

Quant une marqueQuant une marque est associée à l’image d’une ville pour la bonne cause. Alain Bensoussan spécialiste de la propriété intellectuelle était l’invité de « La Lanterne », émission Les Grosses têtes du 4 décembre 2012 diffusée sur RTL.

Il a éclairé la lanterne des auditeurs à propos de la Ville de Paris qui, dans sa dernière campagne d’affichage de lutte contre le sida, a associé de manière humoristique, le préservatif à son image.

RTL, Les Grosses Têtes : La Lanterne du 4-12-2012
Campagne de prévention du Sida, 10 ans de communication sur le SIDA à Paris




Déchéance d’une marque communautaire en l’absence de preuves

Déchéance L’Office d’harmonisation dans le marché intérieur rappelle que seul l’usage sérieux d’une marque permet d’échapper à la déchéance des droits de marque.

La première Chambre de recours de l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) a rappelé que seul l’usage sérieux d’une marque permet d’échapper à la déchéance des droits de marque et que cet usage sérieux doit être prouvé par des éléments précis, pertinents et suffisamment nombreux.

La première Chambre de recours, qui devait se prononcer sur l’usage sérieux de la marque communautaire Alphatrad n°000617316, a considéré que neuf lettres de mise en demeure de rappel pour impayés sont insuffisantes pour prouver l’usage sérieux de la marque dans la mesure où ces lettres ne font référence à aucun montant à l’exception de l’une d’entre elles sur laquelle figure un montant qui s’avère être résiduel.

Le première Chambre de recours rappelle qu’ « il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque antérieure soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux » et que « la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne saurait être appréciée dans l’absolu, mais doit l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné » (1).

Or, en l’espèce, la première Chambre de recours relève que le marché de la traduction, sur lequel la marque communautaire devait être exploitée, est considérable et que le faible volume des ventes ne saurait non plus être expliqué par le degré de diversification du titulaire dont l’activité est limitée aux services de traduction. Afin d’écarter les doutes quant au caractère sérieux de l’exploitation de sa marque communautaire, le titulaire aurait dû fournir des explications précises permettant de justifier le faible volume commercial d’exploitation de sa marque.

Enfin, la première Chambre de recours confirme la prononciation de la déchéance à une date antérieure au dépôt de la demande en déchéance de la marque, conformément à l’article 55, paragraphe 1, du RMC. La déchéance des droits du titulaire sur la marque communautaire est déclarée antérieurement à la date de la décision du Tribunal de Naples qui avait interdit au demandeur de faire usage de la marque communautaire contestée pour des produits et services similaires à ceux désignés par celle-ci et ordonné le transfert du nom de domaine alphatrad.it au bénéfice de la société Alphatrad. Le demandeur à la déchéance peut ainsi récupérer son nom de domaine.

(1) Décision OHMI 1er ch recours, aff. R 444-2011 du 08 10 2012




Lorsque marques et mots-clés se font concurrence

Marques et mots-clésLorsque marques et mots-clés se font concurrence. La Cour de cassation a porté un nouveau coup d’arrêt aux velléités d’actions contre les annonceurs utilisant des noms de marques concurrentes comme mots-clés sur les moteurs de recherche.

Par un arrêt du 25 septembre 2012, la Cour de cassation a approuvé la décision qui avait rejeté l’action en contrefaçon formée par le titulaire des marques IES et Autoies à l’encontre d’annonceurs ayant réservé les mêmes termes comme mots-clés pour référencer leurs sites sur Google.

Virginie Brunot pour L’Usine nouvelle, le 24 octobre 2012




Image de marque sur internet et les réseaux sociaux

Image de marqueImage de marque sur internet et les réseaux sociaux : quelle stratégie adopter ? Outils de communication aujourd’hui incontournables, les réseaux sociaux sont désormais intégrés, ou du moins de plus en plus pris en compte, dans la réflexion sur la construction d’une image de marque.

Ceci est d’autant plus vrai que le commerce en ligne ne cesse de progresser.

Selon les statistiques de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD), les ventes sur internet en France en 2011 ont généré un chiffres d’affaires de près de 38 milliards d’euros, correspondant à une progression de 22 % par rapport à l’année précédente.

Anne-Sophie Cantreau pour IT-Expertises.com, le 12 septembre 2012.




Compétence du juge français sur internet

compétence du juge françaisQuelle est la compétence du juge français concernant un litige sur internet ? Réaffirmation de la théorie de l’orientation. Par un arrêt du 2 mars 2012, la Cour d’appel de Paris réitère la position de la Cour de cassation, qui avait montré son attachement à la théorie de l’orientation, au détriment de la théorie de l’accessibilité.

En l’espèce, les coauteurs d’un ouvrage de nutrition et de santé assignent en contrefaçon contre une société belge pour l’utilisation d’un nom de domaine identique à la marque semi-figurative française qu’ils avaient déposée.

Le site internet belge correspondant à ce nom de domaine était également consacré à la nutrition, de sorte que son exploitation pouvait constituer un acte de contrefaçon. Toutefois, ledit site contenait le message d’avertissement suivant : « L’information sur ce site web est uniquement destinée aux visiteurs belges ».

Fidèle à la ligne directrice de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris retient que le site internet belge, bien qu’il soit effectivement accessible en langue française depuis le territoire français, n’était pas dirigé vers le public français et le territoire français. Faute pour la condition de territorialité d’être remplie, la contrefaçon ne pouvait alors être caractérisée.

La solution est limpide : seule l’orientation détermine donc la compétence du juge français. L’accessibilité du site internet en France est indifférente à la preuve de la contrefaçon si ce dernier n’est pas effectivement dirigé vers le public français.

CA Paris, 2-3-2012.




13 juin 2012 : reveal day pour les candidature gTLD

gTLDLe 13 juin 2012, l’ICANN a révélé la liste des dossiers de candidature gTLD (generic Top Level Domain) ou extensions génériques de noms de domaine qui ont été déposées auprès de l’ICANN avant la date de clôture qui au final a été le 30 mai 2012.

Parmi ces 1960 dossiers déposés, plusieurs entreprises et régions françaises ont candidaté : Airbus, Alstom, Aquarelle, Association Relative à la Télévision Européenne G.E.I.E, Axa, BNP Paribas, Bostik, L’Oréal, Région d’Alsace, Région d’Aquitaine, la Collectivité territoriale de Corse, Association BZH qui défend la langue bretonne, Fédération Nationale de la Mutualité Française, Hermes, Hexap SAS, MAIF, OP3FT, Association des Centres Distributeurs Edouard Leclerc, Saint Gobain Weber, Salms SAS, SFR, SNCF, Starting Dot, Total, Ville de Paris.

Le 12 juillet 2012, l’ICANN va commencer l’examen de 500 candidatures sélectionnées selon un système de tir-à-l’arc numérique à partir du 12 juillet 2012, système maintenu par l’ICANN malgré les nombreuses contestations de ce singulier système. Le fonctionnement des premières extensions devrait intervenir à la fin de l’année 2013.

Quelles sont les incidences pour ceux qui n’ont pas candidaté ?

Tout d’abord, il est possible de déposer des commentaires à l’attention des panels d’évaluation jusqu’au 12 août 2012. Après cette date, il sera possible de publier des commentaires sur le forum dédié de l’Icann, mais ils ne seront pas pris en compte par les évaluateurs des candidatures. Sur son site web, l’ICANN a mis en ligne un guide expliquant comment déposer un commentaire. Ces commentaires peuvent, entre autres, porter sur la capacité technique et/ou financière d’un ou plusieurs candidats ou bien la confusion avec une autre extension, ou bien encore l’atteinte à un intérêt communautaire, d’une profession par exemple.

Outre les commentaires, il est possible pour les tiers de déposer des objections. Quatre motifs sont prévus : la confusion de chaîne, l’atteinte aux droits, l’intérêt public limité et l’atteinte aux intérêts de la communauté.

A l’égard des titulaires de droits de propriété Intellectuelle, le premier type d’objections qui vient naturellement est celui de l’atteinte aux droits. Il s’agit d’une procédure administrée par le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. Cette procédure est à la fois régie par le guide de candidature dont la dernière version contient un module spécialement dédié aux procédures d’objections et les règles de l’OMPI mises en ligne sur son site web.

A ce jour, les éléments essentiels à retenir sont :

  • Le calendrier : les objections peuvent être déposées jusqu’au 13 janvier 2012 (7 mois à compter du Reveal Day)
  • Les fondements des atteintes : les droits antérieurs qui peuvent être invoqués sont des marques, enregistrées ou non, ainsi que les noms des organisations internationales ;
  • La procédure est entièrement électronique, en langue anglaise, soumise à un format maximum de caractères et en principe régie par un seul échange d’arguments ;
  • Le candidat contesté a 30 jours pour répondre à l’objection, ce délai commençant à courir à partir de la publication des objections par l’ICANN ;
  • Les parties peuvent décider de suspendre la procédure d’objection pour une durée de 30 jours ;
  • Le barème des taxes fixé par l’OMPI : à titre d’exemple pour une objection portant sur une extension et traitée par un arbitre, chaque partie doit verser 10 000 USD et la partie gagnante se verra rembourser 8 000 USD.

Il est dès lors conseillé d’examiner tout de suite la liste des candidatures pour identifier celles éventuelles susceptibles de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle.




L’I-marque ou comment assurer la protection de l’ image de marque

image de marqueVirginie Brunot et Anne-Sophie Cantreau ont animé aux côtés de Christophe Gérard de la société Melbourne IT, un petit-déjeuner débat consacré à la protection de l’ image de marque sur internet.

Du référencement sur internet à la publicité sur les réseaux sociaux en passant par les nouvelles extensions de noms de domaine et les nouvelles règles de nommage des noms de domaine, le développement de nouvelles pratiques marketing constitue un levier de croissance des marques et accroît leur visibilité.

Ce même phénomène engendre corrélativement de nouveaux types d’atteintes aux marques : enregistrement de mots-clés correspondant à des marques de tiers, publicités en ligne reproduisant des marques de tiers, extensions de noms de domaine reproduisant ou imitant les marques d’autrui, etc.

Face à la diversification des atteintes, nous aborderons les questions suivantes :

  • quels réflexes adopter pour protéger et défendre ses marques au regard de l’évolution jurisprudentielle ?
  • quels processus internes mettre en place pour prévenir les reproductions ou imitations non autorisées de ses marques sur internet ?
  • quelles procédures judiciaires ou extrajudiciaires envisager ?

Le petit-déjeuner a été l’occasion de partager l’expérience de la société Melbourne IT sur les nouvelles procédures instaurées dans le cadre des nouvelles extensions de noms de domaine.

Le petit-déjeuner débat a eu lieu le 13 juin 2012 de 9h00 à 11h00 (accueil à partir de 8h30), dans les locaux de ALAIN BENSOUSSAN sis 29, rue du Colonel Avia 75015 Paris.




Le renouvellement de marque dans le collimateur des génériques

renouvellement de marqueL’actualité permet de revenir sur une pratique couramment développée permettant de renouveler perpétuellement une marque.

Cette pratique de renouvellement de marque consiste, pour les titulaires de brevets dont la durée de protection est limitée, à déposer, pour chaque invention, une dénomination, une forme ou encore un packaging à titre de marque afin de bénéficier d’un droit perpétuel si tant est qu’il est renouvelé…

Virginie Brunot et Claudine Salomon pour L’Usine nouvelle, le 13 mai 2012




La France défend son extension nationale (.fr)

.frUne étude, publiée par l’Afnic pour la 5e année consécutive, souligne le fait que près des deux tiers des noms de domaine génériques sont enregistrés aux États-Unis tandis que la France en compte 2,6%, proportion néanmoins en progression depuis quatre ans.

En France, les extensions .com et .fr forment le binôme des extensions les plus populaires : 46% des enregistrements de noms de domaine pour la première, 32% pour la seconde.

Anne-Sophie Cantreau pour L’Usine nouvelle, le 12 avril 2012




Quand l’esthétique chasse le droit des marques

droit des marquesUne forme ne peut être protégée par le droit des marques que si elle présente un caractère distinctif, en particulier non usuel, et non exclusivement dicté par des considérations techniques. Toutefois, son caractère distinctif ne devra pas conférer au produit une valeur substantielle sous peine de l’exclure de la protection par le droit des marques, ainsi en a jugé le Tribunal de l’Union européenne (TUE), le 6 octobre 2011.

Anne-Sophie Cantreau et Tiphaine Delannoy pour L’Usine nouvelle, le 5 avril 2012