Une opposition comme indice d’un dépôt frauduleux de marque

Dépôt frauduleux

L’opposition formée à l’encontre d’une demande de marque nécessaire à l’activité d’un concurrent caractérise un dépôt frauduleux.

Dépôt d’une marque pour former opposition à l’enregistrement d’une marque postérieure identique

La société Jeco Distribution, spécialisée dans la commercialisation d’emballages, notamment sur internet, justifie de droits sur le signe <Jeco> à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine ainsi qu’au titre d’une marque verbale JECO en 2013 et protégée en classe 9, notamment pour des logiciels, matériel et accessoires informatiques.

Désireuse d’étendre la protection de sa marque, elle dépose, en 2018, une nouvelle marque verbale JECO désignant en outre, divers produits en classes 2 et 16.

Monsieur X, dirigeant d’une société concurrente Univers Graphique, forme alors opposition à l’encontre de cette demande d’enregistrement, sur le fondement d’une marque verbale JECO, déposée en 2017 en classes 16 et 20.

L’INPI ayant partiellement accueilli l’opposition et en l’absence de solution amiable, la société Jeco saisit le Tribunal judiciaire de Lille afin de se voir transférer la marque JECO déposée en fraude de ses droits et condamner la société Univers Graphique ainsi son dirigeant sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire.

Ces derniers n’ayant pas constitué avocat, le tribunal judiciaire de Lille a rendu, le 28 février 2020 (1), un jugement réputé contradictoire, retenant le dépôt frauduleux et faisant droit aux demandes de transfert et de condamnation formulée par la société Jeco.

Caractérisation du dépôt frauduleux : détournement de la fonction de la marque

Le caractère frauduleux d’un dépôt doit être démontré par celui qui l’invoque et est apprécié in concreto par les juges du fond.

Est ainsi considéré comme frauduleux le dépôt d’une marque en apparence régulier mais réalisé dans le but de nuire aux intérêts d’un tiers (2). C’est notamment le cas lorsque le déposant a connaissance de l’utilisation antérieure, par un concurrent, d’un signe identique ou similaire à celui objet du dépôt. La fonction de la marque n’est alors plus de distinguer les produits de ceux des concurrents et permettre l’identification de l’origine des produits et services, mais de s’approprier un signe au détriment d’un concurrent.

Dans la droite ligne de la jurisprudence en la matière (3), énonce qu’agissant sur le fondement de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, le demandeur doit rapporter la preuve :

  • de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le propriétaire de la marque revendiquée ;
  • de l’intention du déposant de le priver d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité.

Après avoir analysé les pièces produites par le seul demandeur, le tribunal retient que la preuve du dépôt frauduleux est suffisamment rapportée par :

  • la connaissance par le déposant de la dénomination sociale de la société Jeco Distribution ainsi que de l’existence de produits concurrents de ceux du déposant, frappés de la marque « JECO », commercialisés par la société Jeco Distribution, notamment sur le site de vente en ligne Amazon ;
  • l’absence de preuve d’usage de la marque arguée de fraude antérieurement à son dépôt alors qu’il utilise par ailleurs plusieurs autres marques très différentes pour désigner le même type de produits ;
  • l’opposition formée par Monsieur X à l’encontre de la demande de marque JECO, traduisant son intention de priver la société Jeco d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité.

Si la solution apparaît conforme aux solutions jurisprudentielles, on peut regretter l’absence de constitution des défendeurs dans cette affaire et s’interroger sur la solution qui aurait été rendue si ceux-ci avaient présenté une défense.

Notamment, si l’existence de droits antérieurs du demandeur sur le signe <Jeco> pour une activité similaire apparaît établie, le fait que ces droits aient été « sciemment méconnus » par les défendeurs aurait sans doute pu être débattu.

De la même manière, le tribunal prend soin de souligner, qu’en l’absence d’avocat constitué, le défendeur ne justifie d’aucun usage de la marque arguée de fraude antérieurement à son dépôt (sic). Il semble délicat de déduire une intention frauduleuse de l’absence d’exploitation d’une marque avant son dépôt mais cette carence des défendeurs, combinée à l’opposition formée sur la base de cette marque conduit le tribunal à retenir l’intention de priver le demandeur d’un signe nécessaire à la poursuite de son activité.

Plus qu’imprudente, l’absence de constitution et de conclusions des défendeurs apparaît chèrement sanctionnée sauf à considérer que celle-ci soit elle-même un indice de l’intention frauduleuse retenue par le tribunal.

Sanction du dépôt frauduleux : transmission de la propriété de la marque

Le dépôt frauduleux peut être sanctionné par :

  • l’annulation du dépôt, en application de l’adage fraus omnia corrumpit ;
  • le transfert de propriété de la marque déposée au profit de la personne qui estime avoir un droit sur la marque, en application de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Le recours à l’une ou l’autre de ces sanctions est guidé par l’intérêt que présente la marque pour les intéressés. En l’occurrence, et bien qu’agissant sur les deux fondements, la société Jeco sollicitait le transfert à son profit du dépôt frauduleux à quoi le tribunal fait droit.

Une fois le caractère frauduleux du dépôt retenu, la solution apparaît logique au regard des droits antérieurs opposés par le demandeur.

Usage du dépôt frauduleux et référencement sur internet : un acte de concurrence déloyale

Outre les demandes de transfert de la marque jugée frauduleuse, le demandeur sollicitait la condamnation de son concurrent et de son dirigeant sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire. Elle leur reprochait en effet d’avoir utilisé la marque déposée frauduleusement pour commercialiser des produits similaires aux siens sur la plateforme Amazon et, ainsi bénéficier de sa visibilité.

Le Tribunal relève ainsi qu’un tel dépôt constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire car il a été effectué « dans le but d’obtenir la visibilité créée par ce concurrent sur un site de vente en ligne, de façon à tirer profit de ses investissements financiers et intellectuels pour parvenir sans bourse délier à vendre des produits similaires voire identiques » (1).

Là encore, peut-on regretter l’absence de présentation d’une défense qui aurait abouti à une solution sinon différente, sans doute plus nuancée.

Virginie Brunot
Solenne Mignot
Lexing Propriété Industrielle Contentieux

(1) TJ Lille, Ch. 1, 28-02-2020.
(2) CA Paris 13-6-2003 n°2001/15248, 4e ch. Sect. B Ann. Prop. Ind., 2003.275. Formules proches dans : CA Paris 16-1-2008 n°2006/18953, 4e ch. Sect. A PIBD 2008 III 192 ; Cass. com. 21-9-2004 PIBD 797 III 648.
(3) Cass com, 27-1-1998, n°95-16.916, Légifrance.




Propriété industrielle : adaptation des délais et procédures

délais et procédures

Les offices de propriété intellectuelle mettent en place la prorogation des délais de procédure et adaptent leurs procédures face à la pandémie de Covid-19.

La plupart des offices de propriété intellectuelle ont annoncé la prorogation des délais et adaptent leur procédure pour faire face à la crise sanitaire.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) perturbe gravement les communications mondiales ainsi que les procédures devant les offices de propriété intellectuelle. Les mesures de confinement, de quarantaine ou d’isolement mises en place dans les différents Etats rendent très compliquées les modes de communication traditionnels avec ces offices.

Il est apparu nécessaire de procéder à certains aménagements procéduraux, et notamment de prolonger les délais arrivant à échéance durant la période de crise sanitaire, afin de préserver les droits acquis et la poursuite des procédures en cours.

Des mesures nationales ont été prises en France. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré par la loi du 23 mars 2020, habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances, conduisant à l’adoption de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus pendant la période de crise sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Les offices de propriété intellectuelle ont également réagi afin d’adapter les procédures et de prolonger les délais dont l’échéance doit intervenir durant cette période troublée. Des mesures ont ainsi été prises tant par les offices nationaux, qu’européens et internationaux.

Marques, dessins et modèles et brevets nationaux : les délais et procédures adoptés par l’INPI

Par une première décision du 16 mars 2020, le directeur général de l’INPI avait annoncé, entre autres, le report à quatre mois des délais impartis et non échus au 16 mars 2020, afin de répondre aux notifications de l’INPI.

Par une nouvelle décision n°2020-33 du 26 mars 2020, le Directeur général de l’INPI a caler la prorogation des délais à celle résultant de la loi du 23 mars 2020 et de ses textes d’application. Parmi ces textes, citons l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus et à l’adaptation des procédures pendant la période d’urgence.

La règle applicable est donc la suivante : toutes les échéances intervenant entre le 12 mars et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire sont reportées :

  • à un mois à l’issue de cette période lorsque le délai initial était d’un mois ;
  • à deux mois à l’issue de cette même période lorsque le délai initial était de deux mois ou plus.

Concrètement, si l’état d’urgence sanitaire prend fin le 30 avril, la prorogation des délais arrivés à échéance entre le 12 mars et le 30 mai est fixée soit au 30 juin, soit au 30 juillet selon la durée initiale du délai.

L’INPI rappelle que cette prorogation de délais est applicable à l’ensemble des délais prévus par le code de la propriété intellectuelle, à l’exception de ceux résultant d’accords internationaux ou de textes européens.

Sont ainsi visés les délais :

  • de réponse aux notifications de l’INPI ;
  • d’opposition à une demande de marque française ;
  • de dépôt d’observations de tiers ;
  • de renouvellement d’une marque ou de prorogation d’un dessin et modèle français ainsi que le délai de grâce correspondant ;
  • de paiement d’une annuité de brevet ;
  • d’introduction d’un recours administratif ou juridictionnel à l’encontre d’une décision rendue par l’INPI.

L’attention est toutefois attirée sur le fait que l’ordonnance est sans incidence sur les délais relevant de dispositions européennes ou internationales. Ne sont donc pas visés les délais :

  • de priorité dans le cadre d’une extension internationale quel que soit la nature du titre ;
  • les délais de paiement pour le dépôt d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection.

Enfin, si les locaux de l’INPI sont fermés, la plupart des procédures sont dématérialisées et demeurent gérées par l’INPI.

Marques de l’Union européenne, dessins et modèles communautaires : les délais et procédures de l’EUIPO

Suite au déclenchement de l’état l’alerte par le gouvernement espagnol le 14 mars 2020, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a mis en œuvre son plan de continuité des activités depuis le 16 mars 2020.

Concernant les délais, la décision n°EX-20-3 du 16 mars 2020 proroge jusqu’au 30 avril 2020 inclus, les délais arrivant à échéance entre le 9 mars et cette date. Concrètement, cela signifie que ces échéances sont reportées au 4 mai 2020, le 1er mai étant un jour férié.

Contrairement à la décision de l’Inpi, la décision de l’EUIPO a pour effet de fixer une date unique d’expiration, à savoir le 1er mai 2020 (en pratique, le 4 mai). Cette prorogation des délais est automatique sans qu’il soit besoin de former une demande en ce sens.

Sont ainsi visés, « tous les délais qui affectent toutes les parties à la procédure devant l’Office ». Selon les informations de l’EUIPO, cette formule vise tous les délais que ceux-ci soient fixés par l’Office ou par les règlements applicables. Concrètement, cela signifie que sont visés :

  • tous les délais fixés par l’EUIPO, y compris par les chambres de recours, quelle que soit la procédure ;
  • tous les délais directement imposés par :
    • le Règlement sur la marque de l’Union européenne (UE) 2017/1001, les règlements délégué et d’exécution pour les marques l’Unionistes (1)
    • le Règlement n°6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires (CE) et son Règlement d’application (2).

Sont ainsi visés les délais :

  • paiement de la taxe de demande de marque de l’Union européenne ;
  • relatifs au droit de priorité et priorité d’exposition ;
  • d’opposition à une marque de l’Union européenne ainsi qu’au paiement de la taxe correspondante ;
  • de demandes de renouvellement ;
  • relatifs aux dépôts d’un recours, de l’exposé des motifs et au paiement de la taxe correspondante ;
  • de transformation d’une marque de l’Union européenne en demande de marque nationale ;
  • d’ajournement d’une publication de dessin ou modèle (article 50 du RDC).

Délais auprès des autres instances que l’EUIPO

L’attention est attirée sur le fait que cette décision n’emporte pas prorogation des délais applicables devant une autre instance que l’EUIPO, seraient-ils issus des textes précités. Ainsi, ne sont pas visés les délais de recours devant le Tribunal de l’Union européenne à l’encontre des décisions des chambres de recours.

Concernant les formalités et procédures, bien que l’office soit fermé au public, il demeure possible de procéder à des demandes de marques et de dessins ou modèles, lesquelles sont reçues, examinées et publiées normalement. Les procédures peuvent également être poursuivie de manière régulière par voie dématérialisée.

Brevets européens : les délais et procédures de l’OEB

Par un communiqué du 15 mars 2020, l’Office européen des brevets (OEB) a également pris des mesures relatives à la gestion des délais arrivant à échéance.

Concernant les délais arrivés à expiration avant le 15 mars 2020, l’OEB entend faciliter les moyens de recours en cas d’inobservation d’un délai expirant pour toute partie ayant son domicile ou son siège dans les zones directement touchées par l’épidémie de COVID-19.

Les délais expirant le 15 mars 2020 ou à une date ultérieure sont actuellement prorogés jusqu’au 17 avril 2020 étant précisé que l’OEB se réserve la possibilité d’adopter une nouvelle prorogation des délais suivant l’évolution de la crise sanitaire.

L’OEB n’apporte pas de précision spécifique sur la nature des délais concernés si ce n’est que sont « également »  visés les délais relatifs au paiement des taxes, y compris les taxes annuelles.

Concernant les procédures orales, il convient d’opérer une distinction entre les procédures orales devant les chambres de recours, lesquelles sont annulées jusqu’au 17 avril 2020 des procédures orales relatives aux procédures d’examen ou d’opposition. Ces dernières sont également annulées jusqu’au 17 avril 2020, sauf à ce qu’une audience sous forme de visioconférence ait été confirmée.

Les précisions de l’OMPI niveau international

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a également mis en œuvre son plan de continuation des activités. Elle a notamment en charge de la gestion du  :

  • Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ;
  • système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques ;
  • système de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels ;
  • système de Lisbonne (3).

Le fonctionnement des services en ligne est maintenu.

Aux termes de l’avis n°7/2020 du 19 mars 2020, l’OMPI prévoit la prorogation des délais de manière automatique dans le cas où un office de propriété intellectuelle ne serait pas ouvert au public, ce qui est actuellement le cas de l’INPI et de l’EUIPO.

Dans ce cas, les offices concernés doivent informer l’OMPI des dates de fermeture au public. Sous cette réserve, un délai qui expirerait un jour où l’office concerné était fermé, est prorogé jusqu’au premier jour suivant la réouverture de cet office.

Sont ainsi visés tous les délais relevant du système de Madrid (marques) qui concernent cet office.

En cas de non-respect d’une communication par voie postale ou électronique du aux mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire, ceux-ci sont excusés lorsque la communication a été envoyée dans les cinq jours suivant la reprise des services postaux, d’acheminement du courrier ou de communication électronique et au plus tard six mois après la date d’expiration du délai correspondant.

De manière générale, si les offices sont actuellement fermés au public, ceux-ci assurent la poursuite du traitement des dossiers en cours invitent tous ceux qui le peuvent à recourir aux procédures dématérialisées ainsi qu’à respecter les délais initiaux afin de permette la poursuite des procédures en cours et éviter l’engorgement des procédures à l’issue de la période d’urgence sanitaire.

En parfaite adéquation avec cette ligne de conduite, les équipes du cabinet, qui ont basculé en entreprise virtuelle, sont parfaitement opérationnelles pour vous accompagner et vous assister dans vos démarches, assurer le suivi et la sécurisation de vos projets en cours et des procédures engagées, dans un environnement sécurisé.

Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle contentieux
Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques et noms de domaines
Cyrielle Girard-Berthet
Auditrice de justice de la promotion 2020
Ecole Nationale de la Magistrature

(1) Règlement sur la marque de l’Union européenne (UE) 2017/1001, les règlements délégué et d’exécution pour les marques de l’Union européenne.
(2) Règlement n°6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires (CE) et son Règlement d’application s’agissant des dessins et modèles communautaires ainsi que les délais dictés par l’application de la Convention de Paris ou d’autres traités internationaux.
(3) Le système de Lisbonne concerne l’enregistrement international des indications géographiques et du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en matière de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.




La réforme du droit des marques en France (1ère partie)

réforme du droit des marquesLes premières dispositions de la réforme du droit des marques en France sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019. Il s’agit de la réforme la plus importante dans le domaine de la protection et de la défense des marques depuis de nombreuses années, qui a un impact juridique significatif pour les titulaires de marques françaises, tant en droit matériel qu’en droit procédural.

Une réforme du droit des marques s’inscrivant dans un processus d’harmonisation européenne

La réforme du droit des marques en France s’inscrit dans un processus plus global de réforme du droit des marques au sein de l’Union européenne, amorcé par la Commission européenne en 2008.

Ce processus a conduit à l’adoption de textes réformant le système de la marque de l’Union européenne administrée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (1), ainsi que de la directive (UE) 2015/2436 fixant de nouvelles règles d’harmonisation des législations nationales des Etats membres de l’Union européenne en droit des marques (2).

La directive (UE) 2015/2436, entrée en vigueur le 12 janvier 2016, devait initialement être transposée en droit interne par les Etats membres dans un délai de trois ans, soit au plus tard le 14 janvier 2019, pour une partie de ses dispositions et au plus tard le 14 janvier 2023 pour une autre partie de ses dispositions.

En France, l’article 201 de la loi PACTE (3), promulguée le 22 mai 2019, a autorisé le gouvernement à transposer cette directive par voie d’ordonnance dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, c’est-à-dire au plus tard le 22 novembre 2019.

Entrées en vigueur et dispositions transitoires

L’ordonnance de transposition n°2019-1169 du 13 novembre 2019 a été publiée au JORF du 14 novembre 2019 (4) et son décret d’application au JORF du 10 décembre 2019 (5).

Ces deux textes ont été complétés par un arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) également paru au JORF du 10 décembre 2019 (6) et deux décisions 2019-157 et 2019-158 du Directeur de l’INPI du 11 décembre 2019 (7)(8).

La plupart des nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019, à l’exception notable toutefois de celles relatives aux nouvelles procédures administratives en nullité et en déchéance, qui entreront en vigueur le 1er avril 2020 et sous réserve des dispositions transitoires visées à l’article 15 de l’ordonnance de transposition.

Le présent article présente les premières principales modifications introduites par la réforme du droit des marques. Il sera suivi d’un second article qui en abordera d’autres.

Nouvelle condition de représentation du signe de la marque

L’exigence de représentation graphique du signe de la marque, qui était jusqu’alors la première condition formelle d’enregistrement d’une marque française, est supprimée.

Ainsi, désormais le signe d’une marque française pourra être représenté « sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin », avec pour seule condition que la représentation soit « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (nouvel art. R.711-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Cette modification tient compte des évolutions techniques qui élargissent les moyens de représentation d’un signe. Par exemple, les sons peuvent désormais être représentés sous forme de fichiers électroniques et non plus exclusivement sous forme de représentation graphique (partition musicale ou sonogramme).

De nouvelles catégories des marques apparaissent : les marques de position, les marques de motifs, les marques de mouvement, les marques multimédia, les marques hologrammes.

En revanche, la possibilité de demander l’enregistrement de marques gustatives ou olfactives ou tactiles fait encore débat et il est peu probable au regard de l’état de la jurisprudence que l’on puisse déposer valablement de tels signes à titre de marque.

Une importance particulière doit être portée à la représentation du signe, car comme le souligne expressément la décision n°2019-157 du Directeur de l’INPI « la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement » (Art. 4, al. 2, Décision n°2019-157 précitée), de sorte qu’une représentation qui ne serait pas claire est susceptible de conduire au rejet de la demande ou à l’annulation de la marque enregistrée.

En outre, il convient dès à présent de tenir compte de la décision  Hartwall de la CJUE du 27 mars 2019 qui a considéré qu’en cas de contradiction entre la reproduction du signe et la catégorie de marque indiquée, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour absence de clarté et de précision du signe déposé (CJUE Aff. C-578/17, 27-3-2019, Hartwall).

La décision n°2019-157 du Directeur de l’INPI précise expressément que « la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement » (Art. 4, al. 2, Décision n°2019-157 précitée).

Interprétation littérale des produits et services désignés

Intégrant l’orientation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt IP Translator du 19 juin 2012 (09), le nouvel article R.712-3-1 du Code de la propriété intellectuelle qui rappelle l’exigence déjà existante de désigner les produits et services « avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection », précise que « l’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme ».

En d’autres termes, et à la lumière de l’arrêt précité IP Translator, il convient d’interpréter les produits et services revendiqués, dans le sens clairement littéral de leur désignation. A cet égard, il conviendra de veiller à la décision à venir de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-371/18 qui doit résoudre la question de savoir si une marque dont la liste des produits et services est rédigée dans des termes imprécis est susceptible d’être annulée totalement ou partiellement.

Modification de la procédure d’opposition

La procédure administrative d’opposition à l’enregistrement d’une marque française devant l’INPI subit par ailleurs de profondes modifications.

Les oppositions déposées à l’encontre des demandes de marques françaises déposées à compter du 11 décembre 2019 pourront se fonder sur d’autres droits qu’une marque antérieure protégée en France, une marque antérieure notoirement connue, le nom d’une collectivité territoriale ou une indication géographique protégeant les produits industriels ou commerciaux (IGPIA) (anc. art. L.712-4 du CPI).

Ces nouveaux fondements sont principalement :

  • une marque antérieure jouissant d’une renommée qui désigne des produits et services non identiques et non similaires ;
  • une dénomination sociale ou une raison sociale ;
  • un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale,
  • le nom, l’image ou la renommée d’un établissement public de coopération intercommunal (par exemple une métropole au sens du code général des collectivité territoriales);
  • le nom d’une entité publique (nouvel art. L.712-4 du CPI).

En outre, le titulaire de plusieurs droits antérieurs pourra désormais déposer une seule opposition visant plusieurs droits, alors qu’auparavant il devait déposer autant d’oppositions que de droits antérieurs invoqués (nouvel art. L.712-4-1 du CPI).

Toute la procédure d’opposition est revisitée :

  • jusqu’à présent, l’acte d’opposition devait nécessairement être accompagné des mémoires et pièces à l’appui de l’opposition ;
  • désormais, l’opposant disposera d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition pour déposer ses pièces et mémoires (nouvel art. R.712-14, al. 4 – Voir également la décision n°2019-158 du Directeur de l’INPI) ;
  • les parties à la procédure pourront s’échanger jusqu’à 3 jeux d’écriture et de pièces durant la phase d’instruction, qui commence à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition (nouvel art. R.712-16-1 du CPI) ;
  • les parties peuvent solliciter conjointement la suspension de la phase d’instructions pour une durée de 4 mois renouvelable deux fois (nouvel art. R.712-17, al. 1, 4°, du CPI) ;
  • à la fin de la phase d’instruction, l’INPI entendra les parties si elles ont demandé, durant la phase d’instruction, à être entendues oralement, et rendra sa décision dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la phase d’instructions ;
  • la phase d’instruction est automatiquement clôturée dès qu’une partie n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti.

Comme dans la procédure d’opposition antérieure :

  • le délai d’opposition est toujours de 2 mois à compter de la publication du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque française au Bulletin officiel de la propriété industrielle (nouveaux art. L.712-4 et R.712-8 du CPI),
  • la procédure d’opposition une procédure contradictoire ;
  • c’est dans ses premières observations en réponse que le titulaire de la demande de la marque contestée doit le cas échéant inviter l’opposant à produire des preuves d’usage de la marque antérieure invoquée (nouvel art. R.712-6-1 al 2, 1° du CPI).

Renforcement de l’obligation d’usage sérieux dans le cadre de la procédure d’opposition

Dernier élément abordé dans le présent article sur la réforme du droit des marques, le renforcement des pouvoirs d’appréciation de l’INPI en matière des preuves d’usages sérieux des marques antérieures invoquées dans le cadre des procédures d’opposition.

Au préalable il convient de rappeler, et ce principe reste inchangé, que le titulaire d’une marque française qui n’utilise pas sa marque de manière sérieuse, durant une période ininterrompue de cinq ans, peut être déclaré déchu de ses droits, sauf s’il justifie de justes motifs (nouvel art. L.714-5 du CPI).

Dans le cadre de la nouvelle procédure d’opposition, en cas de demande de preuves d’usage de la marque antérieure par le titulaire d’une marque contestée, l’opposant doit désormais apporter la preuve de l’usage de sa marque, enregistrée depuis plus de cinq ans, pour l’ensemble des produits et services invoqués au soutien de son opposition pour que l’opposition soit examinée au regard de l’intégralité de ces produits et services.

Si la preuve d’usage sérieux de la marque antérieure invoquée par l’opposant est apportée pour seulement une partie des produits et services, seuls ces produits et services seront pris en compte aux fins de comparaison avec les produits et services revendiqués par la marque contestée et visés dans l’opposition (nouvel art. L.712-5-1 du CPI).

Jusqu’alors, il suffisait à l’opposant de rapporter la preuve de l’usage pour au moins l’un des produits ou services invoqués et revendiqués par sa marque antérieure pour que l’INPI poursuive l’examen de l’opposition et ce, au regard de tous les produits et services invoqués et revendiqués par la marque antérieure opposée (Anc. art. R.712-17 du CPI).

Enfin, le point de départ du délai de cinq ans dans lequel les preuves d’usage sérieux de la marque antérieure doivent se placer est modifié :

  • auparavant, le délai de cinq ans était celui des cinq années précédant la demande de preuves d’usage par le titulaire de la demande de marque contestée ;
  • désormais le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée.

La réforme du droit des marques introduit donc de profondes modifications conduisant les titulaires de marques à devoir réviser leurs stratégies de protection et défense de leurs marques.

Anne-Sophie Cantreau
Claire Deramoudt
Lexing Droit des marques et noms de domaines

(1) Règlement (UE) 2015/2424 qui a modifié le Règlement (UE) 207/2009 aujourd’hui abrogé et codifié par le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du conseil sur la marque de l’Union européenne ; voir également le Règlement délégué (UE) 2018/625 sur la marque de l’Union européenne et le Règlement d’exécution (UE) 2015/626 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 ;
(2) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) ;
(3) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
(4) Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ;
(5) Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services ;
(6) Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle ;
(7) Décision n°2019-157 relative aux modalités de dépôt des demandes d’enregistrement de marques de produits ou de services, des déclarations de renouvellement de marques de produits ou de services, de certaines demandes de formalités, ainsi que des échanges subséquents ;
(8) Décision n°2019-158 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ;
(9) CJUE Aff. C-307/10, 19-6-2012, IP Translator ;
(10) CJUE Aff. C-371/18 (décision à venir), Conclusions de l’avocat général.




OPPOSETEL : La liste d’opposition au démarchage téléphonique

OPPOSETEL : La liste d'opposition au démarchage téléphoniqueL’organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique vient d’être désigné.

Par arrêté du 25 février 2016 (1), le ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique a désigné la société Opposetel comme organisme chargé de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L 121–34 du Code de la consommation. La société Opposetel est désignée pour une durée de 5 ans.

Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique tenue par la société Opposetel. Dès lors que le consommateur est inscrit sur cette liste, il est interdit au professionnel de le démarcher téléphoniquement, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

En conséquence, cela signifie pour les professionnels, préalablement au lancement d’une campagne de démarchage téléphonique, l’obligation de s’assurer que les consommateurs ciblés ne sont pas inscrits sur cette liste d’opposition.

Par ailleurs, le professionnel collectant les coordonnées téléphoniques d’un consommateur devra l’informer de ce droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Lorsque cette collecte d’information s’effectue à l’occasion de la conclusion d’un contrat, celui-ci doit mentionner de manière claire et compréhensible l’existence de ce droit pour le consommateur.

Cela implique pour le professionnel de s’assurer que, dans ses conditions contractuelles et ses supports de collecte de données, dès lors qu’il est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, comportent une telle information sur le droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

De même, les professionnels de la location ou de la vente de fichiers devront s’assurer que leurs fichiers sont bien expurgés des coordonnées téléphoniques des personnes inscrites sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique.

Tout manquement est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale (2), sans préjudice des manquements à la loi Informatique et libertés qui pourraient être matérialisé en cas de non-respect du droit d’opposition.

Céline Avignon
Anne Renard
Lexing Publicité et marketing électronique

(1) Arr. 25-2-2016, JO du 28-2-2016.
(2) Art. L121-34-1, C. consom.




# htag / # ashtag : opposition reconnue justifiée

L’examen des dépôts de marques auprès des offices nationaux permet souvent d’avoir un reflet des tendances et, à ce titre, le phénomène du « htag » a ouvert de nouvelles perspectives en matière de stratégie de marque, comme le relevait déjà l’OMPI dans sa revue de septembre 2014 au regard des dépôts de marques aux Etats-Unis.

De la même manière, en France, l’INPI se voit confronté à la multiplication des demandes d’enregistrement de marque correspondant au fameux « mot-dièse ».

Ainsi, le 25 juin 2014, Madame K., se prévalant d’une marque #ashtag déposée en 2012 pour désigner notamment des vêtements, accessoires et bijoux, formait opposition à l’encontre de la demande de marque # HTAG # pour des produits identiques et similaires.

L’opposante faisait valoir que le signe contesté constituait l’imitation de la marque antérieure dont elle est titulaire et que les produits de la demande d’enregistrement contestée étaient identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Le titulaire de la demande d’enregistrement contesté n’a pas répondu.

Le directeur de l’INPI fait partiellement droit à l’opposition retenant qu’il existait un risque de confusion résultant de la grande proximité des signes en conflit et de l’identité et de la similarité des produits en présence.

Selon la décision, le risque de confusion résulte de la même impression d’ensemble qui ressort des deux signes et plus précisément, des fortes similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles conjuguées à l’identité ou à la similarité des produits et à la diversification des entreprises proposant ce type de produits.

Concernant la comparaison des signes, il est évident que ceux-ci présentent des similitudes phonétique, visuelle et intellectuelle. Sur les plans phonétiques et intellectuels, les signes se prononcent de façon strictement identique et font directement référence au terme hashtag (ou htag).

Il convient de préciser que le terme hashtag a été récemment intégré au dictionnaire de la maison d’édition Merriam-Webster qui le définit de la manière suivante :

« mot ou groupe de mot précédé du signe # permettant de classer ou de référencer le texte qui l’accompagne (par exemple un tweet) ».

Concernant la comparaison des produits, la décision rendue se comprend aisément au regard de l’identité et de la similarité des produits concernés.

Pour les « lunettes, articles de lunetterie, étuis à lunettes » désignés dans la demande de marque mais absents du libellé des produits et services de la marque antérieure, l’opposition a été reconnue justifiée à l’encontre de ceux-ci en raison du « risque de voir les produits attribués à une même origine ».

Compte tenu de la diversification des entreprises du secteur de la maroquinerie, le consommateur sera plus d’autant plus susceptible d’attribuer une origine commune aux produits désignés par les marques #HTAG# et ASHTAG que ceux-ci sont susceptibles d’être vendus par les mêmes entreprises et que les signes sont proches.

En tout état de cause, cette solution du directeur de l’INPI est conforme à la jurisprudence selon laquelle le dépôt d’un terme du langage courant à titre de marque est admis à partir du moment où ce terme est distinctif pour les produits et services désignés. La seule limite sera que le titulaire de la marque ne pourra pas s’opposer à l’usage du terme dans son sens courant.

En l’espèce, le htag désigne « un marqueur de métadonnées utilisé sur internet où il permet de marquer un contenu avec un mot-clef plus ou moins partagé » (1). Le htag couramment utilisé sur les réseaux sociaux, permet de faciliter les recherches par thèmes.

Au regard de la définition du htag, ce terme ne comporte pas de liens intrinsèques avec les produits revendiqués par les deux marques.

En revanche, l’Office des brevets et des marques des Etats-Unis d’Amérique (USPTO) n’a pas hésité à rejeter la demande d’enregistrement d’une marque hashtag pour des services liés à des émissions de divertissement interactives, des services de transmission numérique ou de radiodiffusion. L’Office a ainsi estimé que le signe hashtag envisagé ne faisait que décrire les services proposés. En effet, le hashtag étant largement utilisé par les autres acteurs du secteur, le signe hashtag indiquera intrinsèquement au consommateur que ces services impliquent l’utilisation du mot-dièse (2).

La question se pose alors de savoir si le fait d’adjoindre en préfixe le célèbre croisillon ou le terme hashtag dans son orthographe communément acceptée confère un caractère distinctif à un signe lorsque les produits et services désignés ne sont pas liés aux télécommunications ?

Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Définition du terme hashtag, décision du directeur de l’INPI du 23 décembre 2014.
(2) OMPI Magazine, Article de Randy Michels, 9-2014




Référencement payant et mesures prises pour protéger ses marques

Référencement payant  Quelles mesures peuvent être prises pour protéger ses marques contre le phénomène du référencement payant ?

Par un arrêt du 19 janvier 2012, la Cour d’appel de Lyon a débouté de ses demandes en contrefaçon et concurrence déloyale le titulaire de la marque et du nom commercial DICT.FR à l’encontre d’un concurrent ayant acheté, auprès du moteur de recherche Google, le mot-clé correspondant à des fins de référencement payant.

Mais, plus surprenant, elle condamne le titulaire de la marque sur le fondement de la concurrence déloyale pour avoir fait bloquer, auprès du moteur de recherche Google, le mot clé correspondant à sa marque !

Le référencement payant Adwords

Le titulaire de la marque et du nom commercial DICT.FR avait relevé que l’un de ses concurrents référençait son site dictservices.fr sur le moteur de recherche Google à partir du mot clé « dict.fr » et avait déposé la demande de marque e-DICT pour des produits et services similaires à ceux visés par la marque DICT.FR. Afin d’assurer la protection de ses droits, le titulaire de la marque antérieure a formé opposition à l’encontre de la demande de marque e-DICT aboutissant au rejet de la demande d’enregistrement par l’INPI. Par ailleurs, il s’est adressé au moteur de recherche Google afin de voir bloquer le mot-clé « dict.fr » dans le cadre du service de référencement payant Adwords.

En réaction, le titulaire du nom de domaine disctservices.fr forme une action en nullité de la marque DICT.FR, dont l’élément « dict » serait l’acronyme de « Déclaration d’Intention et de Commencement de Travaux », ainsi qu’en concurrence déloyale, à raison du blocage auprès du moteur de recherche Google, du mot-clé « dict.fr ». Le titulaire de la marque antérieure agit reconventionnellement et logiquement sur le fondement de la contrefaçon de sa marque et de la concurrence déloyale.

Le droit des marques

Infirmant la décision de première instance, la Cour d’appel de Lyon rejette la demande de nullité considérant que la marque DICT.FR « largement et continuellement exploitée en tant que marque depuis 2000 et au moins depuis 2004, a ainsi atteint, compte-tenu des caractéristiques du secteur d’activité sur internet, une distinctivité suffisante pour être valable ».

Pour autant, elle rejette également l’action en contrefaçon de marque par l’utilisation du nom de domaine « dictservices.fr », retenant, d’une part, l’existence de nombreuses autres marques très proches, ainsi que « le terme disctservices.fr diffère assez, par l’insertion du seul mot services, de la marque dont la contrefaçon est prétendue pour que le public ne puisse être amené à croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées ».

S’agissant du référencement payant, la Cour se montre également sévère. Elle fait une interprétation restrictive de la règle posée par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre des affaires Google.

La Cour d’appel de Lyon retient que le titulaire de la marque n’est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée « que si la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».

L’atteinte au nom commercial

Elle renvoie au même raisonnement et à la même solution concernant l’atteinte au nom commercial et rejette les demandes formées retenant qu’en l’espèce « nulle précision n’est donnée quant à l’existence d’un risque de confusion de la part de l’internaute en raison du contenu du site incriminé ».

Allant plus loin encore, la Cour sanctionne le titulaire des droits antérieurs pour avoir fait bloquer le mot clé correspondant à ses marques et nom commercial, sur le fondement de la concurrence déloyale, au motif que ce blocage a « indûment fait perdre à [son concurrent], dont rien à cette époque ne permettait de soupçonner la loyauté, une chance de proposer son service à des internautes connaissant déjà le service dict.fr ».

Tout en relevant que le titulaire des droits a pu, « au regard des solutions majoritairement retenues par les cours et tribunaux », croire pouvoir agir de la sorte, la Cour le condamne à réparer le préjudice subi par son concurrent privé d’un moyen de publicité licite.

Quelle politique de protection des droits ?

Pour sévère qu’elle soit, cette décision doit conduire les titulaires de signes distinctifs à s’interroger sur la politique de protection de leur droits. Ainsi, on ne saura que trop recommander la mise en place d’une politique active de protection du signe en amont, afin d’éviter, notamment lorsque le signe est faiblement distinctif, la multiplication de signes concurrents trop proches, critère pris en considération par la Cour pour retenir l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit.

De la même manière, il convient de retenir que les demandes de suppression ou de blocage hâtif auprès de tiers, sans autorisation judiciaire préalable, sont susceptibles d’être sanctionnées par les tribunaux.

Ainsi, face à une jurisprudence parfois encore incertaine, parfois sévère, le titulaire de signe distinctif devra agir avec circonspection dans le cadre de la protection de ses droits…

Virginie Brunot

CA Lyon 19-1-2012 n° 09/07831




Marque internationale nouveau délai d’opposition devant l’INPI

Marque internationale nouveau délai d'opposition devant l'INPIDepuis le 1er janvier 2009, le délai, imparti aux tiers pour s’opposer à l’enregistrement d’une marque internationale qui désigne la France, est de deux mois, à compter de la publication de l’enregistrement international de la marque dans la Gazette publiée par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).

Cette disposition nouvelle résulte du décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 portant application de l’ordonnance n°2008-1301 du 11 décembre 2008 relative aux brevets d’invention et aux marques.

Cette ordonnance avait été adoptée en application de l’article 134 de la Loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et en particulier du deuxième paragraphe de cet article qui prévoyait que « le gouvernement était autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le Code de la propriété intellectuelle et nécessaires pour simplifier et améliorer les procédures de délivrance et d’enregistrement des titres de propriété industrielle, ainsi que l’exercice des droits qui en découlent ».

Il est rappelé qu’auparavant, le délai de deux mois d’opposition à l’égard des enregistrements internationaux de marque courait à compter du 1er jour du mois suivant la réception par l’INPI de la Gazette publiée par l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. En d’autres termes, le délai d’opposition était plus long pour les enregistrements internationaux de marques désignant la France que pour les marques françaises déposées auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle.

Décret 2008-1472 du 30 décembre 2008

Ordonnance 2008-1301 du 11 décembre 2008

(Mise en ligne Janvier 2009)

Autres brèves

(Mise en ligne Décembre 2008)




conditions de recours contre une décision du directeur de l’INPI

Conditions de forme d'un recours contre une décision du directeur de l'INPILa Cour de cassation rappelle le strict respect des formalités de l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle. La déclaration de recours contre une décision du Directeur général de l’INPI doit être formée en respectant scrupuleusement les prescriptions du Code de la propriété intellectuelle, à peine d’irrecevabilité du recours. Les tribunaux ont eu l’occasion d’appliquer cette sévère sanction dans différentes espèces où des mentions obligatoires manquaient (forme juridique de la société requérante, organe la représentant légalement, etc.). Mais, au-delà de ces mentions obligatoires, la déclaration doit contenir l’argumentaire soutenant le recours. A défaut, cet argumentaire doit être déposé dans le mois suivant la déclaration.

Dans un arrêt du 13 janvier 2009, la Cour de cassation a souligné que le requérant qui souhaitait se prévaloir d’arguments qu’il avait déjà exposés dans le cadre de la procédure d’opposition devait indiquer faire siens ces arguments dans sa déclaration de recours. En l’espèce, la cour a considéré que ce critère n’est pas satisfait lorsque le requérant fait, dans sa déclaration de recours, référence au courrier adressé au Directeur de l’INPI pour contester son projet de décision et en joint une copie, mais sollicite un délai supplémentaire  » pour réfuter de façon détaillée  » la décision rendue. Cet exposé détaillé n’ayant pas été déposé dans le délai d’un mois, le recours a été déclaré irrecevable et la décision du Directeur de l’INPI rejetant la demande d’enregistrement de la marque est devenue définitive.

Cass. com. 13 janvier 2009

(Mise en ligne Février 2009)