Propriété industrielle : adaptation des délais et procédures

délais et procédures

Les offices de propriété intellectuelle mettent en place la prorogation des délais de procédure et adaptent leurs procédures face à la pandémie de Covid-19.

La plupart des offices de propriété intellectuelle ont annoncé la prorogation des délais et adaptent leur procédure pour faire face à la crise sanitaire.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) perturbe gravement les communications mondiales ainsi que les procédures devant les offices de propriété intellectuelle. Les mesures de confinement, de quarantaine ou d’isolement mises en place dans les différents Etats rendent très compliquées les modes de communication traditionnels avec ces offices.

Il est apparu nécessaire de procéder à certains aménagements procéduraux, et notamment de prolonger les délais arrivant à échéance durant la période de crise sanitaire, afin de préserver les droits acquis et la poursuite des procédures en cours.

Des mesures nationales ont été prises en France. L’état d’urgence sanitaire a été déclaré par la loi du 23 mars 2020, habilitant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnances, conduisant à l’adoption de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prolongation des délais échus pendant la période de crise sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.

Les offices de propriété intellectuelle ont également réagi afin d’adapter les procédures et de prolonger les délais dont l’échéance doit intervenir durant cette période troublée. Des mesures ont ainsi été prises tant par les offices nationaux, qu’européens et internationaux.

Marques, dessins et modèles et brevets nationaux : les délais et procédures adoptés par l’INPI

Par une première décision du 16 mars 2020, le directeur général de l’INPI avait annoncé, entre autres, le report à quatre mois des délais impartis et non échus au 16 mars 2020, afin de répondre aux notifications de l’INPI.

Par une nouvelle décision n°2020-33 du 26 mars 2020, le Directeur général de l’INPI a caler la prorogation des délais à celle résultant de la loi du 23 mars 2020 et de ses textes d’application. Parmi ces textes, citons l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus et à l’adaptation des procédures pendant la période d’urgence.

La règle applicable est donc la suivante : toutes les échéances intervenant entre le 12 mars et un mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire sont reportées :

  • à un mois à l’issue de cette période lorsque le délai initial était d’un mois ;
  • à deux mois à l’issue de cette même période lorsque le délai initial était de deux mois ou plus.

Concrètement, si l’état d’urgence sanitaire prend fin le 30 avril, la prorogation des délais arrivés à échéance entre le 12 mars et le 30 mai est fixée soit au 30 juin, soit au 30 juillet selon la durée initiale du délai.

L’INPI rappelle que cette prorogation de délais est applicable à l’ensemble des délais prévus par le code de la propriété intellectuelle, à l’exception de ceux résultant d’accords internationaux ou de textes européens.

Sont ainsi visés les délais :

  • de réponse aux notifications de l’INPI ;
  • d’opposition à une demande de marque française ;
  • de dépôt d’observations de tiers ;
  • de renouvellement d’une marque ou de prorogation d’un dessin et modèle français ainsi que le délai de grâce correspondant ;
  • de paiement d’une annuité de brevet ;
  • d’introduction d’un recours administratif ou juridictionnel à l’encontre d’une décision rendue par l’INPI.

L’attention est toutefois attirée sur le fait que l’ordonnance est sans incidence sur les délais relevant de dispositions européennes ou internationales. Ne sont donc pas visés les délais :

  • de priorité dans le cadre d’une extension internationale quel que soit la nature du titre ;
  • les délais de paiement pour le dépôt d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection.

Enfin, si les locaux de l’INPI sont fermés, la plupart des procédures sont dématérialisées et demeurent gérées par l’INPI.

Marques de l’Union européenne, dessins et modèles communautaires : les délais et procédures de l’EUIPO

Suite au déclenchement de l’état l’alerte par le gouvernement espagnol le 14 mars 2020, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a mis en œuvre son plan de continuité des activités depuis le 16 mars 2020.

Concernant les délais, la décision n°EX-20-3 du 16 mars 2020 proroge jusqu’au 30 avril 2020 inclus, les délais arrivant à échéance entre le 9 mars et cette date. Concrètement, cela signifie que ces échéances sont reportées au 4 mai 2020, le 1er mai étant un jour férié.

Contrairement à la décision de l’Inpi, la décision de l’EUIPO a pour effet de fixer une date unique d’expiration, à savoir le 1er mai 2020 (en pratique, le 4 mai). Cette prorogation des délais est automatique sans qu’il soit besoin de former une demande en ce sens.

Sont ainsi visés, « tous les délais qui affectent toutes les parties à la procédure devant l’Office ». Selon les informations de l’EUIPO, cette formule vise tous les délais que ceux-ci soient fixés par l’Office ou par les règlements applicables. Concrètement, cela signifie que sont visés :

  • tous les délais fixés par l’EUIPO, y compris par les chambres de recours, quelle que soit la procédure ;
  • tous les délais directement imposés par :
    • le Règlement sur la marque de l’Union européenne (UE) 2017/1001, les règlements délégué et d’exécution pour les marques l’Unionistes (1)
    • le Règlement n°6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires (CE) et son Règlement d’application (2).

Sont ainsi visés les délais :

  • paiement de la taxe de demande de marque de l’Union européenne ;
  • relatifs au droit de priorité et priorité d’exposition ;
  • d’opposition à une marque de l’Union européenne ainsi qu’au paiement de la taxe correspondante ;
  • de demandes de renouvellement ;
  • relatifs aux dépôts d’un recours, de l’exposé des motifs et au paiement de la taxe correspondante ;
  • de transformation d’une marque de l’Union européenne en demande de marque nationale ;
  • d’ajournement d’une publication de dessin ou modèle (article 50 du RDC).

Délais auprès des autres instances que l’EUIPO

L’attention est attirée sur le fait que cette décision n’emporte pas prorogation des délais applicables devant une autre instance que l’EUIPO, seraient-ils issus des textes précités. Ainsi, ne sont pas visés les délais de recours devant le Tribunal de l’Union européenne à l’encontre des décisions des chambres de recours.

Concernant les formalités et procédures, bien que l’office soit fermé au public, il demeure possible de procéder à des demandes de marques et de dessins ou modèles, lesquelles sont reçues, examinées et publiées normalement. Les procédures peuvent également être poursuivie de manière régulière par voie dématérialisée.

Brevets européens : les délais et procédures de l’OEB

Par un communiqué du 15 mars 2020, l’Office européen des brevets (OEB) a également pris des mesures relatives à la gestion des délais arrivant à échéance.

Concernant les délais arrivés à expiration avant le 15 mars 2020, l’OEB entend faciliter les moyens de recours en cas d’inobservation d’un délai expirant pour toute partie ayant son domicile ou son siège dans les zones directement touchées par l’épidémie de COVID-19.

Les délais expirant le 15 mars 2020 ou à une date ultérieure sont actuellement prorogés jusqu’au 17 avril 2020 étant précisé que l’OEB se réserve la possibilité d’adopter une nouvelle prorogation des délais suivant l’évolution de la crise sanitaire.

L’OEB n’apporte pas de précision spécifique sur la nature des délais concernés si ce n’est que sont « également »  visés les délais relatifs au paiement des taxes, y compris les taxes annuelles.

Concernant les procédures orales, il convient d’opérer une distinction entre les procédures orales devant les chambres de recours, lesquelles sont annulées jusqu’au 17 avril 2020 des procédures orales relatives aux procédures d’examen ou d’opposition. Ces dernières sont également annulées jusqu’au 17 avril 2020, sauf à ce qu’une audience sous forme de visioconférence ait été confirmée.

Les précisions de l’OMPI niveau international

L’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) a également mis en œuvre son plan de continuation des activités. Elle a notamment en charge de la gestion du  :

  • Traité de coopération en matière de brevets (PCT) ;
  • système de Madrid concernant l’enregistrement international des marques ;
  • système de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels ;
  • système de Lisbonne (3).

Le fonctionnement des services en ligne est maintenu.

Aux termes de l’avis n°7/2020 du 19 mars 2020, l’OMPI prévoit la prorogation des délais de manière automatique dans le cas où un office de propriété intellectuelle ne serait pas ouvert au public, ce qui est actuellement le cas de l’INPI et de l’EUIPO.

Dans ce cas, les offices concernés doivent informer l’OMPI des dates de fermeture au public. Sous cette réserve, un délai qui expirerait un jour où l’office concerné était fermé, est prorogé jusqu’au premier jour suivant la réouverture de cet office.

Sont ainsi visés tous les délais relevant du système de Madrid (marques) qui concernent cet office.

En cas de non-respect d’une communication par voie postale ou électronique du aux mesures prises pour lutter contre la crise sanitaire, ceux-ci sont excusés lorsque la communication a été envoyée dans les cinq jours suivant la reprise des services postaux, d’acheminement du courrier ou de communication électronique et au plus tard six mois après la date d’expiration du délai correspondant.

De manière générale, si les offices sont actuellement fermés au public, ceux-ci assurent la poursuite du traitement des dossiers en cours invitent tous ceux qui le peuvent à recourir aux procédures dématérialisées ainsi qu’à respecter les délais initiaux afin de permette la poursuite des procédures en cours et éviter l’engorgement des procédures à l’issue de la période d’urgence sanitaire.

En parfaite adéquation avec cette ligne de conduite, les équipes du cabinet, qui ont basculé en entreprise virtuelle, sont parfaitement opérationnelles pour vous accompagner et vous assister dans vos démarches, assurer le suivi et la sécurisation de vos projets en cours et des procédures engagées, dans un environnement sécurisé.

Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle contentieux
Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques et noms de domaines
Cyrielle Girard-Berthet
Auditrice de justice de la promotion 2020
Ecole Nationale de la Magistrature

(1) Règlement sur la marque de l’Union européenne (UE) 2017/1001, les règlements délégué et d’exécution pour les marques de l’Union européenne.
(2) Règlement n°6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires (CE) et son Règlement d’application s’agissant des dessins et modèles communautaires ainsi que les délais dictés par l’application de la Convention de Paris ou d’autres traités internationaux.
(3) Le système de Lisbonne concerne l’enregistrement international des indications géographiques et du Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI en matière de règlement des litiges relatifs aux noms de domaine.




La protection des créations culinaires, un enjeu français

créations culinairesLa protection des créations culinaires constitue un enjeu de valorisation du patrimoine et de l’économie française.

Une protection incomplète des créations culinaires par la propriété intellectuelle

En droit positif français, la protection de la création culinaire est faible : aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire et uniforme à ces créations à ce jour.

En effet, ce n’est pas l’ensemble de la création culinaire qui pourra être protégée par le droit existant, mais seulement certaines caractéristiques de cette création.

A titre d’exemple, une recette de cuisine, rédigée à l’écrit, pourrait constituer une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, à condition qu’elle soit originale et porte « l’empreinte de la personnalité » de son auteur. Toutefois, cette protection ne portera que sur l’œuvre littéraire elle-même et non pas sur la recette en tant que telle et n’interdira pas la réalisation de la recette.

La recette de cuisine en tant que telle s’apparente juridiquement plus à un savoir-faire, protégeable comme un secret de fabrique. La recette du Coca-cola par exemple est protégée par ce biais.

De même, les techniques innovantes mises en œuvre lors de la réalisation de la création culinaire peuvent donner lieu à une protection par brevet à condition que la recette apporte une solution technique non évidente à un problème technique préexistant. Cela peut par exemple être une recette permettant de confectionner une soupe dans laquelle le foie gras ne se mélangerait pas avec la gelée de poule (1).

Par ailleurs, le nom d’une création culinaire peut être déposé à titre de marque, à condition d’être distinctif par rapport aux produits désignés, c’est-à-dire de ne pas être uniquement constitué de termes indiquant les produits utilisés dans cette préparation ou le nom de cette préparation, comme la marque MON HUILE DE HOMARD pour désigner un condiment aromatisé au homard (2).

Enfin, l’apparence d’une création culinaire peut également faire l’objet d’une protection par le biais du dépôt d’un modèle, à condition de satisfaire aux conditions de protection des dessins et modèles, à savoir la nouveauté (absence de divulgation antérieure identique) et le caractère individuel ou propre (l’impression d’ensemble diffère de celle produite par tout modèle divulgué antérieurement). Un chef, créateur d’une nouvelle forme de tarte aux pommes dont la caractéristique tient au positionnement des pommes en forme de boutons de rose, a ainsi choisi de protéger sa création par le dépôt de deux modèles, dont la validité a été confirmée par le Tribunal de grande instance de Paris (3).

Hormis ces quelques exemples, force est de constater qu’aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire aux créations culinaires.

L’arrêt du 13 novembre 2018 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a fermé la voie du droit d’auteur aux saveurs culinaires en décidant qu’une saveur culinaire ne peut être qualifiée d’œuvre (4) et le refus des Offices de propriété industrielle français et européens de protéger les saveurs à titre de marque témoignent des limites du droit existant.

La proposition de loi relative à la protection des recettes

Pour mettre un terme à la vulnérabilité de la création culinaire, une proposition de loi Bresnier n°1890 relative à la « protection des recettes et des créations culinaires » a été présentée à l’Assemblée nationale le 30 avril 2019 (5).

Le projet de loi prévoit, en premier lieu, la création d’un Institut national de la création culinaire certifiée, habilité à délivrer des certificats de création culinaire pour protéger, pendant 20 ans, les créations culinaires.

Les créations culinaires seraient inscrites sur un registre national public reprenant les éléments permettant aux tiers de reproduire la recette (ingrédients, recette, etc.).

Pour se voir octroyer un tel certificat, les créations devront :

  • être nouvelles, c’est-à-dire jamais rendues accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de certificat de création culinaire par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;
  • impliquer une activité créatrice, définie comme une non-évidence pour l’homme du métier ;
  • présenter un caractère gustatif propre pour donner une impression d’ensemble de « non déjà gouté ».

Le détenteur d’un certificat de création culinaire serait ainsi titulaire de droits patrimoniaux (droit d’exploitation) et moraux (droit de divulgation, droit au nom, droit au respect de la création culinaire) sur cette création.

Toute atteinte à ce nouveau droit de propriété constituerait un acte de contrefaçon. Une action en contrefaçon sanctionnerait la fabrication, l’utilisation ou la détention non autorisée de la création culinaire.

Le texte prévoit également l’existence d’un régime spécifique pour les créations des salariés, une procédure d’opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande de certificat.

Si cette proposition de loi, inspirée des régimes existant en matière de droit d’auteur et de droit des marques, voyait finalement le jour, elle serait susceptible de séduire les professionnels de l’industrie agro-alimentaire, en leur offrant une solution pour protéger leurs créations culinaires.

Si cette initiative est intéressante, elle amène néanmoins des questions pratiques : comment analyser le critère du caractère gustatif propre quand les saveurs ne sont pas perceptibles de la même manière selon les personnes ? Comment réaliser une recherche d’antériorités en matière de saveurs ?

Cette proposition de loi a été renvoyée à la Commission des affaires culturelles et de l’éducation. Affaire à suivre.

Anne-Sophie Cantreau
Claire Deramoudt
Lexing Propriété industrielle conseil

(1) « Soupe chaude de foie gras à la gelée de poule »
(2) CA Rennes, 3e ch. comm., 23-10-2018, n° 18/01378
(3) TGI Paris, 3e ch., 15-03-2018, n° 16/10841
(4) CJUE, 13-11-2018, Levola Hengelo BV c. Smilde Foods BV aff. C.310/17
(5) Proposition de loi relative à la protection des recettes et créations culinaires, Doc. n° 1890 déposé le 30-04-2019 à l’Assemblée nationale.




Une nouvelle décision sur la marque figurative Louboutin

LouboutinLe chausseur Christian Louboutin a remporté une nouvelle bataille judiciaire dans la défense de sa marque figurative.

Les précédents relatifs à la validité de la marque figurative Louboutin

Le chausseur Christian Louboutin et sa société mènent depuis plusieurs années une campagne de défense mondiale des célèbres semelles rouges via la marque figurative représentant ladite semelle.

Des procès, introduits en Europe et aux Etats-Unis, avaient jusqu’à présent aboutis à des résultats différents.

En France, Christian Louboutin a agi en 2012 à l’encontre d’enseignes telles que Zara ou Eden Shoes qui commercialisaient des chaussures à talons ornées d’une semelle rouge.

Dans le cadre de l’affaire Eden Shoes (1), Christian Louboutin avait obtenu une condamnation sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée.

Dans le cadre de l’affaire Zara (2), la célèbre enseigne espagnole avait contre-attaqué en demandant la nullité de la marque figurative opposée par Christian Louboutin. La Cour de cassation avait confirmé l’annulation de la marque semi-figurative n°00/3067674 sur le fondement du défaut de distinctivité aux motifs que ni la forme, ni la couleur de la semelle ne faisait l’objet d’une représentation graphique. La marque figurative était alors représentée comme suit, associée à la description suivante : Semelle de chaussure de couleur rouge.

Les Etats-Unis avaient fait preuve d’une plus grande souplesse.

Dans une affaire opposant Christian Louboutin à la société Yves Saint-Laurent, la Cour d’appel Fédérale (3) avait considéré que la semelle rouge était susceptible de protection à titre de marque, à condition que celle-ci contraste avec la couleur de la chaussure.

L’action en nullité de la marque figurative Louboutin

Plus récemment, une nouvelle affaire a été portée devant les tribunaux français par la société Kesslord qui proposait à ses clients de personnaliser leurs chaussures, notamment en y ajoutant des semelles de couleur rouge.

La société Louboutin et Christian Louboutin l’ont donc mise en demeure de cesser toute personnalisation reproduisant la marque figurative n°3869370, représentée de la manière suivante :

La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque).

La société Kesslord a pris l’initiative d’une action judiciaire aux fins d’obtenir la nullité de la marque figurative opposée au motif de son absence de validité (selon elle, la marque ne remplirait pas la condition de représentation graphique posée par l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle) et de son absence de distinctivité.

Par jugement du 16 mars 2017 (4), le Tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Kesslord de sa demande considérant que la représentation graphique de la marque «révèle sans équivoque que la couleur rouge précisément définie recouvre la totalité de la partie extérieure de la semelle d’une chaussure à talon» et que sa «localisation, constante, est objectivement, précisément et clairement identifiée».

La société Kesslord a interjeté appel de cette décision.

Marque figurative et exigence de représentation graphique

En appel, la société Kesslord sollicite en premier lieu l’annulation de la marque figurative faute de représentation claire, objective, complète et constante comme exigé par l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle fait valoir que le signe évoque une certaine forme de semelle, tandis que la marque désigne de façon large tous les types de «chaussures à talons hauts» dont il existe de multiples sortes. Il ne serait selon elle pas possible, selon elle, de déterminer avec précision l’objet et l’étendue de la protection conférée, la forme de la semelle rouge dépendant directement de la forme de la chaussure sur laquelle elle est apposée. Enfin, elle ajoute que la représentation graphique de la marque ne peut être simplement un exemple ou une déclinaison du signe.

En défense, la société Louboutin et son créateur éponyme font valoir que la marque figurative, constituée d’une couleur spécifique située à un emplacement précis, est une marque de position clairement identifiée, peu important que la forme du produit soit susceptible de variation. Ils font également valoir également la renommée des semelles rouges Louboutin.

Dans son arrêt du 15 mai 2018 (5) la Cour d’appel souligne tout d’abord, au regard de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, que la marque peut être constituée par une disposition de couleurs. Puis elle indique que le signe est clairement et précisément défini par la combinaison d’une couleur spécifique et son emplacement sur la semelle extérieure, délimité grâce à des pointillés.

Elle ajoute que la problématique résultant de la variation des produits désignés, relève de l’appréciation d’une éventuelle contrefaçon et non du débat relatif à la validité de la marque.

Enfin, elle précise que la marque figurative Louboutin est fantaisiste et arbitraire dans le secteur d’activité concerné, et dotée d’un caractère distinctif au regard des articles de presse fournis par la société Louboutin.

Marque figurative et signe conférant sa valeur substantielle au produit

En second lieu, la société Kesslord sollicite la nullité de la marque figurative Louboutin sur le fondement de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que le signe est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où la couleur rouge n’est que l’une des caractéristiques de la forme de la semelle et donne au produit sa valeur substantielle.

En défense, la société Louboutin et le créateur objectent qu’il n’est pas démontré que la marque figurative est exclusivement constituée de la forme des produits pour lesquelles elle est déposée, c’est-à-dire les chaussures à talons, ni que la semelle rouge donnerait à ces chaussures leur valeur substantielle.

La Cour d’appel observe que la combinaison de la couleur rouge apposée sur la semelle extérieure d’une chaussure à talon ne résulte pas de la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, et qu’il s’agit d’un choix arbitraire du créateur.

Elle ajoute que si la semelle rouge Louboutin est emblématique, rien ne permet de considérer qu’elle confère aux chaussures à talons Louboutin leur valeur substantielle qui peut résulter de la qualité intrinsèque des chaussures ou de leur succès auprès de la clientèle célèbre.

Dans ces conditions, la Cour d’appel déboute la société Kesslord de sa demande en nullité de la marque figurative n°3869370. Une nouvelle bataille judiciaire est donc gagnée dans la défense des semelles rouges Louboutin.

Toutefois, d’autres procès ont été introduits par le créateur et sa société, dont l’issue pourrait confirmer ou remettre en cause la validité de la marque figurative Louboutin. La route est donc encore longue pour ces fameuses semelles rouges.

Eve Renaud-Chouraqui
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) L’affaire Eden Shoes : TGI Paris 07-01-2011, n° 09/09066.
(2) L’affaire Zara : Cass. com. 30-05-2012, n° 11-20.724.
(3) Contrefaçon de marque figurative : la lente marche des semelles rouges, post du 9-10-2012 : US CA 2nd Circ 5-9-2012 n° 11-3303-cv.
(4) TGI Paris, 3ème ch. 1ère sect., 16-3-2017, n° 15/11131.
(5) CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 15-5-2018, n° 17/07124, en ligne sur Doctrine.fr, lien public accessible à tous (page consultée le 13-07-2018).




La propriété intellectuelle au service du design de commerce

design de commerceAu-delà de l’esthétique, le design de commerce est générateur de valeur protégeable par la propriété intellectuelle.

Capitale du design, labellisée French Tech / Design Tech, la Ville de Saint-Etienne met à l’honneur le design de commerce avec la nouvelle édition de son concours CommerceDesign.

Loin de se limiter aux seuls objets, le design recouvre aujourd’hui une dimension sociétale dont les points de vente sont partie intégrante. En effet, l’agencement d’un magasin constitue pour l’entreprise un outil supplémentaire de différenciation. Il permet d’attirer et de fidéliser la clientèle grâce à une identité propre, une ambiance particulière ou une approche nouvelle dans l’offre de produits ou de services.

C’est dans ce contexte que la commune de Saint-Etienne organise la nouvelle édition du concours CommerceDesign. Ce dernier a pour objet de récompenser les commerçants stéphanois pour l’aménagement intérieur et extérieur de leur commerce. Quatre catégories de prix sont prévues : design de boutique, design de produit, design de service et design digital.

Mais au-delà de la récompense honorifique, l’agencement particulier d’un magasin est généralement le fruit d’investissements humains, matériels et financiers, source d’une valeur économique qui doit pouvoir être protégée.

A défaut, l’entreprise comme le concepteur de l’aménagement prennent le risque que des concurrents s’en inspirent voire le copient pleinement. L’occasion de faire le point sur les différents droits de propriété intellectuelle applicables au design de commerce.

Design de commerce et droit d’auteur

Le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (CPI art. L.112-1). Il peut s’agir, par exemple, d’œuvres de dessin, de peinture ou d’architecture, d’œuvres graphiques, d’œuvres des arts appliqués, ou encore de plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture (CPI art. L.112-2). Cependant, pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre de l’esprit doit respecter deux conditions : être originale et être fixée sous une forme tangible.

En premier lieu, l’œuvre doit être originale c’est-à-dire être marquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur (1). Cette condition suppose que l’œuvre soit le fruit de l’imagination de son auteur, ou traduise des choix personnels réalisés librement, dans un but purement esthétique ou ornemental. Il s’agit d’une condition subjective, appréciée au cas par cas. Aussi, ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur, les créations dictées par des contraintes fonctionnelles ou techniques (2).

En second lieu, l’œuvre doit être fixée sous une forme tangible (CPI art. L.111-2). Le droit d’auteur ne protège pas les simples idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (3).

En matière de design de commerce, les tribunaux ont pu reconnaître l’existence de droits d’auteur sur un agencement de magasin « qui au regard des autres styles d’agencement produits, exprime une certaine singularité laquelle témoigne de l’empreinte de son auteur et, partant, de son originalité » (4).

A l’inverse, la Cour de cassation a dénié toute protection par le droit d’auteur au concept d’aménagement des magasins d’optique Alain Afflelou. Ce concept était matérialisé dans le cahier des charges des commerçants franchisés. Selon la Cour de cassation, les prescriptions et dessins produits se réduisaient à des principes généraux sans indications suffisamment concrètes et précises. Aussi, la planche illustrative de la façade était dépourvue d’originalité et la représentation de l’aménagement intérieur trop imprécise et partielle (5).

Mais si la protection du design de commerce par le droit d’auteur reste sujette à interprétation, elle ne peut être exclue dès lors que son propriétaire est en mesure d’en caractériser l’originalité.

Ainsi, par arrêt du 16 mars 2017, la Cour d’appel de Douai a reconnu des droits d’auteur sur l’agencement des magasins Kiko caractérisé par « une combinaison originale de formes et de teintes, précisément définie qui relève d’un parti pris esthétique et révèle un effort créatif démontrant bien la personnalité de son auteur et atteste de la recherche d’une configuration particulière, se distinguant des agencements pouvant appartenir au même style et de la mise en œuvre de simples savoir-faire » (6).

Cette protection permet à la société Kiko d’obtenir des mesures d’interdiction et de réparation à l’encontre du concurrent qui avait indélicatement cherché « à produire une même impression d’ensemble que le décor mis en place dans le cadre de l’agencement Kiko, les ressemblances relevées correspondant bien aux caractéristiques essentielles de la création réalisée par la société Kiko ».

Design de commerce et dessins & modèles

Dans la logique du droit d’auteur, le dépôt des dessins & modèles portant sur l’agencement propre et nouveau d’un magasin peut logiquement être envisagée.

Le dépôt de dessin ou de modèle, qui tend à protéger « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » sous réserve de sa nouveauté et de son caractère propre (CPI art. L.511-1 et L.511-2).

Bien que le législateur vise ici un « produit », les tribunaux ont pu admettre que cette définition « inclut dans une acception large toute forme apparente possible d’un objet à la condition qu’elle soit, notamment, perceptible, identifiable et identifiée » (4). Cette interprétation extensive permet dès lors d’inclure, dans le champ de protection des dessins & modèles, les modèles d’agencement.

Une telle protection présente l’intérêt de pouvoir bénéficier de la théorie dite de « l’unité de l’art » qui permet de bénéficier d’une double protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins & modèles. Un tel dépôt présente en outre l’avantage, par rapport au droit d’auteur, de bénéficier d’une date certaine de divulgation et d’une présomption de validité du titre accordé.

Pour autant, ce dépôt devra être effectué avec précaution. En dans la mesure où, si un même dépôt peut comporter plusieurs dessins ou modèles, chaque reproduction ne peut porter que « sur un seul objet et ne représenter que celui-ci, à l’exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal » (CPI art. R. 512-3). Cette contrainte peut être délicate à mettre en œuvre s’agissant de la protection de l’agencement global d’un magasin dont le caractère propre peut ne résulter que de la combinaison d’éléments multiples.

En outre, la protection ne pourra porter que sur les éléments d’apparence du modèle déposé, à l’exclusion de ces éléments fonctionnels : ainsi, doit être annulé le modèle de vitrine dont le caractère propre est exclusivement fonctionnel et nécessaire à l’architecture de celle-ci (7).

Design de commerce et droit des marques

Moins évidente, la protection peut également être envisagée sous l’angle du droit des marques.

La marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale. Il peut s’agir d’un signe figuratif voire tridimensionnel, notamment de la forme d’un produit ou de son conditionnement, ou de la forme caractérisant un service (CPI art. L.711-1).

Cependant, un signe n’est protégeable par le droit des marques qu’à la condition d’être distinctif des produits et services visés. Le signe ne doit donc être ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif des produits et services visés, et permettre au public pertinent de rattacher ces produits ou services à une origine déterminée (8).

C’est sans doute là le point le plus délicat à appréhender dans le cadre de la protection du design de commerce.

Ainsi, après cinq années de procédure, la société Sephora a vu définitivement annulée la marque tridimensionnelle par laquelle elle entendait protéger l’agencement de ses parfumeries. En effet, par arrêt du 11 janvier 2000 (9), la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt prononçant la nullité de sa marque (Marque française n°93491224).

Elle retient que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en rappelant que si « la protection à titre de marque de la forme caractéristique d’un bâtiment dans lequel on propose le service désigné au dépôt est légalement possible dès lors que cette forme est précise et arbitraire pour désigner le service en cause », tel n’est pas le cas du signe reproduisant « l’intérieur d’un magasin avec de très nombreux éléments, sans qu’on puisse déterminer lesquels d’entre eux seraient distinctifs pour désigner des services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie » (10).

S’il est vrai que le signe déposé n’apparaissait pas des plus clairs, les contraintes techniques associées au dépôt de la marque peuvent parfois rendre difficile la représentation, dans ses détails, de l’agencement à protéger et partant, de ses éléments distinctifs.

Néanmoins, par arrêt du 10 juillet 2014 (11), la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a indiqué que « la représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de l’aménagement d’un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services consistant en des prestations qui sont relatives à ces produits mais ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu’elle soit propre à distinguer les services de l’auteur de la demande d’enregistrement de ceux d’autres entreprises (…)».

L’affaire concernait une marque tridimensionnelle déposée par la société Apple Inc.. Cette marque représentant un magasin, avait été déposée pour des « services de commerce de détail relatifs aux ordinateurs, logiciels, périphériques, téléphones portables, électronique grand public et accessoires et démonstration de produits y relatifs » en classe 35 :

Marque Apple Store n°1060321

La CJUE précise qu’il « ne saurait être exclu que l’aménagement d’un espace de vente visualisé par un tel signe permette d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée » et que « tel peut être le cas lorsque l’aménagement visualisé diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné ».

Les entreprises ont donc tout intérêt à déposer la façade ou l’agencement de leur magasin à titre de marque. Certaines l’ont déjà fait comme le Crédit Agricole, qui a déposé un dessin représentant une agence bancaire (n°13/3978651) :

Marque Crédit Agricole n°13-3978651

De même, Loisirs & Créations a déposé le comptoir présent au sein de ses magasins (n°96650676) :

Marque Loisirs et Créations n°96650676

Plus récemment, Alain Afflelou, précédemment déboutée sur le fondement de la protection par le droit d’auteur (cf. supra), a déposé le graphisme de ses magasins (n°15826861) :

Marque Alain Afflelou n°15826861

Design de commerce et concurrence déloyale

Indépendamment de la protection par les droits de propriété intellectuelle, l’imitation ou la copie servile d’un agencement de magasin pour ouvrir droit à une action en concurrence déloyale ou parasitaire. Cette action peut être exercée en même temps ou en substitution d’une action fondée sur un droit de propriété intellectuelle.

Cependant, le demandeur doit démontrer que le défendeur a commis un acte de concurrence déloyale. C’est le cas si le défendeur a imité l’agencement du magasin créant ainsi un risque de confusion entre eux.

Il peut également démontrer que le défendeur a commis un acte de parasitisme. C’est le cas s’il s’inspire ou copie l’agencement du magasin afin de tirer profit, sans rien dépenser, des efforts, investissements ou notoriété du demandeur.

C’est ainsi qu’outre une condamnation au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, la société de cosmétiques Kiko a obtenu la condamnation de son concurrent sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, la Cour d’appel de Douai retenant que ce dernier avait, par ses agissements, bénéficié de la notoriété et de l’attractivité de la société Kiko : « Elle s’inscrit dans le sillage de la société Kiko et tente de capter sa clientèle, en profitant tant des efforts intellectuels que financiers réalisés par cette dernière en vue de mettre en place son concept distinctif, le privant en outre de sa singularité et banalisant la spécificité de son concept » (6).

Virginie Brunot
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Cass. 1e civ., 30-6-1998, n°96-15.151.
(2) Cass. crim., 16-6-2009, n°08-87.193.
(3) Cass. 1e civ., 16-1-2013, n°12-13.027.
(4) CA Paris, 4e ch. sect. B, 23-5-2008, RG n°06/18874, Inpi.fr ref. D20080082.
(5) Cass. com., 17-6-2003, n°01-17.650.
(6) CA Douai 2e ch. 2e sec., 16-3-2017, n°15-03286, Dalloz.fr.
(7) TGI Paris, 3e ch. 1e sec., 6-11-2007, RG n°04/03229, Inpi.fr
(8) Cass. com., 6-1-2015, n°13-17.108.
(9) Cass. com., 11-1-2000, n°97-19.604.
(10) V. Brunot, « Apple Store ou la définition extensive de la marque… », www.alain-bensoussan.com 1-2-2013.
(11) CJUE, 10-7-2014, Apple Inc c. Deutsches Patent und Markenamt, Aff. C-421/13.

 




Propriété industrielle : les conséquences du Brexit

BrexitA l’instar de nombreuses matières, la propriété industrielle n’échappera pas aux conséquences du Brexit. Dans un domaine où les droits et titres de propriété sont largement harmonisés au sein de l’Union européenne, il y a lieu de s’interroger sur l’impact du Brexit et la sortie prochaine du Royaume-Uni de l’Union européenne.

Premières réactions officielles des Offices.

A cet égard, les premières réactions officielles, qui se veulent rassurantes n’ont pas tardé. Ainsi, Monsieur Battistelli, Président de l’OEB rappelle, par une déclaration en date du 24 juin 2016, que le Brexit n’aura pas d’incidence sur l’appartenance du Royaume-Uni à l’Organisation européenne des brevets, ce dernier n’étant pas une institution de l’Union européenne mais une organisation intergouvernementale, indépendante composée de 38 Etats membres n’appartenant pas nécessairement à l’Union européenne.

La conséquence directe de ce point est que les titres de brevets européens eux-mêmes ne seront pas affectés par le Brexit.

Pour autant, il n’en va pas de même des autres titres unitaires existants ou à venir.

S’agissant des marques de l’Union européenne et des dessins et modèles communautaires enregistrés, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) a mis en ligne la déclaration commune de MM. Martin Schulz, Président du Parlement européen, Donald Tusk, Président du Conseil européen, Mark Rutte, président du Conseil de l’Union européenne, Jean-Claude Juncker, Président de la Commission européenne, en date du 24 juin 2016.

Aux termes de cette déclaration, les dirigeants de l’Union européenne rappellent que, jusqu’à la sortie effective du Royaume-Uni de l’Union européenne, celui-ci demeure membre de l’Union européenne et que le droit de l’Union européenne continuera à s’appliquer pleinement jusqu’à cette date.

Une sortie de l’Union européenne à négocier.

Pour rappel, aux termes de l’article 50 du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, modifié par le traité de Lisbonne, « tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union ».

Le Royaume-Uni qui, par référendum du 24 juin 2016, a décidé sa sortie de l’Union européenne, est le premier Etat à mettre en œuvre cette disposition, plaçant ainsi l’Union européenne dans une situation complexe et jusqu’alors inconnue.

Pour autant, la sortie du Royaume-Uni est loin d’être immédiate. En effet, conformément aux dispositions ci-dessus, le Royaume-Uni doit encore notifier officiellement son intention au Conseil européen.

Ce n’est qu’à l’issue de cette notification que débuteront les négociations visant à fixer les modalités de son retrait et les relations futures du Royaume-Uni avec l’Union européenne.

Durant cette période de négociation et, à défaut durant deux ans à compter de la notification d’intention de retrait, les traités en vigueur et, partant les accords régissant les titres unitaires de droits de propriété industrielle tels que le Règlement (CE) n°207/2009 sur la marque de l’Union européenne, comme le Règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires continueraient à s’appliquer au Royaume-Uni, étant précisé qu’à l’issue de cette période de deux années, le Conseil européen et le Royaume-Uni pourront conjointement décider de la prorogation de ce délai.

Des conséquences à anticiper en matière de marques et de dessins et modèles.

Concrètement, cela signifie que durant au moins deux ans à compter de la notification de l’intention de retrait du Royaume-Uni, les marques européennes et les dessins et modèles communautaires demeureront valables au Royaume-Uni. Les négociations envisageront le sort de ces titres sur le territoire du Royaume-Uni à l’issue du processus de retrait.

Ces titres européens devraient pouvoir faire l’objet d’une transformation, en titre national, tout en conservant la date de dépôt communautaire. Même si elle dépend des négociations entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, cette solution qui permettrait de préserver les droits des titulaires sur le territoire du Royaume-Uni semble assez logique.

Ce mécanisme existe déjà au sein de l’Union européenne puisque le Règlement 207/2009 sur la marque de l’Union européenne prévoit, en ses articles 112 et suivants, la transformation d’une marque de l’Union européenne en marque nationale lorsque la marque de l’Union européenne cesse de produire ses effets .

Dans ce cas, la demande de marque nationale issue de la transformation bénéficie, dans l’État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette demande ou de cette marque et, le cas échéant, de son ancienneté. Des dispositions similaires existent au sein du protocole de Madrid afin de permettre la transformation d’un enregistrement de marque internationale en demandes nationales ou régionales (1).

Néanmoins, compte-tenu de la situation actuelle, il convient d’ores et déjà de prendre en considération l’annonce de cette sortie de l’Union européenne dans le cadre des dépôts unitaires à venir, sans attendre la sortie officielle du Royaume-Uni de l’Union européenne. Ainsi, ne peut-on que conseiller de doubler ces dépôts européens de dépôt nationaux au Royaume-Uni afin d’anticiper les effets du Brexit.

Un impact limité concernant les brevets européens mais l’horizon s’assombrit pour le brevet à effet unitaire

La situation est quelque peu différente en matière de brevet. En effet, comme le souligne le Président Battistelli, les brevets européens ne seront pas impactés dans la mesure où ceux-ci ne constituent pas des titres de propriété industrielle dépendant de l’Union européenne.

Le Royaume-Uni demeurera membre de l’Organisation européenne des brevets et les brevets européens délivrés pour le Royaume-Uni demeureront valables.

Il en va différemment du futur brevet à effet unitaire qui, bien que géré par l’Office européen des brevets (OEB), constitue un titre de propriété régi par les textes de l’Union européenne (UE-1257/2012 et UE-1260/2012) liant les Etats membres ayant adhéré à la coopération renforcée dans le cadre de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet.

Le Royaume-Uni faisant partie de cette coopération renforcée, le Brexit risque fort de repousser l’avènement de ces derniers.

Le Brexit et le « paquet brevet »

En effet, si les règlements (UE) n°1257/2012 et (UE) n° 1260/2012 ont bien été adoptés par l’ensemble des Etats participant à la coopération renforcée, le « paquet brevet » ne sera applicable qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet (2).

Or, l’entrée en vigueur de cet accord est conditionnée par sa ratification par au moins treize Etats, dont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni (3) lequel devait, par ailleurs, accueillir l’une des sections de la nouvelle juridiction.

Une ratification de ce texte par le Royaume-Uni semblant désormais peu réaliste, il faut espérer que le Brexit ne sonne pas le glas du brevet à effet unitaire.

Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, art. 9 quinquies.
(2) Virginie Brunot, « Brevet unitaire européen – JUB : quelles avancées ? », Alain-Bensoussan.com, 17-11-2015.
(3) Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet, art. 89 : « 1. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d’adhésion conformément à l’article 84, y compris par les trois États membres dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisaient leurs effets au cours de l’année précédant celle lors de laquelle la signature du présent accord a lieu, ou le premier jour du quatrième mois après la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement (UE) n° 1215/2012 portant sur le lien entre ce dernier et le présent accord, la date la plus tardive étant retenue ».




Brevet unitaire européen : accord sur la tarification

Brevet unitaire européen : accord sur la tarification Le Comité restreint de l’Office Européen des Brevets a fixé à 5 000 euros le coût de la protection sur dix ans du brevet unitaire. Le 25 juin 2015, le Comité restreint de l’Office Européen des Brevets a approuvé la proposition relative aux coûts d’un brevet unitaire européen.

Le coût d’un brevet unitaire européen est ainsi de 5 000 euros pour dix ans et 35 500 euros pour vingt ans, contre 29 500 euros et 159 000 euros pour le brevet européen actuel, ce qui représente une réduction des coûts du brevet de 78 %.

Le coût du brevet unitaire européen correspondra au coût actuel d’un brevet déposé dans seulement quatre Etats et permettra une protection dans les vingt-cinq Etats de l’Union européenne.

Les frais afférents au brevet unitaire européen seront collectés par l’Office Européen des Brevets.

La réduction des coûts du brevet unitaire européen est un des objectifs du système et ce, afin de renforcer la position concurrentielle des entreprises européennes face à celles des Etats-Unis et du Japon où les brevets sont moins onéreux.

Cette réduction devrait bénéficier en priorité aux PME, centres de recherche, universités ou inventeurs individuels.

Concernant plus particulièrement les PME, il convient de relever que celles-ci bénéficient également de dispositions particulières pour les frais de traduction lorsqu’elles n’utilisent pas une des trois langues officielles de l’Office Européen des Brevets, à savoir le français, l’anglais ou l’allemand.

Selon l’Office Européen des Brevets, la prochaine étape est celle de la répartition entre les différents Etats membres des frais dans la mesure où dans le système actuel de brevet européen, ces frais sont collectés directement par eux à charge de reverser à l’Office Européen des Brevets la moitié des frais reçus.

Le site internet de l’Office indique que cette question devrait être tranchée au courant de l’automne 2015.

Virginie Brunot
Eve Renaud
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Office européen des brevets, Communiqué du 24-6-2015.




Usage de marque sous une forme modifiée

Usage de marqueUsage de marque sous une forme modifiée. La gestion d’un portefeuille marque n’est pas un long fleuve tranquille,
l’intérêt marketing étant souvent en conflit avec la rigueur juridique.

Usage de marque et marketing

Alors que le premier justifie de déposer une nouvelle marque sous une forme actualisée pour répondre aux codes marketing du moment, la rigueur juridique sensibilise le déposant sur le risque de perdre les droits sur la marque « princeps » par déchéance pour défaut d’usage puisque cette dernière ne sera plus utilisée.

Pour mieux appréhender la difficulté liée à l’exploitation d’une marque dans ce contexte, il convient de rappeler deux principes juridiques fondamentaux :

  • un principe de base, selon lequel une marque doit être exploitée conformément à la forme sous laquelle elle a été enregistrée ; à défaut, son titulaire encourt un risque de déchéance pour défaut d’usage sérieux selon les conditions énoncées à l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui doit s’interpréter au regard de l’article 10 de la directive 2008/95/CE;
  • une atténuation à ce principe, qui prévoit que l’emploi d’une marque sous une forme modifiée peut valoir usage de la marque enregistrée si les modifications apportées n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque dans la forme où elle a été enregistrée (art. 5C §2 de la Convention pour la propriété industrielle du 20 mars 1883 et art. L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle).

Or, si l’interprétation des dispositions susvisées ne semble pas avoir posé de difficultés majeures lorsqu’elles sont appliquées à une seule marque enregistrée, elle a, en revanche, suscité davantage de controverses et de revirements jurisprudentiels lorsque les juridictions ont été confrontées à plusieurs marques proches enregistrées au nom d’un même titulaire dont seulement une ou quelques-unes étaient utilisées.

En effet, dans cette dernière hypothèse, la question est de savoir si un usage de marque enregistrée peut valoir usage pour une autre marque enregistrée très similaire et qui ne serait plus exploitée depuis cinq années consécutives.

Usage de marque et similarité

Les juridictions françaises après de nombreux revirements avaient interprété le dernier arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 13 septembre 2007 C-234/06P comme conduisant à une obligation stricte pour les titulaires de marques proches d’exploiter chacune d’entre elles.

Cet arrêt précisait en effet que les dispositions contenues dans le règlement sur la marque communautaire relatives à l’ usage de marque sous une forme modifiée « ne permettent pas d’étendre, par la preuve de son usage, la protection dont bénéficie une marque enregistrée à une autre marque enregistrée, dont l’usage n’a pas été démontré, au motif que cette dernière ne serait qu’une légère variante de la première ».

Cependant et selon les dispositions d’un arrêt du 25 octobre 2012, la même Cour de justice de l’Union européenne a précisé que cette solution doit être replacée dans le contexte particulier des familles de marques ou marques défensives, concept reconnu dans certains pays étrangers.

Il a ajouté qu’en revanche, en dehors de ce contexte, le titulaire d’une marque enregistrée peut « aux fins d’établir l’usage de celle-ci se prévaloir de son utilisation dans une forme qui diffère de celle sous laquelle cette marque a été enregistrée sans que les différences entre ces deux formes altèrent le caractère distinctif de cette marque, et ce nonobstant le fait que cette forme différente est elle-même enregistrée en tant que marque ».

Cet arrêt devrait tracer le sillon d’un nouveau revirement de jurisprudence en France qui sera suivi avec une grande attention.

Anne-Sophie Cantreau et Claudine Salomon.

CJUE 25-10-2012 aff. C-553/11




L’ Open innovation à la rencontre des modèles et des marques

Open innovationL’ Open innovation à la rencontre des modèles et des marques. Dans le prolongement de l’article « Open innovation et Propriété intellectuelle : deux mondes inconciliables ? », il est permis de s’interroger sur les problématiques et les enjeux des marques et des modèles dans ce monde en vogue de l’innovation ouverte plus connue sous l’anglicisme « open innovation » et que les opérateurs économiques ont parfois limité aux innovations techniques.

Certaines entreprises ont toutefois déjà franchi le pas en confiant la création des nouveaux modèles de produits ou de leur conditionnement à une communauté d’innovateurs parmi lesquels se retrouvent les clients, les partenaires ou encore le grand public. La création d’une marque ou d’un slogan selon cette approche, adossé ou non à une invention brevetable, est à notre connaissance plus rarissime et pourtant elle permettrait sans doute de bénéficier d’une grande émulation.

Les « open modèles » et le droit des dessins et modèles

Ces créations plus couramment appelées « design industriel » déposées sur une plate-forme collaborative doivent retenir toute l’attention de l’initiateur car si elles sont en mesure d’apporter une plus-value certaine à l’opérateur économique bénéficiaire, elles doivent avant tout être valables et ne pas présenter des risques juridiques non contrôlés.

Il ressort des dispositions de l’article L.511-1 du Code de la propriété intellectuelle que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux (…) ». En pratique la forme d’un véhicule, la forme d’un sac de sport, un emballage, une boite de jeux et bien d’autres créations encore peuvent être protégées par le droit des dessins et modèles.

De cette notion d’apparence énoncée aux termes de cet article, il convient de retenir que le dessin ou modèle doit avant tout être visible c’est-à-dire qu’il ne doit pas correspondre par exemple à une pièce interne qui n’apparaîtrait pas aux yeux du public. Par ailleurs, l’initiateur devra être attentif avant de rémunérer une « open création » à vérifier la validité de cette dernière. En effet, « seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre » (1).

Le dessin ou modèle proposé doit être nouveau c’est-à-dire qu’il en doit pas avoir à la date de la demande d’enregistrement ou à la date d’une éventuelle revendication de priorité été déjà divulgué sous une forme identique ou quasi-identique. Cette divulgation peut intervenir sous différentes formes notamment lors d’une démonstration publique de la création, dans des brochures publicitaires, sur internet… Elle peut émaner d’un tiers comme du créateur lui-même. Elle n’est pas limitée dans le temps ni à un territoire donné.

Quant au caractère propre « un dessin et modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin et modèle divulgué (…) » (2). A l’instar des innovations technologiques l’initiateur exploitant doit être particulièrement vigilant car la divulgation peut, dans certaines circonstances, détruire la nouveauté et le caractère propre du dessin ou du modèle en empêchant ainsi une protection à titre de dessin et modèle.

Un projet de création en open innovation n’est par ailleurs pas dénué de risque dans la mesure ou le contributeur pourrait, en fonction du succès commercial revendiquer ultérieurement des droits sur la création ainsi déposée sur la plate-forme.

La prudence recommande que l’initiateur n’envisage pas une quelconque protection à son nom et une exploitation de l’innovation sans avoir au préalable signé avec le contributeur du dessin et modèle un contrat de cession de droits très précis et conforme aux conditions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle.

Enfin les dessins et modèles proposés par les contributeurs en open innovation étant de sources inconnues, il est vivement conseillé d’anticiper l’éventuel risque de contrefaçon qui pèse sur l’initiateur même de bonne foi en effectuant avant toute exploitation des recherches d’antériorités.

Les problématiques et enjeux des signes distinctifs en open innovation

Les principaux signes distinctifs sont la marque identifiant un produit ou un service, le slogan ou encore le nom de domaine pour un site web. Cette liste n’est pas limitative et la dénomination sociale, le nom commercial, ou l’enseigne peuvent également être concernés. Un signe distinctif proposé en open innovation doit à l’instar des modes plus classiques de création constituer un droit valable et plus généralement ne pas engendrer des risques juridiques pour l’initiateur de la plateforme.

Le risque majeur réside dans le fait que le signe ne soit pas distinctif ou encore qu’il porte atteinte aux droits antérieurs de tiers car il n’est plus disponible.

La condition de la distinctivité signifie que le signe constitutif de la marque ou de nom de domaine doit pouvoir être perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine des produits et/ou services qu’il désigne, ne pas être descriptif de ceux-ci, ni générique, ni usuel. A défaut, le signe déposé ne constitue pas un droit valablement opposable.

Le caractère disponible signifie quant à lui que l’exploitation du signe ne doit pas porter, ou risquer de porter, atteinte à des droits détenus par des tiers sur le territoire national. Il appartient à l’initiateur de vérifier, préalablement à tout dépôt/enregistrement et usage, la disponibilité du signe.

A défaut, non seulement l’enregistrement, le dépôt et l’exploitation d’un signe portant atteinte à des droits antérieurs peuvent être sanctionnés, mais l’absence de recherches en soi peut également être considérée comme une faute de négligence ou d’imprudence, susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages et intérêts (3).

Le Code de la propriété intellectuelle contient une énumération, de droits opposables aux marques, que la jurisprudence a transposée aux autres signes d’identification (dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine, enseigne). Il peut s’agir notamment pour les cas les plus fréquents :

  • d’une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
  • d’une dénomination ou raisons sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • d’un nom commercial ou d’une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
  • d’un droit d’auteur, etc.

A cette liste non limitative, les tribunaux ont également ajouté les noms de domaine. Compte tenu de la difficulté à anticiper dans le domaine de l’open innovation tant au niveau des modèles que des marques tous les risques juridiques, la solution minimale peut consister dans la mise en œuvre, en toutes circonstances, d’une gestion contractuelle des risques en prévoyant notamment la garantie d’une jouissance paisible du dessin ou modèle ou du signe distinctif proposé sur la plate-forme collaborative et à l’évidence la cession des droits du contributeur au bénéfice de l’initiateur exploitant.

Enfin les signes distinctifs très proches des autres droits de propriété intellectuelle pourraient raisonnablement être appréhendés via une plate-forme collaborative. Dans l’avenir les opérateurs économiques se laisseront-ils, à l’instar des innovations techniques et des modèles, tenter par cette nouvelle forme de création ?

Anne-Sophie Cantreau et Claudine Salomon

(1) Art. L 511-2 CPI.
(2) Art. L 511-4 CPI.
(3) CA Paris, 4e ch., 11-1-1993, PIBD 1993 III 356.