La directive « secrets d’affaires » (enfin) adoptée

La directive « secrets d’affaires » (enfin) adoptéeLa procédure relative à l’adoption d’une directive protégeant les secrets d’affaires, entamée en 2013, a enfin abouti.

La directive UE 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 15 juin 2016 (1).

Le texte de cette directive relative aux secrets d’affaires a fait couler beaucoup d’encre sur les conséquences du durcissement de la législation sur les lanceurs d’alerte et journalistes. Une protection des savoir-faire et informations commerciales dans le secteur concurrentiel était quant à elle attendue et désirée.

Une protection attendue

Dans le prolongement d’affaires d’espionnage économique et industriel célèbres (espionnage sur le rallye du Japon en 2005, affaire Renault en 2011, etc.), les acteurs économiques réclamaient depuis plusieurs années une protection uniforme et solide des secrets d’affaires.

L’objectif était de bénéficier d’une protection unifiée sur le territoire européen, de combler le manque de protection lorsque les critères pour bénéficier du droit des brevets ou du droit d’auteur ne sont pas remplis, et de préserver la confidentialité des informations constituant un avantage compétitif.

Au niveau national, toute tentative à légiférer spécifiquement sur le sujet avait échoué à plusieurs reprises (2). Même si plusieurs outils sont à la disposition des entreprises pour protéger leur patrimoine informationnel, la protection en droit français demeure faible.

Sur le plan civil, l’action en concurrence déloyale reste certes possible mais les preuves de la faute et du dommage sont difficiles à rapporter. Sur le plan pénal, l’infraction classique du vol s’accorde parfois mal avec le caractère immatériel des secrets d’affaires puisque la qualification pénale de vol requiert la soustraction matérielle de la chose (3). L’infraction de l’abus de confiance fait quant à elle abstraction du caractère matériel ou immatériel de l’objet de l’infraction mais cette infraction nécessite une remise préalable. Enfin, le délit spécifique de violation des secrets de fabrique ne sanctionne que les directeurs et les salariés (article L.621-1 du code de la propriété intellectuelle) qui révèlent ou tentent de révéler un secret de fabrication.

Ce texte était donc largement attendu et désiré notamment par les grands groupes industriels.

Le périmètre de la notion de secret d’affaires

La principale difficulté dans l’établissement de ce texte est de déterminer l’étendue de la notion de « secret d’affaires ».

A cet effet, la directive s’inspire de l’article 39 de l’accord sur les ADPIC (Accord sur les Aspects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce, Organisation Mondiale du Commerce), relatif aux « renseignements non divulgués ».

Pour être qualifiées de secrets d’affaires, les informations doivent répondre de façon cumulative aux trois critères suivants :

  • « elles sont secrètes en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l’assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s’occupent normalement du genre d’informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles,
  • elles ont une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes,
  • elles ont fait l’objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à les garder secrètes ».
Le régime de protection

La directive implique que les Etats membres mettent à la disposition des « détenteurs de secrets d’affaires » (terme défini à l’article 2 de la Directive comme « toute personne physique ou morale qui a le contrôle d’un secret d’affaires de façon licite ») des « mesures, procédures et réparations nécessaires pour qu’une réparation au civil soit possible en cas d’obtention, d’utilisation et de divulgation illicites de secrets d’affaires ». Ces mesures doivent être justes et équitables, elles ne doivent pas être inutilement complexes, coûteuses ou longues à mettre en place, elles doivent être effectives et dissuasives.

La directive prévoit que les États membres doivent veiller à ce que « les autorités judiciaires compétentes puissent, à la demande du détenteur de secrets d’affaires » et sous réserve d’apporter les éléments de preuve suffisants :
– prononcer des mesures provisoires et conservatoires ;
– prononcer, au fond, des injonctions et mesures correctives.

La directive présente également un mécanisme de réparation intéressant qui semble calqué sur les mécanismes existant en matière de contrefaçon. Pour la fixation du montant des dommages et intérêts, les juges devront

  • prendre en considération « tous les facteurs appropriés tels que les conséquences économiques négatives, y compris le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant, et dans les cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économique, tel que le préjudice moral », ou
  • « fixer un montant forfaitaire de dommages et intérêts, sur la base d’éléments tels que, au moins, le montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrevenant avait demandé l’autorisation d’utiliser le secret d’affaire en question ».
Objectif : l’harmonisation

La directive vise ainsi à harmoniser sur le plan civil la protection des secrets d’affaires. Les Etats membres restent libres d’aller au-delà (article 1er de la directive) et d’aller même jusqu’à assurer par un volet pénal la protection des secrets d’affaires.

En tout état de cause, les Etats membres auront jusqu’au 9 juin 2018 pour mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en conformité avec la directive.

Si l’objectif de la directive de protéger les secrets d’affaires contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicite, et d’harmoniser cette protection, paraissent louables, sa mise en œuvre et ses effets restent incertains.

Une mise en œuvre et des effets incertains

La directive prévoit l’établissement de rapports pour évaluer l’impact qu’elle aura dans quelques années sur la recherche et l’innovation notamment.

Les termes employés par la directive permettent de douter de son effet harmonisateur et même de la sécurité juridique qu’elle devrait assurer. Les notions d’ « intérêt public », « intérêt général », l’idée de proportionnalité et de caractère « raisonnable » sont autant d’expressions aux contours incertains.

Enfin, des critiques sont formulées contre le texte sur la faiblesse des gardes fous permettant la protection des lanceurs d’alerte et journalistes. Une directive séparée doit encadrer la protection des lanceurs d’alerte ; certains espéraient que les deux directives soient adoptées dans le même temps.

La sécurisation de votre innovation

La protection des secrets d’affaires permet de protéger les informations commerciales et les savoir-faire qui ne font pas forcément l’objet d’un droit privatif mais constituent une valeur économique et un avantage compétitif qui doit rester secret.

La sécurisation de ces secrets d’affaires par des accords de confidentialité protecteurs est essentielle. L’article 4 de la directive dispose qu’agir en violation d’un accord de confidentialité constitue une utilisation ou une divulgation illicite, qui donne lieu à l’application du régime de protection des secrets d’affaires.

D’autres mesures de sécurisation telles que la traçabilité des informations confidentielles (versionning, cahier de laboratoire), la gestion de la preuve et la réalisation de dépôts probatoires réguliers, l’insertion de pièges, la définition d’une charte graphique sont d’autres éléments qui permettent d’entourer la protection légale (actuelle et future) des secrets d’affaires et surtout de se préconstituer des preuves nécessaires à la démonstration d’une obtention, utilisation et divulgation illicites.

Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Propriété intellectuelle




Transfert de savoir-faire, TVA et pratiques abusives

Transfert de savoir-faire, TVA et pratiques abusivesLe transfert du savoir-faire vers un pays de l’UE où le taux de TVA est moindre n’est pas en soit une pratique abusive.

Par un arrêt du 17 décembre 2015 (1), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), sur question préjudicielle, considère qu’un contrat de licence ayant pour objet le transfert d’un savoir-faire permettant l’exploitation d’un site internet d’une société hongroise vers une société établie à Madère (Portugal) où le taux de TVA est moindre ne constitue pas, en soi, un abus de droit.

A cet égard, le fait que le gérant et unique actionnaire de cette dernière société soit le créateur de ce savoir-faire, que cette même personne exerce une influence ou un contrôle sur le développement et l’exploitation dudit savoir-faire et la fourniture des services qui reposent sur celui-ci, que la gestion des transactions financières, du personnel et des moyens techniques nécessaires à la fourniture desdits services est assuré par des sous-traitants, de même que les raisons qui peuvent avoir conduit la société donneuse de licence à donner en location le savoir-faire en cause à une société établie dans cet autre Etat membre au lieu de l’exploiter elle-même, n’apparaissent pas décisifs en eux-mêmes de l’abus de droit.

En revanche, ce transfert de savoir-faire serait constitutif d’un abus de droit si son objectif est de dissimuler le fait que le site internet est en réalité exploité depuis la Hongrie (2).

Il appartient donc, à la juridiction hongroise d’analyser l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal pour déterminer si ce contrat de licence constitue un montage purement artificiel dissimulant le fait que la prestation de services en cause n’est pas réellement fournie par la société preneuse de la licence, mais l’est en fait par la société donneuse de la licence.

Pour ce faire, elle devra notamment rechercher si l’implantation du siège de l’activité économique ou de l’établissement stable de la société preneuse de la licence n’est pas réelle ou si cette société, aux fins de l’exercice de l’activité économique concerné, ne posséde pas une structure appropriée en terme de locaux, de moyens humains et techniques, ou encore si ladite société n’exerce pas cette activité économique pour son propre nom et pour son propre compte, sous sa propre responsabilité et à ses propres risques.

En matière d’abus de droit par des pratiques d’optimisation fiscale, le droit de l’Union européenne ne fait pas obstacle à ce qu’il soit procédé à un redressement de TVA dans l’Etat membre du lieu où cette prestation de services a réellement été fournie même si la TVA a été acquittée dans l’autre Etat membre.

Pierre-Yves Fagot
Lexing Droit Entreprise

(1) CJUE 17-12-2015 affaire C-419/14.
(2) Communiqué de presse CJUE n° 148/15, Luxembourg, 17-12-2015.




Protection du secret d’affaires : proposition de directive

Protection du secret d’affaires : proposition de directiveBientôt une directive sur la protection du secret d’affaire… La Commission européenne a présenté, le 28 novembre 2013, une proposition de directive « sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ». L’objectif de cette proposition est d’établir un niveau suffisant et comparable de protection et de recours dans tout le marché intérieur en cas d’appropriation illicite d’un secret d’affaires.

En effet, le détenteur d’un secret d’affaires ne détient pas de droits exclusifs sur les informations couvertes par ce secret :

  • l’information n’est pas protégeable par le droit d’auteur et est dite de libre parcours ;
  • l’information n’est pas forcément brevetable et la protection par le brevet relève d’une stratégie d’entreprise réfléchie ;
  • l’information est une valeur économique immatérielle fondamentale pour l’entreprise.

Par ailleurs, les réglementations nationales existantes offrent un niveau de protection des secrets d’affaires disparate.

En droit français, par exemple, la protection du secret telle qu’elle existe aujourd’hui est faible. En matière civile, seule l’introduction d’une action en concurrence déloyale est envisageable. En matière pénale, seul l’article L.621-1 du Code de la propriété intellectuelle (renvoyant à l’article L. 1227-1 du code du travail) prévoit un délit de violation des secrets de fabrique condamnant tout directeur ou salarié d’une entreprise qui révèle ou tente de révéler un secret de fabrique à deux ans d’emprisonnement et une amende de 30 000 euros. Le législateur français avait déjà senti cette lacune dans l’arsenal législatif, notamment suite aux affaires d’espionnage industriel médiatisées en 2011 et 2012. Pour pallier ce manque de protection du savoir-faire et l’absence de condamnation de l’espionnage industriel, le législateur avait réfléchi à intégrer un délit de « violation du secret des affaires ». Une proposition de loi a été présentée et adoptée par l’Assemblée nationale le 23 janvier 2012. Le texte a été transmis au Sénat le 24 janvier 2012 mais est resté lettre morte.

Ce constat est partagé au niveau de l’Union européenne ; le défaut de protection suffisante des secrets d’affaires met en péril le bon fonctionnement du marché intérieur de l’information et du savoir-faire et réduit les activités innovantes transfrontières ainsi que la compétitivité.

Pour pallier cette insuffisance de protection, le texte de la directive propose une définition commune de la notion de secret d’affaires (cette définition est calquée sur celle des « renseignements non divulgués » qui figure dans l’accord sur les ADPIC) et met en place des moyens permettant aux victimes de l’appropriation illicite d’un secret d’obtenir réparation. Des restrictions à l’utilisation d’un secret d’affaires sont posées et des sanctions sont définies lorsque les savoir-faire ou les informations en question ont été obtenus de manière malhonnête et contre la volonté de leur détenteur.

Cette proposition de directive doit être transmise au Conseil des ministres et au Parlement européen avant d’être adoptée puis transposée en droit interne. En attendant un dispositif légal protecteur et harmonisé, nous ne pouvons que vous recommander de sécuriser vos informations secrètes par des engagements de confidentialité forts et une politique de suivi des informations efficace.

Lexing Alain Bensoussan Avocats
Lexing Droit Propriété intellectuelle

Proposition de directive COM(2013) 813 final du 28-11-2013
AN, TA 826 du 23-1-2012