UDRP : OMPI D2002-0464 27 07 2002 ED. EN DIRECT C MICKAEL QUERY

Centre de Médiation et d’Arbitrage de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Les Editions en Direct contre Monsieur Mickael Q.

Case No. D2002-0464

1. Les Parties

Le Requérant est Les Editions en Direct, société anonyme domiciliée Chemin de Saint Jean de Malte, Quartier de la Blaque, 13290 Les Milles, France. Le requérant est représenté par Maître Catherine Guigou, avocat, société Fidal, 480 avenue du Prado, 13008 Marseille, France.

Le Défendeur est Monsieur Mickael Q., domicilié à Poitiers, France.

2. Le Nom De Domaine et l’unité d’enregistrement

Le nom de domaine objet de la plainte est .

L’unité d’enregistrement est Gandi, domicilié 38, rue Notre Dame de Nazareth 75003 Paris, France.

3. Rappel de la procédure

Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la propriété Intellectuelle (OMPI) a reçu la plainte de la société Editions en Direct le 16 mai 2002.

Le Centre a vérifié que la plainte satisfait aux conditions de forme définies dans les principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, approuvé par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) le 24 octobre 1999, sous la forme des « principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine » et des « règles d’application des principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine » .

Le 28 mai 2002, la plainte a été notifiée et la procédure administrative a été ouverte.

Le 17 juin 2002, soit dans le délai imparti, le défendeur a répondu.

Le 15 juillet 2002, la nomination d’expert a été notifiée et la date fixée pour la décision est le 29 juillet 2002.

4. Les faits

Le requérant fonde sa plainte sur les marques françaises semi-figuratives :

– PARIS COURSES n° 1 646 482 déposée le 19 février 1991, dans les classes 16, 38 et 41 ;

– PARIS COURSES n° 01 3 082 249 déposée le 12 février 2001, dans les classes 38 et 41.

Il précise que la marque désigne le journal Paris Courses spécialisé dans les pronostics de courses de chevaux créé en 1994 et diffusé en France et à l’étranger, soit en Suisse, au Maroc et en Belgique.

Le nom de domaine a été enregistré le 15 novembre 2000, par Monsieur Mickael Q.

Un procès-verbal de constat d’huissier en date du 3 avril 2000, atteste que le site accessible à partir du nom de domaine est consacré aux pronostics hippiques et est étranger à la société Editions en Direct, titulaire de la marque PARIS COURSES.

Il constate également que le mot clé «paris courses» donne accès à partir du moteur de recherche Yahoo au site .

Le requérant produit une impression du site «pariscourses.com» en date du 30 mars 2001 «le premier site de courses de chevaux virtuel sur internet» et des pièces datant de l’année 2000 concernant la publicité faite pour son journal Paris Courses.

Le requérant a adressé une mise en demeure au défendeur le 19 mars 2001, en invoquant ses droits sur le «journal Paris Courses» édité à plus de 400 000 exemplaires par semaine, en précisant qu’il «désire aujourd’hui porter son activité sur internet».

Il qualifie dans cette lettre le droit sur le titre de son journal de «nom commercial» connu «sur l’ensemble du territoire français et même bien au-delà» et fait valoir que l’enregistrement et l’usage de pour un même secteur d’activité qui est celui du pronostic hippique lui permet d’invoquer «outre la contrefaçon et la concurrence déloyale, le parasitisme qui peut être appliqué par analogie en matière d’usurpation d’un nom commercial par le dépôt d’un nom de domaine».

Il ajoute que «l’enregistrement en tant que nom de domaine d’une dénomination ou d’un nom commercial non seulement connu, mais jouissant d’une véritable notoriété en France, peut être considéré comme une volonté parasitaire».

Le 16 mai 2002, il déposait une plainte fondée sur ses deux marques françaises semi-figuratives PARIS COURSES n° 1 646 482 déposée le 19 février 1991, et PARIS COURSES n° 01 3 082 249 déposée le 12 février 2001.

5. Les argumentations des parties

A. Le Requérant

Le requérant fait valoir que le nom de domaine :

– est identique ou du moins similaire à la marque qu’il reproduit de façon quasi-identique puisque l’adjonction du «.com» et la reproduction du nom de domaine en lettres minuscules sans reproduire le logo associé à la marque n’empêche pas que le nom de domaine «est tout à fait similaire à la marque au point de prêter à confusion»;

– est utilisé pour donner accès à un site consacré à une «activité identique à celle développée par la marque», protégée en classe 38 pour les «communications télématiques» au titre le marque de 1991 et pour les «communications par terminaux d’ordinateurs de type internet et terminaux d’interrogation vidéotex» au titre de la marque de 2001;

– la marque PARIS COURSES est distinctive.

Il considère que le défendeur n’a pas de droit ni d’intérêt légitime sur le nom de domaine, puisqu’il n’est pas licencié de la marque qu’il ne peut méconnaître «en raison de sa notoriété», la notoriété étant invoquée à l’appui de pièces sur la diffusion de spots publicitaires diffusés «sur TF1, la première chaîne publique française, ainsi que sur France 2 et France 3, à partir de fin avril 2000 et sur des affichages dans des hippodromes».

Il en conclue que le défendeur a «fait un usage commercial non légitime et déloyal du nom de domaine. En réalité, il a manifesté une intention délibérée de détourner à des fins lucratives les consommateurs en créant une confusion avec la marque PARIS COURSES dont il ternit l’image».

Il invoque la «violation manifeste de la réglementation française» sur les jeux et concours, cette pratique illicite portant atteinte à l’image du journal.

S’agissant de la mauvaise foi, le requérant précise que le défendeur a offert «par l’intermédiaire de son avocat, de vendre le nom de domaine» suite à la mise en demeure du 19 mars 2001, et fait valoir que l’enregistrement a été effectué «en vue d’empêcher le titulaire de la marque PARIS COURSES d’utiliser sa marque pour désigner un site internet».

Il est fait référence à l’enregistrement par le défendeur du nom de domaine qui est invoqué comme un autre élément de nature à justifier la mauvaise foi du défendeur.

C’est pourquoi le requérant demande le transfert à son profit du nom de domaine .

B. Le Défendeur

Par une lettre en date du 14 juin 2002, le défendeur conteste la position de la société Editions en Direct «tant en ce qui concerne la contrefaçon que le parasitisme évoqué».

Il précise que le jeu concerné n’est «pas basé sur des pronostics de courses de chevaux. Il s’agit tout simplement d’une loterie» et que «‘pariscourses.com’ est un jeu de loterie sur le net qui ne concerne en aucune façon les courses de chevaux» et qu’il n’a nullement l’intention «de cesser d’utiliser le nom de pariscourses alors surtout qu’à sa connaissance il n’y a aucun site sur internet du même nom déposé ou enregistré par le journal Paris Courses».

6. Discussion et conclusion

L’article 4. a) des «principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine» définit les «litiges concernés» par la procédure administrative mise en œuvre par le requérant.

Il prévoit que le requérant doit apporter la preuve que trois éléments sont réunis:

– le «nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à confusion, à une marque de produits ou de services sur laquelle le requérant a des droits»;

– le défendeur «n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache»;

– le «nom de domaine a été enregistré et est utilisé de mauvaise foi».

6.1 Sur l’identité ou la similarité du nom de domaine avec la marque du requérant

Avant d’examiner l’identité ou la ressemblance et le risque de confusion, il convient de rechercher si le requérant a des droits sur les marques sur lesquelles il a fondé sa plainte.

Or, le requérant fonde sa plainte sur les marques françaises semi-figuratives:

– PARIS COURSES n° 1 646 482 déposée le 19 février 1991, dans les classes 16, 38 et 41, dont il produit uniquement le certificat d’enregistrement et ne justifie pas le renouvellement à son échéance, à l’issue de la première période de validité qui a expiré le 19 février 2001 ;

– PARIS COURSES n° 01 3 082 249 déposée le 12 février 2001, dans les classes 38 et 41, soit postérieurement à l’enregistrement du nom de domaine effectué le 15 novembre 2000.

Si, à la date du 15 novembre 2000, la marque PARIS COURSES n° 1 646 482 déposée le 19 février 1991, était en vigueur et pouvait être opposée au nom de domaine, aucune action n’a été engagée sur le fondement de cette marque avant son échéance. Cette marque n’ayant pas été renouvelée, la société Editions en Direct ne peut fonder sa plainte sur une marque dont elle ne détient plus les droits.

La marque PARIS COURSES n° 01 3 082 249 déposée le 12 février 2001, étant postérieure au 15 novembre 2000, elle ne peut être opposée au nom de domaine «pariscourses.com» pour en demander le transfert.

Il est d’ailleurs symptomatique de relever que dans sa mise en demeure en date du 19 mars 2001, qui était postérieure à l’échéance de la marque de 1991, la société Editions Direct qualifie le droit sur le titre de son journal de droit sur un «nom commercial» et, si elle invoque la contrefaçon, ne précise aucunement quelle marque aurait été contrefaite.

Le premier élément n’étant pas justifié, la justification des deux autres conditions à réunir ne peut pallier cette carence probatoire et, quel que soit le bien fondé des justifications de ces deux autres éléments, ils ne seront pas examinés.

7. Décision

Pour les motifs ci-dessus exposés, la Commission, conformément aux règles de l’article 4.a) des «principes directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine» considère que le requérant ne justifie pas de ses droits sur une marque antérieure au nom de domaine et que les conditions prévues par cet article ne pouvant donc être réunies, elle rejette la demande de transfert du nom de domaine au profit de la société Editions en Direct.

Alain Bensoussan
Expert unique

Date : 27 juillet 2002