Usage de marque et contrefaçon : retour sur une notion

La Cour de justice de l’Union européenne a récemment apporté des précisions quant à la notion d’ usage de marque (1).

L’affaire portée devant la Cour opposait le fabricant de véhicules automobiles Daimler AG, titulaire de la marque internationale MERCEDES-BENZ, déposée notamment pour les automobiles et accessoires d’automobiles, à une société de garage automobile, réparateur agréé Daimler de 2007 à 2012.

Durant cette période, la convention de service après-vente autorisait le réparateur à faire usage de la marque MERCEDES-BENZ et de la mention « réparateur Mercedez-Benz agréé » dans sa publicité.

Dans ce cadre, celui-ci avait eu recours à un service d’annonces en ligne et fait publier une annonce publicitaire contenant la mention précitée.

Cette annonce avait été reprise et diffusée sur d’autres sites internet d’annonces en ligne sans son consentement.

A la suite de la résiliation de la convention de service après-vente, le réparateur avait sollicité la modification de l’annonce publicitaire, ainsi que la suppression des annonces en ligne diffusées sans son consentement.

Malgré les démarches entreprises, les annonces publicitaires ont continué à être diffusées sur internet et référencées sur les moteurs de recherche, conduisant la société Daimler AG à assigner l’ancien réparateur agréé sur le fondement de la contrefaçon de marque.

Usage de marque par un tiers

Dans ce cadre, la Fővárosi Törvényszék (juridiction hongroise saisie du litige) demande à la CJUE d’interpréter l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2008/95.

Cet article permet au titulaire d’une marque d’interdire l’usage dans la vie des affaires par un tiers, sans son consentement, d’un signe identique à la marque pour des produits ou services identiques à ceux visés par la marque, ou d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires dès lors qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

La question posée à la Cour de justice est de savoir si le tiers mentionné dans une annonce publiée sur un site internet contenant un signe identique ou similaire à une marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux visés par cette marque, de manière à créer un risque de confusion ou à laisser penser qu’il existe une relation commerciale entre lui et le titulaire de la marque, faisait usage de cette marque alors que l’annonce n’a pas été placée par le tiers ou en son nom ou que celui-ci a fait en vain tout ce qu’on pouvait attendre de lui pour la faire supprimer.

Acte purement matériel et condition de la contrefaçon

Est donc visé, dans l’affaire soumise à la Cour, l’usage de marque entendu comme acte purement matériel et condition de la contrefaçon.

A ce titre, l’article 5, paragraphe 3 de la directive 2008/95 vise, de manière non exhaustive, l’apposition du signe sur des produits ou leur conditionnement, la commercialisation de produits ou l’offre de services sous le signe, l’importation et l’exportation de produits sous le signe, et l’utilisation du signe dans les papiers d’affaires et la publicité.

A cet égard, la CJUE a déjà jugé que la reproduction d’une marque par un tiers, sans consentement de son titulaire, au sein d’annonces publicitaires dans le contexte de ses activités commerciales, constitue un usage de marque au sens de l’article 5, paragraphe 1 de la directive 2008/95 et est susceptible de revêtir la qualification d’acte de contrefaçon, sous réserve de l’épuisement du droit conféré par la marque (2).

Usage de marque à titre publicitaire

A également été jugé que l’exploitant du site internet d’annonces en ligne diffusant à la demande d’un tiers, une annonce publicitaire mentionnant une marque sans autorisation de son titulaire, n’effectue pas un usage de marque au sens de l’article 5, paragraphe 1 de la directive 2008/95 (3) .

Dans cette décision, la CJUE a en effet opéré une distinction, concernant le référencement payant sur internet, entre :

• les prestataires de services de référencement, à savoir les moteurs de recherche permettant aux annonceurs de sélectionner des signes identiques à des marques en tant que mots-clés, stockent ces signes et diffusent les annonces de leurs clients, mais n’effectuent pas lui-même un usage à titre de marque et bénéficient du régime de responsabilité allégé des hébergeurs (4) ;
• les annonceurs qui réservent à titre de mots-clés des signes identiques à la marque d’un tiers afin de déclencher l’affichage d’un lien publicitaire vers leur propre site, effectuant ainsi un usage à titre de marque.

Or, dans l’affaire portée devant la Cour, la situation est tout à fait particulière : si l’annonceur a effectivement commandé l’annonce litigieuse auprès de l’exploitant du site internet, ce dernier a ensuite continué à la diffuser malgré la demande de suppression de l’annonceur.

Conditions cumulatives à l’usage de marque

Face à ce constat et au regard de l’article 5 paragraphes 1 et 3 de la directive 2008/95, la Cour entend poser deux conditions cumulatives à l’usage illicite de marque :

• un comportement actif de la part du tiers, tel que l’apposition du signe sur des produits ou leur conditionnement, ou son utilisation dans la publicité ;
• une maîtrise directe ou indirecte de l’acte constituant l’usage, ce qui n’est pas le cas d’un acte effectué par un opérateur indépendant sans le consentement de l’annonceur, voire contre la volonté expresse de celui-ci.

La Cour observe, sur ce deuxième point, que l’article 5 paragraphe 1 de la directive 2008/95 a pour finalité de permettre au titulaire d’interdire et de faire cesser tout usage de sa marque réalisé par un tiers sans son consentement.

Or cet objectif ne peut être atteint dès lors que le tiers n’a pas de maîtrise, qu’elle soit directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage, de sorte qu’il lui est impossible de se conformer à cette interdiction.

Dans ces conditions, la Cour considère que le tiers ne peut être responsable des actes ou des omissions du prestataire d’annonces en ligne qui, délibérément ou par négligence, passe outre les instructions expresses données par ledit tiers visant à éviter l’usage de la marque.

La solution semble logique : un tiers ne devrait pas engager sa responsabilité pour des actes de contrefaçon commis indépendamment de sa volonté et qu’il n’a pas la possibilité de faire cesser.

Usage de marque au niveau national

Reste à savoir comment cette décision de la CJUE sera reçue par les juridictions nationales, s’agissant des démarches devant être entreprises par le tiers en vue de la suppression de l’annonce litigieuse ou de la mention de la marque y figurant, et de l’appréciation du caractère vain de ces démarches ou de l’impossibilité, pour le tiers, de faire cesser l’usage de marque litigieux.

Une telle appréciation sera très certainement chose délicate pour les juridictions nationales, compte tenu du particularisme de chaque affaire.

En outre, on peut se demander si l’usage de marque serait caractérisé, et partant, la contrefaçon retenue vis-à-vis d’un tiers au comportement inactif, n’étant pas à l’origine des actes de contrefaçon allégués, qui en bénéficierait et n’effectuerait aucune démarche afin de faire cesser ces actes.

Par ailleurs, la Cour rappelle, sous réserve que le droit national des Etats membres le prévoit, que le titulaire de la marque conserve la possibilité de réclamer au tiers la restitution de l’avantage économique dont il a pu bénéficier grâce à la diffusion de l’annonce litigieuse, et renvoie, pour cela, au droit national des Etats membres.

Usage de marque et référencement

La CJUE rappelle également que le titulaire de la marque aura la possibilité d’agir à l’encontre des sites Internet de référencement ayant continué de diffuser l’annonce litigieuse, malgré la demande du tiers de supprimer celle-ci ou la mention de la marque y figurant.

Le titulaire de la marque pourra, en effet, engager la responsabilité du prestataire d’annonces en ligne en qualité d’hébergeur, dans la mesure où il aura eu connaissance du caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître le caractère illicite de l’annonce diffusée, ou qu’il n’aura pas, dès le moment où il en aura eu cette connaissance, agi promptement pour retirer cette annonce ou en rendre l’accès impossible (5).

A cet égard, la connaissance du caractère illicite de l’annonce sera présumée acquise par l’hébergeur dès lors que l’annonceur ou le titulaire de la marque lui aura adressé une notification LCEN conforme aux exigences du droit national de l’Etat membre et, pour la France, aux dispositions de l’article 6.I-5 de la LCEN (6).

Virginie Brunot
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) CJUE, 3-3-2016, Aff. C-179/15, Daimler AG c. Együd Garage Gépjárműjavító és Értékesítő Kft.
(2) CJCE, 23-2-1999, Aff. C-63/97, BMW et BMW Nederland BV c/ Ronald Karel Deenik, pt. 42-45.
(3) CJUE, 23-3-2010, Google France et Google, aff. C-236/08 à C-238/08, pt. 51-52.
(4) Dir. 2000/31/CE du 8-6-2000, art. 14.
(5) Dir. 2000/31/CE du 8-6-2000, art. 14 ; Loi 2004-575 du 21-6-2004, art. 6, I, al. 2 et 3.
(6) Loi 2004-575 du 21-6-2004, art. 6, I, al. 5.