Déchéance pour dégénérescence, Google se bat pour sauver sa marque

Aux Etats Unis, Google est en pleine bataille judiciaire pour sauver sa marque de la déchéance pour dégénérescence.

Tout a commencé en 2012, lorsqu’un particulier a déposé 763 noms de domaine composés avec le signe protégé Google® (googledonaldtrump.com, googledisney.com, googlebarackobama.com, googlenewtvs.com).

Comme toute entreprise soucieuse de protéger son patrimoine de propriété intellectuelle, la firme américaine Google a immédiatement réagi lorsqu’elle a découvert cette pratique plus connue sous le nom de cybersquatting (1) et n’a pas attendu très longtemps avant d’attaquer le titulaire de ces noms de domaine litigieux.

Victorieuse dans le cadre de cette action à l’encontre des noms de domaine de son adversaire, ce dernier a décidé de ne pas en rester là et de poursuivre Google sur le terrain du droit des marques. Google doit donc faire face à une action judiciaire qui tente de faire invalider sa marque déposée Google en application du principe bien connu en droit des marques de la déchéance pour dégénérescence.

Déchéance pour dégénérescence ou comment une marque entre dans le langage courant

Une marque encourt la déchéance pour dégénérescence lorsqu’elle est devenue « la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service » qu’elle désigne (Code de propriété intellectuelle, art. L. 714-6, a) . En d’autres termes, cela signifie que pour désigner un produit ou un service, le nom de la marque est tellement utilisé qu’il en est devenu un nom commun (c’est le cas par exemple des anciennes marques devenues usuelles « thermos », « caddie » ou encore « cellophane »).

Sur le plan économique, la marque a donc perdu son essence même puisqu’elle permet non plus de distinguer l’origine du produit ou du service en question mais de le désigner directement.

Si elle est le symbole d’un véritable triomphe sur le plan marketing pour les marques, la déchéance pour dégénérescence est véritablement vécue comme une sanction dans la mesure où il en découle de gros impacts économiques pour le titulaire de la marque déchue qui perd ses droits sur le signe en question.

Le sort de la marque Google est en suspens jusqu’à la décision de la Cour suprême

Le 16 mai dernier, la Cour d’appel de San Francisco a tranché en faveur de Google et a notamment considéré que le terme « google » n’est pas devenu un « descripteur exclusif » d’un moteur de recherche au point d’obliger ses homologues à utiliser ce terme eux aussi.

Deux cabinets d’avocats de San Diego ont déposé une pétition devant la Cour suprême des États-Unis, pour demander une révision de la décision rendue par la Cour d’appel de San Francisco.

Reste donc à savoir si la Cour suprême suivra le raisonnement de la Cour d’appel ou considérera, comme le font valoir les requérants, « qu’il n’y aucun autre mot que « google » qui permet de décrire l’action de la recherche sur Internet à l’aide de n’importe quel moteur de recherche ».

La décision de la Cour suprême est attendue d’ici début 2018.

Anne-Sophie Cantreau
Audrey Cuenca
Lexing Propriété industrielle