Droit des marques : DIVX est une marque valable
Par un arrêt du 12 janvier 2011, la Cour d’appel de Paris a reconnu la validité de la marque DivX, venant ainsi récompenser les efforts de son titulaire pour défendre ses droits.
Genèse de l’affaire : la société Demsa, distributeur des produits fabriqués par la sociétés Akai, offrait à la vente des appareils marqués Akai revêtus du logo Divx. Attaquées en contrefaçon de la marque DivX par la société Divx Inc., les sociétés Demsa et Akai ont déplié l’éventail de tous les moyens de droit susceptibles de conduire à l’invalidation de la marque : action en nullité pour défaut de caractère distinctif, action en déchéance pour dégénérescence, action en déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse.
C’était là encore l’occasion pour les juges de se prononcer sur le caractère distinctif d’un signe employé dans le langage de façon si courante pour désigner une technologie innovante que sa protection à titre de marque était susceptible d’être remise en cause.
C’est avec ferveur que la Cour d’appel de Paris rejette l’ensemble des moyens d’invalidation de la marque DivX, relevant notamment, s’agissant de la nullité pour défaut de caractère distinctif, qu’à la date du dépôt, il existait d’autres noms de codecs, et que le signe DivX n’est apposé que sur les produits de la société Divx. En outre, de façon tout à fait classique, la Cour souligne que l’action en déchéance pour dégénérescence ne peut être accueillie au regard des nombreuses diligences accomplies par le titulaire de la marque pour défendre sa marque.
Sur le terrain de la contrefaçon, la Cour d’appel de Paris retient, sans surprise, que l’exception de référence nécessaire prévue par l’article L713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle ne peut être admise au cas d’espèce dans la mesure où non seulement le terme DivX n’est pas générique mais, bien plus, les défenderesses apposaient, sans autorisation de la société DivX Inc., la marque DivX sur leurs produits alors que ceux-ci ne contenait pas le codec de la société DivX.
La Cour d’appel de Paris confirme donc le jugement de première instance, et condamne les sociétés Akai et Demsa à verser à la société Divx Inc. 350 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de contrefaçon.
Cette décision met en lumière l’impérieuse nécessité de défendre ses droits de marque, en agissant de manière systématique contre tout usage non autorisé et susceptible de conduire au glissement de qualification d’un droit de marque vers celle de mot usuel et générique, ce risque étant manifeste lorsqu’une marque est associée à une technologie qui se déploie avec grand succès.