Référencement payant et atteinte aux fonctions de la marque
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), par arrêt du 23 mars 2010 (1), s’est déjà prononcée sur les conditions dans lesquelles le titulaire d’une marque était habilité à interdire l’usage d’un mot clé identique à ladite marque dans le cadre d’un service de référencement sur Internet pour promouvoir des produits ou des services identiques à ceux protégés.
Référencement payant : quelles règles ?
Par cette décision, la Cour écarte le principe de l’atteinte au droit des marques par le prestataire du service de référencement au motif que ce dernier ne fait pas lui-même usage du signe contesté. S’agissant des annonceurs, la Cour relève la possibilité d’une atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque.
Laissant le soin aux juridictions nationales d’apprécier au cas par cas l’existence de l’atteinte effective ou potentielle, elle retient toutefois qu’il y a lieu de conclure à une telle atteinte dès lors que l’annonce déclenchée par le mot clé « ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».
Par un arrêt récent du 22 septembre 2011 (2), la Cour précise les conditions dans lesquelles le référencement payant est susceptible de porter atteinte aux autres fonctions de la marque et, notamment à sa « fonction d’investissement » lorsque l’usage qu’en fait l’annonceur « gêne de manière substantielle l’emploi, par le titulaire, de la marque pour acquérir ou conserver une réputation susceptible d’attirer et de fidéliser des consommateurs ».
Bien qu’interrogée par la Cour de cassation sur le cas particulier de la marque de renommée dans le cadre des affaires Google, la CJUE n’a pas à l’époque, opéré de distinction entre marque et marque de renommée.
C’est chose faite désormais, puisque, dans l’arrêt du 22 septembre 2011, la Cour de justice précise également les conditions spécifiques dans lesquelles le titulaire de la marque notoire ou de renommée peut invoquer cette renommée pour voir interdire l’usage d’un mot clé identique à la marque, dans le cadre du référencement payant sur les moteurs de recherche.
L’atteinte aux fonctions de la marque
Le titulaire de la marque renommée peut interdire un tel usage « lorsque ledit concurrent tire ainsi un profit indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque (parasitisme) ou lorsque ladite publicité porte préjudice à ce caractère distinctif (dilution) ou à cette renommée (ternissement) ».
La Cour définit l’atteinte au caractère distinctif (dilution) au cas particulier, précisant que « la publicité, à partir d’un mot-clé identique à la marque de renommée, porte préjudice à son caractère distinctif lorsqu’elle contribue à une dénaturation de cette marque en terme générique ».
Tel n’est pas le cas lorsque, « sans offrir une simple imitation des produits ou des services du titulaire de ladite marque, sans causer une dilution ou un ternissement et sans au demeurant porter atteinte aux fonctions de la marque renommée » l’annonceur se contenter de proposer « une alternative » par rapport aux produits ou aux services visés par la marque de renommée (1).