Référencement payant, marque et libre concurrence

Par arrêt du 22 septembre 2011, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait précisé les conditions dans lesquelles le titulaire d’une marque pouvait interdire l’usage d’un signe identique dans le cadre d’un service de référencement payant.

Rappel de la primauté de la libre concurrence sur le droit privatif. Se prononçant sur le cas particulier de la marque de renommée, elle énonçait que le titulaire ne pouvait s’opposer à l’utilisation d’un signe identique sauf à démontrer un profit indu (parasitisme) ou un usage préjudiciable (dilution ou ternissement de la marque).

Omettant de tirer les leçons de cette décision, une société de livraison de fleurs assigne l’un de ses concurrents sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée résultant de la réservation du signe « interflora » à titre de mot-clé.

Le Tribunal de grande instance de Paris rejette les demandes, par décision du 15 mars 2015, rappelant le principe de « licéité de l’emploi d’une marque même renommée à titre de mot-clé » dans le cadre d’un service de référencement payant.

Appréciant l’existence d’une atteinte à la fonction de la marque, le tribunal relève que le texte de l’annonceur ne reproduit pas la marque en question et identifie clairement l’annonceur, tant dans le texte de l’annonce que dans l’URL de renvoi, excluant tout risque de confusion pour le consommateur.

La sanction de l’action jugée abusive. Allant plus loin encore, le tribunal, condamne le titulaire de la marque au titre de la procédure abusive, retenant la légèreté blâmable du demandeur.

Il est vrai qu’au cas particulier, celui-ci ne pouvait se méprendre sur la portée de ses droits dans la mesure où il était lui-même à l’origine du recours formé devant la CJUE.

Le tribunal retient toutefois comme indices du caractère abusif de la procédure : l’omission de justifier de l’état à jour des marques opposées, l’absence de justification du caractère renomme de la marque au jour de l’action, la formulation de demandes indemnitaires particulièrement importantes ayant contraint le défendeur à provisionner ces sommes et obérant ainsi sa capacité d’emprunt et d’autofinancement.

Il convient de relever enfin que l’absence de condamnation au titre de l’atteinte à la marque ne saurait être contournée par des demandes fondées sur la concurrence déloyale lesquelles sont rejetées en application de la règle du non-cumul.

Virginie Brunot
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) CJUE, C-323/09, 22-9-2011.
(2) TGI Paris, ch.3 sec. 1, 5-3-2015.