Marques de l’UE : l’ article 28 du règlement (UE) n°2015/2424
Le règlement (UE) 2015/2424 et la période transitoire de régularisation de l’ article 28, réforme le droit des marques de l’Union Européenne.
L’ article 28 et l’arrêt IP Translator
Entré en vigueur le 23 mars 2016, le nouveau règlement (UE) n°2015/2424 (1), renforce et précise l’exigence de clarté et de précision du libellé des produits et services tout en aménageant une période de régularisation qui expirera définitivement le 24 septembre 2016.
Consacrant les principes posés par l’arrêt IP Translator de la Cour de justice de l’Union européenne du 19 juin 2012 en matière d’interprétation d’un libellé de produits et services de marque (2) , il prévoit les trois principes suivants :
- les produits et services, pour lesquels la protection de la marque est demandée, doivent être identifiés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque ;
- l’utilisation des indications générales des intitulés de classes de la Classification internationale de Nice est autorisée pour autant qu’une telle identification soit suffisamment claire et précise ;
- l’interprétation des termes généraux, y compris les indications générales des intitulés de classes de la Classification internationale de Nice (3), sera réalisée au regard du sens littéral des mots employés.
Evolution de l’interprétation d’un libellé de produits et services
Cet article s’inscrit dans le cadre d’une évolution d’interprétation des indications générales des intitulés de classes de la Classification internationale de Nice, initiée avec la communication n°4/03 du président de l’OHMI du 16 juin 2003 (4). Selon cette communication, si le dépôt d’une marque utilisait l’intitulé intégral et général d’une classe de la Classification de Nice, il était supposé que l’enregistrement de la marque couvrait l’ensemble des produits ou services inclus dans cette classe. Sur la base de cette communication, beaucoup de marques communautaires ont été déposées en utilisant les indications intégrales et générales des intitulés des classes de la Classification internationale de Nice.
Suite à l’arrêt IP Translator, l’OHMI avait publié une nouvelle communication le 20 juin 2012 (5) qui indiquait que « le demandeur d’une marque qui utilise toutes les indications générales de l’intitulé d’une classe particulière de la classification de Nice pour identifier les produit ou les services pour lesquels la protection de la marque est demandée doit préciser si sa demande d’enregistrement vise l’ensemble des produits ou des services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière concernée ou seulement certains de ces produits ou services ». Dans cette dernière hypothèse, le demandeur devait préciser quels produits ou services relevant de cette classe étaient visés.
Aujourd’hui, au regard du nouveau règlement (UE) n°2015/2424, les indications générales des intitulés des classes doivent être interprétés dans leur sens littéral. Il est donc désormais acquis que l’usage d’une indication générale de l’intitulé d’une classe ne couvre pas les produits ou services répertoriés dans la liste alphabétique de la classe particulière.
Régularisation des marques anciennes jusqu’au 24 septembre 2016
Se pose donc la question du sort des marques communautaires, désormais dénommées marques de l’Union européennes, déposées avant l’entrée en vigueur de ce nouveau règlement sur le fondement de l’avis n°4/03 précité : comment interpréter la portée de leur protection si elles ont été enregistrées avec toutes les indications générales d’une ou plusieurs classes de la classification des produits et services de la Classification internationale de Nice ?
L’ article 28 (8) du nouveau règlement (UE) n°2015/2424 organise à une période transitoire de régularisation pour les titulaires des marques communautaires, ou d’enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, déposées avant le 22 juin 2012 et enregistrées avant le 23 mars 2013 avec les indications générales des intitulés entiers des classes de la Classification internationale de Nice.
Durant cette période transitoire de régularisation de six mois, qui expirera le 24 septembre 2016, les titulaires des marques précitées pourront déposer une déclaration auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (anciennement l’OHMI) dans laquelle ils pourront préciser les produits ou services qu’ils ont voulu viser au-delà de l’indication générale de l’intitulé entier de la classe.
Ces produits ou services devront figurer sur la liste alphabétique de la classe de la Classification internationale de Nice, dans l’édition en vigueur à la date du dépôt de la demande de marque.
A défaut de déposer une déclaration, les marques de l’Union européenne ou les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne déposées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l’intitulé général entier d’une classe de la Classification internationale de Nice, seront réputées ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l’intitulé de la classe concernée.
Modalités de régularisation des marques anciennes de l’Union européenne
Les modalités pratiques de cette déclaration ont été précisées par la Communication du Président de l’OHMI n°1/2016 du 8 février 2016 (6). L’EUIPO a notamment mis à la disposition des titulaires des marques concernées par la déclaration de l’ article 28(8) un formulaire en ligne spécifique (7). Cette communication contient une Annexe incluant une liste non exhaustive de produits et services qui ne sont pas clairement couverts par le sens littéral des indications générales des intitulés de classes de la Classification internationale de Nice (4) .
L’EUIPO a également publié une FAQ (5) .
Dans la mesure où les titulaires des marques précitées ne seront pas informés individuellement par l’EUIPO de la possibilité de déposer une déclaration, il convient d’être extrêmement vigilant et de prendre dès à présent attache avec son conseil juridique en matière de marques sur ce point et déterminer avec lui la nécessité ou non de déposer une telle déclaration.
Anne-Sophie Cantreau
Lexing Droit des marques
(1) Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n°207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) n°2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) n°2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JOUE L 341 du 24-12-2015 p.21).
(2) CJUE, 19 juin 2012, Aff. C/307-10, Chartered Institute of Patent Attorneys c/ Registrar of Trademarks.
(3) Classification internationale de Nice.
(4) La communication n°4/03 du président de l’OHMI du 16 juin 2003 a été abrogée par la communication du 20 juin 2012.
(5) Communication n°2/12 du président de l’office du 20 juin 2012.
(6) Communication n°1/2016 du Président de l’OHMI du 8 février 2016 .
(7) Formulaire en ligne.
(8) Liste non exhaustive de produits et services non couverts par le sens littéral des indications générales des intitulés de classes de la Classification internationale de Nice.
(9) FAQ sur la question de la déclaration de l’ article 28 (8) du règlement (UE) n°2015/2424.