Marque tridimensionnelle KitKat® : suite (mais pas fin)

Marque tridimensionnelle KitKat® : suite (mais pas fin)

Nestlé s’apprête à défendre à nouveau le caractère distinctif de sa marque tridimensionnelle KitKat® auprès de la  Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

L’appréciation du caractère distinctif de la marque tridimensionnelle

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (Dir. 2015/2436, art. 4) (1).

S’il s’agit le plus souvent, de mots, logotypes, dessins, chiffres, couleurs… déposés comme marques verbale, figurative ou complexe ; il est également possible de déposer la forme d’un produit ou de son conditionnement, à titre de marque tridimensionnelle.

Une telle protection peut s’avérer particulièrement intéressante. En effet, la marque, contrairement aux dessins et modèles ou au droit d’auteur, indéfiniment renouvelable, est susceptible de protection perpétuelle.

Au titre des conditions de protection de la marque, figure celle de la distinctivité : la marque doit permettre au public d’identifier l’origine des produits et services marqués.

Cette condition appliquée à la marque tridimensionnelle implique que celle-ci ne soit pas exclusivement constituée par une forme ou une autre caractéristique :

  • imposée par la nature même du produit ;
  • nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ;
  • ou encore, donnant une valeur substantielle au produit (Dir. 2015/2436, art. 7, 1°, b).

Le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle est strictement apprécié par les offices et les tribunaux pour deux raisons.

D’une part, la forme seule ne permettra pas toujours au public d’identifier immédiatement le produit. C’est la raison pour laquelle la forme est généralement accompagnée d’un autre signe distinctif.

D’autre part, la protection d’une forme non distinctive à titre de marque tridimensionnelle priverait illégitimement les concurrents en leur permettant de s’approprier un droit privatif opposable aux tiers sur cette forme.

L’acquisition par la marque tridimensionnelle KitKat® d’un caractère distinctif par l’usage

En 2002, la société Nestlé a déposé une marque tridimensionnelle correspondant à la forme de sa gaufrette chocolatée KitKat® auprès de l’EUIPO (anciennement OHMI). Puis en 2010, elle a déposé la même forme à titre de marque après de l’Office britannique.

La société Mondelez UK Holdings & Services (anciennement Cadbury Schweppes) s’est opposée à l’enregistrement de la marque sur le territoire britannique considérant qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.

La CJUE a été amenée à se prononcer dans cette affaire.

Par arrêt du 16 septembre 2015 (2) déjà commenté (3), elle a rappelé le principe selon lequel le droit exclusif et permanent conféré par une marque ne peut servir à conférer au titulaire d’une marque « un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit ».

Néanmoins, la marque tridimensionnelle peut acquérir un caractère distinctif par son usage. Pour cela, deux conditions sont posées par la CJUE :

  • la forme ne doit pas être exclusivement fonctionnelle, puisque dans cette hypothèse, la marque ne peut logiquement devenir distinctive par son usage ;
  • le déposant doit démontrer que le public perçoit le produit ou le service désigné par cette seule marque – c’est-à-dire uniquement la forme déposée, indépendamment de tout usage en association avec un autre signe distinctif – comme provenant d’une entreprise déterminée.

Le cas particulier de la marque tridimensionnelle KitKat® déposée sur le territoire de l’Union européenne

En parallèle, la société Mondelez UK Holdings & Services a sollicité l’annulation de la marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO.

Cette demande a été rejetée, l’EUIPO ayant estimé que la marque tridimensionnelle avait acquis un caractère distinctif en raison de son usage sur le territoire de l’Union européenne.

La société Mondelez UK Holdings & Services a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

Par arrêt du 15 décembre 2016 (4), le Tribunal a annulé la décision de l’EUIPO, au motif que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque tridimensionnelle KitKat® n’est pas prouvée pour l’ensemble du territoire de l’Union, mais pour dix pays seulement.

Mondelez, Nestlé et l’EUIPO ont alors formé un pourvoi devant la CJUE.

Mondelez conteste la décision, le Tribunal ayant admis que la marque tridimensionnelle KitKat® a acquis un caractère distinctif par l’usage dans dix pays de l’Union.

Nestlé et l’EUIPO soutiennent quant à eux que le titulaire d’une marque de l’Union européenne n’a pas à démontrer que cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage dans chacun des États membres pris séparément, en raison du caractère unitaire de la marque et de l’existence d’un marché unique.

Un communiqué de presse de la CJUE du 19 avril 2018 (5) est venu préciser la position de l’avocat général dans cette affaire.

Sur le pourvoi formé par Mondelez, l’avocat général estime que celui-ci est irrecevable et doit être rejeté au regard du règlement de procédure de la CJUE, dans la mesure où le Tribunal a fait droit à sa demande et que Mondelez ne demande pas l’annulation de la décision attaquée.

Sur le pourvoi formé par Nestlé et l’EUIPO, l’avocat général rappelle que le demandeur à l’enregistrement n’a pas à rapporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage pour chaque Etat membre.

Néanmoins, l’avocat général considère qu’il ne peut être fait abstraction de marchés entiers, nationaux ou régionaux : il conviendrait de « tenir compte de l’importance géographique et de la répartition des régions dans lesquelles le caractère distinctif acquis a été établi de manière positive, afin d’assurer que les preuves à partir desquelles l’extrapolation est faite pour l’ensemble de l’Union concernent un échantillon quantitativement et géographiquement représentatif ».

Aussi, la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage sur certains marchés nationaux peut suffire pour couvrir d’autres marchés pour lesquels cette preuve n’est pas rapportée. De même, l’absence de preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage pour un Etat membre, n’exclut pas automatiquement l’acquisition du caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de l’Union européenne.

Enfin et toujours selon l’avocat général, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque n’est pas démontrée si le public pertinent d’une partie de l’Union ne la perçoit pas comme une indication de l’origine commerciale des produits et services désignés.

Au cas d’espèce, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque tridimensionnelle KitKat® n’est prouvée que pour dix pays, à savoir : l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Suède.

L’avocat général relève néanmoins que Nestlé :

  • n’a versé aucun élément établissant que les preuves rapportées pour les dix pays précités vaudraient également pour la Belgique, la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg et le Portugal ;
  • n’a pas confirmé que les preuves rapportées pour les dix pays précités pourraient également servir pour les cinq pays restants.

Dans ces conditions, il n’est, selon lui, pas possible d’extrapoler l’acquisition, par la marque tridimensionnelle KitKat®, d’un caractère distinctif par l’usage dans ces cinq Etats membres.

L’avocat général conclut donc au rejet des pourvois formés par l’ensemble des parties.

Affaire à suivre avec la décision de la CJUE …

Eve Renaud-Chouraqui
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
(2) CJUE, 16-9-2015, aff. C-215/14, Société des Produits Nestlé SA c. Cadbury UK Ltd.
(3) Virginie Brunot, « CJUE et marque tridimensionnelle : protection et limites », 11-11-2015, alain-bensoussan.com.
(4) TUE, 15-12-2016, Mondelez UK Holdings & Services c. EUIPO – Société des produits Nestlé SA.
(5) CJUE, communiqué de presse n° 50/18 du 19-4-2018.

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