La réforme du droit des marques en France (1ère partie)

réforme du droit des marquesLes premières dispositions de la réforme du droit des marques en France sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019. Il s’agit de la réforme la plus importante dans le domaine de la protection et de la défense des marques depuis de nombreuses années, qui a un impact juridique significatif pour les titulaires de marques françaises, tant en droit matériel qu’en droit procédural.

Une réforme du droit des marques s’inscrivant dans un processus d’harmonisation européenne

La réforme du droit des marques en France s’inscrit dans un processus plus global de réforme du droit des marques au sein de l’Union européenne, amorcé par la Commission européenne en 2008.

Ce processus a conduit à l’adoption de textes réformant le système de la marque de l’Union européenne administrée par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (1), ainsi que de la directive (UE) 2015/2436 fixant de nouvelles règles d’harmonisation des législations nationales des Etats membres de l’Union européenne en droit des marques (2).

La directive (UE) 2015/2436, entrée en vigueur le 12 janvier 2016, devait initialement être transposée en droit interne par les Etats membres dans un délai de trois ans, soit au plus tard le 14 janvier 2019, pour une partie de ses dispositions et au plus tard le 14 janvier 2023 pour une autre partie de ses dispositions.

En France, l’article 201 de la loi PACTE (3), promulguée le 22 mai 2019, a autorisé le gouvernement à transposer cette directive par voie d’ordonnance dans un délai de six mois à compter de sa promulgation, c’est-à-dire au plus tard le 22 novembre 2019.

Entrées en vigueur et dispositions transitoires

L’ordonnance de transposition n°2019-1169 du 13 novembre 2019 a été publiée au JORF du 14 novembre 2019 (4) et son décret d’application au JORF du 10 décembre 2019 (5).

Ces deux textes ont été complétés par un arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) également paru au JORF du 10 décembre 2019 (6) et deux décisions 2019-157 et 2019-158 du Directeur de l’INPI du 11 décembre 2019 (7)(8).

La plupart des nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 11 décembre 2019, à l’exception notable toutefois de celles relatives aux nouvelles procédures administratives en nullité et en déchéance, qui entreront en vigueur le 1er avril 2020 et sous réserve des dispositions transitoires visées à l’article 15 de l’ordonnance de transposition.

Le présent article présente les premières principales modifications introduites par la réforme du droit des marques. Il sera suivi d’un second article qui en abordera d’autres.

Nouvelle condition de représentation du signe de la marque

L’exigence de représentation graphique du signe de la marque, qui était jusqu’alors la première condition formelle d’enregistrement d’une marque française, est supprimée.

Ainsi, désormais le signe d’une marque française pourra être représenté « sous n’importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin », avec pour seule condition que la représentation soit « claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (nouvel art. R.711-1 du Code de la propriété intellectuelle).

Cette modification tient compte des évolutions techniques qui élargissent les moyens de représentation d’un signe. Par exemple, les sons peuvent désormais être représentés sous forme de fichiers électroniques et non plus exclusivement sous forme de représentation graphique (partition musicale ou sonogramme).

De nouvelles catégories des marques apparaissent : les marques de position, les marques de motifs, les marques de mouvement, les marques multimédia, les marques hologrammes.

En revanche, la possibilité de demander l’enregistrement de marques gustatives ou olfactives ou tactiles fait encore débat et il est peu probable au regard de l’état de la jurisprudence que l’on puisse déposer valablement de tels signes à titre de marque.

Une importance particulière doit être portée à la représentation du signe, car comme le souligne expressément la décision n°2019-157 du Directeur de l’INPI « la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement » (Art. 4, al. 2, Décision n°2019-157 précitée), de sorte qu’une représentation qui ne serait pas claire est susceptible de conduire au rejet de la demande ou à l’annulation de la marque enregistrée.

En outre, il convient dès à présent de tenir compte de la décision  Hartwall de la CJUE du 27 mars 2019 qui a considéré qu’en cas de contradiction entre la reproduction du signe et la catégorie de marque indiquée, la demande d’enregistrement doit être rejetée pour absence de clarté et de précision du signe déposé (CJUE Aff. C-578/17, 27-3-2019, Hartwall).

La décision n°2019-157 du Directeur de l’INPI précise expressément que « la représentation de la marque définit l’objet de l’enregistrement » (Art. 4, al. 2, Décision n°2019-157 précitée).

Interprétation littérale des produits et services désignés

Intégrant l’orientation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt IP Translator du 19 juin 2012 (09), le nouvel article R.712-3-1 du Code de la propriété intellectuelle qui rappelle l’exigence déjà existante de désigner les produits et services « avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre à toute personne de déterminer, sur cette seule base, l’étendue de la protection », précise que « l’utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou les services relevant clairement du sens littéral de l’indication ou du terme ».

En d’autres termes, et à la lumière de l’arrêt précité IP Translator, il convient d’interpréter les produits et services revendiqués, dans le sens clairement littéral de leur désignation. A cet égard, il conviendra de veiller à la décision à venir de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-371/18 qui doit résoudre la question de savoir si une marque dont la liste des produits et services est rédigée dans des termes imprécis est susceptible d’être annulée totalement ou partiellement.

Modification de la procédure d’opposition

La procédure administrative d’opposition à l’enregistrement d’une marque française devant l’INPI subit par ailleurs de profondes modifications.

Les oppositions déposées à l’encontre des demandes de marques françaises déposées à compter du 11 décembre 2019 pourront se fonder sur d’autres droits qu’une marque antérieure protégée en France, une marque antérieure notoirement connue, le nom d’une collectivité territoriale ou une indication géographique protégeant les produits industriels ou commerciaux (IGPIA) (anc. art. L.712-4 du CPI).

Ces nouveaux fondements sont principalement :

  • une marque antérieure jouissant d’une renommée qui désigne des produits et services non identiques et non similaires ;
  • une dénomination sociale ou une raison sociale ;
  • un nom commercial, une enseigne, un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale,
  • le nom, l’image ou la renommée d’un établissement public de coopération intercommunal (par exemple une métropole au sens du code général des collectivité territoriales);
  • le nom d’une entité publique (nouvel art. L.712-4 du CPI).

En outre, le titulaire de plusieurs droits antérieurs pourra désormais déposer une seule opposition visant plusieurs droits, alors qu’auparavant il devait déposer autant d’oppositions que de droits antérieurs invoqués (nouvel art. L.712-4-1 du CPI).

Toute la procédure d’opposition est revisitée :

  • jusqu’à présent, l’acte d’opposition devait nécessairement être accompagné des mémoires et pièces à l’appui de l’opposition ;
  • désormais, l’opposant disposera d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition pour déposer ses pièces et mémoires (nouvel art. R.712-14, al. 4 – Voir également la décision n°2019-158 du Directeur de l’INPI) ;
  • les parties à la procédure pourront s’échanger jusqu’à 3 jeux d’écriture et de pièces durant la phase d’instruction, qui commence à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant l’expiration du délai d’opposition (nouvel art. R.712-16-1 du CPI) ;
  • les parties peuvent solliciter conjointement la suspension de la phase d’instructions pour une durée de 4 mois renouvelable une fois (nouvel art. R.712-17, al. 1, 4°, du CPI) ;
  • à la fin de la phase d’instruction, l’INPI entendra les parties si elles ont demandé, durant la phase d’instruction, à être entendues oralement, et rendra sa décision dans un délai de 3 mois à compter de la fin de la phase d’instructions ;
  • la phase d’instruction est automatiquement clôturée dès qu’une partie n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti.

Comme dans la procédure d’opposition antérieure :

  • le délai d’opposition est toujours de 2 mois à compter de la publication du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque française au Bulletin officiel de la propriété industrielle (nouveaux art. L.712-4 et R.712-8 du CPI),
  • la procédure d’opposition une procédure contradictoire ;
  • c’est dans ses premières observations en réponse que le titulaire de la demande de la marque contestée doit le cas échéant inviter l’opposant à produire des preuves d’usage de la marque antérieure invoquée (nouvel art. R.712-6-1 al 2, 1° du CPI).

Renforcement de l’obligation d’usage sérieux dans le cadre de la procédure d’opposition

Dernier élément abordé dans le présent article sur la réforme du droit des marques, le renforcement des pouvoirs d’appréciation de l’INPI en matière des preuves d’usages sérieux des marques antérieures invoquées dans le cadre des procédures d’opposition.

Au préalable il convient de rappeler, et ce principe reste inchangé, que le titulaire d’une marque française qui n’utilise pas sa marque de manière sérieuse, durant une période ininterrompue de cinq ans, peut être déclaré déchu de ses droits, sauf s’il justifie de justes motifs (nouvel art. L.714-5 du CPI).

Dans le cadre de la nouvelle procédure d’opposition, en cas de demande de preuves d’usage de la marque antérieure par le titulaire d’une marque contestée, l’opposant doit désormais apporter la preuve de l’usage de sa marque, enregistrée depuis plus de cinq ans, pour l’ensemble des produits et services invoqués au soutien de son opposition pour que l’opposition soit examinée au regard de l’intégralité de ces produits et services.

Si la preuve d’usage sérieux de la marque antérieure invoquée par l’opposant est apportée pour seulement une partie des produits et services, seuls ces produits et services seront pris en compte aux fins de comparaison avec les produits et services revendiqués par la marque contestée et visés dans l’opposition (nouvel art. L.712-5-1 du CPI).

Jusqu’alors, il suffisait à l’opposant de rapporter la preuve de l’usage pour au moins l’un des produits ou services invoqués et revendiqués par sa marque antérieure pour que l’INPI poursuive l’examen de l’opposition et ce, au regard de tous les produits et services invoqués et revendiqués par la marque antérieure opposée (Anc. art. R.712-17 du CPI).

Enfin, le point de départ du délai de cinq ans dans lequel les preuves d’usage sérieux de la marque antérieure doivent se placer est modifié :

  • auparavant, le délai de cinq ans était celui des cinq années précédant la demande de preuves d’usage par le titulaire de la demande de marque contestée ;
  • désormais le délai de cinq ans est décompté à partir de la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée.

La réforme du droit des marques introduit donc de profondes modifications conduisant les titulaires de marques à devoir réviser leurs stratégies de protection et défense de leurs marques.

Anne-Sophie Cantreau
Claire Deramoudt
Lexing Droit des marques et noms de domaines

(1) Règlement (UE) 2015/2424 qui a modifié le Règlement (UE) 207/2009 aujourd’hui abrogé et codifié par le Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du conseil sur la marque de l’Union européenne ; voir également le Règlement délégué (UE) 2018/625 sur la marque de l’Union européenne et le Règlement d’exécution (UE) 2015/626 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) 2017/1001 ;
(2) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte) ;
(3) Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;
(4) Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services ;
(5) Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 relatif aux marques de produits ou de services ;
(6) Arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédures de l’Institut national de la propriété industrielle ;
(7) Décision n°2019-157 relative aux modalités de dépôt des demandes d’enregistrement de marques de produits ou de services, des déclarations de renouvellement de marques de produits ou de services, de certaines demandes de formalités, ainsi que des échanges subséquents ;
(8) Décision n°2019-158 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque ;
(9) CJUE Aff. C-307/10, 19-6-2012, IP Translator ;
(10) CJUE Aff. C-371/18 (décision à venir), Conclusions de l’avocat général.




La protection des créations culinaires, un enjeu français

créations culinairesLa protection des créations culinaires constitue un enjeu de valorisation du patrimoine et de l’économie française.

Une protection incomplète des créations culinaires par la propriété intellectuelle

En droit positif français, la protection de la création culinaire est faible : aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire et uniforme à ces créations à ce jour.

En effet, ce n’est pas l’ensemble de la création culinaire qui pourra être protégée par le droit existant, mais seulement certaines caractéristiques de cette création.

A titre d’exemple, une recette de cuisine, rédigée à l’écrit, pourrait constituer une œuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, à condition qu’elle soit originale et porte « l’empreinte de la personnalité » de son auteur. Toutefois, cette protection ne portera que sur l’œuvre littéraire elle-même et non pas sur la recette en tant que telle et n’interdira pas la réalisation de la recette.

La recette de cuisine en tant que telle s’apparente juridiquement plus à un savoir-faire, protégeable comme un secret de fabrique. La recette du Coca-cola par exemple est protégée par ce biais.

De même, les techniques innovantes mises en œuvre lors de la réalisation de la création culinaire peuvent donner lieu à une protection par brevet à condition que la recette apporte une solution technique non évidente à un problème technique préexistant. Cela peut par exemple être une recette permettant de confectionner une soupe dans laquelle le foie gras ne se mélangerait pas avec la gelée de poule (1).

Par ailleurs, le nom d’une création culinaire peut être déposé à titre de marque, à condition d’être distinctif par rapport aux produits désignés, c’est-à-dire de ne pas être uniquement constitué de termes indiquant les produits utilisés dans cette préparation ou le nom de cette préparation, comme la marque MON HUILE DE HOMARD pour désigner un condiment aromatisé au homard (2).

Enfin, l’apparence d’une création culinaire peut également faire l’objet d’une protection par le biais du dépôt d’un modèle, à condition de satisfaire aux conditions de protection des dessins et modèles, à savoir la nouveauté (absence de divulgation antérieure identique) et le caractère individuel ou propre (l’impression d’ensemble diffère de celle produite par tout modèle divulgué antérieurement). Un chef, créateur d’une nouvelle forme de tarte aux pommes dont la caractéristique tient au positionnement des pommes en forme de boutons de rose, a ainsi choisi de protéger sa création par le dépôt de deux modèles, dont la validité a été confirmée par le Tribunal de grande instance de Paris (3).

Hormis ces quelques exemples, force est de constater qu’aucun droit de propriété intellectuelle ne permet d’apporter une protection claire aux créations culinaires.

L’arrêt du 13 novembre 2018 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, qui a fermé la voie du droit d’auteur aux saveurs culinaires en décidant qu’une saveur culinaire ne peut être qualifiée d’œuvre (4) et le refus des Offices de propriété industrielle français et européens de protéger les saveurs à titre de marque témoignent des limites du droit existant.

La proposition de loi relative à la protection des recettes

Pour mettre un terme à la vulnérabilité de la création culinaire, une proposition de loi Bresnier n°1890 relative à la « protection des recettes et des créations culinaires » a été présentée à l’Assemblée nationale le 30 avril 2019 (5).

Le projet de loi prévoit, en premier lieu, la création d’un Institut national de la création culinaire certifiée, habilité à délivrer des certificats de création culinaire pour protéger, pendant 20 ans, les créations culinaires.

Les créations culinaires seraient inscrites sur un registre national public reprenant les éléments permettant aux tiers de reproduire la recette (ingrédients, recette, etc.).

Pour se voir octroyer un tel certificat, les créations devront :

  • être nouvelles, c’est-à-dire jamais rendues accessibles au public avant la date de dépôt de la demande de certificat de création culinaire par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;
  • impliquer une activité créatrice, définie comme une non-évidence pour l’homme du métier ;
  • présenter un caractère gustatif propre pour donner une impression d’ensemble de « non déjà gouté ».

Le détenteur d’un certificat de création culinaire serait ainsi titulaire de droits patrimoniaux (droit d’exploitation) et moraux (droit de divulgation, droit au nom, droit au respect de la création culinaire) sur cette création.

Toute atteinte à ce nouveau droit de propriété constituerait un acte de contrefaçon. Une action en contrefaçon sanctionnerait la fabrication, l’utilisation ou la détention non autorisée de la création culinaire.

Le texte prévoit également l’existence d’un régime spécifique pour les créations des salariés, une procédure d’opposition dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande de certificat.

Si cette proposition de loi, inspirée des régimes existant en matière de droit d’auteur et de droit des marques, voyait finalement le jour, elle serait susceptible de séduire les professionnels de l’industrie agro-alimentaire, en leur offrant une solution pour protéger leurs créations culinaires.

Si cette initiative est intéressante, elle amène néanmoins des questions pratiques : comment analyser le critère du caractère gustatif propre quand les saveurs ne sont pas perceptibles de la même manière selon les personnes ? Comment réaliser une recherche d’antériorités en matière de saveurs ?

Cette proposition de loi a été renvoyée à la Commission des affaires culturelles et de l’éducation. Affaire à suivre.

Anne-Sophie Cantreau
Claire Deramoudt
Lexing Propriété industrielle conseil

(1) « Soupe chaude de foie gras à la gelée de poule »
(2) CA Rennes, 3e ch. comm., 23-10-2018, n° 18/01378
(3) TGI Paris, 3e ch., 15-03-2018, n° 16/10841
(4) CJUE, 13-11-2018, Levola Hengelo BV c. Smilde Foods BV aff. C.310/17
(5) Proposition de loi relative à la protection des recettes et créations culinaires, Doc. n° 1890 déposé le 30-04-2019 à l’Assemblée nationale.




Un modèle imitant une marque antérieure invalidé

modèle imitant une marque antérieureLa CJUE annule un modèle imitant une marque antérieure en s’appuyant sur des critères relevant du droit des marques.

Lorsque la nullité d’un modèle ou d’un dessin est réclamée au motif qu’il porte atteinte à une marque antérieure, faut-il se fonder sur le droit des dessins et modèles ou sur le droit des marques ? Voici la réponse apportée par la Cour de justice de l’Union européenne par un arrêt du 6 mars 2019.

Nullité d’un modèle : les faits

La société italienne Ferrero est titulaire depuis 1974 d’une marque internationale enregistrée pour des sucreries en classe 30. Cette marque figurative représente une petite boîte transparente (et est connue pour contenir des sucreries vendues sous le nom « Tic Tac ») :

Le modèle litigieux a été enregistré par la société BMB, le 5 novembre 2007, qui désigne des drageoirs et récipients et représente une petite boîte transparente remplie de sucreries colorées et comportant une étiquette sur laquelle figure le nom « Mik Maki » :

Ferrero avait introduit, le 11 juillet 2011, une action en annulation de ce modèle imitant une marque antérieure, invoquant notamment son enregistrement international du 12 mars 1974 de la marque tridimensionnelle représentée ci-dessus.

Marque contre dessin et modèle

La marque tridimensionnelle antérieure étant invoquée comme motif d’annulation du modèle, c’est sur la base des critères fixés par la législation en matière de marques (et non en matière de dessins et modèles) que fut appréciée la validité de ce dessin et modèle postérieur.

Ferrero fonde sa demande sur l’article 25, § 1er, e, RDMC qui permet de déclarer un modèle nul « s’il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin et modèle ultérieur et que le droit de l’Union européenne ou la législation de l’État membre concerné régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation ».

L’EUIPO (1) puis le Tribunal de l’Union européenne (2) ont estimé successivement dans cette affaire qu’il existait entre le modèle litigieux et la marque antérieure un risque de confusion.

Dans son arrêt du 3 octobre 2017, le Tribunal de l’Union européenne avait en effet confirmé la décision de l’EUIPO et constaté que les deux signes produisent une impression globale visuellement similaire, précisant que ni l’étiquette sur le modèle, ni l’élément verbal « Mik Maki » apposé sur l’étiquette ne sauraient remettre en cause ce constat.

La société BMB a alors introduit un pourvoi contre cet arrêt au motif que le Tribunal de l’Union européenne aurait fondé de manière erronée son appréciation de la similitude et du risque de confusion sur la comparaison du modèle contesté avec un signe différent de l’enregistrement international antérieur invoqué par Ferrero et a commis, par conséquent, une erreur de droit.

Décision de la Cour de Justice

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 6 mars 2019 (3) rejette le pourvoi formé par la société BMB contre l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 octobre 2017.

Les instances de l’EUIPO, le Tribunal et, à présent, la Cour de justice de l’Union européenne confirment que la nullité du modèle s’apprécie en appliquant les critères du risque de confusion tels que dégagés en matière de marques par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

La nullité du modèle contesté est confirmée, car le signe constituant le modèle est jugé suffisamment ressemblant à la marque figurative antérieure pour créer un risque de confusion dans l’esprit du grand public.

Anne-Sophie Cantreau
Claire Deramoudt
Lexing Département Droit des marques

(1) EUIPO, 8 septembre 2015, R 1150/2012-3,
(2) TUE, 3 octobre 2017, T 695/15,
(3) CJUE, 6 mars 2019, C-693/17.




Marque de couleur : précisions sur l’enregistrement d’une couleur

marque de couleurBien qu’une couleur ou nuance de couleur puisse, en principe, être déposée à titre de marque, l’appréciation de leur aptitude à constituer une marque valable et de leur caractère distinctif, soulève de nombreuses difficultés rendant difficile leur enregistrement effectif.

Par un arrêt du 27 mars 2019 (1), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est venue apporter de nouvelles précisions sur l’incidence de la qualification donnée à un signe lors du dépôt de la marque ainsi que sur les conditions de protection de la marque de couleur.

Dans cette affaire, l’Office de la propriété intellectuelle finlandais avait refusé l’enregistrement, d’un signe représentant un bandeau de couleur pour les eaux minérales (classe 32). Le signe, déposé comme « marque de couleur » était décrit de la manière suivante : « les couleurs du signe sont le bleu (PMS 2748, PMS CYAN) et le gris (PMS 877) », et représenté comme ci-dessous :

marque de couleur

Le demandeur produisait, à l’appui de sa demande d’enregistrement une étude de marché destinée à démontrer que le signe avait acquis un caractère distinctif par l’usage.

L’Office finlandais avait refusé de faire droit à la protection, retenant que la protection d’une couleur par le droit des marques est subordonnée à la démonstration de ce que la couleur en question a acquis un caractère distinctif en raison d’un usage durable et important et qu’au cas d’espèce, l’étude de marché produite établissait la reconnaissance du signe, non au regard des couleurs en tant que telles, mais au regard du bandeau lui-même, c’est-à-dire d’un signe figuratif dont les contours sont définis et déterminés.

Après avoir vu son recours rejeté par le tribunal des affaires économiques, le demandeur a saisi la Cour administrative suprême finlandaise contre la décision rendue.

Cette dernière a décidé de surseoir à statuer et a saisi la CJUE de questions préjudicielles visant à déterminer :

  • si la question de savoir si l’enregistrement de la marque est demandé en tant que marque figurative ou en tant que marque de couleur est pertinente pour apprécier si le signe est susceptible de constituer une marque au sens de la directive 2008/95 ;
  • si la qualification de « marque de couleur » ou « marque figurative » est pertinente pour apprécier le caractère distinctif, la « marque de couleur » présentée sous la forme d’un dessin doit-elle enregistrée conformément à la demande de marque, ou peut-elle être enregistrée en tant que marque figurative ?
  • s’il est possible d’enregistrer une marque représentée par un dessin (marque semi-figurative) en tant que marque de couleur dès lors qu’elle revêt la précision requise pour l’enregistrement d’une marque de couleur, le demandeur doit-il en outre présenter une quelconque preuve ?

Incidence de la qualification donnée pour apprécier si le signe est susceptible de constituer une marque valable

Saisie de la question, la CJUE rappelle, à titre liminaire, que la directive 2008/95 (2) ne fait pas de distinction entre les catégories de marques. A ce titre, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de couleur doivent être les mêmes que ceux applicables aux autres catégories de marques.

Pour autant, elle retient que la qualification donnée au signe lors du dépôt – « marque de couleur » en l’espèce ou « marque figurative » – constitue un élément pertinent pour déterminer l’objet et l’étendue de la protection demandée.

Elle constitue donc un critère pertinent pour apprécier si le signe dont la protection est demandée est apte à identifier les produits et/ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à le distinguer de ceux provenant d’autres entreprises au sens de l’article 2 de la Directive.

Incidence de la qualification donnée pour apprécier si le signe est distinctif

La Cour retient que cette qualification constitue également un élément pertinent pour apprécier le caractère distinctif du signe déposé.

Après avoir rappelé que les critères relatifs à l’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour les marques de couleur et les marques figuratives, la Cour rappelle que cet examen doit être réalisé « in concreto », c’est-à-dire tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d’espèce.

Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même s’agissant d’une marque de couleur ou d’une marque verbale ou figurative.

La qualification de « marque de couleur » implique donc d’appliquer les principes dégagés par la Cour notamment dans son arrêt Libertel du 6 mai 2003 (3) :

  • l’intérêt général doit conduire les Offices à ne pas restreindre indûment la disponibilité des couleurs pour les autres opérateurs offrant des produits ou des services similaires ;
  • contrairement à un signe verbal ou figuratif, une couleur ne sera pas nécessairement perçue par le public comme un signe identificateur de l’origine du produit et ne permet donc pas, en elle-même, de distinguer les produits d’une entreprise ;
  • même si une couleur n’a pas ab initio un caractère distinctif, elle peut l’acquérir à la suite de son usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués.

Enfin, la Cour précise qu’il serait contraire à un examen in concreto de ne reconnaître un caractère distinctif à une couleur qu’en raison de son usage en rapport avec les produits ou les services revendiqués.

Ainsi, les Offices ne doivent pas se contenter d’apprécier l’usage de la couleur mais se doivent notamment de procéder à un examen de la couleur en elle-même, afin de déterminer si elle est susceptible de conférer au signe un caractère distinctif intrinsèque.

Incidence de la contradiction entre signe déposé et qualification donnée lors du dépôt

Enfin, la Cour se prononce sur l’incidence de la contradiction résultant du dépôt d’un signe représentant un dessin en couleur et aux contours délimités en tant que « marque de couleur », c’est-à-dire un signe sans contour.

Retenant que cette contradiction révélait une absence de clarté et de précision de la demande de protection au titre du droit des marques, la Cour conclut au rejet de la demande d’enregistrement qui ne répond pas aux exigences de la Directive.

Le diable se cache souvent dans les détails et il est donc crucial pour le dépôt d’identifier précisément l’objet de sa demande de protection.

La solution, rendue au regard de la directive 2008/95, ne devrait pas être modifiée avec la transposition de la directive 2015/2436 du 16 décembre 2015 dans la mesure où cette dernière ne crée pas davantage de catégories de marques et n’opère pas de changement quant à l’appréciation de la notion de distinctivité.

Ainsi, le déposant qui entend revendiquer une protection pour une couleur devra veiller à déposer un signe sans contour et s’assurer que le signe déposé répond aux exigences requises en matière de marque de couleur ; à l’inverse, le déposant qui souhaite revendiquer une protection sur une couleur associée à une forme donnée veillera à qualifier son dépôt de marque figurative et non de marque de couleur.

Virginie Brunot
Amélie Maïo
Lexing Contentieux propriété industrielle

(1) Arrêt CJUE, 27 mars 2019, aff. C 578/17, Oy Hartwall
(2) Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (remplacée par la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, laquelle devrait être transposée par ordonnance, au plus tard le 22 novembre prochain, en application l’article 201 de la loi PACTE 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises)
(3) Arrêt CJUE, 6 mai 2003, aff. C-104/01, Libertel.




La procédure d’opposition de marque en France : nouveautés

procédure d'opposition de marqueEn application de la directive (UE) 2015/2436, la procédure d’opposition de marque en France doit être modifiée en 2019.

Transposition de la directive (UE) 2015/2436 au plus tard le 14 janvier 2019

La directive (UE) 2015/2436, adoptée le 16 décembre 2015, doit être transposée pour l’essentiel de ses dispositions, au plus tard le 14 janvier 2019, dans tous les Etats membres de l’Union européenne (1).

Elle succède à la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil qui, après la première directive 89/104 (CEE) qu’elle a codifiée avec ses modifications successives, « a harmonisé les dispositions fondamentales du droit matériel des marques qui, au moment de son adoption, étaient considérées comme ayant les incidences les plus directes sur le fonctionnement du marché intérieur, parce qu’elles entravaient la libre circulation des produits et la libre prestation de services dans l’Union » (Dir. 2015/2436, cons. 1).

Elle a pour objectif « d’aller au-delà du rapprochement limité réalisé au moyen de la directive 2008/95/CE, et d’étendre le champ d’application de ce rapprochement à d’autres aspects du droit matériel des marques qui régissent les marques protégées par l’enregistrement au titre du règlement (CE) n° 207/2009 » (Dir. 2015/2436, cons. 8).

En particulier, et alors que la directive 2008/95/CE ne contenait que des dispositions d’harmonisation de droit matériel, telles que les conditions de validité des marques, la directive (UE) 2015/2436 tout en poursuivant l’harmonisation des règles de droit matériel, introduit des principes d’harmonisation de plusieurs règles de procédure du droit des marques.

Parmi les procédures envisagées, la directive (UE) 2015/2436 aborde la procédure d’opposition de marque et prévoit que les Etats membres doivent mettre en place «une procédure rapide et efficace permettant de s’opposer, devant leurs offices, à l’enregistrement d’une marque» pour les motifs prévus à son article 5 (Dir. 2015/2436, art. 43).

Il est à noter que dans la plupart Etats de l’Union européenne, dont la France, l’arsenal législatif en vigueur depuis plusieurs années permet aux titulaires de marques de s’opposer à l’enregistrement d’une marque postérieure devant les offices de propriété industrielle. En revanche, les règles des procédures d’opposition peuvent être très différentes d’un pays à l’autre de l’Union européenne (2).

Aujourd’hui la directive (UE) 2015/2436 n’est pas encore transposée en droit français. Néanmoins, compte tenu de la date butoir du 14 janvier 2019, les titulaires de marques ont tout intérêt à anticiper les modifications majeures que sa transposition va introduire à l’égard de la procédure d’opposition de marque actuellement en vigueur en France, et ce, pour adapter leurs pratiques et leurs réflexes.

Modifications principales de la procédure d’opposition de marque française

La directive (UE) 2015/2436 va apporter trois principaux changements à la procédure d’opposition de marque actuellement en vigueur en France :

  • la possibilité de fonder une opposition sur plusieurs droits simultanément ;
  • l’introduction d’une période expressément destinée à permettre aux parties de négocier un accord ;
  • la modification des règles en matière d’appréciation des preuves d’usage de la marque antérieure opposée.

La possibilité de fonder une opposition sur plusieurs droits simultanément

A l’heure actuelle, la procédure d’opposition de marque en France ne peut être déposée que par les titulaires de certains droits, à savoir :

  1. le titulaire d’une marque antérieure, ou
  2. le licencié exclusif d’une marque antérieure si le contrat de licence ne le lui interdit pas, ou
  3. une collectivité territoriale en cas d’atteinte à son nom de collectivité territoriale, ou
  4. l’INAO en cas d’atteinte à une appellation d’origine ou d’une indication géographique, ou enfin
  5. un organisme de défense et de gestion d’une indication géographique en cas d’atteinte à cette indication géographique (CPI, art. L.712-4).

En outre, une opposition ne peut être fondée que sur un seul droit, de sorte que le titulaire autorisé qui souhaite fonder son opposition sur plusieurs droits, a l’obligation de déposer autant d’oppositions que de droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition.

Après la transposition de la directive (UE) 2015/2436, une unique opposition de marque devant l’INPI pourra être fondée sur plusieurs droits, à condition que ces droits appartiennent au même titulaire. Cette modification obligatoire va permettre de réduire les frais d’opposition pour les titulaires de marque qui, aujourd’hui, pour des raisons stratégiques diverses, fondent leurs oppositions sur plusieurs marques et doivent donc déposer plusieurs oppositions devant l’INPI à l’encontre d’une même marque.

En outre, les Etats ont la possibilité d’élargir les fondements d’une opposition à des droits antérieurs autres que les marques et les appellations d’origine ou indications d’origine protégées. Il est donc possible qu’après le 14 janvier 2019, une opposition devant l’INPI pourrait être fondée sur un signe utilisé dans la vie des affaires (par exemple une dénomination sociale, un nom commercial, un nom de domaine), un droit au nom, un droit à l’image, un droit d’auteur ou un autre droit de propriété industrielle (par exemple un modèle pour fonder une opposition à une marque tridimensionnelle). A ce jour, le projet de texte de transposition de la directive (UE) 2015/2436 n’étant pas publié, il n’est pas encore certain que cette faculté d’extension des droits pouvant fonder une opposition en France sera adoptée en tout ou partie en France.

Introduction d’une période de négociation d’un accord amiable

Le déroulé de la procédure d’opposition de marque française devrait également être aménagé dans la mesure où la directive (UE) 2015/2436 impose aux Etats membres de prévoir la possibilité pour les parties à la procédure de se voir accorder, à leur demande conjointe, un délai d’au moins deux mois dans le cadre de la procédure d’opposition pour permettre éventuellement un règlement amiable (Dir. 2015/2436, art. 43).

Cette évolution est destinée à rapprocher la procédure d’opposition de marque en France de celle en vigueur depuis plusieurs années devant l’EUIPO pour les oppositions à l’encontre de l’enregistrement de marques de l’Union européenne, laquelle prévoit une première période de deux mois durant lesquelles les parties peuvent négocier un accord, cette période pouvant être étendue pour une durée maximale de 22 mois.

Actuellement, les parties à une procédure d’opposition de marque en France peuvent solliciter une suspension du délai de six mois imparti à l’INPI pour rendre sa décision, pour une durée maximale de 6 mois (CPI, art. L.712-4, 3, c). Cette possibilité est très souvent utilisée par les parties pour parvenir à une solution amiable et lorsqu’elles y sont parvenues, pour demander à l’INPI de clôturer l’opposition.

Compte tenu de cette période de 6 mois d’ores et déjà en vigueur, il est probable que le législateur français prévoira la possibilité pour les parties de disposer d’un délai d’au moins 6 mois pour négocier un règlement amiable, et sans que ce délai ne soit rattaché au délai imparti à l’INPI pour statuer.

Rôle accru de l’INPI en matière d’appréciation des preuves d’usage

A l’heure actuelle devant l’INPI, le titulaire de la marque opposée peut solliciter du déposant que ce dernier fournisse des preuves d’usage de sa marque si cette dernière est susceptible de déchéance, c’est-à-dire si elle est enregistrée depuis plus de 5 ans en France ou sur le territoire de l’Union européenne. Si l’opposant ne rapporte pas la preuve de l’usage sérieux de sa marque opposée pour au moins l’un des produits ou services sur lesquels l’opposition est fondée, l’INPI procède à la clôture de l’opposition (CPI, art. R.712-17).

Toutefois, les pouvoirs de l’INPI en matière d’appréciation de ces preuves d’usage sont actuellement limités dans la mesure où l’INPI, qui n’est pas le juge de la déchéance d’une marque française ou d’une marque de l’Union européenne (3), ne peut que vérifier la vraisemblance de l’usage de la marque antérieure au regard des pièces déposées par l’opposant.

L’INPI peut clôturer la procédure d’opposition lorsqu’il estime que les éléments fournis en vue de prouver l’usage de la marque antérieure opposée ne permettent manifestement pas d’établir une exploitation effective de la marque opposée pour au moins un des produits et services visés dans l’opposition et pour laquelle la marque antérieure est enregistrée.

En revanche, contrairement à l’EUIPO, l’INPI n’a pas d’autres pouvoirs et, en particulier il ne peut pas étudier le caractère réellement sérieux de l’usage de la marque opposée (4), ou apprécier si l’usage du signe modifié par rapport à la marque enregistrée vaut usage de la marque enregistrée ou au contraire altère le caractère distinctif de celle-ci (5).

La directive (UE) 2015/2436 organise, à l’inverse, au bénéfice des offices de propriété industrielle, un véritable pouvoir d’appréciation des preuves d’usage apportées par l’opposant, en prévoyant que « si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition prévu (…), que pour cette partie des produits et services » (Dir. 2015/2436, art. 44).

Après la transposition de la directive (UE) 2015/2436, l’INPI, à la demande du titulaire de la demande de marque contestée, devra donc vérifier si l’opposant rapporte la preuve de l’usage de la marque antérieure opposée pour l’ensemble des produits et services invoqués à l’appui de l’opposition. Dans la négative, seuls les produits et services de la marque antérieure opposée pour lesquels un usage sérieux sera rapporté seront pris en compte aux fins de comparaison avec les produits et services de la demande de marque contestée. En d’autres termes, il ne sera plus possible de fonder une opposition sur tous les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée en sachant qu’il est possible de rapporter la preuve de l’usage de quelques-uns d’entre eux uniquement et éviter la clôture de l’opposition devant l’INPI.

Une autre modification majeure doit être prise en compte par les titulaires de marque : la date de référence du calcul du délai de déchéance pour défaut d’usage sérieux.

Aujourd’hui, le déposant de la marque contestée ne peut demander des preuves d’usage sérieux de la marque antérieure opposée que si celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans le jour où l’opposition est formée (13).

En application de la directive (UE) 2015/2436, le délai de déchéance pour défaut d’usage sérieux de la marque antérieure opposée, pour vérifier si et dans quelle mesure l’INPI doit poursuivre l’examen de l’opposition, devra être calculé en prenant comme date de référence la date de dépôt ou la date de priorité de la marque postérieure contre laquelle une opposition est déposée.

Après la transposition de la directive, les titulaires de marque ne pourront donc plus organiser en urgence l’usage de leur marque qu’ils envisagent opposer avant le dépôt de l’opposition devant l’INPI.

Conclusion

Au regard des modifications introduites par la directive (UE) 2015/2436 et en attendant la parution du texte de sa transposition en droit français, dès à présent il convient prendre en compte les modifications qui seront nécessairement transposées en droit français et en particulier le nouveau rôle d’appréciation des preuves d’usage de la marque antérieure dévolu à l’INPI dans le cadre de la procédure d’opposition de marque.

Il est vivement conseillé aux titulaires de marques de vérifier dès à présent l’usage réel et sérieux de leurs marques et de constituer un dossier de preuves d’usage, étant souligné que l’usage réel et sérieux d’une marque est une notion extrêmement encadrée et qu’il ne suffit pas d’utiliser un signe enregistré en tant que marque pour que l’usage réel et sérieux soit caractérisé au sens du droit des marques. En particulier, il est préconisé d’étudier si les signes utilisés sont bien ceux enregistrés à titre de marque et, si les marques sont exactement utilisées pour désigner tous les produits et les services pour lesquels elles ont été enregistrées.

Anne-Sophie Cantreau
Audrey Cuenca
Lexing Marques et noms de domaines

(1) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JOUE L 336 du 23.12.2015, p. 1–26).
(2) Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System, p. 231 : « Nearly all Member States provide for opposition proceedings based on prior rights within a brief period –2 or 3 months – after publication or (less frequently) after registration of the mark”.
(3) Actuellement seuls les juges judiciaires peuvent prononcer la déchéance d’une marque française ou l’EUIPO peut prononcer la déchéance d’une marque de l’Union européenne.
(4) CA Douai, 1er oct. 2014, n° 14/01479, Immochan.
(5) CA Paris, 1er juill. 2014, n° 13/21541, Quick Restaurants. – CA Paris, 31 mars 2015, n° 15/00630, Asianow. Par comparaison voir TUE, 9e ch., T-20/15, 14-4-2016 Henkell & CO. Sektkellerei KG (Allemagne) / Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) ; Ciacci piccolomini d’aragona di bianchini società agricola (Italie)
(6) CA Paris, 22 sept. 2015, n° 15/05709, Loire Valley Distribution. – CA Paris, 2 avr. 2014, n° 14/02018, Vulcain Finance. – CA Paris, 2 déc. 2014, n° 14/ 07889, 4R EURL.




Messi : la renommée du joueur permet l’enregistrement de sa marque

renommée du joueurLe TUE juge que la renommée du joueur MESSI neutralise les similitudes entre sa marque et la marque antérieure MASSI.

Le conflit entre les marques antérieures MASSI et la demande de marque MESSI

En 2011, le joueur de football Lionel Messi a déposé une demande d’enregistrement de la marque de l’Union Européenne reproduite ci-contre devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) pour désigner notamment des vêtements, des chaussures et des articles de gymnastique et de sport.

Le titulaire de plusieurs marques de l’Union Européenne verbales «MASSI», enregistrées pour des produits identiques et similaires et notamment pour des vêtements, des chaussures, des casques de cyclistes, des tenues de protection et des gants, a formé opposition contre cette demande de marque.

Marque MESSI

Ayant favorablement accueilli cette opposition et l’EUIPO a rejeté la demande de marque de Lionel Messi (1). Ce dernier a alors déposé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par l’EUIPO (2).

L’EUIPO a en effet considéré qu’il existait un risque de confusion entre les signes en présence car les éléments dominants des marques en cause («MASSI» / «MESSI») étaient quasiment identiques visuellement et phonétiquement.

En 2016, Lionel Messi a sollicité l’annulation de cette décision devant le Tribunal de l’Union européenne (TUE).

La renommée du joueur neutralise les similitudes visuelles et phonétiques

Par une décision du 26 avril 2018 (3), le Tribunal annule la décision de l’EUIPO.

Le TUE procède à un examen tripartite l’amenant à apprécier les ressemblances entre les signes sur les plans visuels, phonétiques et conceptuels.

De manière logique, le Tribunal confirme les conclusions de l’EUIPO concernant les similitudes visuelles et phonétiques des signes en conflit.

Sur le plan visuel, le Tribunal considère que même si les signes sont similaires, il est possible de considérer que cette similitude est moyenne au vu des éléments figuratifs présents dans la marque demandée.

Le Tribunal confirme par ailleurs que les signes en conflit sont très similaires phonétiquement.

Cependant, le Tribunal revient sur les conclusions de l’EUIPO sur l’appréciation des similitudes conceptuelles, apportant un éclairage nouveau sur ce point.

L’EUIPO avait en effet conclu qu’une différentiation conceptuelle entre les signes «MESSI» et «MASSI» ne serait opérée, le cas échéant, que par une partie du public, à savoir le public s’intéressant au sport et connaissant donc le footballeur.

Or le Tribunal estime que la renommée du joueur dépasse le domaine du sport :

Le public pertinent est composé des consommateurs moyens de l’Union, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, qui achètent des vêtements, des articles de sport et des dispositifs de protection, il est erroné de considérer que la renommée dont jouit Lionel Messi ne concerne que la partie du public qui s’intéresse au football et au sport en général.

Le Tribunal souligne enfin qu’il convient de tenir compte du fait que les produits visés par les signes en conflit sont, notamment, des articles et des vêtements de sport et qu’il paraît peu vraisemblable qu’un consommateur moyen de ces produits ne connaisse pas Lionel Messi.

Il en conclut qu’une partie significative du public pertinent associera le signe « MESSI » au nom du célèbre footballeur et percevra le signe « MASSI » comme conceptuellement différent.

La décision T-554/14 va plus loin en en concluant à l’absence de confusion entre les signes en conflit, dans la mesure où, selon le Tribunal, leurs différences conceptuelles sont, en l’espèce, suffisamment importantes pour neutraliser leurs similitudes visuelles et phonétiques.

La renommée du joueur de football lui permet donc in fine d’enregistrer sa marque.

Anne-Sophie Cantreau
Claire Deramoudt
Lexing Droit des marques

(1) EUIPO, 12-06-2013, B 001938458.
(2) EUIPO, 23-04-2014, R1553/2013-1.
(3) TUE, 26-04-2018, T-554/14.




Une nouvelle décision sur la marque figurative Louboutin

LouboutinLe chausseur Christian Louboutin a remporté une nouvelle bataille judiciaire dans la défense de sa marque figurative.

Les précédents relatifs à la validité de la marque figurative Louboutin

Le chausseur Christian Louboutin et sa société mènent depuis plusieurs années une campagne de défense mondiale des célèbres semelles rouges via la marque figurative représentant ladite semelle.

Des procès, introduits en Europe et aux Etats-Unis, avaient jusqu’à présent aboutis à des résultats différents.

En France, Christian Louboutin a agi en 2012 à l’encontre d’enseignes telles que Zara ou Eden Shoes qui commercialisaient des chaussures à talons ornées d’une semelle rouge.

Dans le cadre de l’affaire Eden Shoes (1), Christian Louboutin avait obtenu une condamnation sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée.

Dans le cadre de l’affaire Zara (2), la célèbre enseigne espagnole avait contre-attaqué en demandant la nullité de la marque figurative opposée par Christian Louboutin. La Cour de cassation avait confirmé l’annulation de la marque semi-figurative n°00/3067674 sur le fondement du défaut de distinctivité aux motifs que ni la forme, ni la couleur de la semelle ne faisait l’objet d’une représentation graphique. La marque figurative était alors représentée comme suit, associée à la description suivante : Semelle de chaussure de couleur rouge.

Les Etats-Unis avaient fait preuve d’une plus grande souplesse.

Dans une affaire opposant Christian Louboutin à la société Yves Saint-Laurent, la Cour d’appel Fédérale (3) avait considéré que la semelle rouge était susceptible de protection à titre de marque, à condition que celle-ci contraste avec la couleur de la chaussure.

L’action en nullité de la marque figurative Louboutin

Plus récemment, une nouvelle affaire a été portée devant les tribunaux français par la société Kesslord qui proposait à ses clients de personnaliser leurs chaussures, notamment en y ajoutant des semelles de couleur rouge.

La société Louboutin et Christian Louboutin l’ont donc mise en demeure de cesser toute personnalisation reproduisant la marque figurative n°3869370, représentée de la manière suivante :

La marque consiste en la couleur rouge (code Pantone n°18.1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait donc pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque).

La société Kesslord a pris l’initiative d’une action judiciaire aux fins d’obtenir la nullité de la marque figurative opposée au motif de son absence de validité (selon elle, la marque ne remplirait pas la condition de représentation graphique posée par l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle) et de son absence de distinctivité.

Par jugement du 16 mars 2017 (4), le Tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Kesslord de sa demande considérant que la représentation graphique de la marque «révèle sans équivoque que la couleur rouge précisément définie recouvre la totalité de la partie extérieure de la semelle d’une chaussure à talon» et que sa «localisation, constante, est objectivement, précisément et clairement identifiée».

La société Kesslord a interjeté appel de cette décision.

Marque figurative et exigence de représentation graphique

En appel, la société Kesslord sollicite en premier lieu l’annulation de la marque figurative faute de représentation claire, objective, complète et constante comme exigé par l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle.

Elle fait valoir que le signe évoque une certaine forme de semelle, tandis que la marque désigne de façon large tous les types de «chaussures à talons hauts» dont il existe de multiples sortes. Il ne serait selon elle pas possible, selon elle, de déterminer avec précision l’objet et l’étendue de la protection conférée, la forme de la semelle rouge dépendant directement de la forme de la chaussure sur laquelle elle est apposée. Enfin, elle ajoute que la représentation graphique de la marque ne peut être simplement un exemple ou une déclinaison du signe.

En défense, la société Louboutin et son créateur éponyme font valoir que la marque figurative, constituée d’une couleur spécifique située à un emplacement précis, est une marque de position clairement identifiée, peu important que la forme du produit soit susceptible de variation. Ils font également valoir également la renommée des semelles rouges Louboutin.

Dans son arrêt du 15 mai 2018 (5) la Cour d’appel souligne tout d’abord, au regard de l’article L.711-1 du Code de la propriété intellectuelle, que la marque peut être constituée par une disposition de couleurs. Puis elle indique que le signe est clairement et précisément défini par la combinaison d’une couleur spécifique et son emplacement sur la semelle extérieure, délimité grâce à des pointillés.

Elle ajoute que la problématique résultant de la variation des produits désignés, relève de l’appréciation d’une éventuelle contrefaçon et non du débat relatif à la validité de la marque.

Enfin, elle précise que la marque figurative Louboutin est fantaisiste et arbitraire dans le secteur d’activité concerné, et dotée d’un caractère distinctif au regard des articles de presse fournis par la société Louboutin.

Marque figurative et signe conférant sa valeur substantielle au produit

En second lieu, la société Kesslord sollicite la nullité de la marque figurative Louboutin sur le fondement de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle. Elle soutient que le signe est dépourvu de caractère distinctif dans la mesure où la couleur rouge n’est que l’une des caractéristiques de la forme de la semelle et donne au produit sa valeur substantielle.

En défense, la société Louboutin et le créateur objectent qu’il n’est pas démontré que la marque figurative est exclusivement constituée de la forme des produits pour lesquelles elle est déposée, c’est-à-dire les chaussures à talons, ni que la semelle rouge donnerait à ces chaussures leur valeur substantielle.

La Cour d’appel observe que la combinaison de la couleur rouge apposée sur la semelle extérieure d’une chaussure à talon ne résulte pas de la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, et qu’il s’agit d’un choix arbitraire du créateur.

Elle ajoute que si la semelle rouge Louboutin est emblématique, rien ne permet de considérer qu’elle confère aux chaussures à talons Louboutin leur valeur substantielle qui peut résulter de la qualité intrinsèque des chaussures ou de leur succès auprès de la clientèle célèbre.

Dans ces conditions, la Cour d’appel déboute la société Kesslord de sa demande en nullité de la marque figurative n°3869370. Une nouvelle bataille judiciaire est donc gagnée dans la défense des semelles rouges Louboutin.

Toutefois, d’autres procès ont été introduits par le créateur et sa société, dont l’issue pourrait confirmer ou remettre en cause la validité de la marque figurative Louboutin. La route est donc encore longue pour ces fameuses semelles rouges.

Eve Renaud-Chouraqui
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) L’affaire Eden Shoes : TGI Paris 07-01-2011, n° 09/09066.
(2) L’affaire Zara : Cass. com. 30-05-2012, n° 11-20.724.
(3) Contrefaçon de marque figurative : la lente marche des semelles rouges, post du 9-10-2012 : US CA 2nd Circ 5-9-2012 n° 11-3303-cv.
(4) TGI Paris, 3ème ch. 1ère sect., 16-3-2017, n° 15/11131.
(5) CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 15-5-2018, n° 17/07124, en ligne sur Doctrine.fr, lien public accessible à tous (page consultée le 13-07-2018).




Marque tridimensionnelle KitKat® : suite (mais pas fin)

Marque tridimensionnelle KitKat® : suite (mais pas fin)

Nestlé s’apprête à défendre à nouveau le caractère distinctif de sa marque tridimensionnelle KitKat® auprès de la  Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

L’appréciation du caractère distinctif de la marque tridimensionnelle

La marque est un signe propre à distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (Dir. 2015/2436, art. 4) (1).

S’il s’agit le plus souvent, de mots, logotypes, dessins, chiffres, couleurs… déposés comme marques verbale, figurative ou complexe ; il est également possible de déposer la forme d’un produit ou de son conditionnement, à titre de marque tridimensionnelle.

Une telle protection peut s’avérer particulièrement intéressante. En effet, la marque, contrairement aux dessins et modèles ou au droit d’auteur, indéfiniment renouvelable, est susceptible de protection perpétuelle.

Au titre des conditions de protection de la marque, figure celle de la distinctivité : la marque doit permettre au public d’identifier l’origine des produits et services marqués.

Cette condition appliquée à la marque tridimensionnelle implique que celle-ci ne soit pas exclusivement constituée par une forme ou une autre caractéristique :

  • imposée par la nature même du produit ;
  • nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ;
  • ou encore, donnant une valeur substantielle au produit (Dir. 2015/2436, art. 7, 1°, b).

Le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle est strictement apprécié par les offices et les tribunaux pour deux raisons.

D’une part, la forme seule ne permettra pas toujours au public d’identifier immédiatement le produit. C’est la raison pour laquelle la forme est généralement accompagnée d’un autre signe distinctif.

D’autre part, la protection d’une forme non distinctive à titre de marque tridimensionnelle priverait illégitimement les concurrents en leur permettant de s’approprier un droit privatif opposable aux tiers sur cette forme.

L’acquisition par la marque tridimensionnelle KitKat® d’un caractère distinctif par l’usage

En 2002, la société Nestlé a déposé une marque tridimensionnelle correspondant à la forme de sa gaufrette chocolatée KitKat® auprès de l’EUIPO (anciennement OHMI). Puis en 2010, elle a déposé la même forme à titre de marque après de l’Office britannique.

La société Mondelez UK Holdings & Services (anciennement Cadbury Schweppes) s’est opposée à l’enregistrement de la marque sur le territoire britannique considérant qu’elle était dépourvue de caractère distinctif.

La CJUE a été amenée à se prononcer dans cette affaire.

Par arrêt du 16 septembre 2015 (2) déjà commenté (3), elle a rappelé le principe selon lequel le droit exclusif et permanent conféré par une marque ne peut servir à conférer au titulaire d’une marque « un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit ».

Néanmoins, la marque tridimensionnelle peut acquérir un caractère distinctif par son usage. Pour cela, deux conditions sont posées par la CJUE :

  • la forme ne doit pas être exclusivement fonctionnelle, puisque dans cette hypothèse, la marque ne peut logiquement devenir distinctive par son usage ;
  • le déposant doit démontrer que le public perçoit le produit ou le service désigné par cette seule marque – c’est-à-dire uniquement la forme déposée, indépendamment de tout usage en association avec un autre signe distinctif – comme provenant d’une entreprise déterminée.

Le cas particulier de la marque tridimensionnelle KitKat® déposée sur le territoire de l’Union européenne

En parallèle, la société Mondelez UK Holdings & Services a sollicité l’annulation de la marque de l’Union européenne auprès de l’EUIPO.

Cette demande a été rejetée, l’EUIPO ayant estimé que la marque tridimensionnelle avait acquis un caractère distinctif en raison de son usage sur le territoire de l’Union européenne.

La société Mondelez UK Holdings & Services a introduit un recours devant le Tribunal de l’Union européenne.

Par arrêt du 15 décembre 2016 (4), le Tribunal a annulé la décision de l’EUIPO, au motif que l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque tridimensionnelle KitKat® n’est pas prouvée pour l’ensemble du territoire de l’Union, mais pour dix pays seulement.

Mondelez, Nestlé et l’EUIPO ont alors formé un pourvoi devant la CJUE.

Mondelez conteste la décision, le Tribunal ayant admis que la marque tridimensionnelle KitKat® a acquis un caractère distinctif par l’usage dans dix pays de l’Union.

Nestlé et l’EUIPO soutiennent quant à eux que le titulaire d’une marque de l’Union européenne n’a pas à démontrer que cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage dans chacun des États membres pris séparément, en raison du caractère unitaire de la marque et de l’existence d’un marché unique.

Un communiqué de presse de la CJUE du 19 avril 2018 (5) est venu préciser la position de l’avocat général dans cette affaire.

Sur le pourvoi formé par Mondelez, l’avocat général estime que celui-ci est irrecevable et doit être rejeté au regard du règlement de procédure de la CJUE, dans la mesure où le Tribunal a fait droit à sa demande et que Mondelez ne demande pas l’annulation de la décision attaquée.

Sur le pourvoi formé par Nestlé et l’EUIPO, l’avocat général rappelle que le demandeur à l’enregistrement n’a pas à rapporter la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage pour chaque Etat membre.

Néanmoins, l’avocat général considère qu’il ne peut être fait abstraction de marchés entiers, nationaux ou régionaux : il conviendrait de « tenir compte de l’importance géographique et de la répartition des régions dans lesquelles le caractère distinctif acquis a été établi de manière positive, afin d’assurer que les preuves à partir desquelles l’extrapolation est faite pour l’ensemble de l’Union concernent un échantillon quantitativement et géographiquement représentatif ».

Aussi, la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage sur certains marchés nationaux peut suffire pour couvrir d’autres marchés pour lesquels cette preuve n’est pas rapportée. De même, l’absence de preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage pour un Etat membre, n’exclut pas automatiquement l’acquisition du caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble de l’Union européenne.

Enfin et toujours selon l’avocat général, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque n’est pas démontrée si le public pertinent d’une partie de l’Union ne la perçoit pas comme une indication de l’origine commerciale des produits et services désignés.

Au cas d’espèce, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque tridimensionnelle KitKat® n’est prouvée que pour dix pays, à savoir : l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Suède.

L’avocat général relève néanmoins que Nestlé :

  • n’a versé aucun élément établissant que les preuves rapportées pour les dix pays précités vaudraient également pour la Belgique, la Grèce, l’Irlande, le Luxembourg et le Portugal ;
  • n’a pas confirmé que les preuves rapportées pour les dix pays précités pourraient également servir pour les cinq pays restants.

Dans ces conditions, il n’est, selon lui, pas possible d’extrapoler l’acquisition, par la marque tridimensionnelle KitKat®, d’un caractère distinctif par l’usage dans ces cinq Etats membres.

L’avocat général conclut donc au rejet des pourvois formés par l’ensemble des parties.

Affaire à suivre avec la décision de la CJUE …

Eve Renaud-Chouraqui
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques.
(2) CJUE, 16-9-2015, aff. C-215/14, Société des Produits Nestlé SA c. Cadbury UK Ltd.
(3) Virginie Brunot, « CJUE et marque tridimensionnelle : protection et limites », 11-11-2015, alain-bensoussan.com.
(4) TUE, 15-12-2016, Mondelez UK Holdings & Services c. EUIPO – Société des produits Nestlé SA.
(5) CJUE, communiqué de presse n° 50/18 du 19-4-2018.




Le point de vue de l’avocat sur les youtubeurs-influenceurs

influenceursAlain Bensoussan a répondu aux questions de France 3 sur les youtubeurs-influenceurs dans l’émission qui leur était consacrée le 29 janvier 2018.

« Les vidéos de mode et beauté attirent des dizaines de milliards de vues dans le monde. Plus de 100 millions de chaînes beauté existent sur YouTube. Leur public est essentiellement composé de jeunes femmes entre 15 et 35 ans (#viewer ou #follower). Très puissantes, on les appelle aujourd’hui, les influenceuses. »

Les Youtubeurs-influenceurs et le sponsoring

Les youtubeurs dont il est question dans cette émission, sont des jeunes femmes qui présentent des produits de beauté, expliquent comment s’en servir et ce qu’elles en pensent. Le plus souvent, il s’agit d’une opinion toute personnelle et c’est ce qui fait le succès de ces clips auprès d’un public de plus en plus jeune et influençable.

Mais l’argent modifie l’approche de ces influenceurs. En effet, beaucoup de leurs vidéos contiennent un placement produit, c’est-à-dire une publicité rémunérée, les youtubeurs étant contactés par des marques pour faire leur promotion.

Il ne s’agit plus alors simplement d’une expérience personnelle partagée avec des followers car la marque qui est citée, l’est à l’initiative de cette marque. Ce n’est plus un simple échange de vues sur des réseaux sociaux mais une annonce à caractère commerciale, une collaboration commerciale.

Les Youtubeurs-influenceurs et la transparence

On est à la limite de la tromperie du consommateur et en l’absence de réglementation spécifique, la règlementation actuelle est applicable. Des sanctions existent pour ce type d’infraction : entre 300 000 euros d’amende et 2 ans d’emprisonnement.

L’ARPP, autorité de régulation professionnelle de la publicité, a décidé de proposer aux youtubeurs-influenceurs et aux marques des bonnes pratiques de transparence et de loyauté à l’égard du public.

L’obligation, a minima, serait de prévenir, lorsque la vidéo est sponsorisée par une marque, cette transparence est un gage de confiance et de crédibilité.

Les Youtubeurs-influenceurs mineurs

Un autre point pose réellement problème, il s’agit des vidéos faites par des enfants que ce soit à l’attention d’autres enfants ou d’adultes. Il n’est pas du tout certain que laisser des mineurs tester des produits cosmétiques pour adultes soit vraiment éthique ou légal, si les produits en question ne sont pas normalement destinés à des enfants et d’autant plus si ce sont les marques en question qui fournissent directement ces jeunes.

Bien que les réseaux sociaux et plateformes sur internet soient interdits aux mineurs de moins de treize ans, nombre d’entre eux y apparaissent, semble-t-il, sans aucun encadrement alors que le consentement d’un adulte titulaire de l’autorité parentale est indispensable dans ce type de relation à caractère contractuel.

Il est toujours possible de dénoncer les vidéos présentant des situations anormales.

Les Youtubeurs-influenceurs et le cyberharcèlement

Cette activité n’est pas sans risque et les réactions du public ne sont pas toujours positives. Les commentaires peuvent être très violents et l’agressivité des #haters virer au harcèlement. Ces menaces, cette haine, cette violence, très destructeurs, sont punis par la loi. Avant d’en arriver là, il faut s’en prémunir en utilisant des listes noires de mots refusés dans les commentaires et surtout ne pas inciter à la surenchère.

Lexing Alain Bensoussan Avocats

Pour lire l’article ou voir l’émission :
« Le monde merveilleux des Youtubeuses, ces nouvelles héroïnes », Marie-France Guiseppin, France 3 Occitanie, publié le 25-1-2018.
« Le monde merveilleux des Youtubeuses », film de 53 minutes réalisé par Sylvie Deleule, une coproduction Caméra One Télévision et France Télévisions pour France 3 Occitanie, avec la participation de Public-Sénat, diffusé sur France 3 Occitanie le lundi 29-1-2018 vers 23h40.

Pour approfondir le sujet, consultez le site de l’ARPP :
12-10-2017 – Intervention de l’ARPP à l’ESD Paris : « Relations marques et influenceurs : les bonnes pratiques »
28-06-2017 – Marketing d’influence et marques : quelles règles de transparence ?
30-06-2017 – Relations entre influenceurs et marques : une animation graphique sur les bonnes pratiques de transparence et de loyauté
03-04-2017 – Communication d’influenceurs et marques, nouvelles dispositions adoptées dans la Recommandation ARPP Communication publicitaire digitale
01-10-2015 – Recommandation Communication publicitaire digitale v4




Les effets du Brexit sur les marques de l’Union européenne

Marques de l’Union européenneLes conséquences du Brexit pour les marques de l’Union européenne et les dessins et modèles communautaires se précisent.

Le Royaume Uni devrait devenir un pays tiers à l’Union européenne à compter du 30 Mars 2019

Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni notifiait au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne.

Conformément à l’article 50(3) du Traité de l’Union européenne, les traités de l’Union « cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification » de cet Etat au Conseil européen, sauf si ce dernier, « en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai » (1).

En application de ce texte, le Royaume-Uni devrait donc devenir un Etat tiers à l’Union européenne à compter du 30 mars 2019, minuit (« date de retrait »), même si en l’état actuel des négociations de l’accord de retrait entre le Royaume-Uni et l’Union européenne, les parties se heurtent à de nombreuses difficultés qui laissent présager que l’obtention d’un accord venant régler les modalités de sortie de l’Union européenne (2) n’interviendra pas avant le délai de deux ans prévu par le Traité.

C’est dans ce contexte de négociations tendues avec le Royaume-Uni, notamment sur les aspects de droit de propriété intellectuelle, que la Commission européenne est venue rappeler, dans un avis paru le 1er décembre 2017 (3) que la législation applicable aux pays membre de l’Union en matière de marques et de dessins et modèles, telles que le Règlement (EU) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne et le Règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires ne s’appliquera plus au Royaume Uni, à défaut d’accord de retrait ratifié sur ces aspects avant la date de retrait.

Conséquences radicales pour les marques de l’Union européenne et les dessins et modèles communautaires

Les conséquences sont radicales.

En effet, en l’absence d’accord de retrait ratifié, les marques de l’Union européenne enregistrées ainsi que les dessins et modèles communautaires enregistrés ou non enregistrés, avant la date de retrait, continueront d’être valables sur le territoire des 27 états membres de l’Union européenne mais ne produiront plus aucun effet sur le territoire du Royaume Uni.

En outre, les demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne et les demandes d’enregistrement de dessins et modèles communautaires en cours d’examen auprès de l’EUIPO à la date de retrait, seront considérées comme déposées sur le territoire de 27 Etats membres, sans couvrir le Royaume-Uni.

Enfin, le 30 mars 2019, les enregistrements internationaux de marques ou de dessins et modèles désignant l’Union européenne continueront à produire leurs effets sur le territoire de l’Union européenne restreint à 27 pays et ils n’auront plus d’effets au Royaume-Uni.

En résumé, à compter de la date de retrait, le périmètre de protection d’une marque de l’Union européenne ou d’un dessin et modèle communautaire sera restreint au territoire des 27 pays restants, à l’exclusion du Royaume-Uni.

Conséquences pour les marques de l’Union européenne qui revendiquent l’ancienneté d’une marque britannique

Les conséquences sont aussi sévères pour les titulaires de marques de l’Union européenne qui ont revendiqué l’ancienneté d’une marque britannique et qui ne l’ont pas renouvelée en tenant compte des effets de l’ancienneté tels qu’organisés par l’article actuel 39 du Règlement (UE) 2017/1001 et déjà prévus dès le règlement 40/94 sur les marques communautaires.

A toutes fins utiles, il est rappelé que tout déposant d’une marque de l’Union européenne peut revendiquer l’ancienneté d’une marque antérieure identique enregistrée dans un Etat membre de l’Union européenne. La revendication d’ancienneté a pour effet que « dans le cas où le titulaire de la marque de l’Union européenne renonce à la marque antérieure ou la laisse s’éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée » (4).

Or, en application des conséquences du Brexit, toutes les revendications d’ancienneté d’une marque britannique cesseront de produire leurs effets à compter de la date de retrait. Cela signifie donc que les titulaires de marques de l’Union européenne revendiquant une ancienneté d’une marque britannique qui n’auraient pas renouvelé leur marque britannique, auront définitivement perdu leurs droits sur cette marque au Royaume-Uni.

Exigence de représentation devant l’EUIPO pour les ressortissants du Royaume Uni

La sortie du Royaume Uni de l’Union européenne a également des incidences sur l’obligation de représentation des « personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’espace économique européen » (5) dans toute procédure prévue par le Règlement (UE) 2017/1001 et par le Règlement (CE) 6/2002 à l’exception de la procédure de dépôt d’une marque de l’Union européenne ou d’un dessin & modèle communautaire.

En pratique, cela signifie qu’un ressortissant du Royaume Uni, personne physique ou morale, pourra déposer lui-même une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ou d’un dessin et modèle communautaire sans avoir besoin d’être représenté par un avocat ou un mandataire.

En revanche, pour toute autre procédure, par exemple dans le cadre d’une opposition, le ressortissant UK devra, conformément à l’article 119 du Règlement (UE) 2017/1001, être représenté par un avocat établi sur le territoire de l’Union européenne ou par un mandataire agrée inscrit sur une liste tenue par l’EUIPO.

Brexit : quelle stratégie adopter pour vos marques et vos dessins & modèles ?

Compte tenu de ces effets extrêmement préjudiciables, l’Union européenne tente actuellement de parvenir à un accord pour trouver des solutions à l’ensemble des difficultés liées à la sortie du Royaume-Uni et a publié des propositions en ce sens dès le 20 septembre 2017 (6).

Toutefois, à ce jour, il existe une incertitude sur la conclusion d’un accord.

Aussi, au regard des précisions apportées par la Commission européenne et des effets du Brexit sur les marques de l’Union européenne, les marques internationales désignant l’Union européenne et les dessins et modèles communautaires enregistrés ou non, il est recommandé aux titulaires de tels droits de tenir compte dès à présent du rétrécissement du périmètre de protection territorial de leurs droits de propriété industriel.

En particulier, compte tenu de ce que pour le moment il n’a pas été envisagé un système qui permettrait aux titulaires de droits de l’Union européenne de conserver, via un système de transformation d’une marque de l’Union européenne qui couvrait 28 états en une marque couverte dans 27 états de l’Union ainsi qu’une marque nationale au Royaume Uni enregistrée par défaut à la même date que la marque UE originelle, les titulaires de marques de l’Union européenne s’apprêtent, pour l’instant, à perdre l’antériorité de leur droits sur le territoire du Royaume Uni.

Par conséquent, il est conseillé par sécurité de déposer dès à présent des marques et dessins et modèles nationaux sur le territoire du Royaume Uni afin de limiter les conséquences du Brexit sur les droits de propriété industrielle.

Anne-Sophie Cantreau
Audrey Cuenca
Lexing Propriété industrielle

(1) Traité sur l’Union européenne du 26-10-2012.
(2) Conseil européen, communiqué de presse, 22-05-2017.
(3) Commission européenne, avis du 01-12-2017.
(4) Règlement (EU) 2017/1001 du 14-06-2017 sur la marque de l’Union européenne, article 39.
(5) Règlement (EU) 2017/1001 du 14-06-2017 sur la marque de l’Union européenne, article 119.
(6) Prise de position sur les droits de propriété intellectuelle (y compris les indications géographiques) Commission to UK TF50 (2017) 11/2 du 20-9-2017.




Réforme du droit des marques : quelles sont les nouveautés ?

Réforme du droit des marques : quelles sont les nouveautés ?Le cabinet a organisé le 14 février 2018 un petit-déjeuner débat sur la réforme du droit des marques, animé par Anne-Sophie Cantreau et Virginie Brunot.

La phase II de la réforme du droit des marques de l’Union européenne est entrée en vigueur le 1er octobre 2017. Elle préfigure les modifications qui seront applicables aux marques nationales dès 2019.

Après la phase I de la réforme du droit des marques de l’Union européenne en 2016, l’année 2017 a été marquée par l’entrée en vigueur des trois textes suivants :

Cette seconde phase introduit les marques de certification, supprime l’exigence de la représentation graphique et modifie les procédures d’opposition, d’annulation et de recours devant l’EUIPO.

Les titulaires de marques doivent tenir compte de ces modifications, et ce d’autant qu’elles préfigurent celles à venir en 2019 concernant les marques nationales. Ils doivent également anticiper les conséquences résultant du Brexit en vertu duquel le Royaume-Uni devrait cesser d’appartenir à l’Union européenne le 1er avril 2019.

Telles sont quelques-unes des problématiques qui ont été abordées lors de ce petit-déjeuner débat animé par Anne-Sophie Cantreau, directrice du département Marques et noms de domaine et Virginie Brunot, directrice du département Propriété industrielle Contentieux.

Le petit-déjeuner débat s’est déroulé de 9h30 à 11h00 (accueil à partir de 9h00) dans nos locaux, 58 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, 75017 Paris.

Inscriptions closes.




La propriété intellectuelle au service du design de commerce

design de commerceAu-delà de l’esthétique, le design de commerce est générateur de valeur protégeable par la propriété intellectuelle.

Capitale du design, labellisée French Tech / Design Tech, la Ville de Saint-Etienne met à l’honneur le design de commerce avec la nouvelle édition de son concours CommerceDesign.

Loin de se limiter aux seuls objets, le design recouvre aujourd’hui une dimension sociétale dont les points de vente sont partie intégrante. En effet, l’agencement d’un magasin constitue pour l’entreprise un outil supplémentaire de différenciation. Il permet d’attirer et de fidéliser la clientèle grâce à une identité propre, une ambiance particulière ou une approche nouvelle dans l’offre de produits ou de services.

C’est dans ce contexte que la commune de Saint-Etienne organise la nouvelle édition du concours CommerceDesign. Ce dernier a pour objet de récompenser les commerçants stéphanois pour l’aménagement intérieur et extérieur de leur commerce. Quatre catégories de prix sont prévues : design de boutique, design de produit, design de service et design digital.

Mais au-delà de la récompense honorifique, l’agencement particulier d’un magasin est généralement le fruit d’investissements humains, matériels et financiers, source d’une valeur économique qui doit pouvoir être protégée.

A défaut, l’entreprise comme le concepteur de l’aménagement prennent le risque que des concurrents s’en inspirent voire le copient pleinement. L’occasion de faire le point sur les différents droits de propriété intellectuelle applicables au design de commerce.

Design de commerce et droit d’auteur

Le droit d’auteur protège toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination (CPI art. L.112-1). Il peut s’agir, par exemple, d’œuvres de dessin, de peinture ou d’architecture, d’œuvres graphiques, d’œuvres des arts appliqués, ou encore de plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à l’architecture (CPI art. L.112-2). Cependant, pour être protégée par le droit d’auteur, une œuvre de l’esprit doit respecter deux conditions : être originale et être fixée sous une forme tangible.

En premier lieu, l’œuvre doit être originale c’est-à-dire être marquée de l’empreinte de la personnalité de son auteur (1). Cette condition suppose que l’œuvre soit le fruit de l’imagination de son auteur, ou traduise des choix personnels réalisés librement, dans un but purement esthétique ou ornemental. Il s’agit d’une condition subjective, appréciée au cas par cas. Aussi, ne sont pas protégeables au titre du droit d’auteur, les créations dictées par des contraintes fonctionnelles ou techniques (2).

En second lieu, l’œuvre doit être fixée sous une forme tangible (CPI art. L.111-2). Le droit d’auteur ne protège pas les simples idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (3).

En matière de design de commerce, les tribunaux ont pu reconnaître l’existence de droits d’auteur sur un agencement de magasin « qui au regard des autres styles d’agencement produits, exprime une certaine singularité laquelle témoigne de l’empreinte de son auteur et, partant, de son originalité » (4).

A l’inverse, la Cour de cassation a dénié toute protection par le droit d’auteur au concept d’aménagement des magasins d’optique Alain Afflelou. Ce concept était matérialisé dans le cahier des charges des commerçants franchisés. Selon la Cour de cassation, les prescriptions et dessins produits se réduisaient à des principes généraux sans indications suffisamment concrètes et précises. Aussi, la planche illustrative de la façade était dépourvue d’originalité et la représentation de l’aménagement intérieur trop imprécise et partielle (5).

Mais si la protection du design de commerce par le droit d’auteur reste sujette à interprétation, elle ne peut être exclue dès lors que son propriétaire est en mesure d’en caractériser l’originalité.

Ainsi, par arrêt du 16 mars 2017, la Cour d’appel de Douai a reconnu des droits d’auteur sur l’agencement des magasins Kiko caractérisé par « une combinaison originale de formes et de teintes, précisément définie qui relève d’un parti pris esthétique et révèle un effort créatif démontrant bien la personnalité de son auteur et atteste de la recherche d’une configuration particulière, se distinguant des agencements pouvant appartenir au même style et de la mise en œuvre de simples savoir-faire » (6).

Cette protection permet à la société Kiko d’obtenir des mesures d’interdiction et de réparation à l’encontre du concurrent qui avait indélicatement cherché « à produire une même impression d’ensemble que le décor mis en place dans le cadre de l’agencement Kiko, les ressemblances relevées correspondant bien aux caractéristiques essentielles de la création réalisée par la société Kiko ».

Design de commerce et dessins & modèles

Dans la logique du droit d’auteur, le dépôt des dessins & modèles portant sur l’agencement propre et nouveau d’un magasin peut logiquement être envisagée.

Le dépôt de dessin ou de modèle, qui tend à protéger « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » sous réserve de sa nouveauté et de son caractère propre (CPI art. L.511-1 et L.511-2).

Bien que le législateur vise ici un « produit », les tribunaux ont pu admettre que cette définition « inclut dans une acception large toute forme apparente possible d’un objet à la condition qu’elle soit, notamment, perceptible, identifiable et identifiée » (4). Cette interprétation extensive permet dès lors d’inclure, dans le champ de protection des dessins & modèles, les modèles d’agencement.

Une telle protection présente l’intérêt de pouvoir bénéficier de la théorie dite de « l’unité de l’art » qui permet de bénéficier d’une double protection par le droit d’auteur et par le droit des dessins & modèles. Un tel dépôt présente en outre l’avantage, par rapport au droit d’auteur, de bénéficier d’une date certaine de divulgation et d’une présomption de validité du titre accordé.

Pour autant, ce dépôt devra être effectué avec précaution. En dans la mesure où, si un même dépôt peut comporter plusieurs dessins ou modèles, chaque reproduction ne peut porter que « sur un seul objet et ne représenter que celui-ci, à l’exclusion de tout autre objet, accessoire, personne ou animal » (CPI art. R. 512-3). Cette contrainte peut être délicate à mettre en œuvre s’agissant de la protection de l’agencement global d’un magasin dont le caractère propre peut ne résulter que de la combinaison d’éléments multiples.

En outre, la protection ne pourra porter que sur les éléments d’apparence du modèle déposé, à l’exclusion de ces éléments fonctionnels : ainsi, doit être annulé le modèle de vitrine dont le caractère propre est exclusivement fonctionnel et nécessaire à l’architecture de celle-ci (7).

Design de commerce et droit des marques

Moins évidente, la protection peut également être envisagée sous l’angle du droit des marques.

La marque est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits et services d’une personne physique ou morale. Il peut s’agir d’un signe figuratif voire tridimensionnel, notamment de la forme d’un produit ou de son conditionnement, ou de la forme caractérisant un service (CPI art. L.711-1).

Cependant, un signe n’est protégeable par le droit des marques qu’à la condition d’être distinctif des produits et services visés. Le signe ne doit donc être ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif des produits et services visés, et permettre au public pertinent de rattacher ces produits ou services à une origine déterminée (8).

C’est sans doute là le point le plus délicat à appréhender dans le cadre de la protection du design de commerce.

Ainsi, après cinq années de procédure, la société Sephora a vu définitivement annulée la marque tridimensionnelle par laquelle elle entendait protéger l’agencement de ses parfumeries. En effet, par arrêt du 11 janvier 2000 (9), la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt prononçant la nullité de sa marque (Marque française n°93491224).

Elle retient que la cour d’appel a légalement justifié sa décision en rappelant que si « la protection à titre de marque de la forme caractéristique d’un bâtiment dans lequel on propose le service désigné au dépôt est légalement possible dès lors que cette forme est précise et arbitraire pour désigner le service en cause », tel n’est pas le cas du signe reproduisant « l’intérieur d’un magasin avec de très nombreux éléments, sans qu’on puisse déterminer lesquels d’entre eux seraient distinctifs pour désigner des services de conseils aux particuliers en matière de parfumerie » (10).

S’il est vrai que le signe déposé n’apparaissait pas des plus clairs, les contraintes techniques associées au dépôt de la marque peuvent parfois rendre difficile la représentation, dans ses détails, de l’agencement à protéger et partant, de ses éléments distinctifs.

Néanmoins, par arrêt du 10 juillet 2014 (11), la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a indiqué que « la représentation, par un simple dessin sans indication de taille ni de proportions, de l’aménagement d’un espace de vente de produits peut être enregistrée comme marque pour des services consistant en des prestations qui sont relatives à ces produits mais ne font pas partie intégrante de la mise en vente de ceux-ci, à condition qu’elle soit propre à distinguer les services de l’auteur de la demande d’enregistrement de ceux d’autres entreprises (…)».

L’affaire concernait une marque tridimensionnelle déposée par la société Apple Inc.. Cette marque représentant un magasin, avait été déposée pour des « services de commerce de détail relatifs aux ordinateurs, logiciels, périphériques, téléphones portables, électronique grand public et accessoires et démonstration de produits y relatifs » en classe 35 :

Marque Apple Store n°1060321

La CJUE précise qu’il « ne saurait être exclu que l’aménagement d’un espace de vente visualisé par un tel signe permette d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée » et que « tel peut être le cas lorsque l’aménagement visualisé diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur économique concerné ».

Les entreprises ont donc tout intérêt à déposer la façade ou l’agencement de leur magasin à titre de marque. Certaines l’ont déjà fait comme le Crédit Agricole, qui a déposé un dessin représentant une agence bancaire (n°13/3978651) :

Marque Crédit Agricole n°13-3978651

De même, Loisirs & Créations a déposé le comptoir présent au sein de ses magasins (n°96650676) :

Marque Loisirs et Créations n°96650676

Plus récemment, Alain Afflelou, précédemment déboutée sur le fondement de la protection par le droit d’auteur (cf. supra), a déposé le graphisme de ses magasins (n°15826861) :

Marque Alain Afflelou n°15826861

Design de commerce et concurrence déloyale

Indépendamment de la protection par les droits de propriété intellectuelle, l’imitation ou la copie servile d’un agencement de magasin pour ouvrir droit à une action en concurrence déloyale ou parasitaire. Cette action peut être exercée en même temps ou en substitution d’une action fondée sur un droit de propriété intellectuelle.

Cependant, le demandeur doit démontrer que le défendeur a commis un acte de concurrence déloyale. C’est le cas si le défendeur a imité l’agencement du magasin créant ainsi un risque de confusion entre eux.

Il peut également démontrer que le défendeur a commis un acte de parasitisme. C’est le cas s’il s’inspire ou copie l’agencement du magasin afin de tirer profit, sans rien dépenser, des efforts, investissements ou notoriété du demandeur.

C’est ainsi qu’outre une condamnation au titre de la contrefaçon de droit d’auteur, la société de cosmétiques Kiko a obtenu la condamnation de son concurrent sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, la Cour d’appel de Douai retenant que ce dernier avait, par ses agissements, bénéficié de la notoriété et de l’attractivité de la société Kiko : « Elle s’inscrit dans le sillage de la société Kiko et tente de capter sa clientèle, en profitant tant des efforts intellectuels que financiers réalisés par cette dernière en vue de mettre en place son concept distinctif, le privant en outre de sa singularité et banalisant la spécificité de son concept » (6).

Virginie Brunot
Justine Ribaucourt
Lexing Droit Propriété industrielle

(1) Cass. 1e civ., 30-6-1998, n°96-15.151.
(2) Cass. crim., 16-6-2009, n°08-87.193.
(3) Cass. 1e civ., 16-1-2013, n°12-13.027.
(4) CA Paris, 4e ch. sect. B, 23-5-2008, RG n°06/18874, Inpi.fr ref. D20080082.
(5) Cass. com., 17-6-2003, n°01-17.650.
(6) CA Douai 2e ch. 2e sec., 16-3-2017, n°15-03286, Dalloz.fr.
(7) TGI Paris, 3e ch. 1e sec., 6-11-2007, RG n°04/03229, Inpi.fr
(8) Cass. com., 6-1-2015, n°13-17.108.
(9) Cass. com., 11-1-2000, n°97-19.604.
(10) V. Brunot, « Apple Store ou la définition extensive de la marque… », www.alain-bensoussan.com 1-2-2013.
(11) CJUE, 10-7-2014, Apple Inc c. Deutsches Patent und Markenamt, Aff. C-421/13.